Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 17/07/2019

MÜLLER SCHUPFNER & PARTNER PATENT- UND RECHTSANWALTSPARTNERSCHAFT MBB Schellerdamm 19 D-21079 Hamburg ALEMANIA

Anmeldenummer:	018047416
Ihr Zeichen:	OriginalaItalienOriginale/EM4
Marke:	Original aus Italien ORIGINALE
Art der Marke:	Bildmarke
Anmelderin:	MANTUA SURGELATI Tiefkühlvertriebsges. mbH & Co. KG Neue Strasse 21 D-21244 Buchholz ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 24. April 2019 die Anmeldung unter Berufung auf deren beschreibenden Charakter und deren fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b) und c) Artikel 7 Absatz 2 UMV. Der Beanstandungsbescheid befindet sich im Anhang zu diesem Bescheid. Die Anmelderin nahm mit Schreiben datiert vom 19. Juni 2019 zum Beanstandungsbescheid Stellung, die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden. Nach Auffassung der Anmelderin lägen die Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) UMV insbesondere aus folgenden Gründen nicht vor:

1. Die Anmeldung sei nicht beschreibend. Nur unmittelbar beschreibende Zeichen unterlägen im Allgemeinen absoluten Schutzhindernissen.

2. Kein konkretes Freihaltebedürfnis läge vor.

3. Die Gesamtdarstellung des Anmeldezeichens einschließlich der bildlichen Ausgestaltung sei zu berücksichtigen. Das Design ergänze die geringe eigene Kennzeichnungskraft der Wortbestandteile.

4. Die Anmeldung verfüge über Unterscheidungskraft. Die kreative Gestaltung sei zu berücksichtigen. Auf Grund der Verbindung von Wort- und Bildelementen läge ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor. Die Schwelle für die Unterscheidungskraft sei nicht hoch.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich der Anmelder äußern konnte.

Entscheidung

Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV – Beschreibende Angabe

Die verfahrensgegenständlichen Waren sind folgende:

29 Zubereitetes Obst und Gemüse; Fertiggerichte, einschließlich Salaten, Suppen, im wesentlichen bestehend aus wahlweise Fisch, Fischwaren, Weich- und Schalentieren, Garnelen, zubereitetem Gemüse, zubereiteten Früchten, Hülsenfrüchten, Kartoffeln, auch unter Hinzufügen von Käse, Teigwaren und/oder Reis, sämtliche vorgenannten Waren einschließlich Fertiggerichte, die Fleisch, Geflügel, Wild und/oder Wurst enthalten, auch als Tiefkühlkost; Käse; Käsezubereitungen und Käseerzeugnisse; Fette und Speiseöle, insbesondere Olivenöl; konserviertes, gefrorenes, getrocknetes und/oder gekochtes Obst und Gemüse; Desserts aus Milchprodukten; Desserts auf Pflanzenfettbasis.

30 Backwaren (mit Ausnahme süßer Backwaren); Brot; Baguettes; Teigwaren, insbesondere auch frische oder getrocknete Pasta; Saucen als Würzmittel; Fertiggerichte einschließlich Salaten, Pasteten, Pizzen, Pizzaprodukte und gefüllte Baguettes, Nudelfertiggerichte, Reisfertiggerichte, jeweils auch unter Hinzufügen von Hülsenfrüchten, Käse und/oder Saucen; Saucen, insbesondere Nudelsaucen; Würzmittel und Gewürze; sämtliche vorgenannte Waren auch als Tiefkühlwaren oder als Konserven; Reis; Essig, insbesondere Aceto Balsamico; Speisesalz; Senf; Eis, Eiscreme, gefrorener Joghurt, Sorbets; verzehrfertige Desserts [Konditorwaren]; Puddings als Desserts; verzehrfertige Desserts auf Schokoladenbasis; verzehrfertige Desserts auf Reisbasis.

Absolute Schutzhindernisse:

Im vorliegenden Fall handelt es sich bei den von der angemeldeten Marke erfassten Waren um solche, die sich an die breite Öffentlichkeit (Käufer von Esswaren) als auch teilweise an Fachkreise (Köche, Gastgewerbe usw.) richten. Der Grad der Aufmerksamkeit der Käufer ist zumindest durchschnittlich. Bei Fachkreisen ist von einer erhöhten Aufmerksamkeit auszugehen.

Die Unterscheidungskraft und der beschreibende Charakter einer Marke ist im Hinblick auf die Waren oder Dienstleistungen, für die das betreffende Zeichen eingetragen werden soll, und nach dem Verständnis der angesprochenen Verkehrskreise, die aus den Verbrauchern dieser Waren oder Dienstleistungen bestehen, zu beurteilen (27.11.2003, T-348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

Zudem ist bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft einer Marke, die aus einer Kombination von Elementen besteht, die Marke in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies steht jedoch einer vorherigen Prüfung der einzelnen Elemente, aus denen sich die Marke zusammensetzt, nicht entgegen (09.07.2003, T-234/01, „Stihl“, EU:T:2003:202, § 32).

Die Anmeldung lautet:

„Originale“ bedeutet „ursprünglich“, „original“ auf Italienisch „Original aus Italien“ ist ein unmittelbarer Hinweis darauf, dass es sich um echte Waren aus dem Staatsgebiet Italiens handelt.

Bezüglich der Bedeutung besteht mit dem Anmelder Übereinstimmung. Es kommt vorliegend auf Verkehrskreise an, die mit dem Zeichen zusammen mit den Waren begegnen, die der deutschen und italienischen Sprache mächtig sind. Dies sind v.a. Verbraucher aus dem Gebiet Südtirols.

Artikel 7 Absatz 2 UMV schließt eine Anmeldung von der Eintragung selbst dann aus, wenn ein Ablehnungsgrund nur für einen Teil der Europäischen Union gilt. Das bedeutet, dass es im vorliegenden Fall für die Ablehnung genügt, dass die Anmeldung in der italienischen und der deutschen Sprache beschreibend ist oder keine Unterscheidungskraft hat, siehe 03/07/2013, T-236/12, Neo, EU:T:2013:343, § 57. Im Hinblick auf die übrigen Sprachen ist für die Zurückweisung einer Marke, die nach Artikel 7 Absatz 1 UMV Anlass zu einer Beanstandung gibt, darauf abzustellen, ob sie von einem wesentlichen Teil der angesprochenen Verbraucher in zumindest einem Teil der EU verstanden werden (13/09/2012, T-72/11, Espetec, EU:T:2012:424, § 35-36).

Die Zurückweisung einer Marke als beschreibend ist bereits dann gerechtfertigt, wenn aus der Sicht des angesprochenen Publikums eine ausreichend klare und spezifische Beziehung zwischen dem angemeldeten Zeichen und den beanspruchten Waren oder Dienstleistungen vorliegt (27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 44; 30/11/2004, T-173/03, Nurseryroom, EU:T:2004:347, § 20; 12/01/2005, T-367/02 – T-369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 21.

Ob ein Zeichen beschreibenden Charakter hat, kann daher nur in Bezug auf die beanspruchten Waren und Dienstleistungen, sowie im Hinblick auf das Verständnis, das die maßgebenden Verkehrskreise von ihm haben, beurteilt werden (12.02.2004, C 363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56). Es findet gerade nicht eine Prüfung etwa dermaßen statt, dass ein Verbraucher in einem leeren, dunklen Raum bar jeglicher Ahnung dem Zeichen begegnen würde und er raten müsste um welche Ware es geht. Die Prüfung findet gerade umgekehrt statt.

Verfahrensgegenständlich sind allesamt verschiedene Esswaren. In Hinblick auf diese Waren ist die Botschaft der Anmeldung unmittelbar. Es handelt sich um ursprüngliche Waren. Diese Waren kommen zudem aus Italien (ORIGINAL AUS ITALIEN). Insofern sind die Wortbestandteile der Anmeldung rein beschreibend und informativ.

Es handelt sich in Hinblick auf die Verbraucher Südtirols nicht um eine Botschaft, die erst lange entschlüsselt werden müsste. Vielmehr ist sie unmittelbar und leicht verständlich.

Wird der Verbraucher mit den Waren und dem Zeichen konfrontiert, so ist es für ihn nicht schwer zu verstehen, dass die Waren ursprünglich sind und aus „original aus Italien“ kommen. Die Anmeldung ergibt ohne lange Überlegungen für die oben definierten Verkehrskreise Sinn.

Argument – Kein unmittelbar beschreibendes Zeichen läge vor.

Es besteht hier somit ein hinreichender unmittelbarer und konkreter Zusammenhang zwischen dem angemeldeten Zeichen und den verfahrensgegenständlichen Waren. Aus diesem Grunde liegt auch kein phantasievolles Zeichen vor, das wirklich einen Denkprozess auslösen würde oder bei dem die Verkehrskreise gedankliche Überlegungen anstellen würden.

In diesem ist hervorzuheben, dass eine bereits gegenwärtig beschreibende Verwendung vom Amt im Rahmen von Art. 7(1)(c) UMV nicht nachgewiesen werden muss. Siehe dazu 08.11.2012, T-415/11, „Nutriskin Protection Complex“, EU:T:2012:589, § 27.

Die Zurückweisung einer Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV setzt nicht voraus, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet (04.05.1999, C-108/97 und C-109/97 „Chiemsee“, EU:C:1999:230, § 30-31; 23.10.2003, C-191/01 P, „Doublemint“, EU:C:2003:579, § 32).

Ob man vorliegend die Waren auch anders bezeichnen könnte ist nicht entscheidungserheblich. Die Botschaft des Zeichens im eingangs erwähnten Sinne ist jedenfalls verständlich.

Der EuGH führte in seinem Grundsatzurteil „Postkantoor“ aus: „Bei der Beurteilung, ob eine solche Marke unter das Eintragungshindernis des Artikels 3 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie fällt, spielt es keine Rolle, ob es Synonyme gibt, mit denen dieselben Merkmale der im Eintragungsantrag aufgeführten Waren oder Dienstleistungen bezeichnet werden können, oder ob die Merkmale der Waren oder Dienstleistungen, die beschrieben werden können, wirtschaftlich wesentlich oder nebensächlich sind“ (C-363/99, „Postkantoor“, aaO § 104).

Es spielt keine Rolle, ob es andere Zeichen oder Angaben gibt, die gebräuchlicher sind als die, aus denen die angemeldete Marke besteht, und die zur Bezeichnung derselben Merkmale existieren (C-363/99, „Postkantoor“, aaO § 57). Es ist somit nicht entscheidend, ob die beschreibende Bedeutung womöglich auch anders, gar noch präziser ausgedrückt werden könnte.

Einer Wortmarke, die in unmittelbar erkennbarer Weise Merkmale der Waren oder Dienstleistungen bezeichnet, fehlt aus diesem Grund regelmäßig auch die Unterscheidungskraft. Einer Marke kann jedoch die Unterscheidungskraft in Bezug auf Waren oder Dienstleistungen aus anderen Gründen als ihrem etwaigen beschreibenden Charakter fehlen (C-363/99, „Postkantoor“, aaO § 86).

Die Anmeldung wurde gem. Art. 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV beanstandet. Gem. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) UMV sind Marken von der Eintragung ausgeschlossen, die keine Unterscheidungskraft haben. Unterscheidungskräftig im Sinne dieser Rechtsvorschrift sind nur solche Zeichen, die im Hinblick auf die konkret beanspruchten Waren und Dienstleistungen in den Augen der angesprochenen Verbraucher geeignet erscheinen, die Waren oder Dienstleistungen dieses Unternehmens von denen eines anderen Unternehmens zu unterscheiden.

Nach ständiger Rechtsprechung des Gerichtshofs hat ein Zeichen Unterscheidungskraft, wenn es geeignet ist, die Ware oder Dienstleistung, für die die Eintragung beantragt wird, als von einem bestimmten Unternehmen stammend zu kennzeichnen und diese Ware somit von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden (21.10.2004, C-64/02, „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, EU:C:2004:645, § 33).

Es ist nicht unbedingt leicht eine Trennlinie zu treffen, wo die Unterscheidungskraft aufhört und ein unterscheidungskräftiges Zeichen anfängt, jedenfalls aber gibt es vorliegend keine Indizien, die auf ein unterscheidungskräftiges Zeichen schließen ließen wie etwa auffallende oder überraschende Elemente, Reim, eine ungewöhnliche Wortstellung, einen altertümlich anmutenden Ausdruck oder andere Umstände des Einzelfalles.

Es könnte sich noch die Frage stellen, ob das Zeichen lediglich als sprechendes Zeichen einzustufen sei. Ein solcher Umstand, träfe er zu, wäre tatsächlich zu berücksichtigen. Das vorliegende Zeichen ist bereits beschreibend und wird nicht mehr als bloß (auf Eigenschaften der Waren) beiläufig anklingendes Zeichen verstanden.

Argument - Kein Freihaltebedürfnis sei gegeben.

Soweit der Anmelder schließlich auf das fehlende Freihaltebedürfnis hinweist, hat das Gericht im Urteil vom 8. Juli 2010 in der Rechtsache T-386/08, Pferd, EU:T:2010:296, § 45 dieses Argument bereits verworfen. Die Ausführungen gelten hier sinngemäß: “Zweitens ist das Vorbringen der Klägerin unerheblich, es bestehe kein allgemeines Freihaltebedürfnis für die Darstellung eines Pferds für die beanspruchten Waren der Klasse 18. Hierzu genügt nämlich die Feststellung, dass die Anwendung von Art. 7 Abs. 1 Buchst. c der Verordnung Nr. 40/94 nach ständiger Rechtsprechung nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles und ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht. Siehe: 27.02.2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39; 09.02.2010, T-113/09, SupplementPack, EU:T:2010:34, § 27; vgl. auch 04.05.1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, §. 35 .

Auf ein Freihaltbedürfnis ist also nicht abzustellen, weder in dem Sinne, dass der Prüfer einen Bedarf der Wettbewerber an der freien Benutzung des Zeichens darlegen müsste (4.5.1999, C-108/97, „Chiemsee“, § EU:C:1999:230, § 35; 12.6.2013, T-598/11, „Lean Performance Index“, EU:T:2013:311, § 50), noch in dem Sinne, dass künftige (nicht vorhersehbare) Entwicklungen des Sprachgebrauchs zu berücksichtigen wären. Artikel 12 UMV, der gewisse Beschränkungen der Wirkung der eingetragenen Marke vorsieht, kann nicht als Argument für eine „großzügigere“ Auslegung von Artikel 7(1)(c) UMV herangezogen werden („Chiemsee“, § 28; 16.9.2004, C-404/02, „Nichols“, EU:C:2004:538, § 32, 33; 15.10.2003, T-295/01, „Oldenburger“, EU:T:2003:267, § 56, 57).

Argument - Die Gesamtdarstellung des Anmeldezeichens einschließlich der bildlichen Ausgestaltung sei zu berücksichtigen. Das Design ergänze die geringe eigene Kennzeichnungskraft der Wortbestandteile. Die Anmeldung verfüge über Unterscheidungskraft. Die kreative Gestaltung sei zu berücksichtigen. Auf Grund der Verbindung von Wort- und Bildelementen läge ein unterscheidungskräftiges Zeichen vor. Die Schwelle für die Unterscheidungskraft sei nicht hoch.

Um den Argumenten gerecht zu werden, lohnt sich zunächst ein Blick auf bereits durch das Gericht bestätigte Zurückweisungen, die Aufschluss darüber geben, inwieweit bildliche Elemente hinreichenden Einfluss auf die Unterscheidungskraft der jeweiligen Zeichen haben:

T-251/17 Simply.connected 

T-277/18 Pick & Win Multislot 

T‑222/14 RENV, deluxe

T–279/17, Push and Ready

T‑765/16, EL TOFIO El sabor de CANARIAS

T–220/17, 100% Pfalz

T-561/17 Bags2Go 

T–428/17, ALPINEWELTEN Die Bergführer

T–272/17, Dating Bracelet

T-755/16 Take your time pay after

T-203/14

T-290/15 Smarter Travel

Der Prüfer weist darauf hin, dass die Eintragungsschwelle bei Bildelementen, vor allem wenn die Wortbestandteile ohne jegliche Unterscheidungskraft sind, in den letzten Jahren deutlich höher ist als vor einigen Jahren. Folgende Bildmarken wurden ferner vom Gericht oder von den Beschwerdekammern für nicht unterscheidungskräftig gehalten:

   

BK-Entscheidung R1372/2016-1       BK-Entscheidung R1431/2016-5

                    

Gerichturteil T-202/15                       BK-Entscheidung R0150/2016-4

                

Gerichtsurteil T-594/15                     BK-Entscheidung R0185/2017-5

In Anbetracht der aufgelisteten und vom Gericht zurückgewiesenen Fälle, ist die vorliegende Anmeldung wesentlich weniger bildlich ausgestaltet. Auch bei den Fällen „Discreet“, „Just cook it“ oder „EL TOFIO El sabor de Canarias“ standen Anmeldungen zur Beurteilung an, die ein Etikett enthielten. Die Ausgestaltung der Graphik der Anmeldung ist im vorliegenden Fall nicht ausreichend, um dem Gesamtzeichen die erforderliche Unterscheidungskraft zu verleihen.

In Anwendung des Artikel 7 Absatz 2 UMV liegen die genannten Eintragungshindernisse nur in einem Teil der Union vor, nämlich in den Teilen, in denen die italienische und die deutsche Sprache gesprochen und verstanden werden, nämlich im Gebiet Südtirols.

Aufgrund der oben angeführten Gründe und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b) und c) sowie Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 018047416 für alle Waren zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Wolfgang SCHRAMEK