Rejet d’une demande de marque de l’Union européenne

(article 7 et article 42, paragraphe 2, du RMUE)

Alicante, 29/11/2019

L'OREAL

Delphine de CHALVRON

41 rue Martre

F-92117 Clichy Cedex

FRANCIA

Demande Nº:	018047909
Vos références:	KER/BoosterCicafibre
Marque:	BOOSTER CICAFIBRE CICAFIBER BOOSTER
Type de marque:	Marque figurative
Demanderesse:	L'OREAL Direction Juridique - Propriété Intellectuelle 41 rue Martre 92110 Clichy FRANCIA

En date du 26/04/2019, l’Office, après avoir constaté que la marque en cause est descriptive et dépourvue de caractère distinctif, a soulevé une objection conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, pour les motifs exposés dans la lettre ci-jointe.

En date du 23/08/2019, la demanderesse a présenté ses observations qui peuvent se résumer comme suit:

1. Le signe n’est pas descriptif.

• Le terme booster a plusieurs sens. Il est abstrait et puremet evocateur d’une idée d’amplification, d’augmentation,de renforcement de dynamisme.

• Les termes cicafibre et cicafiber n’existent pas.

• Le radical Cica a plusieurs sens. Dans l’un de ces sens, il peut être perçu comme le diminutif de la plante « Centella Asiatica » qui n’est utilisé que pour les soins de la peau. Or seul des produits capillaires ont été revendiqués dans la demande. Ce terme n’est donc pas descriptif des produits.

• Le signe dans son ensemble interprète le signe en y ajoutant des mots ou en traduisant le mot au pluriel.

2. Le signe est distinctif.

• L’Office n’a pas motivé de façon indépendante pour pourquoi le signe serait dénué de caractère distinctif.

• Si le signe est évocateur, il est néanmoins imaginatif et nécessite la réflexion du consommateur.

3. L’Office a enregistré des marques composées du terme « booster » pour des produits cosmétiques, et des marques composées du terme « cica » également pour des produits cosmétiques.

Conformément à l’article 94, du RMUE, l’Office est tenu de prendre une décision fondée sur des motifs sur lesquels la demanderesse a pu prendre position.

Après un examen approfondi de l’argumentation présentée par la demanderesse, l’Office a décidé de maintenir son objection.

Remarques générales sur l'article 7, paragraphe 1, point c du RMUE

Conformément aux dispositions de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE, sont refusées à l’enregistrement «les marques qui sont composées exclusivement de signes ou d’indications pouvant servir, dans le commerce, pour désigner l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique ou l’époque de la production du produit ou de la prestation du service, ou d’autres caractéristiques de ceux-ci».

Il est de jurisprudence constante que chacun des motifs de refus d’enregistrement énumérés à l’article 7, paragraphe 1, du RMUE est indépendant des autres et exige un examen séparé. En outre, il convient d’interpréter lesdits motifs de refus à la lumière de l’intérêt général qui sous-tend chacun d’entre eux. L’intérêt général pris en considération lors de l’examen de chacun de ces motifs de refus doit refléter des considérations différentes, selon le motif de refus en cause (16/09/2004, C 329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

En interdisant l’enregistrement en tant que marque de l’Union européenne de tels signes ou indications, l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE

poursuit un but d’intérêt général, lequel exige que les signes ou indications descriptives des caractéristiques de produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé puissent être librement utilisés par tous. Cette disposition empêche, dès lors, que de tels signes ou indications soient réservés à une seule entreprise en raison de leur enregistrement en tant que marque.

(23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

« Les signes et les indications visés par l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE] sont ceux qui peuvent servir, dans un usage normal du point de vue du public ciblé, pour désigner soit directement, soit par la mention d’une de ses caractéristiques essentielles le produit ou le service pour lequel l’enregistrement est demandé» (26/11/2003, T 222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Remarques sur les arguments de la demanderesse

1. Concernant le caractère descriptif du signe.

Le signe déposé est composé de deux expressions « booster cicafibre » et « booster cicafiber ». Les termes « fibre » et « fiber » ayant la même signification, le signe est simplement construit par la répétition d’une même expression, composée du terme « booster » et du néologisme « cicafibre » ou « cicafiber ».

Ces mots étant des mots de langue anglaise, le consommateur pertinent est de langue anglaise. Par ailleurs, les produits revendiqués étant de consommation courante, le consommateur pertinent est le consommateur moyen.

Étant donné que la marque en cause se compose de plusieurs éléments (marque complexe), pour apprécier son caractère distinctif, il y a lieu de la considérer comme un tout, ce qui n’est pas incompatible avec un examen successif des différents éléments qui la composent (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59).

Concernant la signification du terme « booster », la demanderesse rappelle à juste titre que ce terme à plusieurs sigification.

Néanmoins, pour refuser un enregistrement sur le fondement de l’article 7, paragraphe 1, point c), du RMUE,

il n’est pas nécessaire que les signes et indications composant la marque visés à cet article soient effectivement utilisés, au moment de la demande d’enregistrement, à des fins descriptives de produits ou de services tels que ceux pour lesquels la demande est présentée ou des caractéristiques de ces produits ou de ces services. Il suffit, comme l’indique la lettre même de cette disposition, que ces signes et indications puissent être utilisés à de telles fins. Un signe verbal doit ainsi se voir opposer un refus d’enregistrement, en application de ladite disposition, si, en au moins une de ses significations potentielles, il désigne une caractéristique des produits ou services concernés.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, soulignement ajouté.)

En effet, Le public confronté à un signe qui dispose de plusieurs significations dont l’une au moins est descriptive, lui attribuera plutôt le sens relatif au produit qu’il désigne plutôt qu’un autre sens arbitraire.

En l’espèce, les sens alternatifs que la demanderesse met en avant non pas de lien avec les produits revendiqués. De même que la signification de ce terme en français ne peut être retenu, le consommateur pertinent étant de langue anglaise.

Au contraire, la signification retenue par l’Office qui s’appuie sur le dictionnaire d’anglais de l’université de cambridge peut tout à fait descrire une caractéristique des produits pour lesquels la protection est demandée, à savoir des produits qui améliorent, augmentent quelque chose.

« BOOSTER » « something that improves or increases something » ce qui peut se traduire librement en français par « quelque chose qui améliore ou augmente quelque chose » (informations extraites du dictionnaire en ligne « Cambridge », le 24/04/2019 à https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/booster? q=booster_1).

Ce signe n’est donc ni abstrait ni simplement evocateur au regard des produits visés.

Concernant la signification des expressions « cicafibre » et « cicafiber », il s’agit de néologisme qui en effet n’existe pas.

S’agissant d’un néologisme,

Une marque constituée d’un néologisme ou d’un mot composé d’éléments dont chacun est descriptif de caractéristiques des produits ou services pour lesquels l’enregistrement est demandé est elle-même descriptive des caractéristiques de ces produits ou services, au sens de l’article 7, paragraphe 1, point c), [du RMUE], sauf s’il existe un écart perceptible entre le néologisme ou le mot et la simple somme des éléments qui le composent. Cela suppose que, en raison du caractère inhabituel de la combinaison par rapport auxdits produits ou services, le néologisme ou le mot crée une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent, en sorte qu’il prime la somme desdits éléments …

(12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32).

Ces néologismes sont composés du terme « fibre » ou « fiber », il s’agit de deux ortographes différents du même mot qui désigne en français une fibre, et du terme « cica ».

Selon la demanderesse, le terme cica serait le diminutif de « cicatrization » (cicatrisation en français) ou le diminutif du nom de la plante « centella Asiatica ».

Comme vu précédamment, un signe doit être refusé si dans au moins un de ses sens, il est descriptif.

Il n’est pas contesté par la demanderesse que le terme cica renvoit bien à une plante, « centella Aisatica », qui est utilisée en cosmétique.

Il est vrai que les exemples fournit par l’Office qui étaye cette définition ne concerne que des cosmétiques pour la peau et non pour des shampoings. Néammoins, d’une part, la catégorie des produits capillaires inclut des produits qui agissent sur le cuir chevelu. D’autre part, un produit actif pour la cosmétique peut être utilisé pour toutes sortes de cosmétiques, y compris des produits capilaires. En particulier, le consommateur moyen, qui n’est pas un professionnel de la cosmétique, ne percevra pas que le terme « cica » qui designe effectivement une plante qui rentre dans la composition d’un cosmétique pour la peau n’a pas la même signification apposé sur un produit cosmétique capillaire, si tel devait être le cas.

Au surplus et pour illustrer ce qui précède, la demanderesse présente elle-même certains de ses produits de soins de capillaire comme des crèmes-cica.

Il convientégalement de rappeler que la demanderesse, comme il a été indiqué dans la notification du 28/11/2019, définit elle-même une cicacream comme une crème nommé d’après l’un de ces ingrédients, la « centella Asiatica ».

(Extrait 26/04/2019 à l’adresse Internet suivant : https://www.lorealparisusa.com/beauty-magazine/skin-care/skin-care-essentials/what-is-cica-cream.aspx).

Par conséquent, apposé sur un produit de soins capillaire, le consommateur moyen percevra ce signe comme désignant une plante qui rentre dans la composition de cosmétiques et de produits de soins.

Le terme « cicafibre » ou « cicafiber » est une combinaison de deux mots distincts qui n’a rien d’inhabituel ou de frappant, dès lors qu’elle ne fait que réunir les indications apportées par les mots qui la composent.

L’absence d’espace entre les deux mots composant la marque demandée ne constitue pas un élément d’ordre créatif susceptible de rendre la marque dans son ensemble apte à distinguer les produits et services d’une entreprise de ceux d’autres entreprises.

Il est en effet courant en anglais de créer des mots en accolant ensemble deux mots ayant chacun une signification (13/11/2008, T 346/07, Easycover, EU:T:2008:496, §52).

Cette juxtaposition respect l’ordre grammatical de la langue anglaise.

Ainsi, eu égard à sa structure, qui n’est pas inhabituelle, cette expression sera compris sans effort particulier par le consommateur anglophone comme ayant la signification suivante: fibre de cica.

Le signe dans son ensemble est donc composé de termes descriptifs des produits. Même à supposer que les mots constitutifs du signe soient simplement juxtaposés sans strictement respecter la grammaire anglaise, un tel élément ne saurait suffire pour en faire une invention lexicale susceptible de lui conférer un caractère distinctif (03/07/2003, T 122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 32).

En outre, l’utilisation de formes grammaticales peu orthodoxes doit être soigneusement évaluée car les signes promotionnels sont souvent écrits sous une forme simplifiée, de manière à les rendre plus concis et plus percutants (24/01/2008, T-88/06, Safety 1st, EU:T:2008:15, § 40). Cela signifie que l’absence d’éléments grammaticaux tels que des articles définis ou des pronoms (LE, IL, etc.), des conjonctions (OU, ET, etc.) ou des prépositions (OU, POUR, etc.) peut ne pas toujours suffire pour conférer un caractère distinctif au slogan.

Ainsi, même s’il manque l’article « un » ou l’expression « à base de », le signe mis en relation avec des produits de soins capillaire signifie un booster fibre de cica, c’est-à-dire une fibre végétale, le cica étant une plante.

Par conséquent, apposé sur les produits désignés, le consommateur moyen de langue anglaise percevra le signe comme désignant un produit qui booste, composé à base de fibres végétale de cica.

Le signe ne fait qu’informer le consommateur que les produits ainsi marqués stimulent et sont composés à base de fibre cica. Dès lors, le consommateur pertinent, sous réserve de certains éléments stylisés, à savoir le fait que le signe est composé de deux expressions au sens identique, écrit l’une au-dessus de l’autre dans une taille différente avec l’orthographe britannique pour l’une et l’orthographe américaine pour l’autre percevra le signe comme fournissant des informations relatives à l’espèce, la destination, et la composition des produits en cause.

2. Concernant le caractère distinctif du signe.

Selon la jurisprudence des juridictions européennes, une marque verbale descriptive de caractéristiques de produits ou de services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point c), EUTMR est, de ce fait, dépourvue de caractère distinctif en ce qui concerne aux mêmes biens ou services au sens de l'article 7, paragraphe 1, point b) du RMUE (12/06/2007, T 190/05, Twist & Pour, EU: T: 2007: 171, § 39).

En effet, le public pertinent n'aura tendance à percevoir dans le signe aucune indication particulière d’origine commerciale au-delà des informations relatives à l’espèce, la destination, et la composition des produits en cause.

Le signe en l’espèce n’est constitué que de la juxtaposition de termes descriptifs, et de la répétition de ces termes dans deux orthographes différentes ce qui permet au signe d’être compris de tous les anglophones. Cette composition ne comporte pas d’éléments qui s’écarteraient suffisamment de la simple somme de ces éléments pour lui conférer un caractère distinctif. Ce signe ne crée pas une impression suffisamment éloignée de celle produite par la simple réunion des indications apportées par les éléments qui le composent et ne nécessite donc pas d’effort de la part des consommateurs pour être compris.

En outre, les éléments stylisés que contient également le signe sont si négligeables, qu’ils ne confèrent pas à la marque dans son ensemble un quelconque caractère distinctif. Lesdits éléments ne présentent aucun aspect, quant à la manière dont ils sont combinés, permettant à la marque d’accomplir sa fonction essentielle en ce qui concerne les produits pour lesquels la protection est demandée.

Ainsi, le signe ne saurait être considérait comme simplement évocateur.

Par conséquent, le signe faisant l'objet de la demande n'est pas en mesure de remplir la fonction essentielle d'une marque, qui est de garantir l’identité d’origine des produits.

3. Concernant les enregistrements antérieurs.

S’agissant de l’argument de la demanderesse selon lequel plusieurs enregistrements similaires ont été acceptés par l’EUIPO, il convient de préciser que, selon une jurisprudence constante, «les décisions concernant l’enregistrement d’un signe en tant que marque communautaire … relèvent de l’exercice d’une compétence liée et non pas d’un pouvoir discrétionnaire»…Dès lors, le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque communautaire doit être apprécié uniquement sur la base du RMC, tel qu’interprété par le juge communautaire, et non sur la base d’une pratique décisionnelle antérieure de l’Office (voir arrêts du 15/09/2005, C 37/03 P, «BioID», point 47 et du 09/10/2002, T 36/01, «Surface d’une plaque de verre», point 35).

Au demeurant, pour des raisons de sécurité juridique et, précisément, de bonne administration, l’examen de toute demande d’enregistrement doit être strict et complet afin d’éviter que des marques ne soient enregistrées de manière indue. Cet examen doit avoir lieu dans chaque cas concret. En effet, l’enregistrement d’un signe en tant que marque dépend de critères spécifiques, applicables dans le cadre des circonstances factuelles du cas d’espèce, destinés à vérifier si le signe en cause ne relève pas d’un motif de refus (voir en ce sens, s’agissant de l’article 3 de la directive 89/104, arrêt du 12 février 2004, Henkel, C-218/01, Rec. p. I-1725, point 62 et 10/03/2011, C-51/10P, 1000, § 77 et la jurisprudence citée dedans).

Il faut tenir compte également de la perception, des connaissances et des habitudes des consommateurs qui changent avec le temps. La notion de distinctivité est donc nécessairement évolutive et la pratique relative à l’enregistrement des marques se développe au fil du temps, raison pour laquelle la validité d’une marque s’apprécie au jour de son dépôt, concrètement et pour chaque cas d’espèce au regard du signe tel que déposé et des produits et services revendiqués.

Il est donc inévitable que des marques qui pourraient être considérées aujourd’hui comme dénuées de caractère distinctif, aient pu être enregistrées à la date de leurs dépôts sur la base de la connaissance du public pertinent de l’époque et des usages en vigueurs sur le marché pertinent.

En particulier, l’usage du terme « cica » pour désigner une plante rentrant dans la composition d’un cosmétique semble assez récente. Les articles de presses cités dans la notification de l’Office parlent d’un nouvel ingrédient et datent de 2018. Ainsi, les marques antérieures à cette année ont pu être enregistrées en l’absence d’élément permettant de conclure que le terme « cica » serait perçu comme désignant un ingrédient de cosmétiques.

Par ailleurs, plusieurs marques citées par la demanderesse contiennent des éléments arbitraires qui n’ont pas de signification. Ainsi « VITALHBOOSTERS », No 00228774 et « HABOOSTER » No 016509093 n’ont pas de signification dans leur ensemble, la lettre H et le préfixe HA n’ayant pas de sens dans la composition de ces signes.

De même si les marques « CICAFLASH » EUTM No 017933722 ou « CICAPLASME » No 017976045 peuvent être considérées comme évocatrices, elles ne sont pas composés de la juxtaposition de terme directement descriptif des produits.

À l’évidence et sans qu’il y ait besoin d’une plus ample démonstration, il n’existe aucune identité ni similitude de situation avec les marques en cause.

Au demeurant, il doit être également constaté que, si dans le cadre d’une affaire donnée évaluant le caractère enregistrable d’un signe en tant que marque de l’Union européenne, l’EUIPO a commis une erreur de droit en décidant de ne pas soulever d’objections contre l’enregistrement d’autres marques telles que celles indiquées par la demanderesse, cette décision ne peut être utilement invoquée à l’appui d’une demande visant à l’annulation d’une décision postérieure statuant en sens contraire dans une affaire similaire. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que le respect du principe d’égalité de traitement doit se concilier avec le respect du principe de légalité selon lequel nul ne peut invoquer, à son profit, une illégalité commise en faveur d’autrui (08/07/2004, T 289/02, Telepharmacy Solutions, EU:T:2004:227, § 59).

Pour les motifs qui précèdent, et conformément à l’article 7, paragraphe 1, points b) et c), et paragraphe 2, du RMUE, par la présente la demande de marque de l'Union européenne nº 18 047 909 est rejetée pour tous les produits revendiqués.

Conformément à l’article 67, du RMUE, vous pouvez former un recours contre la présente décision. Conformément à l’article 68, du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Brice LAUGIER