OPOSICIÓN Nº B 3 096 138 

Mecaprec, Algeciras s/n, Pol. Ind. Zona Franca, 11011 Cádiz, España (oponente), representado por Ipamark S.L., Segre 27 - 1º C, 28002 Madrid, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Faed Grupo Empresarial, S.L., Polígono Ind. de Requejada 26-Z, 39312 Polanco, Cantabria, España (solicitante), representado por  Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España (representante profesional).

El 30/03/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.	La oposición nº B 3 096 138 se desestima en su totalidad.

 

2.	La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

  

MOTIVOS:

 

Con fecha 27/09/2019, la parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 18 057 219  (marca figurativa). La oposición está basada en el nombre comercial utilizado en España ‘MECAPREC, S.L.’. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 4 del RMUE.

CONTINUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO

El 14/10/2020 la Oficina comunicó al oponente que disponía hasta el día 19/02/2020 para completar su oposición aportando hechos, pruebas y alegaciones en apoyo de ésta.

Tras haber solicitado esta parte una extensión de este plazo, la Oficina, mediante comunicación de 19/2/2020, le concedió una ampliación del mismo que finalizaba el 19/04/2020.

Este plazo se prorrogó automáticamente hasta el 18/05/2020, debido a la crisis del COVID 19, sobre la base de la Decisión n.º EX-20-3 de 16/03/2020 del Director Ejecutivo de la Oficina relativa a la prórroga de los plazos, y la posterior Decisión n.º EX-20-4 de 29/04/2020.

Por consiguiente, el plazo del que disponía el oponente para presentar la documentación que completase la oposición expiró finalmente el 18/05/2020.

El 19/05/2020 el oponente presentó documentación con el objetivo de completar la oposición.

El 03/06/2020 la Oficina informó al oponente que la documentación presentada el 19/05/2020 se habían trasladado a la otra parte a título informativo, pero que la misma no sería tenida en cuenta ya que había sida recibida fuera de plazo (Artículo 7, apartado 5 del RDMUE).

El 18/06/2020 el oponente pidió la prosecución del procedimiento.

De conformidad con el artículo 105, apartado 1, del RMUE, el solicitante o el titular de una marca de la Unión o cualquier otra parte en un procedimiento ante la Oficina que no hubiera respetado un plazo frente a la Oficina, podrá obtener, previa solicitud, la continuación del procedimiento, siempre que, en el momento de presentación de dicha solicitud, haya cumplido el acto omitido. La solicitud solo será admisible en el plazo de dos meses a partir de la expiración del plazo incumplido. La solicitud solo se tendrá por presentada cuando se haya pagado la tasa de prosecución del procedimiento.

En el presente asunto, la solicitud presentada por el oponente se ha efectuado en el plazo de dos meses a partir de la expiración del plazo incumplido, y la tasa para la continuación del procedimiento ha sido abonada. Al mismo tiempo, el artículo 105, apartado 2, del RMUE no excluye de este procedimiento el plazo que tiene el oponente para completar la oposición. Por lo tanto, la solicitud de continuación del procedimiento ha sido aceptada y las consecuencias de la inobservancia del plazo se considerarán no producidas.

Ambas partes fueron debidamente informadas de esta aceptación de la continuación del procedimiento mediante comunicación de la Oficina fechada el 07/07/2020.

MARCA NO REGISTRADA U OTRO SIGNO UTILIZADO EN EL TRÁFICO ECONÓMICO – artículo 8, apartado 4, del RMUE

De conformidad con el artículo 8, apartado 4, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca no registrada o de otro signo utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local, se denegará el registro de la marca solicitada si, y en la medida en que, con arreglo a la legislación de la Unión o al derecho del Estado miembro que regule dicho signo:

(a) se hubieren adquirido derechos a utilizar dicho signo con anterioridad a la fecha de presentación de la solicitud de marca de la Unión Europea, o, en su caso, con anterioridad a la fecha de la prioridad invocada en apoyo de la solicitud de marca de la Unión Europea;

(b) dicho signo confiriere a su titular el derecho a prohibir la utilización de una marca posterior.

Los motivos de denegación del artículo 8, apartado 4, del RMUE están sujetos, pues, a los siguientes requisitos:

 el signo debe haberse utilizado en el tráfico económico de alcance no únicamente local antes de la presentación de la marca impugnada;

 con arreglo a la legislación que lo regule, antes de la presentación de la marca impugnada, la parte oponente debe haber adquirido derechos sobre el signo en que se base la oposición, incluido el derecho a prohibir el uso de una marca posterior;

 las condiciones para que pueda prohibirse el uso de una marca posterior deben cumplirse en relación con la marca impugnada.

Estas condiciones son acumulativas. Así, si el signo no cumple alguna de ellas, no podrá prosperar la oposición basada en la existencia de una marca no registrada o de otros signos utilizados en el tráfico económico en el sentido del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

a) Utilización anterior en el tráfico económico de alcance no únicamente local

La condición que exige la utilización en el tráfico económico es un requisito fundamental sin el cual el signo en cuestión no puede gozar de protección frente al registro de una marca de la Unión Europea, independientemente de los requisitos que deban cumplirse en virtud del derecho nacional para adquirir derechos exclusivos. Además, dicha utilización debe indicar que el signo en cuestión es de alcance no únicamente local.

A este respecto, procede recordar que el objeto del requisito establecido por el artículo 8, apartado 4, del RMUE, relativo a la utilización en el tráfico económico de un signo de alcance no únicamente local, es limitar los conflictos entre los signos, impidiendo que un derecho anterior que no tenga la suficiente entidad, es decir, que no sea importante ni significativo en el tráfico económico, pueda oponerse al registro de una nueva marca de la Unión Europea. Tal facultad de oposición debe reservarse a los signos que estén efectiva y realmente presentes en el mercado pertinente. Para poder oponerse al registro de un nuevo signo, aquel que se invoca en apoyo de la oposición debe utilizarse, efectivamente, de manera suficientemente significativa en el tráfico económico y poseer un alcance geográfico no únicamente local, lo que implica, cuando el territorio de protección de dicho signo pueda considerarse no local, que tal utilización tenga lugar en una parte considerable de dicho territorio. Para determinar si es así, debe tenerse en cuenta la duración y la intensidad de la utilización de dicho signo como elemento distintivo para sus destinatarios, que son tanto los compradores y los consumidores como los suministradores y competidores. A este respecto, es especialmente pertinente la utilización del signo en la publicidad y en la correspondencia comercial. Por otro lado, la apreciación del requisito relativo al uso en el tráfico económico debe realizarse separadamente para cada uno de los territorios en los que el derecho invocado en apoyo de la oposición esté protegido. Por último, debe probarse la utilización del signo controvertido en el tráfico económico antes de la fecha de presentación de la solicitud de registro de la marca de la Unión Europea (29/03/2011, C‑96/09 P, Bud, EU:C:2011:189, § 157, 159-160, 163, 166).

En este caso, la marca impugnada se presentó el 29/04/2019. Por lo tanto, el oponente está obligado a demostrar que el nombre comercial ‘MECAPREC, S.L.’ en que se basa la oposición fue utilizado en el tráfico económico con un alcance no únicamente local en España antes de esa fecha, y ello en relación con los servicios que figuran en la base de la oposición, a saber:

Clase 37: Su negocio destinado a talleres de mecánica en general.

Por razones de economía procesal, la División de Oposición considera que no es necesario proceder a un análisis detallado de dichas pruebas y asumirá que el uso en España del nombre comercial en cuestión se ha probado para todos los servicios invocados en la base de la oposición en la clase 37.

No obstante lo anterior, debe reseñarse que los servicios en los que se fundamenta la oposición, y para los que el oponente reivindica uso en el tráfico jurídico de un alcance más allá del meramente local, son los arriba indicados tal y como figuran en el formulario de oposición presentado a tal efecto por el oponente.

El oponente alega que la documentación aportada facilita datos suficientes sobre el uso del nombre comercial anterior para ‘servicios consistentes en la fabricación de componentes mecánicos y utillaje industrial y mecanizado, y todos ellos, para su utilización en distintos sectores industriales como el aeronáutico, automoción y defensa’. No obstante, esta afirmación debe valorarse con cautela ya que, como punto de partida, debe esclarecerse y determinarse si esos servicios pueden enmarcarse dentro de aquellos servicios en los que fundamenta la oposición en la clase 37, a saber, un negocio destinado a talleres de mecánica en general.

Los talleres de mecánica pueden definirse como los establecimientos donde se reparan las averías de los automóviles (https://www.lexico.com/es/definicion/taller_mecanico), entendiendo como ‘automóvil’ los vehículos de cuatro ruedas para circular por tierra, que se dirigen mediante un volante, están destinados al transporte de personas y tiene capacidad para un máximo de nueve plazas (https://www.lexico.com/es/definicion/automovil).

De hecho, tanto en el formulario de oposición como en el extracto de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación al nombre comercial registrado nº 201 129 ‘MECAPREC, S.L.’ presentados estos servicios aparecen clasificados en la clase 37 de la Clasificación de Niza de Productos y Servicios que incluyen diferentes servicios de reparación (entre ellos la de automóviles). Por el contrario, los servicios para los que el oponente sostiene que se acredita uso efectivo son servicios que se encuadran dentro de aquellos que implican la transformación o producción de objetos mecánicos que están incluidos en la clase 40.

Por lo tanto, en el mejor de los escenarios para el oponente, los servicios (o actividades) del nombre comercial usado en España que está en la base de la oposición protege los servicios de reparación de automóviles en su acepción más amplia, en concreto, que allí se puede solucionar cualquier tipo de avería o reparación de automóviles. Sin embargo el negocio de un taller de mecánica en general no incluiría, a falta de argumentación apropiada y pruebas que lo acreditasen, la actividad consistente en la fabricación de componentes mecánicos y de utillaje industrial.

En otro orden de cosas, la solicitante sostuvo en su contestación a la oposición formulada, y teniendo en consideración las pruebas presentadas para acreditar uso del signo en el mercado, que las mismas no se referían a los servicios en los que se fundamenta la oposición, sin que el oponente presentase argumentos en contestación a estas alegaciones cuando tuvo la oportunidad de presentar sus observaciones finales en este procedimiento.

La documentación presentada por el oponente para completar la oposición el 19/05/2020 se ha tenido en consideración a la vista de la continuación de procedimiento solicitada.

La parte oponente aportó diferentes documentos con el objetivo de acreditar un uso en el tráfico jurídico de un alcance no meramente local del signo ‘MECAPREC, S.L.’. Estas pruebas deben referirse a los servicios invocados en la base de la oposición y no a otros ya que, en el caso de ser así, el fundamento y la base de la oposición se vería modificado.

Los motivos de la oposición y servicios en los que se fundamente deben quedar claramente establecidos y definidos dentro del plazo de 3 meses que establece el reglamento para formular la oposición. En el asunto que nos ocupa el oponente identificó estos motivos y los servicios en que se basaba la oposición de forma indubitada en el formulario de oposición.

Por razones de economía procesal, y tal y como se indicó anteriormente, la División de Oposición, sin entrar a valorar las pruebas de uso, partirá de la hipótesis de que las mismas acreditarían un uso del signo MECAPREC, S.L. más allá del meramente local para todos los servicios invocados en la base de la oposición, a saber, ‘un negocio destinado a talleres de mecánica en general’.

b) Existencia del derecho en virtud de la legislación aplicable

Los nombres comerciales son los nombres utilizados por las empresas para identificarse como tales en el tráfico mercantil. Suelen estar protegidos frente a marcas posteriores con arreglo a los mismos criterios que se aplican a los conflictos entre las marcas registradas, a saber, la identidad o similitud de los signos, la identidad o similitud de los productos o servicios y la existencia de riesgo de confusión. En estos casos, los criterios desarrollados por los tribunales y por la Oficina para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE pueden trasladarse fácilmente al artículo 8, apartado 4, del mismo.

En el presente caso, el oponente reprodujo en sus observaciones una parte de Ley de marcas española (Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas), en concreto el artículo 7, apartado 1 de la Ley española de Marcas 17/2001 y señaló en el escrito de oposición su deseo de utilizar la justificación en línea para identificar el contenido de la legislación nacional pertinente. Para este objetivo hace referencia expresa al artículo 7, apartado 1, letra b) y al artículo 87 de la mencionada Ley e indica una dirección de internet de la Oficina Española de Patentes y Marcas donde debería ser posible tenerse acceso a esta información.

La División de Oposición no entrará a valorar si el vínculo señalado es correcto, ni si dirige correctamente a la información adelantada, no obstante, asumirá en este caso que la ley nacional ha sido correctamente invocada por parte del oponente, y pasará a analizar si se cumplen las condiciones establecidas por la misma. El que la existencia y el contenido de la Ley nacional relevante haya sido suficientemente acreditado se trata de una circunstancia que, como se verá posteriormente, no tiene un impacto relevante en el resultado final de este procedimiento.

De acuerdo con el artículo 7 de la Ley de Marcas española 17/2001, no podrán registrarse como marcas los signos que “b) por ser idénticos o semejantes a un nombre comercial anterior y por ser idénticas o similares las actividades que designa a los productos o servicios para los que se solicita la marca, exista un riesgo de confusión en el público”. Dicha disposición, en su apartado 2, letra a) establece asimismo que los nombres comerciales en cuestión deben estar registrados en España, con fecha anterior a la solicitud a la que se opongan.

El oponente ha aportado un extracto de la base de datos de la Oficina Española de Patentes y Marcas en relación al nombre comercial registrado nº 201 129 ‘MECAPREC, S.L.’ donde figura que se solicitó con fecha de 11/08/1994, se registró el 02/02/1996 y está en vigor en la actualidad. Dicho nombre comercial es, por tanto, claramente anterior a la solicitud de la marca impugnada, presentada el 29/04/2019, tal y como exige la ley nacional invocada.

c) Derecho de la parte oponente frente a la marca impugnada

Las pruebas aportadas demuestran la existencia de un derecho anterior, un nombre comercial, protegido por la legislación nacional desde 1994. Se trata, por lo tanto, de un derecho preexistente a la solicitud impugnada.

La legislación nacional, como se ha explicado más arriba, protege los nombres comerciales anteriores frente a solicitudes de marca idénticas o similares, que se pretendan registrar para productos y servicios idénticos o similares, de forma que se genere riesgo de confusión.

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que lleven las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

Por lo tanto, es necesaria una comparación de los signos y de los productos y servicios protegidos por los mismos. No existe riesgo de que se produzca esta confusión si los productos y servicios cubiertos por la solicitud son distintos de aquellos sobre los que se ha construido el fondo de comercio de la parte oponente. Así, los productos y servicios cubiertos por la solicitud deben compararse con aquellos para los cuales sea considerado probado el uso del nombre comercial invocado.

i. Comparación de servicios

Las actividades protegidas por el nombre comercial invocado son las siguientes:

Clase 37: Su negocio destinado a talleres de mecánica en general.

Los servicios impugnados son los siguientes:

Clase 40: Mecanizado de piezas para terceros.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

El mecanizado de piezas es el conjunto de procesos industriales (corte, marcado, prensado, agujereado, etc.) realizados en una pieza de materia prima (generalmente metálica, pero también puede ser de cerámica, madera o plástico, entre otros) para darle una forma y tamaño final deseados limando el material sobrante de forma controlada. Es por lo tanto un proceso de fabricación que tiene como objetivo fabricar piezas de diferentes materiales ya sea por arranque de viruta o por abrasión.

Los servicios que se prestan en un taller mecánico con el objetivo reparar vehículos no comprende realizar o fabricar piezas de otros materiales para terceros. Aunque no puede excluirse que en un taller mecánico cuando se están realizando actividades de reparación en vehículos se puedan realizar alguna actividad de ajuste de una pieza mecánica del coche, se trata de una actividad muy tangencial y aislada dentro de aquellas que le son propias. Efectivamente, la realización de un determinado ajuste en una pieza mecánica para una adaptación adecuada al vehículo en un taller mecánico no podría considerarse en modo alguno un servicio de mecanizado a terceros sino que es una actividad vinculada inherentemente a la reparación del vehículo.

Los servicios impugnados de mecanizado de piezas para terceros y los servicios oponentes de un taller de mecánica en general tienen una naturaleza, destino y método de uso muy diferente. Se trata de servicios que no son tampoco complementarios, en el sentido de que uno sea indispensable para el otro, ni están en competencia. No utilizan los mismo canales de distribución, ni son proporcionados de forma habitual por el mismo tipo de empresas ni tampoco se dirigen al mismo tipo de consumidores.

Se trata por lo tanto de servicios que son diferentes.

ii. Conclusión

De lo anterior se desprende que los servicios cubiertos por la solicitud de marca de la Unión Europea son distintos a los servicios para los que el oponente alega la existencia de su derecho anterior y cuyo uso se ha asumido como probado. En estas circunstancias, la División de Oposición considera que no existe riesgo de que los clientes de los servicios de un taller mecánico del oponente puedan creer que los servicios del solicitante tengan como origen al oponente, que es una de las condiciones que establece la ley española para la protección del derecho anterior. Puesto que no se da uno de los requisitos establecidos por dicha norma, no es necesario proceder a la comparación de los signos.

En consecuencia, la oposición no está debidamente justificada a los efectos del artículo 8, apartado 4, del RMUE.

COSTAS

 

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

 

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

 

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

 

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Saida CRABBE

Julia GARCÍA MURILLO

Helen Louise MOSBACK

 

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).