Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 13/11/2019

SOCIETÀ ITALIANA BREVETTI S.P.A P.O Box 509 I-00186 Roma ITALIA

Fascicolo nº:	018062505
Vostro riferimento:	MC2961R/RMF/rgva
Marchio:
Tipo de marchio:	Marchio figurativo
Nome del richiedente:	Mario Valentino S.p.A. Via Fontanelle, 85 IT-80136 Napoli ITALIA

In data 06/06/2019 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha sollevato un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 07/10/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. Un marchio può essere ornamentale e distintivo al contempo. Il pubblico di riferimento è sensibile all’uso di elementi decorativi a titolo di segno distintivo in particolare nel caso di accessori dove effettivamente è normale che il segno venga utilizzato direttamente sul o come elemento del prodotto stesso. Pertanto, sostiene la richiedente, detto pubblico sarà abituato ad individuare in un elemento estetico come quello di cui alla domanda anche la sua componente distintiva;

2. Sottolinea l’esistenza di numerose registrazioni effettuate dall’Ufficio di marchi analoghi a quello da lei richiesto;

3. Oltre a ciò, secondo la richiedente, il motivo della V RIPETUTA (già oggetto di una registrazione n. 96750 di cui l’attuale domanda non è altro che un restyling), attraverso un sostanziale uso dello stesso, questo è divenuto un elemento caratterizzante e distintivo delle dei suoi prodotti (tutti) essendo divenuto il segno richiesto indicazione dell’origine dei prodotti della richiedente.

Ai sensi dell’articolo 75 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Sono oggetto di obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, i segni che “…sono inidonei a svolgere la funzione essenziale del marchio, vale a dire quella di identificare l'origine del prodotto o del servizio, allo scopo di consentire in tal modo al consumatore che acquista il prodotto o il servizio designato dal marchio in questione di fare, in occasione di un acquisto successivo, la medesima scelta, qualora l'esperienza si riveli positiva, oppure un'altra scelta, ove l’esperienza si riveli negativa” (30/04/2003, T‑324/01 & T‑110/02, Zigarrenform / Goldbarren, EU:T:2003:123, § 29).

Pertanto, il carattere distintivo di un marchio deve essere valutato, in primo luogo, con riferimento ai prodotti o ai servizi per cui è chiesta la registrazione del segno e, in secondo luogo, con riferimento alla percezione di un pubblico cui si rivolge il marchio, che è costituito dai consumatori di tali prodotti o servizi (27/11/2003, T‑348/02, Quick, EU:T:2003:318, § 29).

IL giudizio di merito dell’Ufficio si caratterizza per il fatto che si inserisce all’interno di un procedimento di tipo amministrativo che tende ad una valutazione giuridica astratta, ed in larga misura ipotetica. Tale giudizio si compie sulla base di un ristretto numero di elementi e, cioè: i prodotti oggetto della domanda così come appaiono elencati; il riferimento ad un consumatore medio di riferimento e il segno formalisticamente analizzato in se e per se.

• Con riferimento al punto 1) l’Ufficio rileva quanto segue:

In questo caso, i prodotti non registrabili coperti dal marchio oggetto della domanda sono di prodotti di consumo di massa. Data la loro natura, e diversamente da quanto sostenuto dalla richiedente, la consapevolezza del pubblico di riferimento sarà quella del consumatore medio che è normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto e che può essere o non essere abituato ad individuare nell’elemento estetico l’elemento distintivo. L’argomento della richiedente è una mera congettura non suffragata da elementi di fatto o indicazioni che rendano la sua conclusione plausibile oltre ogni ragionevole dubbio. Negli argomenti della ricorrente non è dato trovare elementi adeguati allo scopo.

Come si è già rilevato più sopra, nel suo complesso, il marchio oggetto della domanda è costituito esclusivamente dalla combinazione di moduli grafici elementari replicati più volte e che, come già accennato nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), per il suo carattere d’indefinitezza (implicito alla sua modularità), non si presta a veicolare informazioni rispetto all’origine commerciale dei prodotti o servizi ma svolge piuttosto una funzione decorativa.

Infatti, facendo astrazione per un attimo di tutti i limiti di tale esercizio nella situazione concreta, si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento europeo possa pensare a detto “elemento” semplicemente come un nuovo motivo estetico adottato dal produttore per caratterizzare una parte della sua produzione in quanto diversa dalle altre, ma non necessariamente in funzione squisitamente distintiva della loro provenienza commerciale in senso stretto.

Un elemento grafico non diviene distintivo per il solo fatto di essere utilizzato secondo le consuete modalità d’uso per i prodotti indicati. Non si può confondere originalità del segno con distintività, valenza estetica e funzione distintiva.

Anche qualora il consumatore fosse in grado di distinguere il segno come elemento separato dall’insieme del prodotto, ciò non vorrebbe dire automaticamente che lo interpreta come segno distintivo.

Come già rilevato, si può benissimo immaginare che il consumatore di riferimento europeo possa pensare a detto “elemento” semplicemente come un nuovo motivo estetico adottato dal produttore per caratterizzare una parte della sua produzione in quanto diversa dalle altre, ma non in funzione squisitamente distintiva della loro provenienza commerciale in senso stretto.

D’altra parte, il segno stesso, così com’è caratterizzato graficamente si avvicina di più a certi motivi grafici che sono dei classici o standard nel settore della moda ed in particolare ad una particolare armatura del tessuto come il cd. “spina di pesce” o, comunque, ad un tipo dei lavorazione della stoffa piuttosto “classico” o tradizionale.

In conclusione, gli argomenti della richiedente in merito all’esistenza di un minimo carattere distintivo del segno si basano su circostanze aliene al segno stesso ovvero su affermazioni apodittiche che non sono corroborate da argomentazioni adeguate.

Pertanto l’argomento della richiedente va rigettato come infondato.

• Con riferimento al punto 2) l’Ufficio rileva quanto segue:

Per quanto riguarda l'argomento in base a cui diverse registrazioni simili sono state accettate dall'EUIPO, va rilevato che si tratta di marchi diversi, non comparabili con il segno in esame, sia perché non coincidono gli elementi verbali, sia perché nella maggior parte dei casi i segni indicati dal richiedente si riferiscono a prodotti e prodotti differenti da quelli richiesti nel caso di specie.

Ciò premesso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, “rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale”. Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

“Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 062 505 è respinta.

• Con riferimento al punto 3) l’Ufficio rileva quanto segue:

La richiedente, in risposta alle osservazioni già esposte nella nostra precedente comunicazione (vedi allegato), sostiene che, in seguito all'uso che ne è stato fatto, il V RIPETUTA sarebbe diventato distintivo nei confronti dei capi di abbigliamento come le giacche, per i quali si chiede la registrazione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR ed, in particolare, che la domanda attuale sarebbe semplicemente un restyling di una precedente registrazione.

Innanzitutto, il fatto che vi sia una registrazione anteriore da parte del nostro Ufficio non è motivo sufficiente per riconoscere la distintività del segno in quanto l’Ufficio non è tenuto ad osservare le decisioni anteriori. La registrabilità di un segno come marchio dell'Unione europea dev'essere valutata unicamente sulla base del Regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

D’altra parte, un elemento estetico come quello che è oggetto della domanda, può godere dei diritti derivanti dalla sua registrazione a titolo di marchio se, benché sprovvisto ab-initio di carattere distintivo intrinseco per quanto riguarda i prodotti rivendicati, a causa dell'uso fatto di esso sul mercato, almeno una parte significativa del pubblico interessato possa identificare i prodotti rivendicati nella domanda EUTM come provenienti da un'impresa determinata, cioè quella del titolare del segno registrato.

A questo proposito è bene sottolineare il fatto che i requisiti per dimostrare il carattere distintivo acquisito attraverso l'uso ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR non sono gli stessi che servono a dimostrare l’uso effettivo del marchio a norma dell'articolo 42, paragrafo 2, EUTMR. Infatti, sotto l'articolo 7, paragrafo 3, EUTMR è necessario dimostrare l'uso qualificato, tale cioè che il pubblico pertinente percepisca come distintivo un segno che di per sé è privo di carattere distintivo.

Inoltre, la ricorrente EUTM deve presentare prove che consentano all'ufficio di concludere che almeno una parte significativa della sezione pertinente del pubblico identifica i prodotti o i servizi di cui trattasi come proveniente dalla richiedente stessa (sentenza del 15/12/2015, T-262/04, Briquet à Pierre, EU:T:2005:463, § 61 e giurisprudenza ivi citata).

Queste prove devono essere chiare e convincenti sia con riferimento alla natura dell’uso della V RIPETUTA come elemento distintivo, sia con riferimento alla sua estensione a una porzione rilevante del pubblico interessato dell’Unione Europea.

La richiedente non ha presentato elementi di prova.

Pertanto, la richiedente non ha dimostrato la condizione minima, ma necessaria, e cioè che, almeno per una parte rilevante del pubblico di riferimento dell’Unione europea, la rappresentazione grafica oggetto della domanda abbia acquistato un carattere distintivo che permetta di distinguere i prodotti per cui è chiesta la registrazione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

Ai sensi dell'articolo 59 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 60 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Mauro BUFFOLO