OPOSICIÓN Nº B 3 088 552

Discos Fuentes Edimusica S.A., Calle 15 No. 35 A - 68, Medellín, Colombia (parte oponente), representada por Fernando López-Prats Lucea, c/ Pizarro nº 29, Pta. 4, 46004 Valencia, España (representante profesional)

c o n t r a

Carlos Saul Álvarez García, c/ Francisco Moreno Usedo nº 25, planta 1, puerta 2, Valencia, España (solicitante), representada por Diana Cuartero Campoy, Avenida Navarro Reverter, 10-10, 48006 Valencia, España (representante profesional).

El 30/06/2020, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición nº B 3 088 552 se estima parcialmente, en concreto, para los siguientes productos y servicios impugnados:

Clase 9: Grabaciones.

Clase 41: Servicios de educación, entretenimiento y de actividades deportivas; Educación, entretemiento y actividades deportivas.entretenimiento y actividades deportivas.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea nº 18 064 917 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás productos y servicios impugnados.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 18 064 917 . La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 17 980 272 “LA SONORA DINAMITA”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

CUESTIÓN PRELIMINAR

La solicitante no presentó observaciones al escrito de oposición en el plazo que la Oficina le otorgó para contestar la oposición, por lo que, de conformidad con el artículo 8, apartado 3 del RDMUE la Oficina se pronunciará sobre la oposición basándose en las pruebas de que disponga.

En cuanto a la comunicación extemporánea recibida de la solicitante con fecha de 18/06/2020, la misma no se tendrá en consideración por haber sido presentada fuera del plazo establecido por la Oficina para que esta parte presentase sus observaciones en respuesta a la oposición, que finalizó en este caso el 21/03/2020 pero que de conformidad con la Decisión nº EX20-3 del Director ejecutivo de la Oficina de 16 de marzo de 2020, en su artículo 1, se prorrogó hasta el 01/05/2020. Esta circunstancia le fue comunicada a la solicitante mediante comunicación de la Oficina fechada el 15/06/2020.

La comunicación de la oponente presentada con fecha de 20/04/2020 se tuvo en consideración a la vista de lo que prevé el artículo 8, apartado 5 del RDMUE tal y como se indicó a las parte mediante comunicación de 21/05/2020.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

1. Los productos y servicios impugnados

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 9: Discos acústicos; discos compactos de audio y video; cintas magnetofónicas; grabaciones musicales; programas de ordenador; CD-ROM; discos láser; cintas de vinilo; aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos.

Clase 41: Servicios de esparcimiento; actividades culturales; servicios prestados por agrupaciones musicales dedicados al entretenimiento, la diversión o el recreo de los individuos; servicios de composición musical, de producción musical y de videos; servicios de interpretación de música y canto; servicios de grabación de música, de obras musicales, de grupos musicales, de espectáculos en escenarios en vivo; servicios de realización de eventos y conciertos; servicios de entretenimiento interactivo en línea; servicios de producción de espectáculos de entretenimiento y programas interactivos; servicios de organización y dirección de concursos de música y baile, de competencias, de concursos, de juegos, sorteos y de exposiciones.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9: Grabaciones; imanes, magnetizadores y desmagnetizadores; instrumentos de medición, detección y monitorización, indicador.es y controladores.

Clase 41: Servicios de educación, entretenimiento y de actividades deportivas; Servicios de publicaciones y reportajes; Educación, entretenimiento y actividades deportivas.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Productos impugnados de la clase 9

Las grabaciones impugnadas abarcan, como categoría más amplia a las grabaciones musicales de la marca anterior. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio la amplia categoría de los productos impugnados, estas se consideran idénticas a los productos de la parte oponente.

Los imanes impugnados son piezas minerales o metálicas que tienen la propiedad de atraer el hierro, el acero y otros cuerpos, mientras que los magnetizadores y desmagnetizadores impugnados se utilizan para hacer una sustancia u objeto magnético, o para reducir o eliminar las propiedades magnéticas del mismo. Los productos de la marca anterior están vinculados a las grabaciones y a los aparatos e instrumentos que se utilizan para registrar, transmitir y reproducir imágenes y sonidos. Se trata de productos que tienen una naturaleza, destino y método de uso diferentes y que tampoco comparten canales de distribución ni suelen ser fabricados por el mismo tipo de empresas. Son productos que no están en competencia ni tampoco pueden considerarse complementarios.

Estos productos impugnados no presentan puntos de contacto relevantes con los productos de la marca anterior en la clase 9 más allá que los soportes donde se registran las grabaciones de sonidos o imágenes de la marca anterior pueden realizarse en una cinta magnética. No obstante, esta circunstancia es insuficiente para considerar que existe una similitud relevante entre estos productos, por lo que se trata de productos que no son similares.

Los instrumentos de medición, detección y monotorización, indicadores y controladores impugnados son dispositivos que miden, detectan o controlan la magnitud, extensión, o el grado de una sustancia o elemento que hay en algo; que realizan pruebas en un dispositivo; y lo comprueban o lo ajustan comparándolo con unos estándares determinados que deben valorarse. Estos instrumentos de control y medición tienen una naturaleza, destino y método de uso diferentes a las grabaciones e instrumentos y aparatos para registrar, transmitir y reproducir sonidos e imágenes de la marca anterior. Son productos que no están en competencia ni tampoco pueden considerarse complementarios en el sentido de que unos son esenciales o importantes para los otros y que el público pueda pensar que se han proporcionado bajo la responsabilidad de un mismo origen empresarial.

La circunstancia de que en las grabaciones de sonidos e imágenes se utilicen instrumentos de medición y control como los impugnados no determina una similitud relevante ya que el público al que se dirige el producto musical o en imágenes finalizado no pensará que los sintonizadores o los controladores de la imagen que se utilizan en su grabación están vinculados al producto musical o de imágenes que se ofrecen al consumidor final.

Se trata por lo tanto de productos que son diferentes.

Los productos impugnados que se han considerado no similares a los productos de la marca anterior tampoco presentan puntos de contacto con los servicios de la marca anterior en la clase 41 con los que presentan importantes diferencias . Por un lado, por su propia naturaleza, los productos suelen no ser similares a los servicios, por otro, en este caso se trata de productos y servicios que no tienen la misma naturaleza, tampoco mismo destino, no comparten canales de distribución ni se fabrican por el mismo tipo de compañías. Se trata de productos que tampoco compiten entre ellos, por lo que se se concluye que se trata de productos y servicios que no son similares.

Servicios impugnados clase 41

Los servicios impugnados de entretenimiento y de actividades deportivas (repetidos dos veces), son idénticos a los servicios de la marca anterior servicios de esparcimiento; actividades deportivas ya que los términos “entretenimiento” y “esparcimiento son sinónimos.

Los servicios de educación impugnados (igualmente repetidos) están por su parte vinculados a diversas actividades relacionadas con la diversión, el recreo y el entretenimiento así como a servicios relacionados con el deporte, servicios para los que está registrada la marca anterior bajo “servicios de esparcimiento; actividades deportivas”.

La "educación " se refiere a mejorar el conocimiento, la cultura y las habilidades de uno, mientras que el "entretenimiento" se trata de actividades relacionadas con el ocio y la diversión. Sin embargo, sería un error pensar que son mutuamente excluyentes y que la frontera entre ambos está bien definida. Mucha gente que asiste voluntariamente a las conferencias en una variedad de temas o se someten a sesiones de capacitación para mejorar su habilidades y conocimientos pueden considerar estas actividades como una forma de entretenimiento. La noción de “diversión” o “entretenimiento” no debe ser interpretada de manera demasiado estricta y también puede incluir formas de diversión estimulantes para la mente. Entretenimiento y educación pueden ofrecerse al público a través de los mismos canales: en Internet, en la televisión, etc… y se dirigen también al mismo tipo de público (14/06/2012, R 553/2011-1, campeonato mundial de golf / CAMPEONATO MUNDIAL DE GOLF § 13-15; 05/11/2019 2502/2018-5, GAMELAND (fig.) / Gameloft § 85). Estos servicios son por lo tanto similares.

Los servicios de publicaciones y reportajes impugnados consisten en la acción de publicar y difundir material impreso o en versión electrónica para su venta y distribución. Aunque los servicios de entretenimiento de la marca anterior se pueden ofrecer a los clientes en formato de publicación o a través de artículos o reportajes periodísticos, la naturaleza de estos servicios es proporcionar información y datos a sus lectores. La circunstancia de que esa información sea consumida por estos últimos como un momento de ocio o por placer no determina en forma alguna que de este hecho pueda derivarse una similitud entre estos servicios tal y como se establecen los criterios de la sentencia Canon. Se trata de productos que tienen diferente naturaleza y destino; no son complementarios ni están en competencia y además no utilizan de forma habitual canales de distribución diferentes (23/04/2018 - B 1 136 623 GALA FRIENDS/GALA). El resto de productos y servicios de la marca anterior no presentan tampoco importantes puntos de contacto con estos servicios impugnados, ya que se trata de soportes de registro de sonido e imágenes y los servicios de actividades culturales o de servicios vinculados a la composición y producción musical tienen una naturaleza, destino y método de uso diferentes de los servicios de publicación impugnados. Se trata de productos y servicios que no están en competencia, ni son complementarios, por lo que nos encontramos ante productos y servicios diferentes.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general.

El grado de atención del público puede variar de medio a alto, en función del precio, el carácter especializado, o los términos y las condiciones de los productos y servicios adquiridos.

3. Los signos

LA SONORA DINAMITA
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

Los términos comunes a ambos signos “SONORA DINAMITA” están dotados de carga semántica en lengua española, por lo que la coincidencia en este concepto determina para el público de la Unión hispano hablante, como mínimo, una importante similitud conceptual entre los signos en liza. En estas circunstancias, la División de Oposición considera adecuado centrar la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española.

La marca anterior se compone del signo denominativo “LA SONORA DINAMITA” mientras que el signo impugnado es más complejo y consiste tanto en elementos denominativos como figurativos.

El signo impugnado consiste en la combinación verbal “SONORA DINAMITA” escrita en dos líneas horizontales en mayúsculas con un tipo de letra poco estilizada en tonalidades que van desde el blanco al gris y que se inserta en una figura irregular de fondo marrón claro. Sobre esta expresión se sitúa la combinación denominativa “LUCHO ARGAN Y XIU GARCÍA”, escrito en mayúsculas con un tipo de letra de trazo fino y las letras muy juntas entre sí, con un tamaño mucho menor que “SONORA DINAMITA”. Bajo esta última expresión se sitúa la combinación denominativa “LA ORIGINAL” escrita también en mayúsculas y con el mismo tamaño que la expresión “LUCHO ARGAN Y XIU GARCÍA” pero con un trazo en las líneas más fino.

“SONORA DINAMITA”, por su tamaño y posición en el signo impugnado, es el elemento dominante ya que sus otros componentes, tanto gráficos como verbales, poseen un impacto menor en la impresión de conjunto. Además, el elemento gráfico es puramente ornamental y decorativo al servir para resaltar el elemento que domina la impresión de conjunto.

Por otro lado, “SONORA DINAMITA” será asociado por el público hispanohablante de la Unión Europea con una referencia abstracta al sonido que realiza un explosivo como es la dinamita en el sentido de que será perceptible por el oído. Esta idea alegórica al estruendo que, normalmente, se produce con la explosión de esta materia no presenta como tal un vínculo directo con los productos y servicios impugnados, por lo que se trata de una combinación denominativa distintiva.

“LUCHO ARGAN Y XIU GARCÍA” es la combinación verbal de un nombre y un apellido que identifica a dos personas, y que en sí misma tiene capacidad para diferenciar un determinado origen empresarial, mientras que la expresión “LA ORIGINAL” se trata de una leyenda que carece de carácter distintivo al referirse para el público español a una indicación abstracta vinculada a características de los productos y servicios solicitados, en concreto a su autenticidad.

La circunstancia de que el elemento inicial de la marca anterior “LA” no tenga un equivalente en la marca impugnada no es aquí una cuestión determinante a la hora de comparar visual y fonéticamente los signos litigiosos puesto que el término situado al principio de este signo es únicamente el artículo determinado femenino “LA” que sirve para introducir en lengua española una combinación de un adjetivo y un nombre. Este término no pasa a formar parte de la unidad lógica y conceptual que traslada la marca anterior y ha sido considerado por la jurisprudencia como un elemento que tiene menos importancia en la comparación de dos marcas (06/02/2020, T-135/19, LaTV3D / TV3, EU:T:f2020:36, § 43; 23/03/2017, T-216/16, Le Val, EU:T:2017:201, § 46; 24/06/2014, T-330/12, The Hut, EU:T:2014:569, § 43; 15/11/2011, T-276/10, Coto de Gomariz, EU:T:2011:661, § 28).

Visualmente, los signos coinciden en la combinación denominativa y distintiva “SONORA DINAMITA” que es el elemento que domina la impresión de conjunto en el signo solicitado y los dos términos de mayor longitud en la marca anterior. No obstante, se diferencian en el primer término de la marca anterior, el artículo determinado “LA”; en los otros elementos verbales del signo impugnado ”LUCHO ARGAN Y XIU GARCÍA” y “LA ORIGINAL” con un carácter claramente secundario en la impresión de conjunto, así como en la presencia de un elemento gráfico irregular en el signo impugnado con una función puramente ornamental.

Considerando que la impresión visual global en ambos signos viene determinada por la combinación denominativa “SONORA DINAMITA”, se concluye que los signos tienen visualmente un grado de similitud mayor al medio.

Fonéticamente, los signos serán pronunciados por el público hispano hablante de manera muy similar “LA SONORA DINAMITA” y “SONORA DINAMITA”, respectivamente. No puede excluirse que este público no articule oralmente en el signo impugnado aquellos elementos secundarios como “LUCHO ARGAN Y XIU GARCÍA” ni tampoco aquellos carentes de carácter distintivo como “LA ORIGINAL” (02/02/2011, T-437/09, Oyster cosmetics, EU:T:2011:23, § 44; 31/01/2012, T-205/10, La victoria de Mexico, EU:T:2012:36, § 69).

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que ambos signos transmiten para el público relevante de habla española, a saber, una referencia abstracta al sonido que realiza un explosivo como es la dinamita como algo perceptible por el oído.

Ambos signos trasladan este concepto y la inclusión de un artículo determinado no implica una diferencia muy significativa en la idea trasladada.

Dado que ambos signos se asociarán con un significado similar, los signos son, desde el punto de vista conceptual, similares en alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares tanto visual, como fonética y conceptualmente se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que pueda hacerse de ella con el signo utilizado o registrado, del grado de similitud entre la marca y el signo y entre los productos o servicios designados (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

Los productos y servicios impugnados se han considerado parcialmente idénticos, parcialmente similares y parcialmente diferentes, el grado de atención del público relevante puede variar de medio a alto.

Las marcas enfrentadas son visualmente similares en grado superior al medio y fonéticamente y conceptualmente similares en alto grado. La marca impugnada reproduce la marca anterior en casi su totalidad siendo el resto de elementos adicionales de carácter secundario y de menor o nula distintividad, los cuales no son suficientes para distinguir las marcas enfrentada. La distintividad de la marca anterior es normal.

El signo impugnado podría incluso ser percibido por el público relevante como una versión de la marca anterior denominativa configurada de forma distinta en función del tipo de productos que designe (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49),

Se tiene en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Incluso los consumidores que posean un alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público hispano hablante de la Unión, incluso en el caso de productos y servicios para los que el público desplegará nivel de atención alto, dada la identidad y similitud de alguno de los productos y servicios en liza. Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares a los de la marca anterior.

Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea nº 17 980 272 de la parte oponente.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Irena LYUDMILOVA LECHEVA

Julia García Murillo

María Clara IBÁÑEZ FIORILLO

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).