Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 26/03/2020

Alessio Baldi via Dei Servi nr. 49 I-50122 Firenze ITALIA

Fascicolo nº:	018066601
Vostro riferimento:
Marchio:	MANDRAGOLA
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	GEM S.a.s. VIA DELLE MANTELLATE nr. 3 CAP I-50129 Firenze ITALIA

In data 30/07/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo e privo di carattere distintivo, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 29/11/2019, dopo aver richiesto un’estensione concessa dall’Ufficio, il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

• La definizione fornita dall’Ufficio nella sua lettera del 30/07/2019 è incompleta. Il richiedente fornisce varie definizioni di «mandragola» che dimostrano, tra l’altro, che si tratta di una pianta con proprietà tossiche e allucinogene, che in passato era considerata magica, utilizzata in pozioni magiche e dotata di poteri soprannaturali, oltre ad essere utilizzata come antidolorifico. È una pianta che cresce spontaneamente e può essere confusa con piante commestibili come gli spinaci.

• Alla luce di quanto precede, è altamente improbabile che il consumatore italiano ritenga che i prodotti contestati nelle Classi 32 e 33 contengano estratti di mandragola.

• Nel caso in cui l’Ufficio decida di mantenere l’obiezione, il richiedente rivendica l’acquisizione del carattere distintivo del segno in relazione agli «amari alcolici» nella Classe 33, conformemente alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE. Tale rivendicazione deve essere considerata secondaria.

Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

Analisi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

Ai sensi del paragrafo 2 di tale disposizione, il paragrafo 1 si applica anche se i motivi di impedimento alla registrazione esistono soltanto per una parte dell’Unione. In questo caso, la percezione del termine «MANDRAGOLA» dev’essere valutata con riferimento ai consumatori di lingua italiana.

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre, i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno «MANDRAGOLA» rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua italiana una descrizione delle caratteristiche dei servizi o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).

Come dimostrato dall’Ufficio nella sua lettera del 30/07/2019, la parola «MANDRAGOLA» fa riferimento a una pianta della specie Mandragora officinarum / autumnalis. In questo senso, e tenendo conto del fatto che il segno è stato richiesto per un’ampia varietà di bevande e preparati per la preparazione di bevande nelle Classi 32 e 33, è un dato di fatto che, di fronte al segno contestato, i consumatori interessati possano o ragionevolmente pensare che detti prodotti contengano o siano realizzati con estratti di «MANDRAGOLA».

Questa conclusione non può essere modificata dagli argomenti presentati dal richiedente in base ai quali la «MANDRAGOLA» è una pianta con proprietà tossiche e allucinogene, che in passato era considerata magica, utilizzata in pozioni magiche e dotata di poteri soprannaturali, oltre ad essere utilizzata come antidolorifico, che cresce spontaneamente, e può essere confusa con piante commestibili come gli spinaci. Pertanto, secondo il ricorrente, il fatto che si tratti di una pianta velenosa, indurrebbe i consumatori a non pensare che i prodotti contestati contengano estratti di questa pianta.

In primo luogo, perché, nella fattispecie, i prodotti in questione sono bevande e non piante in quanto tali. Ciò è importante perché, di fronte al segno contestato, è improbabile che i consumatori di riferimento (consumatore medio italiano) analizzino mentalmente tutte le proprietà attribuite alla «MANDRAGOLA». Piuttosto, questi consumatori possono ragionevolmente pensare che la bevanda in questione sia prodotta (include estratti di) con detta pianta. Si tenga presente che ci sono diverse specie di piante all’interno della famiglia della «MANDRAGOLA», ognuna con proprietà diverse, quindi è possibile che i consumatori possano pensare, in questo caso, che gli estratti di mandragola inclusi nei prodotti oggetto non siano dannosi per la salute.

D’altro canto, l’Ufficio vorrebbe affermare che, affinché l’EUIPO possa opporre il diniego alla registrazione ex articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE, non è necessario che i segni e le indicazioni componenti il marchio previsti da detto articolo siano effettivamente utilizzati, al momento della domanda di registrazione, a fini descrittivi di prodotti o servizi come quelli oggetto della domanda ovvero di caratteristiche dei medesimi. È sufficiente, come emerge dal tenore letterale di detta disposizione, che questi segni e indicazioni possano essere utilizzati a tal fine. È infatti sufficiente per essere escluso dalla registrazione che un segno denominativo, ai sensi di detta disposizione, possa designare, quantomeno in uno dei suoi significati potenziali, una caratteristica dei prodotti o servizi di cui trattasi. (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Secondo una costante giurisprudenza, solo un marchio che si discosti in maniera significativa dalla norma o dagli usi del settore e che, di conseguenza, assolva la sua funzione essenziale d’indicatore d’origine non è privo di carattere distintivo ai sensi dell’articolo 7, paragrafo1, lettera b), RMUE (12/01/2006, C 173/04 P, Standbeutel, EU:C:2006:20, § 31).

È sulla base di tale esperienza acquisita che l’Ufficio sostiene che i consumatori cui si rivolge non percepirebbero il marchio di cui si chiede la registrazione come il marchio commerciale di un determinato titolare. Poiché il richiedente argomenta che il marchio di cui si chiede la registrazione è distintivo, a dispetto dell’esame dell’Ufficio fondato su suddetta esperienza, spetta al richiedente fornire indicazioni solide e concrete per dimostrare che il marchio di cui si chiede la registrazione possiede o un carattere distintivo intrinseco o un carattere distintivo acquisito con l’uso, poiché il richiedente si trova, rispetto all’Ufficio, in una posizione migliore, data la sua conoscenza approfondita del mercato (05/03/2003, T-194/01, Soap device, EU:T:2003:53, § 48).

Pertanto, l’Ufficio sostiene che il segno è descrittivo, conforme alle disposizioni dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE.

In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è quindi, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi servizi ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

Conclusione relativa ai prodotti non interessati dalla rivendicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 066 601 è respinta per i seguenti prodotti oggetto della domanda:

Classe 32 Bevande non alcoliche; Sciroppi per bevande non alcoliche; Preparazioni non alcoliche per fare bevande; Sciroppi per bevande; Sciroppi per la preparazione di bevande; Sciroppi per fare acque minerali aromatizzate; Sciroppi per la preparazione di bevande analcoliche; Sciroppi e altri preparati analcolici per fare bevande.

Classe 33 Bevande alcoliche premiscelate; Bevande gassate alcoliche; Alcolici (bevande alcoliche); Bevande alcoliche (escluse le birre); Bevande alcoliche a base di frutta; Bevande alcoliche per l’alimentazione umana; Amari [liquori]; Aperitivi alcolici amari.

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Conclusione relativa ai prodotti interessati dalla rivendicazione dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE

Per i motivi summenzionati e a norma dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, la domanda di MUE n. 18 066 601 è dichiarata descrittiva e non distintiva ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) in Italia per i seguenti prodotti:

Classe 33 Amari alcolici.

A norma dell’articolo 66, paragrafo 2, RMUE, Lei ha il diritto di presentare ricorso nei confronti della presente decisione che non pone fine alla procedura di esame. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE, il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della presente decisione. Il ricorso deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre, una dichiarazione scritta dei motivi del ricorso deve essere presentata entro quattro mesi dalla stessa data. Il ricorso non si considera presentato fino a quando non è stata pagata la relativa tassa di 720 EUR.

Una volta divenuta definitiva la presente decisione, il procedimento proseguirà ai fini dell’esame della rivendicazione secondaria a norma dell’articolo 7, paragrafo 3, RMUE e dell’articolo 2, paragrafo 2, REMUE.

Pablo AMAT RODRÍGUEZ