WIDERSPRUCH Nr. B 3 107 476

 

Baris Mansuroglu, Dresdener Straße 9, 48231 Warendorf, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Patentanwälte Kayser & Cobet Partnerschaft, Heßlerstraße 24, 59065 Hamm, Deutschland (zugelassener Vertreter)

 

g e g e n

 

Peschki Art GmbH, Möllenkamp 42, 48351 Everswinkel, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Habbel und Habbel Patentanwälte PartG mbB, Am Kanonengraben 11, 48151 Münster, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 20.04.2021, trifft die Widerspruchsabteilung die folgende 

  

ENTSCHEIDUNG:

 

1.

Dem Widerspruch Nr. B 3 107 476 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Waren und Dienstleistungen: Klasse 34: Raucherartikel; Raucherwaren, nicht aus Edelmetall; Mundstücke mit Filtereinsätzen für Zigaretten und andere Tabakwaren; Pfeifenfilter; Tabakfilter; Mundstücke für Zigaretten; Mundstücke für Pfeifen; Pfeifen; elektronische Tabakpfeifen; elektronische Shishas; Pfeifenreiniger; Pfeifenständer (Raucherartikel); Pfeifenstopfer (Raucherartikel); Tabak und Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe; Tabakersatzstoffe; Aromastoffe für Tabak; loser Tabak zum selbst drehen und für die Pfeife; Tabakdosen; Tabakbeutel; Erhitzer für Tabak zu Inhalationszwecken; Aktivkohle zur Adsorption von Schadstoffen als integraler Bestandteil von Zigaretten- und Zigarrenfiltern und Filtern für Wasserpfeifen und Shishas beim Rauchen von Tabak und Tabak enthaltenden Mischungen; Liquide für elektronische Zigaretten; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und andere gebrauchsfertige Rauchartikel; Marihuana, Cannabis und deren Derivate; Produkte zur Verabreichung von Marihuana und Cannabis für medizinische Zwecke, nämlich Handpfeifen, Wasserpfeifen [orientalische], Verdampfer zum Inhalieren. Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak.

 

2.	Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 18 066 718 wird für alle obigen Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen. Sie kann für die restlichen Waren und Dienstleistungen weitergeführt werden.

 

3.	Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

 

 

BEGRÜNDUNG:

 

Am 30/12/2019, legte die Widersprechende Widerspruch gegen einige der Waren und Dienstleistungen der Unionsmarkenanmeldung Nr. 18 066 718 Peschki (Wortmarke)  ein, und zwar gegen  alle Waren der Klasse 34 und einige der Waren und Dienstleistungen der Klassen 10 und 35. Der Widerspruch beruht auf der deutschen Markeneintragung Nr. 302 019 008 320, Peschki (Wortmarke). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a und b UMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

 

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

 

 

a) Die Waren und Dienstleistungen

 

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Waren:

 

Klasse 1: Filtermaterialien [chemische, mineralische, pflanzliche und andere Materialien im Rohzustand].

Klasse 16: Filtermaterialien aus Papier.

Klasse 34: Raucherartikel.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren und Dienstleistungen:

 

Klasse 10: Produkte zur Verabreichung von Marihuana und Cannabis für medizinische Zwecke, nämlich Handpfeifen, Wasserpfeifen [orientalische], Verdampfer zum Inhalieren.

Klasse 34: Raucherartikel; Raucherwaren, nicht aus Edelmetall; Mundstücke mit Filtereinsätzen für Zigaretten und andere Tabakwaren; Pfeifenfilter; Tabakfilter; Mundstücke für Zigaretten; Mundstücke für Pfeifen; Pfeifen; elektronische Tabakpfeifen; elektronische Shishas; Pfeifenreiniger; Pfeifenständer (Raucherartikel); Pfeifenstopfer (Raucherartikel); Tabak und Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe; Tabakersatzstoffe; Aromastoffe für Tabak; loser Tabak zum selbst drehen und für die Pfeife; Tabakdosen; Tabakbeutel; Erhitzer für Tabak zu Inhalationszwecken; Aktivkohle zur Adsorption von Schadstoffen als integraler Bestandteil von Zigaretten- und Zigarrenfiltern und Filtern für Wasserpfeifen und Shishas beim Rauchen von Tabak und Tabak enthaltenden Mischungen; Liquide für elektronische Zigaretten; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und andere gebrauchsfertige Rauchartikel; Marihuana, Cannabis und deren Derivate; Produkte zur Verabreichung von Marihuana und Cannabis für medizinische Zwecke, nämlich Handpfeifen, Wasserpfeifen [orientalische], Verdampfer zum Inhalieren.

Klasse 35: Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Präparate und Substanzen; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Präparate und Substanzen; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Präparate und Substanzen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Nahrungsergänzungsstoffe; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Nahrungsergänzungsstoffe; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Nahrungsergänzungsstoffe; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Marihuana und Cannabis und deren Derivate für medizinische Zwecke; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Marihuana und Cannabis und deren Derivate für medizinische Zwecke; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Marihuana und Cannabis und deren Derivate für medizinische Zwecke.

Eine Auslegung des Wortlautes des Waren- und Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Waren und Dienstleistungen zu bestimmen. 

 

Aus der Verwendung des Wortes „einschließlich“ im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin ist ersichtlich, dass die genannten Waren und Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T-224/01, Nu-Tride, EU:T:2003:107).

 

Das Wort „nämlich“, welches im Waren- und Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Waren und Dienstleistungen zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, wirkt hingegen ausschließend und beschränkt den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Waren und Dienstleistungen.

 

Einleitend ist festzustellen, dass nach Artikel 33 Absatz 7 UMV Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich oder unähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse oder in verschiedenen Klassen der Nizza-Klassifikation erscheinen.

 

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

 

Angefochtene Waren in Klasse 10

Die angefochtenen Produkte zur Verabreichung von Marihuana und Cannabis für medizinische Zwecke, nämlich Handpfeifen, Wasserpfeifen [orientalische], Verdampfer zum Inhalieren sind unähnlich zu den Waren, für die ältere Marke geschützt ist, Filtermaterialien (Klasse 1), Filtermaterialien aus Papier (Klasse 16) und Raucherartikel (Klasse 34).

Auch wenn durch die Bezeichnung der Produkte der Eindruck entstehen könnte, die Waren seien den Raucherartikeln der verschiedenen Art ähnlich, so ist darauf hinzuweisen, dass die Raucherartikel in Klasse 34 klassifiziert sind und die vorgenannten Produkte in Klasse 10, wodurch sich eine medizinische Einstufung ergibt. Aufgrund dieser unterschiedlichen Klassifizierung ergeben sich auch Unterschiede in Art und Natur, dem Publikum und auch den Herstellern der Produkte.

Aufgrund der medizinischen Indikation werden diese Waren als medizinische Produkte über anerkannte Verkaufsstätten vertrieben und richten sich auch an andere Verkehrsgruppen, nämlich Patienten.

Angefochtene Waren in Klasse 34

 

Die angefochtenen Pfeifen; Raucherwaren, nicht aus Edelmetall; Pfeifenständer (Raucherartikel); Pfeifenstopfer (Raucherartikel); Elektronische Tabakpfeifen; Mundstücke für Zigaretten; Mundstücke für Pfeifen; Pfeifenfilter; Tabakfilter; Tabakdosen; Tabakbeutel; Mundstücke mit Filtereinsätzen für Zigaretten und andere Tabakwaren; Pfeifenreiniger; Produkte zur Verabreichung von Marihuana und Cannabis für medizinische Zwecke, nämlich Handpfeifen, Wasserpfeifen [orientalische], Verdampfer zum Inhalieren; elektronische Shishas sind in der weiter gefassten Kategorie der Waren der Widersprechenden Raucherartikel enthalten. Deshalb sind sie identisch.

Raucherartikel sind identisch in beiden Verzeichnissen enthalten (einschließlich Synonyme).

Die angefochtenen Loser Tabak zum selbst drehen und für die Pfeife; Tabakersatzstoffe; Zigaretten, Zigarren, Zigarillos und andere gebrauchsfertige Rauchartikel sowie Tabak und Tabakwaren, einschließlich Tabakersatzstoffe; Erhitzer für Tabak zu Inhalationszwecken; Aktivkohle zur Adsorption von Schadstoffen als integraler Bestandteil von Zigaretten- und Zigarrenfiltern und Filtern für Wasserpfeifen und Shishas beim Rauchen von Tabak und Tabak enthaltenden Mischungen; Liquide für elektronische Zigaretten; Aromen für elektronische Zigaretten, ausgenommen ätherische Öle; Aromastoffe für Tabak; Marihuana, Cannabis und deren Derivate sind den Raucherartikel der älteren Marke ähnlich, weil diese Waren sich ergänzen, sie stimmen in ihren Vertriebswegen und den relevanten Verbrauchern überein.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 35

Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit dem Verkauf spezifischer Waren sind (in einem durchschnittlichen Grad) diesen spezifischen Waren ähnlich (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Auch wenn sich diese Waren und Dienstleistungen in Art, Verwendungszweck und Nutzung nicht gleichen, weisen sie doch Ähnlichkeiten auf, da sie sich ergänzen und da die Dienstleistungen häufig an den gleichen Orten angeboten werden, an denen auch die Waren zum Verkauf angeboten werden. Außerdem wenden sie sich an die gleichen Abnehmerkreise.

Die von den Einzelhandelsdienstleistungen abgedeckten Waren und die von der anderen Marke abgedeckten spezifischen Waren müssen identisch sein, um einen durchschnittlichen Grad an Ähnlichkeit zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit diesen Waren und den Waren selbst feststellen zu können, das heißt, es muss sich bei ihnen um genau die gleichen Waren handeln, oder sie müssen unter die natürliche und übliche Bedeutung der Kategorie fallen.

Zwischen den Einzelhandelsdienstleistungen im Zusammenhang mit spezifischen Waren und anderen ähnlichen oder sehr ähnlichen spezifischen Waren besteht ein geringer Grad an Ähnlichkeit, weil sie aus Sicht des Verbrauchers auf dem Markt in einem engen Zusammenhang stehen. Verbraucher sind es gewohnt, dass eine Vielzahl ähnlicher oder sehr ähnlicher Waren gemeinsam in denselben Fachgeschäften oder Abteilungen von Warenhäusern oder Supermärkten zum Verkauf angeboten wird. Darüber hinaus sind sie für dieselben Verbraucher von Interesse.

Ein geringer Grad an Ähnlichkeit zwischen den im Einzelhandel verkauften Waren und den Waren selbst kann auch ausreichen, um einen geringen Grad an Ähnlichkeit mit den Einzelhandelsdienstleistungen festzustellen, sofern die betreffenden Waren üblicherweise in denselben Fachgeschäften oder in denselben Abteilungen von Warenhäusern oder Supermärkten zum Verkauf angeboten werden und demselben Marktsegment angehören und somit für denselben Verbraucher von Interesse sind.

Daher sind die angefochtenen Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Raucherartikel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Artikel zur Verwendung mit Tabak zumindest ähnlich zu den Waren der Klasse 34, Raucherartikel. Die Waren, die Gegenstand des Einzel-, Großhandels- und Online- Versandhandels sind zu den Waren der Klasse 34 ähnlich oder identisch.

In Bezug auf Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Marihuana und Cannabis und deren Derivate für medizinische Zwecke; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Marihuana und Cannabis und deren Derivate für medizinische Zwecke; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Marihuana und Cannabis und deren Derivate für medizinische Zwecke sind diese zu den Waren der älteren Marke unähnlich, da zwischen den Waren wie zuvor bereits ausgeführt ebenfalls Unähnlichkeit besteht.

Wenn im Einzelhandel verkaufte Waren den konkreten Waren selbst unähnlich sind, kann zwischen ihnen keine Ähnlichkeit festgestellt werden. Die angefochtenen Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf Nahrungsergänzungsmittel; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Präparate und Substanzen; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Präparate und Substanzen; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf pharmazeutische Präparate und Substanzen; Einzelhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Nahrungsergänzungsstoffe; Online-Versandhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Nahrungsergänzungsstoffe; Großhandelsdienstleistungen in Bezug auf medizinische Nahrungsergänzungsstoffe sind allen angefochtenen Waren der Widersprechenden unähnlich, weil sie nichts gemeinsam haben. Ihre Natur, ihre Verwendungszwecke und ihre Anwendungsmethoden sind unterschiedlich. Sie stimmen weder in ihren Herstellern / Anbietern überein noch teilen sie die gleichen Vertriebskanäle. Außerdem sind diese Waren und Dienstleistungen weder komplementär noch stehen sie im Wettbewerb zueinander und sind an unterschiedliche Verbraucher gerichtet.

c) Die Zeichen

 

Peschki	Peschki
Ältere Marke	Angefochtene Marke

 

 

Die Zeichen sind identisch.

 

 

e) Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung 

 

„Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt“ (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

 

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

 

Die Zeichen sind identisch. Die Waren und Dienstleistungen sind teilweise identisch, teilweise ähnlich und teilweise unähnlich.

 

Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen der älteren Marke identisch sind oder ihnen ähnlich sind.

 

Was die gering ähnlichen Dienstleistungen angeht, hat der Widerspruch auch hier Aussicht auf Erfolg, da aufgrund der gleichen Verkaufsstätten und insbesondere auch der identischen Zeichen, das relevante Publikum die unter diesen Zeichen gehandelten Waren nicht auseinander halten kann.

 

Es wurde festgestellt, dass die Zeichen identisch sind und dass ein Teil der angefochtenen Waren gemäß Abschnitt a) dieser Entscheidung identisch ist. Daher ist dem Widerspruch gemäß Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV für diese Waren stattzugeben.

Ferner wurde festgestellt, dass einige der angefochtenen Waren und Dienstleistungen gemäß Abschnitt a) dieser Entscheidung den von der älteren Marke erfassten ähnlich sind. Angesichts der Identität der Zeichen besteht im Sinne von Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV Verwechslungsgefahr, und dem Widerspruch wird stattgegeben, insoweit er gegen diese Waren und Dienstleistungen gerichtet ist.

Die übrigen angefochtenen Waren und Dienstleistungen sind unähnlich. Da die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV ist, muss der Widerspruch, soweit er sich gegen diese Waren und Dienstleistungen richtet, auf der Grundlage dieses Artikels zurückgewiesen werden.

 

Der Vollständigkeit halber ist zu erwähnen, dass der Widerspruch, insoweit er auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe a UMV basiert, ebenfalls hinsichtlich der noch verbleibenden Waren und Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss, weil die Waren und Dienstleistungen offensichtlich nicht identisch sind.

 

KOSTEN

 

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.

 

Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Waren und Dienstleistungen Erfolg hat, sind beide Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

 

 

 

 

 

Die Widerspruchsabteilung

 

Astrid WÄBER

Claudia MARTINI

Claudia SCHLIE

 

 

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.