LÖSCHUNG Nr. C 40 583 (NICHTIGKEIT)

BHS Innovantion GmbH, Karl-Marx-Straße 11, 01109 Dresden, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von BSKP, Kaufhausgasse 3, 09599 Freiberg, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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ITM Zschaler GmbH, Gewerbegebiet 1, 01809 Burkhardswalde, Deutschland (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von Volker Fischer, Bruno-Wille-Str. 4, 39108 Magdeburg, Deutschland (zugelassener Vertreter).
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Am 20.04.2021 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.	Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird vollständig zurückgewiesen.

2.	Die Antragstellerin trägt die Kosten, die auf 450 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG

Am 08/01/2020, hat die Antragstellerin einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. 18 072 624 ITM-SBR (Wortmarke) (die Unionsmarke), angemeldet am 27/05/2019 und eingetragen am 06/11/2019, eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen:

Klasse 7: Maschinelle Ausrüstung für die Landwirtschaft, Erdarbeiten, Bauarbeiten, sowie Bergbauarbeiten, nämlich Siebe [Maschinen oder Maschinenteile], Siebanlagen und Siebmaschinen.

Die Antragstellerin beruft sich auf Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 59 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV 

Allgemeine Grundsätze 

Gemäß Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird eine Unionsmarke für nichtig erklärt, wenn die Anmelderin bei Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat.

Es gibt keine genaue rechtliche Definition für den Begriff „Bösgläubigkeit“, der verschiedene Auslegungen zulässt. Bösgläubigkeit ist ein subjektiver Zustand, der in den Absichten des Anmelders bei Einreichung der Anmeldung einer Unionsmarke wurzelt. Grundsätzlich ziehen Absichten an sich keine rechtlichen Folgen nach sich. Damit Bösgläubigkeit bejaht werden kann, muss erstens ein Handeln des Inhabers der Unionsmarke vorliegen, das eindeutig ein unredliche Absicht erkennen lässt, und muss zweitens ein objektiver Bewertungsmaßstab existieren, anhand dessen solch ein Handeln gemessen und anschließend als bösgläubig qualifiziert werden kann. Es liegt Bösgläubigkeit vor, wenn das Verhalten des Anmelders der Unionsmarke von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt (siehe Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, Rn. 60). 

Ob der Inhaber einer Unionsmarke bei der Einreichung einer Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat, muss unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten Faktoren einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, Rn. 37). 

Die Beweislast für das Vorhandensein von Bösgläubigkeit obliegt dem Nichtigkeitsantragsteller; es gilt die Vermutung der Gutgläubigkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist.

Darstellung der relevanten Fakten

Bereits im Jahr 2000 ist von der BHS Bau- und Handelsgruppe GmbH & Co. KG (BHS) ein semimobiles Baustoff-Recyclingsieb gebaut worden, das von ihrem Mitarbeiter Herrn U. entwickelt worden war. Nachdem die Anlagenkonzeption wesentlich weiterentwickelt worden war, erfolgte die maschinentechnische Umsetzung durch die Inhaberin der Unionsmarke (Anlage 1).

Zu diesem Zweck veräußerte die BHS bereits im September 2010 eine gebrauchte Siebmaschine an die Inhaberin (Anlage AG 3). Ende Oktober 2010 ließen die Vertragsparteien zur Sicherung des Know-Hows das gemeinsame Gebrauchsmuster Nr. 20 2010 014 959.2 beim DPMA eintragen (Anlage 2).

§ 1 Absätze 1 und 2 des Kooperationsvertrags zufolge stellte die Inhaberin der Unionsmarke die Siebanlage exklusiv für die BHS her, die wiederum mit dem Vertrieb der Siebanlage betraut war, die sie exklusiv von der Inhaberin zu beziehen hatte. In § 1 Absatz 3 wurde zudem geregelt, dass die Parteien die Weiterentwicklung der Siebanlage gemeinsam betreiben und sich dazu entsprechend fortlaufend informieren würden. Der Vertrag wurde auf unbestimmte Zeit geschlossen, konnte jedoch von jeder Partei zum Monatsende hin mit einem Vorlauf von drei Monaten schriftlich gekündigt werden (§ 7).

Im März 2017 trat die Antragstellerin mit Zustimmung der Inhaberin anstelle der BHS als neue Vertragspartnerin in den Kooperationsvertrag ein und die neuen Vertragsparteien schlossen eine ergänzende Vereinbarung in Form eines Nachtrags zum Kooperationsvertrag (Nachtrag) ab (Anlage 4). Darin wurde der Kooperationsvertrag mit Ausnahme der im Nachtrag vereinbarten Anpassungen bestätigt. Der räumliche Geltungsbereich, in dem die Parteien weiterhin exklusiv wie im Kooperationsvertrag beschrieben zusammenarbeiten würden, wurde in § 2 auf Deutschland und die direkten Nachbarländer Dänemark, Polen, Tschechien, Österreich, Schweiz, Frankreich, Luxemburg, Belgien und die Niederlande beschränkt. Außerhalb dieses Geltungsbereiches war ausschließlich die Antragstellerin gemäß § 2 Absatz 3 des Nachtrags zur Herstellung und Vermarktung der Baustoff-Recyclingsiebe SBR 1 und SBR 2 berechtigt. Zu diesem Zweck hatte die Inhaberin der Antragstellerin gemäß § 3 alle notwendigen Informationen zur Verfügung zu stellen, wobei die Antragstellerin gemäß § 4 durch entsprechenden Schutz dieses Wissens Sorge zu tragen hatte, dass der Inhaberin kein wirtschaftlicher Schaden entstand. § 5 regelt das Verhältnis der Parteien nach einer etwaigen Beendigung des Kooperationsvertrages insbesondere wie folgt:

„(1) Wird der Kooperationsvertrag beendet, so sind beide Vertragsparteien berechtigt, innerhalb und Außerhalb des räumlichen Geltungsbereichs gemäß § 2 Absatz 1 die Baustoff-Recyclingsiebe SBR 1 und SBR 2 zu vermarkten und herzustellen sowie durch Dritte vermarkten oder herstellen zu lassen. Die ausschließlichen Rechte von BHS gemäß § 2 Abs. 3 und § 4 dieses Nachtrags werden durch die Beendigung des Kooperationsvertrages gegenstandslos.

[…]

(3) ITM verpflichtet sich gegenüber BHS für einen Zeitraum von 2 Jahren ab Beendigung des Kooperationsvertrages weder unmittelbar noch mittelbar Geschäfte, die die Baustoff-Recyclingsiebe SBR 1 und SBR 2 oder gemeinsame Weiterentwicklung zum Gegenstand haben, mit solchen Kunden zu tätigen, die im Zeitraum des Bestehens des Kooperationsvertrages nachweislich durch BHS beliefert worden sind. […]“

In den Schlussbestimmungen wird ausdrücklich bestätigt, dass es zu diesem Zeitpunkt außer dem Kooperationsvertrag, dem Nachtrag und den auf dieser Grundlage getroffenen Preisabreden keine weiteren schriftlichen oder mündlichen Regelungen zur Entwicklung, Herstellung und Verwertung von semimobilen Baustoff-Recyclingsieben gab.

Im Dezember 2018 erfuhr die Inhaberin der Unionsmarke, dass die Antragstellerin die Siebmaschine SBR 3 entwickelt hatte.

Am 27/05/2019 meldete die Inhaberin die Unionsmarke an. Am 28/05/2019 erklärte sie der Antragstellerin gegenüber die fristlose Kündigung des Kooperationsvertrags, hilfsweise die ordentliche Kündigung zum 30/08/2019 (Anlage 7). Nach weiterem schriftlichen Austausch zwischen den Parteien wurde Einvernehmen darüber erzielt, dass das Vertragsverhältnis zum 30/09/2019 hin beendet wurde (Anlagen 8 und 9).

Am 10/09/2019 fand ausweislich des als Anlage 11 vorgelegten Besprechungsprotokolls ein Gespräch zwischen den Parteien statt, in dem die Möglichkeit der Fortsetzung der Zusammenarbeit insbesondere im Hinblick auf die Siebanlage SBR 2 erörtert wurde, aber keine Einigung erzielt werden konnte.

Am 01/10/2019 übermittelte die Antragstellerin der Inhaberin eine Liste von über 210 Unternehmen, die gemäß § 5 Absatz 3 des Nachtrags zwei Jahre lang nicht von der Inhaberin beliefert werden dürften (Anlage AG 1). Die Parteien waren sich bezüglich der Auslegung von § 5 Absatz 3 des Nachtrags uneinig. Das von der Antragstellerin am 13/02/2020 zur Durchsetzung der übermittelten Kundenliste vor dem Landgericht Dresden eingeleitete und unter dem Aktenzeichen 44 HK O 19/20 geführte Verfahren wurde am 06/11/2020 mit dem als Anlage AG 5 eingereichten Vergleichsbeschluss beendet.

Am 27/11/2019 mahnte die Antragstellerin die Inhaberin zudem unter Verweis auf die am 08/11/2019 angemeldete deutsche Marke Nr. 30 2019 236 103 „SBR Baustoff-Recyclingsieb“ (Wortmarke) wegen der Verwendung der Kennzeichnung „Baustoff-Recyclingsieb ITM-SBR 2“ für Baustoff-Recyclingsiebe auf ihrer Homepage ab. Mit Schreiben vom 10/12/2019 wies die Inhaberin eine etwaige Markenrechtsverletzung unter Verweis auf die prioritätsältere Unionsmarke zurück (Anlagen AG 2 und AG 3).

Im März 2020 signalisierte der Vertreter der Inhaberin zuletzt gegenüber der Antragstellerin Gesprächsbereitschaft hinsichtlich einer gütlichen Einigung und stellte dabei die Möglichkeit der gemeinsamen Nutzung der Unionsmarke in den Raum (Anlage AG 4). Einen weiteren Austausch zwischen den Parteien außerhalb der anhängigen Verfahren gab es nicht.

Zusammenfassung der Argumente der Parteien

Die Parteien werfen sich wechselseitige Vertragsverletzungen und Behinderungsversuche vor. Dabei sind insbesondere der Erwerb etwaigen geistigen Eigentums an dem Zeichen „SBR“ durch die Antragstellerin, die Auslegung der vertraglichen Abreden sowie die der Unionsmarkenanmeldung zugrundeliegenden Absichten der Inhaberin strittig.

Die Antragstellerin trägt insbesondere vor, die Präambel des Kooperationsvertrages enthalte bereits eine Anerkennung ihres geistigen Eigentums an dem Produkt und dem Kürzel „SBR“ durch die Inhaberin. Ohnehin ergebe sich aus der vertraglich vereinbarten Aufgabenverteilung, dass sie die einzige gewesen sei, die unter dem Kennzeichen „SBR“ am Markt in Erscheinung getreten sei, so dass sie allein die Marke aufgebaut habe. Entsprechend fielen natürlich die geistigen Schöpfungen zum Markennamen für die Marktpositionierung der semimobilen Baustoff- und Recyclingsiebe in das geistige Eigentum der Antragstellerin. Die Inhaberin verkenne insoweit, dass sie ausschließlich im Innenverhältnis für die Antragstellerin produziert habe und der relevante Verkehrskreis ausschließlich die Antragstellerin bzw. BHS mit dem Zeichen SBR und dem Produkt SBR 2 in Verbindung gebracht habe.

Da es keine Verständigung hierüber zwischen den Parteien gegeben haben, wäre während der Vertragslaufzeit allenfalls eine gemeinsame Markenanmeldung der Parteien in Betracht gekommen, so dass auch die Antragstellerin vor dem 30/09/2019 keine eigene Marke mit dem Kürzel „SBR“ habe anmelden können, ohne gegen den Vertrag zu verstoßen. Die Inhaberin habe auch erst nach Vertragsbeendigung ein legitimes Interesse an einer Markenanmeldung. Im Anmeldezeitpunkt habe es jedenfalls für die Antragstellerin keine vorhersehbare Situation einer Koexistenz von zwei Unternehmen auf dem Markt gegeben.

Die Anmeldung der Unionsmarke vor Beendigung des Kooperationsvertrags stelle somit einen Vertragsbruch der Inhaberin dar. Zudem stelle die Anmeldung eine Vermarktungshandlung dar, nämlich eine Handlung zur Marktpositionierung, die laut der klaren Aufgabenverteilung allein der Antragstellerin zugestanden habe. Die Unionsmarkenanmeldung stelle auch ein mittelbares Geschäft mit Baustoff-Recyclingsieben SBR 1 und SBR 2 dar, wie es der Inhaberin gegenüber Bestandskunden der Antragstellerin gemäß § 5 Absatz 3 des Nachtrags auch nach Beendigung des Vertrages zunächst untersagt gewesen sei.

Der Inhaberin sei im Anmeldezeitpunkt bestens bekannt gewesen, dass das Zeichen „SBR“ von ihrem Kooperationspartner für den Vertrieb des semimobilen Baustoff-Recyclingsiebs in mehreren europäischen Mitgliedstaaten verwendet worden sei und im Bau- und Recyclingbereich ein gewisses Ansehen habe, was sich aus Anlage K 9 ergebe. Dies habe sie für sich beanspruchen und ausnutzen wollen, obwohl sie selbst nichts zu dessen Entstehung beigetragen habe, da sie am Markt nicht in Erscheinung getreten sei.

Der unmittelbare zeitliche Zusammenhang zwischen Kündigungserklärung und Markenanmeldung verdeutliche die eigentlichen Interessen der Inhaberin, fremdes geistiges Eigentum für sich auszunutzen. Gleichzeitig wolle die Inhaberin die Antragstellerin am Markteintritt hindern, indem sie die Bezeichnung sperre und die Markeneintragung als Mittel des Wettbewerbskampfes in Märkten nutze, auf denen sie selbst nicht präsent sei.

Die Antragstellerin habe ihrerseits – entgegen den realitätsfremden Vorstellungen der Inhaberin – keinen Vertragsbruch begangen, da es sich bei SBR 3 um eine Neuentwicklung und nicht um eine Weiterentwicklung der SBR 1 oder SBR 2 handele. Ohnehin betreffe das vereinbarte Exklusivverhältnis nicht die Weiterentwicklung, sondern nur die Fertigung der Baustoff-Recyclingsiebe. Es sei die Antragstellerin gewesen, die die Inhaberin am 10/12/2018 entsprechend der Vereinbarung über die Entwicklung SBR 3 informiert und ihr die Fertigung dieser Anlagen angeboten. Letztere habe dies allerdings aus einer nicht nachvollziehbaren emotionalen Handlung kategorisch abgelehnt und ihren Verzicht auf das exklusive Fertigungsrecht erklärt.

Entgegen dem Vortrag der Inhaberin, rechtfertigten diese Ereignisse weder die Anmeldung der Unionsmarke noch eine fristlose Kündigung. Die Anmeldung sei auch keine Reaktion auf irgendeine Handlung der Antragstellerin gewesen, da die Inhaberin bereits unter Missachtung des Kooperationsvertrages weitere Baustoff-Recyclingsiebe mit anderer Farbkennung habe produzieren lassen, die weder von der Antragstellerin bestellt worden noch für diese gedacht gewesen seien (Anlage 10).

Es sei der Inhaberin bei der Anmeldung nicht um Befürchtungen irgendwelcher Störaktionen gegangen, sondern darum, sich bei der Antragstellerin, von der sie sich hintergangen fühle, zu revanchieren, indem sie als sogenannte Trittbrettfahrerin die von der Antragstellerin erarbeitete Marktposition ausnutze und ihr gleichzeitig den Marktzugang erschwere. Das nachvertragliche Verhalten der Inhaberin zeige auch, dass die Inhaberin die Absicht verfolgt habe, sich entgegen dem vereinbarten Wettbewerbsverbot in die Kunden- und Geschäftsbeziehungen der Antragstellerin hineinzudrängen und diese Pflichtverletzung mit der Unionsmarke zu legitimieren versuche.

Hinsichtlich des Anwaltsschreiben der Antragstellerin vom 27/11/2019 verkenne die Inhaberin, dass auf den Anmeldezeitpunkt abzustellen sei. Im Gegensatz dazu hätte die Inhaberin mit einer Anmeldung nach Vertragsbeendigung nicht vertragswidrig gehandelt. Die Antragstellerin hätte es der Inhaberin auch nicht untersagen können, die Kennzeichnung „Baustoff-Recyclingsieb ITM“ zu verwenden. Wenn es der Inhaberin tatsächlich auf die Kennzeichnung ITM ankomme, hätte sie sich nicht der Bezeichnung „SBR“ bedienen müssen. Der Vortrag der Inhaberin, es bestünde keine Verwechslungsgefahr zwischen den Zeichen, überzeuge nicht und stünde ausweislich der Anlage K 17 auch im Widerspruch zum eigenen Vortrag im Widerspruchsverfahren gegen die deutsche Marke der Antragstellerin. Die Antragstellerin sei von einigen Kunden auf Angebot angesprochen, das der Inhaberin zuzuordnen sei (Anlage K12). Insgesamt belegten die Anlagen K 12, K 14 und K 18 eindeutig die Behinderungsabsicht der Inhaberin.

Nach der vorliegenden Geschehensabfolge seien die deutsche Wortmarke „SBR Baustoff-Recyclingsieb“ unter der Registernummer 30 2019 236 103 sowie das Schreiben der Antragstellerin vom 27/11/2019 offensichtlich nur Schutzreaktionen auf das wettbewerbswidrige Verhalten der Inhaberin.

Zur Stützung ihres Vortrags hat die Antragstellerin folgende Unterlagen eingereicht:

Anlage 1 – Eidesstattliche Versicherung des Mitarbeiters der Antragstellerin Herrn U. vom 20/12/2019. Darin wird insbesondere festgestellt, dass die in der Unionsmarke verwendete Abkürzung „SBR“ für semimobiles Baustoff-Recyclingsieb stehe und durch ihn zusammen mit seinem Arbeitgeber im Zuge der Vermarktung/Vertrieb des Produktes am Markt implementiert worden sei. Die Inhaberin wisse auch, dass ihre technischen Vorschläge nur bedingt, im geringen Maße eine Umsetzung erfahren hätten und sie somit kein wesentliches geistiges Eigentum im Rahmen der Entwicklung beigesteuert habe, sondern ausschließlich für die technische Umsetzung zuständig gewesen sei.

Anlage 2 – Kooperationsvertrag zwischen der BHS Bau- und Handelsgruppe GmbH & Co. KG und der Inhaberin der Unionsmarke aus März 2011 über die Zusammenarbeit für die Entwicklung, Herstellung und die wirtschaftliche Verwertung von Semimobilen Baustoff-Recyclingsieben. Das Kürzel „SBR“ wird im dem Kooperationsvertrag nicht erwähnt.

Anlage 3 – Urkunde über das am 17/03/2011 auf die BHS Bau- und Handelsgruppe GmbH & Co. KG und die Inhaberin der Unionsmarke gemeinsam eingetragene deutsche Gebrauchsmusters Nr. 20 2010 014 959.2 zu einem Baustoff-Recyclingsieb.

Anlage 4 – Rechnung Nr. 2010-199 der BHS Bau- und Handelsgruppe GmbH &Co. KG vom 14/09/2010 an die Inhaberin der Unionsmarke über den Verkauf einer gebrauchten „Siebmaschine zur Erprobung neuer Siebtechnologien für Recyclingmaterial im Asphalt- und Bauschuttbereich“.

Anlage 5 – Vereinbarung über den Eintritt der Antragstellerin in den Kooperationsvertrag sowie Nachtrag zum Kooperationsvertrag; beide Dokumente datieren vom 09/03/2017. Eine Kennzeichnung „SBR“ erwähnt der Vertrag nicht.

Anlage 6 – Auszug aus der Datenbank des DPMA mit Registerinformationen zur Unionsmarke.

Anlage 7 – Schreiben der Inhaberin der Unionsmarke an die Antragstellerin vom 28/05/2019, in dem sie den Vertrag fristlos, hilfsweise fristgemäß zum 30/08/2019, kündigt.

Anlage 8 – Schreiben der Antragstellerin an die Inhaberin der Unionsmarke vom 14/06/2019, in dem sie eine fristlose Kündigung als verfristet sowie mangels Vorliegen eines wichtigen Grundes zurückweist. Eine ordentliche Kündigung sei allenfalls zum 31/08/2019 zulässig gewesen und die anderslautende Erklärung der Inhaberin daher formunwirksam.

Anlage 9 – Schreiben der Inhaberin der Unionsmarke vom 14/10/2019 an die Antragstellerin, in dem sie auf ein Schreiben der Antragstellerin vom 01/10/2019 Bezug nimmt und insbesondere bestätigt, dass der Kooperationsvertrag zum 30/09/2019 beendet worden ist.

Anlage 10 – Ein undatiertes Foto, das angeblich von der Inhaberin der Unionsmarke vorproduzierte Baustoff-Recyclingsiebe mit der Farbkennung grün/weiß zeigt.

Anlage 11 – Protokoll über eine Besprechung vom 10/09/2019 zwischen den Parteien zum Thema „Lieferung SBR 2/Zusammenarbeit“, in dem unter „aktueller Stand“ insbesondere festgestellt wird „Kooperationsvertrag endet am 30/09/19“. Das Ergebnis der Besprechung ist wie folgt zusammengefasst: „Ein Kompromiss wurde nicht gefunden. ITM prüft die Möglichkeit ein Angebot für 5 Stück SBR 2 zu unterbreiten. ITM wird die Maschine SBR ab 01.10.19 am Markt anbieten. ITM ist weiterhin an einer konstruktiven Zusammenarbeit interessiert und signalisiert weiterhin Gesprächsbereitschaft.“ Die Unionsmarkenanmeldung wird im Protokoll nicht erwähnt.

Anlage K 14 – Angebot Nr. 2019102901 vom 29/10/2019 des Unternehmens Glashütter Baumaschinen Handel Werner Riedel e.K. (GBH) an das Unternehmen Rubble Master CS s.r.o. in der Tschechischen Republik über ein Baustoff- Recycling- Sieb, Typ: ITM SBR 2 / Semimobil.

Anlage K 15 – E-Mail des Vertreters der Antragstellerin vom 29/05/2020 an den Vertreter der Inhaberin hinsichtlich den im Rahmen dieses Verfahrens vom Vertreter der Inhaberin gemachten Ausführungen zum Telefonat der Vertreter am 17/03/2020.

Anlage K 16 – Kopie der Artikel „Flexibilität auf dem Recyclingplatz“ und „Wirkungsvoll im Steinbruchalltag“ aus der Zeitschrift Steinbruch & Sandgrube, Ausgaben April 2016 und März 2017, die jeweils über den Einsatz einer Siebmaschine SBR 2 der Antragstellerin („…Siebmaschine SBR 2 der BHS Innovationen GmbH.“; „…BHS Maschine…“) bei einem konkreten Unternehmen berichten.

Anlage K 17 – Kopie des auf die Unionsmarke gestützten Widerspruchs der Inhaberin gegen die deutsche Markeneintragung Nr. 30 2019 236 103 „SBR Baustoff-Recyclingsieb“ der Antragstellerin mit Poststempel vom 20/03/2020.

Anlage K 18 – Kopien einer Broschüre der Antragstellerin zum semimobilen Baustoff- Recyclingsieb SBR 2 und einer im Wesentlichen übereinstimmenden Broschüre des Unternehmens GBH für das Baustoff-Recyclingsieb „ITM-SBR 2“.

Die Inhaberin weist den Vorwurf der Antragstellerin zurück, sie habe sich „fremdes geistiges Eigentum“ angeeignet. In der Präambel des Kooperationsvertrags hätten beide Parteien lediglich anerkannt, dass die Grundidee zur technischen Entwicklung eines Semimobilen Baustoff-Recyclingsiebs im Wesentlichen auf einen Angestellten der Antragstellerin, Herrn U., zurückgehe. Eine Anerkennung eines geistigen Eigentums der Antragstellerin an dem Kürzel „SBR“ sei dabei nicht erkennbar, zumal dieses Kürzel im gesamten Kooperationsvertrag nicht ein einziges Mal auftauche.

Bis zur Anmeldung der Unionsmarke habe es mit Ausnahme des Gebrauchsmusters Nr. 20 2010 014 959.2, dessen unstreitige Miteigentümerin die Inhaberin sei, kein geistiges Eigentum im Zusammenhang mit dem Semimobilen Baustoff-Recyclingsieb gegeben. Die Schöpfung einer den Gegenstand des Gebrauchsmusters beschreibenden Bezeichnung sowie deren Abkürzung allein könne jedenfalls kein geistiges Eigentum an dem Kürzel „SBR“ begründen und die Antragstellerin habe sonst nichts vorgetragen, was für die Begründung eines Rechts an der Bezeichnung „SBR“ spreche. Doch selbst wenn ein solches Schutzrecht entstanden wäre, stünde dieser Umstand einem Benutzungsrecht der Unionsmarke durch die Inhaberin nicht entgegen.

Beiden Parteien sei klar gewesen, dass es nach Beendigung des Kooperationsvertrages am Markt zwei Anbieter von Semimobilen Baustoff-Recyclingsieben (SBR) geben würde, die sich gemäß Vertragstext darüber hinaus gegenseitig zugestanden hätten, mit SBR 1 und SBR 2 bezeichnete Anlagen zu vermarkten. Eine verbindliche Regelung, unter welchen Zeichen nach Beendigung des Vertrages die Semimobilen Baustoff-Recyclingsiebe (SBR) von den beiden dazu berechtigen Parteien zu vermarkten wären, gab es hingegen nicht.

Vor diesem Hintergrund sei es seitens der Inhaberin grundsätzlich legitim gewesen, sich ein für die zugestandene Vermarktung nach Vertragsende geeignetes Schutzrecht zu sichern. Die Anmeldung und Eintragung der Unionsmarke folge einer nachvollziehbaren unternehmerischen Logik. Zur Vermeidung einer Verwechslungsgefahr im beiderseitigen Interesse habe sie sich auch durch Hinzufügung des kennzeichnungsstarken Elements
„ITM-“ bewusst abgegrenzt.

Da „SBR“ nicht selbständig kennzeichnend sei, scheide eine Verwechslungsgefahr auch aus. Hätte sie wie behauptet eine Sperrwirkung beabsichtigt, wäre dies jedenfalls besser und sicherer durch die Anmeldung der identischen Marke „SBR“ in Alleinstellung oder in Verbindung mit einem weniger kennzeichnungskräftigen Bestandteil zu erreichen gewesen. Auch die durchgehende Gesprächs- und Einigungsbereitschaft der Inhaberin spreche gegen die behauptete Bösgläubigkeit.

Dem stünde auch nicht entgegen, dass die Anmeldung während der Vertragsdauer vorgenommen wurde. Die Antragstellerin habe nicht dargelegt, weshalb dies einen Vertragsbruch darstellen sollte. Die bloße Anmeldung einer Marke stelle insbesondere keine Produktvermarktung dar. Grundsätzlich spreche auch nichts dagegen, die Eintragung einer Marke für Waren zu beantragen, die es (erst) künftig zu vermarkten gebe.

Es sei vielmehr die Antragstellerin gewesen, die gegen ihre vertraglichen Pflichten verstoßen habe, als sie die Siebmaschinen SBR 1 und SBR 2 mit einem anderen Unternehmen weiterentwickelt und unter der Bezeichnung SBR 3 vertrieben habe, wovon die Inhaberin im Dezember 2018 Kenntnis erhielt. Dies habe sie letztendlich auch zur Kündigung bewogen sowie zur Anmeldung der Unionsmarke in Vorbereitung der ihr nach Vertragsbeendigung zustehenden Vermarktung der Siebanlagen SBR 1 und SBR 2.

Aus Sicht der Inhaberin sei es in jedem Fall eine logische und legitime unternehmerische Entscheidung, eine Zusammenarbeit zu beenden, wenn diese für sie in wirtschaftlicher Hinsicht nicht mehr vorteilhaft erschien, zumal der Vertrag für den Fall seiner Beendigung eine klare Benutzungsperspektive für eine eigene Vermarktung von Baustoff-Recyclingsieben SBR 1 und SBR 2 enthielt.

Auch eine Behinderungsabsicht sei nur auf Seiten der Antragstellerin zu erkennen, die am 01/10/2019 zunächst versucht habe, das Wettbewerbsverbot für einen offenkundig zu weit gefassten Kundenkreis durchzusetzen und die Inhaberin zudem am 27/11/2019 wegen der Benutzung der Unionsmarke abgemahnt habe. Derartige Störaktionen seien angesichts des vertragsbrüchigen Verhaltens der Antragstellerin bereits im Anmeldezeitpunkt zu befürchten gewesen.

Im Gegensatz dazu habe die Inhaberin das Widerspruchsverfahren gegen die Marke der Antragstellerin erst eingereicht, nachdem sie von der Antragstellerin abgemahnt worden sei und diese den Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit eingereicht und weitere Gesprächsangebote abgelehnt habe. Entgegen der Behauptungen der Antragstellerin habe die Inhaberin im deutschen Widerspruchsverfahren auch nicht das Bestehen einer Verwechslungsgefahr behauptet, sondern über die Angabe des Widerspruchsgrundes hinaus keine Begründung eingereicht. Der Ausgang des Verfahrens sei für die Inhaberin auch irrelevant, da entweder das Recht der Antragstellerin gelöscht oder jedenfalls festgestellt würde, dass keine Verwechslungsgefahr (und entsprechend Raum für eine Einigung) bestehe.

Zur Stützung ihres Vortrags hat die Inhaberin folgende Unterlagen eingereicht:

Anlage AG 1 – Schreiben der Antragstellerin vom 01/10/2019 an die Inhaberin, in der die Beendigung des Kooperationsvertrags zum 30/09/2019 bestätigt und auf nachvertragliche Verpflichtungen hingewiesen wird. Dem Schreiben ist eine Kundenliste der Antragstellerin mit insgesamt 217 Einträgen beigefügt.

Anlage AG 2 – Abmahnung der Antragstellerin vom 27/11/2019 an die Inhaberin wegen der Verwendung der Kennzeichnung „Baustoff-Recyclingsieb ITM-SBR“ mit der Aufforderung, die berechnete Rechtsanwaltsvergütung und den zugrunde gelegten Gegenstandswert von 150.000,- EUR auf ein Rechtsanwaltsanderkonto zu zahlen sowie die beigefügte strafbewehrten Unterlassungserklärung abzugeben.

Anlage AG 3 – Schreiben der Inhaberin vom 11/12/2019 an die Antragstellerin, in dem zunächst der Vorwurf einer Markenrechtsverletzung unter Hinweis auf die ältere (hier streitgegenständliche) Unionsmarke der Inhaberin zurückgewiesen wird. Darüber hinaus wird ein Widerspruch gegen die deutsche Markeneintragung der Antragstellerin zur Klärung der Rechtslage angekündigt und gleichzeitig Gesprächs- bzw. Einigungsbereitschaft signalisiert.

Anlage AG 4 – E-Mail des Rechtsanwalt Dr. Ney vom 18/03/2020 an den Vertreter der Antragstellerin, in der unter Bezugnahme auf ein Telefonat am 17/03/2020 bestätigt wird, dass eine gütliche Einigung auf der Grundlage einer gemeinsamen Nutzung der Unionsmarke für die Inhaberin grundsätzlich in Betracht käme.

Anlage AG 5 – Kopie des Vergleichsbeschluss des Landgericht Dresden vom 06/11/2020 in der Sache 44 HK O 19/20. Dem Beschluss ist eine Liste als Anlage 1 beigefügt, über die sich die Parteien einvernehmlich geeinigt haben und die knapp über 150 Kunden der Antragstellerin aufführt, die gemäß § 5 Absatz 3 des Nachtrags zum Kooperationsvertrag von der Inhaberin bis zum 30/09/2021 nicht mehr beliefert werden dürfen. Anlage 2 zum Beschluss entspricht dem als Anlage K 18 eingereichten Prospekt des Unternehmens GBH, das im Wesentlichen dem Prospekt der Antragstellerin entspricht und das die Inhaberin laut Ziffer 5 des Vergleichsbeschluss nicht mehr verwenden oder durch Dritte verwenden lassen darf. Als Anlage 3 ist schließlich ein modifiziertes Prospekt beigefügt, dass die Antragstellerin unter Abänderung der Formulierung „Baustoffe einfach aufbereiten“ akzeptiert, wobei sich die Parteien darüber einig sind, dass mit der Einigung zur Prospektgestaltung keine Zugeständnisse hin wie her in den markenrechtlichen Streitigkeiten verbunden sind.

Beurteilung der Bösgläubigkeit

Bei der Gesamtbeurteilung der Bösgläubigkeit ist das allgemeine Prinzip zu berücksichtigen, wonach die Inhaberschaft an einer Unionsmarke durch deren Eintragung erworben wird und nicht durch vorhergehende Inanspruchnahme durch tatsächliche Benutzung des Zeichens. Insbesondere wenn die Nichtigkeitsantragstellerin Rechte auf ein Zeichen beansprucht, das mit der angegriffenen Unionsmarke identisch oder dieser ähnlich ist, ist zu beachten, dass Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV den Erstanmelder-Grundsatz abmildert. Nach diesem Grundsatz darf ein Zeichen nur dann als Unionsmarke eingetragen werden, wenn dies nicht durch eine ältere Marke mit Gültigkeit in der Europäischen Union oder in einem Mitgliedstaat ausgeschlossen ist. Ungeachtet der etwaigen Anwendbarkeit von Artikel 8 Absatz 4 UMV steht die bloße Benutzung einer nicht eingetragenen Marke nicht der Eintragung einer identischen oder ähnlichen Marke als Unionsmarke für identische oder ähnliche Waren oder Dienstleistungen entgegen (14/02/2012, T 33/11, Bigab, EU:T:2012:77, Rn. 16-17; 21/03/2012, T 227/09, FS, EU:T:2012:138, Rn. 31-32).

Demgegenüber findet der absolute Nichtigkeitsgrund im Sinne von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV Anwendung, wenn sich aus schlüssigen und übereinstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken – u. a. der wesentlichen Funktion der Herkunftsangabe – zu verschaffen (12/09/2019, C-104/18P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, Rn. 46f.).

Im vorliegenden Fall trägt die Antragstellerin im Wesentlichen vor, dass zwischen den Parteien seit dem Jahr 2011 ein exklusives Vertragsverhältnis betreffend die Herstellung und die wirtschaftliche Verwertung von semimobilen Baustoff-Recyclingsieben bestanden hätte, wobei die Vermarktung der Siebanlagen der Antragstellerin vorbehalten gewesen sei. Die Inhaberin der Unionsmarke habe daher im Zeitpunkt der Anmeldung der Unionsmarke positive Kenntnis gehabt, dass bis dahin nur die Antragstellerin das von ihr kreierte Zeichen „SBR“ im Zusammenhang mit den von der Inhaberin hergestellten Siebanlagen verwendet habe und sie somit geistiges Eigentum an dieser Bezeichnung begründet habe.

Aus der Rechtsprechung ergibt sich, dass in solchen Konstellationen insbesondere die folgenden Faktoren kumulativ wahrscheinlich auf das Vorliegen von Bösgläubigkeit hinweisen, sofern die Inhaberin mit der Eintragung des Zeichens nicht ein berechtigtes Interesse verfolgt: Benutzung eines identischen Zeichens durch Dritte für identische oder ähnlich Waren, Kenntnis der Inhaberin von einer solchen Benutzung und eine unredliche Absicht seitens der Inhaberin (11/06/2009, C‑529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, Rn. 39ff.).

Dabei reicht allein die Tatsache, dass die Inhaberin weiß oder wissen muss, dass die Nichtigkeitsantragstellerin ein identisches/ähnliches Zeichen für identische/ähnliche Waren benutzt hat, für das Verwechslungsgefahr bestehen könnte, für sich genommen gerade nicht aus (11/06/2009, C 529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, Rn. 40), sondern müssen auch die Absichten der Inhaberin zum Zeitpunkt der Anmeldung berücksichtigt werden.

a) Benutzung des Zeichens SBR für identische Waren durch die Antragstellerin und positive Kenntnis der Inhaberin

Zwischen den Parteien ist insoweit unstreitig, dass die Antragstellerin das Zeichen „SBR“ als Abkürzung für „Semimobiles Baustoff-Recyclingsieb“ in Bezug auf identische Waren, nämlich Siebmaschinen, für einen längeren Zeitraum benutzt hat. Dies war der Inhaberin aufgrund des exklusiven Kooperationsverhältnisses in Bezug auf die semimobilen Baustoff-Recyclingsiebe SBR 1 und SBR 2 auch bekannt. Es ist ebenfalls unstreitig, dass diese Abkürzung vollständig in der Unionsmarke „ITM-SBR“ enthalten ist, so dass die Zeichen jedenfalls nicht unähnlich sind. Für das Vorliegen einer Bösgläubigkeit ist allerdings unerheblich, ob, was zwischen den Parteien streitig ist, die Zeichenähnlichkeit zur Begründung einer Verwechslungsgefahr ausreicht und ob die unstreitige Benutzung von mehr als örtlicher Bedeutung war und somit auch für die Begründung eines älteren Kennzeichenrechts im Sinne von Artikel 8 Absatz 4 UMV ausreicht oder nicht.

Der Gerichtshof hat insoweit festgestellt, dass bei Fehlen einer Verwechslungsgefahr zwischen dem von einem Dritten verwendeten Zeichen und der angegriffenen Marke oder bei Fehlen der Nutzung eines mit der angegriffenen Marke identischen oder ihr ähnlichen Zeichens durch einen Dritten andere tatsächliche Umstände gegebenenfalls schlüssige und übereinstimmende Indizien für den Nachweis einer Bösgläubigkeit des Anmelders darstellen können (12/09/2019, C-104/18P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, Rn. 56).

Die Frage nach der Verwechslungsgefahr und einer überörtlichen Bedeutung der Benutzung kann somit im vorliegenden Fall dahinstehen. Für die Beurteilung der Bösgläubigkeit kommt es vielmehr darauf an, ob die Inhaberin im Anmeldezeitpunkt mit unredlicher Absicht gehandelt hat.

b) Zur unredlichen Absicht der Inhaberin

Bei der Absicht des Anmelders einer Marke handelt es sich um ein subjektives Tatbestandsmerkmal, das von den zuständigen Verwaltungs- und Gerichtsbehörden jedoch in objektiver Weise zu bestimmen ist. Folglich muss jede Berufung auf eine Bösgläubigkeit umfassend beurteilt werden, wobei alle im Einzelfall erheblichen Faktoren zu berücksichtigen sind (12/09/2019, C-104/18P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, Rn. 47; 11/06/2009, Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli, C‑529/07, EU:C:2009:361, Rn. 37 und 42).

Die Antragstellerin trägt vor, die Inhaberin habe bei der Anmeldung auch unredliche Absichten verfolgt. Dies begründet sie zunächst damit, dass die Anmeldung während der Laufzeit des Vertrages und somit unter Verletzung entsprechender Pflichten erfolgt sei.

Zwar kann Bösgläubigkeit vorliegen, wenn die beteiligten Parteien in einer Beziehung stehen oder gestanden haben, etwa in (vor-/nach-)vertraglichen Beziehungen, aus denen gegenseitige Pflichten und eine Verpflichtung zu fairem Verhalten bezüglich der rechtmäßigen Interessen und Erwartungen der anderen Partei erwachsen sind (13/11/2007, R 336/2007-2, CLAIRE FISHER / CLAIRE FISHER, Rn. 24).

Allerdings hat die Antragstellerin im vorliegenden Fall weder hinreichend dargelegt noch nachgewiesen, dass aus der vertraglichen Beziehung zwischen den Parteien rechtmäßige Interessen und Erwartungen der Antragstellerin erwachsen wären, die durch die Anmeldung der Unionsmarke verletzt würden.

Der Kooperationsvertrag in der durch den Nachtrag modifizierten Fassung sieht eine Zusammenarbeit der Parteien in Bezug auf die unter dem Zeichen SBR vermarkteten semimobilen Baustoff-Recyclingsiebe dergestalt vor, dass die Inhaberin die Anlagen herstellt und die Antragstellerin diese vermarktet. In der Präambel des Kooperationsvertrags wird festgestellt, dass die „Grundidee zur Entwicklung eines solchen Siebes von der BHS und hier von Herrn […] U[…] stammt“ und die BHS „bereits im Jahr 2000 ein entsprechendes Sieb entwickelt und gebaut“ und „in Zusammenarbeit mit Herrn Prof. Dr.-Ing. habil […] S[…] das Anlagenkonzept wesentlich weiterentwickelt“ hat. „Die maschinentechnische Umsetzung erfolgte anschließend durch die ITM.“ (Anlage 2). Die gemeinsame Gebrauchsmusteranmeldung erfolgte ausweislich des Vertrages zur „Sicherung des Know-Hows“, so dass die Beteiligung der Inhaberin als Miteigentümer dieses Geschmacksmusters dafür spricht, dass sie einen jedenfalls nicht unwesentlichen Beitrag zu diesem Know-How geleistet hat.

Dies wird im Übrigen auch durch § 3 des Nachtrags deutlich, wonach die Inhaberin das notwendige Wissen und die Dokumentation zur Verfügung stellen muss, um die Antragstellerin überhaupt in die Lage zu versetzen, die Siebanlagen „SBR 1 und SBR 2 selbständig zu fertigen, zu betreiben, zu warten und zu reparieren oder dies durch Dritte vornehmen zu lassen“. Insgesamt zeichnen die vorgelegten Vertragsunterlagen entgegen dem Vortrag der Antragstellerin das Bild einer eher ausgeglichen Partnerschaft. Dies wird insbesondere auch durch § 5 des Nachtrags bestätigt, der beiden Parteien nach Vertragsende gleichermaßen die Berechtigung einräumt, „die Baustoff-Recyclingsiebe SBR 1 und SBR 2 zu vermarkten und herzustellen sowie durch Dritte vermarkten oder herstellen zu lassen“ und erklärt, „Die ausschließlichen Rechte von BHS gemäß § 2 Abs. 3 und § 4 dieses Nachtrags werden durch die Beendigung des Kooperationsvertrags gegenstandslos“.

Das in § 5 Absatz 3 geregelte Wettbewerbsverbot hält die Inhaberin nicht grundsätzlich von der Vermarktung der SBR 1 und SBR 2 Siebanlagen ab, sondern soll lediglich die Kundenbeziehungen der Antragstellerin innerhalb der ersten zwei Jahren nach Vertragsbeendigung schützen und die Inhaberin zwingen, sich einen eigenen von der Antragstellerin unabhängigen Kundenstamm aufzubauen.

Die vertraglichen Vereinbarungen sowie das eingetragene Geschmacksmuster sprechen aus Sicht der Löschungsabteilung dafür, dass die Parteien der Auffassung waren, ihnen stünden jeweils gleichwertige Rechte an der Herstellung und Vermarktung der Siebanlagen SBR 1 und SBR 2 zu. Dies steht auch im Einklang mit dem Vortrag der Antragstellerin, demzufolge während der Laufzeit (nur) eine gemeinsame Markenanmeldung in Betracht gekommen wäre.

Eine ausdrückliche Regelung zu den Rechten an dem Kennzeichen „SBR“ oder dessen Verwendung haben die Parteien nicht getroffen.

§ 5 Absatz 1 des Nachtrags spricht von der Herstellung und Vermarktung der „Baustoff-Recyclingsiebe SBR 1 und SBR 2“ und nicht von Siebanlagen des Typs oder wie die als SBR 1 und SBR 2 vermarkteten. Dies ist entgegen dem Vortrag der Inhaberin aus Sicht der Löschungsabteilung zwar keine eindeutige Regelung in dieser Hinsicht, könnte allerdings dafür sprechen, dass beide Parteien bei der Vermarktung der Siebanlagen eine Bezeichnung, die „SBR“ beinhaltet, benutzen dürfen. Grundsätzlich ist es denkbar, dass beide Parteien zur Verwendung solcher Zeichens berechtigt sein sollten, wie auch beiden Parteien das Know-How zur Herstellung zustehen sollte, obwohl die Herstellung während der Vertragszeit zunächst nur durch die Inhaberin erfolgte.

Zumindest spricht das Fehlen einer ausdrücklichen Regelung zum Kennzeichen „SBR“ im vorliegenden Fall gegen die Annahme einer ausschließlichen Berechtigung oder rechtmäßiger Erwartungen diesbezüglich auf Seiten der Antragstellerin und entsprechend klarer Pflichten auf Seiten der Inhaberin, von der Anmeldung der Unionsmarke abzusehen.

Die Inhaberin hätte das Fehlen einer solchen Regelung zwar zum Anlass nehmen können, die künftige eigene Kennzeichnung der Siebmaschinen und entsprechend auch die Markenanmeldung mit der Antragstellerin abzustimmen. Eine Verpflichtung hierzu oder rechtmäßige Erwartungen diesbezüglich auf Seiten der Antragstellerin, lassen sich aus Sicht der Löschungsabteilung weder aus dem Vortrag der Antragstellerin noch aus den vorgelegten Unterlagen ableiten. Auch wenn die vertragliche Beziehung zwischen Parteien eng genug war, um grundsätzlich ein allgemeines Fairplay-Gebot zu begründen, ist aus oben genannten Gründen nicht klar, dass die Anmeldung der Unionsmarke überhaupt gegen ein solches Fairplay-Gebot verstoßen würde.

Die Inhaberin der Unionsmarke hat außerdem dargelegt, dass sie mit der Anmeldung der Unionsmarke die legitime Absicht verfolgte, die ihr nach Vertragsbeendigung zustehende Vermarktung der Siebmaschinen durch den Schutz eines entsprechenden Kennzeichens vorzubereiten. Die Antragstellerin selbst gesteht der Inhaberin ein eigenes Interesse an der Bezeichnung „SBR“ zu, wenn sie einerseits vorträgt, während der Vertragslaufzeit wäre nur eine gemeinsame Markeneintragung in Betracht gekommen und andererseits eine einseitige Markenanmeldung durch die Inhaberin nach Beendigung des Vertrages als unbedenklich wertet. Allein die Tatsache, dass die Anmeldungen einen Tag vor Kündigung des Vertrags und wenige Monate vor Vertragsende vorgenommen wurde, reicht im vorliegenden Fall somit nicht aus, um eine unredliche Absicht zu begründen.

Die Antragstellerin wirft der Inhaberin in diesem Zusammenhang auch vor, noch während der Vertragslaufzeit Baustoff-Recyclingsieben mit eigener Farbkennung für den eigenen Bedarf hergestellt zu haben. Dieser Vortrag ist allerdings ohnehin nicht belegt, weil das hierzu eingereichte Foto nicht datiert ist und sich somit zeitlich nicht einordnen lässt.

Für die Beurteilung des legitimen Interesses ist es des Weiteren unerheblich, ob die Ereignisse im Dezember 2018 tatsächlich der Anlass für die Vertragsbeendigung waren, was die Antragstellerin in Frage stellt. Es stand der Inhaberin nach § 7 des Kooperationsvertrags nämlich frei, den Vertrag jederzeit ohne Angabe eines Grundes ordentlich zu kündigen.

Es beeinträchtigt auch nicht das legitime Interesse der Inhaberin bei Anmeldung der Unionsmarke, dass die Kündigung für die Antragstellerin angeblich nicht absehbar war, so dass die Inhaberin insoweit einen „Kenntnisvorsprung“ hatte.

Die Antragstellerin hätte sich nämlich unabhängig davon jederzeit um einen gemeinsamen Markenschutz der Abkürzung „SBR“ bemühen können, der auch ihrer Ansicht nach während der Vertragslaufzeit möglich gewesen wäre und verhindert hätte, dass eine der Parteien bei Vertragsbeendigung ein prioritätsälteres Markenrecht begründen kann.

Es überzeugt insoweit nicht, wenn die Antragstellerin vorträgt, es habe aus ihrer Sicht keine vorhersehbare Situation einer Koexistenz von zwei Unternehmen auf dem Markt gegeben. Ihr war bewusst, dass der Vertrag jederzeit und ohne besonderen Grund ordentlich gekündigt werden konnte und nach Vertragsende beide Parteien zur Herstellung und zum Vertrieb der bis dahin unter „SBR 1“ und „SBR 2“ vermarkteten Baustoff-Recyclingsiebe berechtigt gewesen wären.

Die Antragstellerin behauptet ferner, die Bösgläubigkeit der Inhaberin ergebe sich aus der Tatsache, dass diese als Trittbrettfahrerin das Ansehen der Marke „SBR“, an dessen Aufbau sie nicht beteiligt gewesen sei, für sich ausnutzen wolle. Da die von der Antragstellerin behauptete ausschließliche Berechtigung am Zeichen „SBR“ zwischen den Parteien streitig ist und sich auch nicht aus den vorgelegten Unterlagen ableiten lässt, kann dieses Argument nicht durchgreifen.

Die Antragstellerin trägt diesbezüglich vor, die Inhaberin sei wiederholt an ihre Kundschaft herangetreten, und habe sich dabei als „neuer Generalhändler für das Recyclingsieb SBR-2“ vorgestellt, der ab November 2019 zur Verfügung stünde. Um Kunden abzuwerben, habe die Inhaberin bewusst den Eindruck erweckt, dass es sich bei ihr um die Antragstellerin handele, die allein zum Vertrieb der SBR 2 berechtigt sei. Zu diesem Zweck habe sie auch die Aufmachung der Werbemittel der Antragstellerin übernommen.

Die eingereichte Anlage K 18 belegt den Vortrag der Antragstellerin hinsichtlich der weitestgehend übereinstimmenden Prospektgestaltung. Allerdings war die Berechtigung an dem Marketingmaterial zwischen den Parteien zunächst streitig. Aus der Formulierung im Schreiben der Antragstellerin vom 01/10/2019 „Klar ist auch, dass die einstweilen lediglich geduldete Nutzung dieser Medien durch [die Inhaberin] mit Beendigung des Kooperationsvertrages endet.“ ist zudem ersichtlich, dass die Inhaberin dieses Werbematerial bereits in der Vergangenheit mit Zustimmung der Antragstellerin genutzt hatte. Dies erklärt sich auch vor dem Hintergrund der in § 3 des Kooperationsvertrags enthaltenen Provisionsregelung, die voraussetzt, dass auch die Inhaberin während der Vertragslaufzeit grundsätzlich berechtigt war, für die Siebanlagen zu werben und so Kunden für die Antragstellerin zu gewinnen.

Die Parteien haben sich vor dem Landgericht Dresden zwar dahingehend geeinigt, dass die Inhaberin ihr Prospekt modifiziert und den künftigen Prospektauftritt mit der Antragstellerin abstimmt, aber die zunächst fortgesetzte Verwendung von Werbematerialien, die die Inhaberin zuvor berechtigterweise verwendet hat, genügt nicht, um eine Bösgläubigkeit im Anmeldezeitpunkt zu begründen, zumal die Parteien keine Regelung über die (weitere) Verwendung dieser Unterlagen getroffen hatten.

Die Kontaktaufnahme mit Kunden der Antragstellerin wird nur durch ein einziges Angebot der GBH vom 29/10/2019 an die Rubble Master CS s.r.o. belegt, in dem aber nur unter Bezugnahme auf das von der Rubble Master CS bekundete Interesse ein Angebot für ein neues semimobiles Baustoff-Recyclingsieb unterbreitet wird (Anlage K 14). Die übrigen von der Antragstellerin behaupteten Äußerungen finden sich darin jedoch nicht wieder.

Als Nachweis hat die Antragstellerin noch auf die Anlagen K 9 und K 12 verwiesen, die sie allerdings nicht eingereicht hat. Die Antragstellerin hat in anderem Zusammenhang als Beweis die Beiziehung der Verfahrensakte des Landgericht Dresden, Az.: 44 HK O 19/20 angeboten. Die Löschungsabteilung kann zwar Unterlagen aus anderen vor dem EUIPO geführten Verfahren bei entsprechend klarem Antrag einer Partei beiziehen, allerdings gibt es keine Rechtsgrundlage für die Beiziehung von Unterlagen oder ganzen Akten aus national geführten Amts- oder Gerichtsverfahren. Selbst wenn die Antragstellerin dies ausdrücklich beantragt hätte und in der Verfahrensakte des Landgericht Dresden die Anlagen K 9 und K 12 enthalten wären, könnte die Löschungsabteilung einem solchen Antrag nicht stattgeben und die einschlägigen Unterlagen nicht berücksichtigen, es sei denn sie würden von einer der Parteien im vorliegenden Verfahren eingereicht.

Dieses Angebot zeigt zwar, dass die Inhaberin an einen Kunden der Antragstellerin herangetreten ist, was ihr aufgrund des Wettbewerbsverbots nicht gestattet war. Allerdings war die Reichweite des Wettbewerbsverbots zwischen den Parteien streitig. Aus Sicht der Antragstellerin mag die Inhaberin gegen das Wettbewerbsverbot verstoßen haben, aus Sicht der Inhaberin jedoch, war die von der Antragstellerin geltend gemachte Kundenliste zu weit gefasst. Das diesbezügliche Gerichtsverfahren ging auch nicht eindeutig zugunsten der Antragstellerin aus, deren ursprünglich übermittelte Kundenliste im Rahmen des gefundenen Vergleichs um über ein Viertel gekürzt wurde (Anlage AG 5).

Aus Sicht der Löschungsabteilung ist auch nicht zu erkennen, dass die Inhaberin versucht hätte, die prioritätsältere Unionsmarke einzusetzen, um der Antragstellerin die Benutzung der Kennzeichnung „SBR“ zu untersagen oder sie sonst zu behindern. Insbesondere stellt entgegen dem Vortrag der Antragstellerin die Einreichung des Widerspruchs gegen die deutsche Markeneintragung durch die Inhaberin nur eine legitime Ausübung der ihr durch die Unionsmarke verliehenen ausschließlichen Rechte dar. Auch die Chronologie der Ereignisse spricht dagegen, dass der Widerspruch ein Ausdruck einer bereits im Anmeldezeitpunkt bestehenden Bösgläubigkeit gewesen wäre, da er erst am 20/03/2020 (Anlage K 17) eingereicht wurde, d. h. erst nachdem die Antragstellerin die Inhaberin zunächst auf der Grundlage dieser deutschen Marke abgemahnt und dann den vorliegenden Nichtigkeitsantrag eingereicht hatte.

Soweit die Antragstellerin in diesem Zusammenhang vorträgt, ihre eigene Markenanmeldung sowie das Abmahnschreiben vom 27/11/2019 seien bloße Reaktionen auf die Missachtung des Wettbewerbsverbots durch die Inhaberin gewesen, wird lediglich der Vollständigkeit halber festgestellt, dass sie die Inhaberin in dem Abmahnschreiben gerade nicht aufgefordert hat, es zu unterlassen, ihre Kunden anzusprechen. Vielmehr wird die Verwendung der Kennzeichnung „Baustoffrecyclingsieb ITM-SBR 2“ für Baustoff-Recyclingsiebe auf der Webseite der Inhaberin moniert und festgestellt, dass das Anbieten und Vertreiben von Baumaschinen und Recyclingsieben unter der Kennzeichnung „Baustoffrecyclingsieb ITM-SBR 2“ eine Verletzung der Markenrechte der Antragstellerin darstelle und entsprechend zu unterlassen sei.

Insgesamt stellt sich die Situation bei umfassender Würdigung aller vorgetragenen Fakten, Argumente und Beweismittel so dar, dass die Parteien die Herstellung und Vermarktung der Siebanlagen SBR 1 und SBR 2, deren Grundidee auf die Antragstellerin zurückgeht, seit 2011 mit einer klaren Aufgabenaufteilung aber dennoch gemeinsam betrieben haben. Die Parteien haben vereinbart, nach Vertragsbeendigung grundsätzlich beide zur Herstellung und Vermarktung der Siebanlagen SBR 1 und SBR 2 berechtigt zu sein. Allerdings wurde keine Regelung zur Berechtigung an einem Zeichen „SBR“ oder zu dessen Verwendung getroffen. Im Zusammenhang mit der Vertragsbeendigung werfen sich die Parteien wechselseitig Vertragsbrüche vor und streiten im Wesentlichen hinsichtlich der Vertragsabwicklung, insbesondere um die Reichweite des Wettbewerbsverbots, die Gestaltung der Werbematerialien als auch um die Rechte an der Bezeichnung „SBR“. Dabei haben beide Markenrechte mit dem Bestandteil „SBR“ angemeldet und gegeneinander eingesetzt; lediglich hinsichtlich des Wettbewerbsverbots und der Prospektgestaltung konnte eine gütliche Einigung herbeigeführt werden.

Aus Sicht der Löschungsabteilung besteht nach umfassender Würdigung des vorliegenden Falles jedenfalls ein legitimes Interesse der Inhaberin, so dass die Anmeldung der Unionsmarke nicht als bösgläubig zu beurteilen ist.

Schlussfolgerung

In Anbetracht des Vorstehenden kommt die Löschungsabteilung zu dem Ergebnis, dass die Voraussetzungen des Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV nicht vorliegen. Der Antrag wird daher zurückgewiesen.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. 

Da die Antragstellerin die unterliegende Partei ist, trägt sie die Löschungsgebühr sowie die die der Inhaberin der Unionsmarke in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absatz 7 und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii UMDV sind die an die Inhaberin der Unionsmarke zu zahlenden Kosten die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

 

 

Die Löschungsabteilung

Denitza STOYANOVA-VALCHANOVA

Elena NICOLÁS GÓMEZ

Martin LENZ

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.