OPOSICIÓN Nº B 3 098 513 

Mara Cristina Teresa Romeo Pinedo, Calle Aguayo, 54 - Colonia del Carmen, 04100 Coyoacán, México (oponente), representado por Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Calle Campoamor, 18, 28004 Madrid, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Frida Kahlo Corporation, Av. Balboa, Galerías Balboa, Local n.º 2, Bella Vista, Ciudad de Panamá, República de Panamá (solicitante), representado por Arochi & Lindner, S.L., C/ Gurtubay 6, 3º izquierda, 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 29/04/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.	La oposición n.º B 3 098 513 se desestima en su totalidad.

 

2.	La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

  

MOTIVOS:

 

Con fecha 16/10/2019, la parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios (clases 20 y 44) de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 073 216 «FRIDA KAHLO» (marca denominativa). La oposición está basada en los registros de marca en México n.º 1 235 423, «FRIDA KAHLO» (clase 35); n.º 1 184 497, «CASA KAHLO» (clase 44); n.º 1 209 367, «CASA KAHLO» (clase 24) y n.º 1 221 893, «CASA KAHLO» (clase 35). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 3 del RMUE.

 

Presentación sin autorización por parte de un agente o representante del titular de la marca – artículo 8, apartado 3, del RMUE

De acuerdo con el artículo 8, apartado 3, del RMUE, mediando oposición del titular de la marca, se denegará el registro de la misma cuando el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre y sin el consentimiento del titular, a no ser que este agente o representante justifique su actuación.

Por lo tanto, los motivos de denegación del artículo 8, apartado 3, del RMUE están sujetos a los siguientes requisitos:

 que los signos sean idénticos o solo se diferencien en elementos que no afecten de forma sustancial a su carácter distintivo;

 que los productos y servicios sean idénticos o equivalentes desde el punto de vista comercial;

 que el solicitante sea un agente o representante del titular de la marca anterior;

 que la solicitud se presentase sin el consentimiento del titular de la marca anterior;

 que el agente o el representante no consiga justificar sus actos.

Las condiciones son acumulativas, por lo que, si una de ellas no se cumple, la oposición basada en el artículo 8, apartado 3, del RMUE no podrá prosperar.

 

La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con los registros de marca en México n.º 1 184 497, n.º 1 209 367 y n.º 1 221 893, todos en relación con la marca denominativa «CASA KAHLO».

 

Los signos en relación con el artículo 8, apartado 3, del RMUE

 

 

CASA KAHLO	FRIDA KAHLO
Marca anteriores	Marca impugnada

 

 

El artículo 8, apartado 3, del RMUE prevé que se denegará el registro de una marca de la Unión Europea cuando «el agente o representante del titular de dicha marca la solicite en su propio nombre». Esta referencia expresa a la marca del mandante da la impresión prima facie de que la marca de la Unión Europea solicitada ha de ser la misma que la marca anterior.

Así pues, una interpretación literal del artículo 8, apartado 3, del RMUE llevaría a la conclusión de que su aplicación solo es posible cuando el agente o representante tenga intención de registrar una marca idéntica a la del titular, permitiendo en dicho caso que el solicitante evitara sus consecuencias incorporando modificaciones leves a la marca anterior, tal como aduce la parte oponente.

Sin embargo, en vista de la necesidad de proteger de forma efectiva al titular legítimo de la marca contra las prácticas desleales de sus representantes, deberá evitarse una interpretación restrictiva del artículo 8, apartado 3, del RMUE. Por consiguiente, procede aplicar el artículo 8, apartado 3, del RMUE cuando las marcas respectivas sean idénticas o cuando exista una similitud suficiente entre ellas de modo que las variaciones introducidas por el solicitante no fueran suficientemente significativas para excluir la confusión.

En el presente caso, los signos no son idénticos. Además, no puede considerarse que los signos sólo se diferencian en elementos que no afecten de forma sustancial a su carácter distintivo. Si bien es cierto que ambas marcas contienen el elemento «KAHLO», difieren en sus elementos iniciales «CASA» y «FRIDA», respectivamente. Cabe apuntar que el elemento situado en primer lugar en la marca impugnada, «FRIDA», es un nombre de mujer y es distintivo al no tener relación con los productos y servicios, y no aparece en las marcas anteriores. El elemento «CASA», por el contrario, puede ser percibido por el público que hable español como un establecimiento industrial y mercantil, y podría hacer alusión al objeto de los productos (ropa de cama y de mesa en la clase 24) o al lugar de prestación de los servicios, siendo, en este escenario, un elemento de carácter distintivo limitado.

En el aspecto conceptual, las marcas anteriores se refieren a una casa denominada «Kahlo» y la impugnada a una persona específica, designando su nombre y apellido, tanto si se reconoce como la popular pintora mexicana o no. De hecho, en el presente caso, el reconocimiento de la pintora resulta evidente de la unión de ambos elementos, «FRIDA» y «KAHLO», y no del apellido o segundo elemento en solitario, o incluso de su nombre de pila y primer elemento, «FRIDA».

Dado que no se cumple una de las condiciones necesarias, esto es, la identidad de los signos, se debe desestimar la oposición en relación a estas marcas anteriores, al no poderse fundamentar adecuadamente en el artículo 8, apartado 3, del RMUE.

 

La División de Oposición continuará con el examen del derecho anterior restante: el registro de marca en México n.º 1 235 423, «FRIDA KAHLO», registrada para servicios de la clase 35.

Los productos y servicios en relación con el artículo 8, apartado 3, del RMUE

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

 

Clase 35: Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina; venta de productos temáticos mexicanos como intermediario comercial.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 20: Muebles; espejos; marcos; cajas de madera o de materias plásticas; cajas para juguetes; cestas no metálicas; expositores; paragüeros; abanicos; almohadones; capazos de viaje; cestas de mimbre; cojines; contenedores de almacenamiento no metálicos.

Clase 44: Servicios de tratamiento de higiene y de belleza para personas; servicios de cuidados de higiene y de belleza; servicios de tratamientos cosméticos; servicios de salones de belleza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los productos y servicios no son idénticos. Asimismo, no pueden ser considerados equivalentes desde el punto de vista comercial. Los servicios de la parte oponente de la clase 35 tratan de actividades comerciales, publicitarias o trabajos de oficina. Dichas actividades están encaminadas a incrementar la capacidad comercial y el volumen de negocio de una empresa y a gestionar los trámites administrativos correspondientes y se prestan a otras empresas y no al público en general. En cambio, los servicios del solicitante consisten en servicios de belleza e higiene que sí van dirigidos a este público. Estos servicios tienen distinta naturaleza y finalidad. Además, no coinciden en canales de distribución y origen comercial. Tampoco son complementarios ni están en competencia.

Las diferencias son aún más evidentes y claras respecto a los productos solicitados en la clase 20 (muebles, objetos decorativos y otros). Si bien es cierto que la marca anterior contiene servicios de venta de productos temáticos mexicanos como intermediario comercial, no se trata de servicios de ventas per se, y por tanto, no pueden equipararse a la venta de algunos de los productos solicitados en la clase 20. Por el contrario, como la denominación de dichos servicios indica, estos consisten en la actuación de un tercero entre dos o más partes para ponerlas de acuerdo en un negocio. Estos servicios tienen la finalidad de apoyar o ayudar a otras empresas a hacer negocios y son preparatorios o auxiliares a la comercialización de productos. En definitiva, no constituyen venta efectiva al por menor ni al por mayor. No comparten la misma ni finalidad ni público de referencia y tampoco los mismos canales de distribución. Por estos motivos, los servicios de intermediación en acuerdos relacionados con la compraventa de productos no se consideran similares a los productos y servicios del solicitante en las clases 20 y 44. El hecho de que el objeto de los acuerdos derivados de la intermediación del oponente pueda ser alguno de los productos del solicitante no es un factor pertinente para determinar la similitud.

En conclusión, al no existir ningún vínculo entre los servicios anteriores de la clase 35 y los productos y servicios solicitados, solo cabe concluir que son diferentes.

 

Dado que no se cumple una de las condiciones necesarias se debe desestimar la oposición en relación a esta marca anterior, al no poderse fundamentar adecuadamente en el artículo 8, apartado 3, del RMUE.

COSTAS

 

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

 

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

 

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Alicia BLAYA ALGARRA

Gonzalo BILBAO TEJADA

Félix ORTUÑO LÓPEZ

 

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).