Resolución sobre el carácter distintivo intrínseco de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 del RMUE)

Alicante, 15/06/2020

Sandra Santos Rodríguez Alameda San Mamés 43 bis, 3 - 1 E-48010 Bilbao (Bizkaia) ESPAÑA

Nº de solicitud:	018074400
Referencia:
Marca:	Natural Probiotic Laboratories
Tipo de marca:	Marca figurativa
Solicitante:	Biotechnology Research Lab, SA Avda. Galileo Galilei, núm. 10B E-11500 El Puerto de Santa María ESPAÑA

La Oficina objetó el 01/07/2019 y el 20/12/2019 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en las cartas adjuntas.

El solicitante presentó sus alegaciones el 05/08/2019 respecto a la primera objeción (01/07/2019), las cuales se resumieron al inicio de la segunda objeción, pero la Oficina no entro a valorarlas en ese momento y mando una segunda objeción con el objeto de subsanar aquellos aspectos que quedaron incompletos en el primer escrito para que el solicitante pudiera aportar observaciones adicionales a las ya presentadas. Los aspectos a enmendar se limitan a: (i) traducción de los términos que conforman el signo solicitado, (ii) relación de los productos objetados y no objetados, y (ii) motivación de la objeción presento ningunas adicionales respecto a la segunda objeción.

El solicitante no presentó alegaciones adicionales respecto a la segunda objeción dentro del plazo establecido (20/12/2019), por lo que la Oficina en este punto del procedimiento solo puede ceñirse a responder a las observaciones remitidas el 05/08/2019, las cuales vuelven a exponerse a continuación, junto con los argumentos de la segunda objeción que no se refutaron:

1. Carácter descriptivo: Por un lado alegan la inexistencia del vocablo ‘probiótico’ en castellano (tal y como acreditan mediante el diccionario de la RAE) y por otro, que la resolución debe estar motivada con respecto a cada uno de los productos/servicios solicitados. No obstante, se puede proceder a una motivación global cuando exista entre si un vínculo suficientemente directo y concreto. El mero hecho de que los productos o servicios de que se trate pertenezcan a la misma clase del Arreglo de Niza no es suficiente. Por tanto, entre los productos denegados hay desde "artículos de tocador, aceites esenciales, preparaciones para limpiar" hasta "vacunas", desde "extractos de levadura o de corteza" hasta "preparaciones de baño", desde "goma de mascar para refrescar el aliento" siendo un grupo muy heterogéneo de productos muy diferentes, por lo que consideramos que la resolución del examinador carece de motivación suficiente para todos los productos mencionados.

Asimismo, no puede ser considerada descriptiva en los términos del artículo 7.1.c) del RMUE ya que, en primer lugar, no está compuesta "exclusivamente" por indicaciones de los productos denegados en la clase 5 o que puedan servir en el comercio para designar la calidad de los productos, y en segundo, existe un elemento figurativo que es además una creación original tanto por los trazos como por la distribución de los colores. Basando sus argumentos en la siguiente jurisprudencia: (i) conclusiones de la sentencia del TPI en el asunto T-180/07 recogidas en la Cuarta Sala de Recurso de 06/10/2010 en el asunto R895/2010-4 "MADRIDEXPORTA", párrafos 7-11; (ii) sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 9 de octubre de 2002 (asunto T-360/00) ‘UltraPlus’ párrafos 23 y ss; y (iii) sentencia del Tribunal de 1ª Instancia (sala tercera) de 14 de abril de 2005 en el asunto T-260/03 "CELLTECH", párrafos 33-34; 38-41).

2. Registros similares anteriores ante la EUIPO: Con el objeto de reforzar la argumentación del punto 1, el mismo solicitante (Biotechnology Resarch lab, S.A.) es titular de dos marcas figurativas muy similares para los mismos productos y que no han sido objeto de rechazo:

• EUTM 017967943: ; clases: 3, 5; solicitud: 11/10/2018

• EUTM 18074390: ; clases: 3, 5; solicitud: 30/05/2019

Habida cuenta de estos dos registros anteriores, la EUIPO tiene la obligación de ejercer sus competencias de conformidad con los principios generales del derecho de la UE, tales como el principio de igualdad de trato y el principio de buena administración. Por tanto, la EUIPO debe examinar la presente solicitud en base a las decisiones tomadas previamente respecto a solicitudes similares y considerar si debe decidir de la misma manera o no.

3. Ausencia de carácter distintivo: El solicitante argumenta que el signo aquí disputado posee carácter distintivo, limitándose a citar retirada jurisprudencia:

1. conclusiones de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 9 de octubre de 2002 (asunto T-360/00) ‘UltraPlus’ párrafos 42 y ss: conclusiones de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 9 de octubre de 2002 (asunto T-360/00) ‘UltraPlus’ párrafos 42 y ss: “(…) es preciso destacar que para acreditar el carácter distintivo de un signo no resulta necesario constatar que dicho signo es original o de fantasía”;

2. sentencia del Tribunal de Primera Instancia (Sala Segunda) de 7 de junio de 2001 en el asunto T-359/99 “EuroHealth”: “(…) según la Sala de Recurso, debido al carácter descriptivo del signo en relación con los servicios a que se refiere la solicitud de marca, el signo carece igualmente de todo carácter distintivo. (...) Pues bien, se ha declarado más arriba que la Sala de Recurso consideró erróneamente que el vocablo EuroHealth se componía exclusivamente de signos descriptivos de los servicios financieros de que se trataba. Por consiguiente, no procede considerar, en relación con estos servicios, que dicho vocablo sea por ello inadecuado para distinguir los servicios de que se trata de una empresa de los de otra.”

3. conclusiones de la sentencia CELLTECH, párragos 42-45: “(…) la mera circunstancia de que cada uno de tales elementos, considerado aisladamente, carezca de carácter distintivo no excluye que la combinación que forman pueda poseer carácter distintivo”.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

En primer lugar, cabe destacar que parte de las observaciones cursadas con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, fueron subsanadas a través de la objeción remitida con fecha 20/12/2019.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

En la comunicación oficial del 20/12/2019, el análisis de descriptividad de la marca denominativa NATURAL PROBIOTIC LABORATORIES se fundamentó en el significado semántico de los elementos verbales que conforman el signo mediante las definiciones obtenidas del Diccionario Collins, junto a sus traducciones al castellano a través del Diccionario Reverso (NATURAL: Natural; PROBIOTIC: Probiótico(a); LABORATORIES: Laboratorios). Por tanto, tal y como se expuso en la comunicación oficial, “el consumidor medio de habla inglesa comprendería que el signo tiene el significado siguiente: probiótico natural producido/elaborado en/por laboratorios”.

Asimismo, conforme a jurisprudencia de 23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, subrayado añadido, “para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, (…) no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos o de servicios como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos o servicios. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos o servicios de que se trate”. En consecuencia, para que el registro del signo sea denegado basta con que uno de los significados potenciales del término NATURAL PROBIOTIC LABORATORIES designe una característica de los productos y servicios solicitados, en este caso, “probiótico natural producido/elaborado en/por laboratorios” aporta información sobre “la procedencia de fabricación / elaboración, el contenido y el destino de los productos en cuestión”, tal y como se indicó en la objeción.

En este sentido, la relación entre el significado del signo aquí disputado NATURAL PROBIOTIC LABORATORIES y los productos solicitados en Clase 3 y 5, se motivó adecuadamente en la correspondencia oficial de 20/12/2019, donde se argumentó que el público relevante percibiría que el signo proporciona información de que

“los productos solicitados en la clase 3, Artículos de tocador; Aceites esenciales y extractos aromáticos, es decir, las preparaciones para la limpieza y cuidado del cuerpo, al igual que los aceites y extractos con una finalidad cosmética, (i) están producidos por laboratorios y, además, (ii) están elaborados con probióticos naturales los cuales, dentro de sus múltiples efectos beneficiosos, están reconocidos por ser uno de los principales mecanismos de defensa de la piel ”

“los productos solicitados en la clase 5, tales como, Preparaciones sanitarias y productos de las mismas; (…) Vacunas; Suplementos probióticos; Complementos probióticos; es decir, los productos / preparaciones terapéuticas, químicas y de otra índole para uso médico y veterinario (i) están producidos por laboratorios y, además, (ii) están elaborados con probióticos naturales los cuales están reconocidos por ser microorganismos vivos que, cuando se administran en cantidades adecuadas, confieren un efecto beneficioso para la salud en general del sujeto que lo recibe (destacando el fortalecimiento del sistema inmune, el equilibrio de la flora intestinal, estímulo a la producción de vitaminas y apoyo a la digestión, así como su aporte en cuadros diarreicos, de intolerancia a la lactosa y alergias, entre muchos otros beneficios)”.

En base a la argumentación anterior, y contrario a la observación del solicitante, que indica que “no está compuesta "exclusivamente" por indicaciones de los productos denegados en la clase 5 o que puedan servir en el comercio para designar la calidad de los productos”, el signo solicitado NATURAL PROBIOTIC LABORATORIES está constituido exclusivamente por denominaciones de cariz descriptivo. Asimismo, desde la perspectiva de la valoración conjunta, NATURAL PROBIOTIC LABORATORIES no resulta una composición fantasiosa de palabras. Tal y como se menciona en los párrafos anteriores, el signo se compone de tres elementos que tienen un significado claro e inequívoco y el significado del signo en su conjunto es inmediatamente evidente para el consumidor relevante sin que sea necesario ningún esfuerzo mental. Por lo tanto, no hay nada original, resonante, que requiera interpretación o establecimiento de un proceso cognitivo en las mentes de dicho público, cuando el signo se utilice para los productos y servicios en cuestión. Asimismo, el solicitante no provee ningún argumento lo suficientemente sólido que explique porque un signo compuesto por términos descriptivos resulta en conjunto exclusivamente alusivo o sugestivo. En consecuencia, el signo solicitado indudablemente transmite al consumidor relevante un significado descriptivo en relación a los productos y servicios en cuestión (ver Decisión de 23 de Abril de 2012 - R 2278/2011-4 - MOBILE ENERGY SOLUTIONS).

Con referencia a la falta de carácter distintivo del signo, pese a algunos elementos estilizados, consistentes en que “se divide en dos líneas, la primera la constituye los elementos verbales ‘Natural Probiotic’, ambos vocablos comienzan en mayúscula, en un tipo de letra estándard y negrita, siendo ambos en dos tonalidades de verde (‘Natural’ en un tono verde bosque y ‘Probiotic’ en un tono verde más hacia turquesa); la segunda línea esta conformada por la palabra ‘Laboratories’ con una posición central, en un tipo de letra estándar y negrita, de tamaño mucho más pequeña que las de la primera línea y en tonalidad negra, y en ambos lados figura una línea similar a la del subrayado en negro” -tal y como se argumentó en el escrito oficial de 20/12/2019-, el signo continúa siendo una mera combinación de términos descriptivos que claramente transmite al público destinatario una información obvia y directa “la procedencia de fabricación / elaboración, el contenido y el destino de los productos en cuestión”. Asimismo, también se puntualizó en la objeción que “las tonalidades verdes de ‘Natural Probiotic’ refuerza el significado semántico de los elementos verbales que suelen asociarse a ese mismo color (lo natural y microorganismos vivos)”. Por tanto, la Oficina no comparte la originalidad y estilización de tales elementos figurativos, tal y como arguye el solicitante: “existe un elemento figurativo que es además una creación original tanto por los trazos como por la distribución de los colores”.

En la misma línea, los tres extractos de sentencias utilizadas por el solicitante para reforzar la distintividad del signo, no las pone en relación en ningún momento con el signo aquí solicitado. Por tanto, no tienen fuerza alguna en abstracto puesto que dichas sentencias aluden al fondo y circunstancias particulares de cada caso, y que pueden ser perfectamente diferentes al supuesto que aquí nos atañe.

Asimismo, reforzando los argumentos anteriores, de conformidad con la jurisprudencia de los tribunales europeos (sentencia de 12/06/2007, T-190/05, Twist & Pour, EU:T:2007:171, § 39), una marca que es descriptiva de las características de ciertos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c), del RMEU, carece necesariamente, como consecuencia de ello, de carácter distintivo con respecto a esos mismos productos o servicios, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra b), del mismo Reglamento. En consecuencia, el signo solicitado no puede desempeñar su función esencial de distinguir los productos y servicios del solicitante de los de sus competidores y, por tanto, sus elementos verbales no dotan a la marca en su conjunto de carácter distintivo alguno.

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas figurativas muy similares e incluso siendo éstas titular del propio solicitante, procede puntualizar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35). “De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Por consiguiente, en relación a los dos (2) ejemplos registrales listados por el solicitante y evaluados en comparación con el signo aquí disputado, la Oficina observa que (i) la marca nº 017967943: tiene clases coincidentes (3 y 5), elementos figurativos análogos, pero respecto a los elementos denominativos, coinciden solo en los elementos verbales ‘Natural’ y ‘Pharma’ y difieren en el vocablo ‘Pharma’; (ii) la marca nº 18074390: tiene también clases coincidentes (3 y 5), elementos figurativos análogos, pero respecto a los elementos denominativos, coincide igualemente solo en los elementos verbales ‘Natural’ y ‘Pharma’ y difiere en el vocablo ‘Group’. Pese a la aparente coincidencia de ciertos elementos entre las marcas arriba citadas, los vocablos ‘Pharma’ y ‘Group’ son los que claramente marcan una diferencia con la marca aquí disputada con relación a los productos solicitados. Cabe subrayar que cada signo, como el que es objeto de este escrito, es examinado por esta Oficina con rigor y de forma completa, individualmente y en base a sus propios méritos y características, a la luz de la practica actual de la EUIPO, y siempre de conformidad con las disposiciones aplicables del RMUE y de la jurisprudencia relevante. En este sentido, observancia del principio de igualdad de trato frente a los solicitantes, o de cara al mismo solicitante con referencia a un registro anterior, debe siempre conciliarse con la observancia del principio de legalidad (esto es, decisiones conformes a los principios del RMUE). Durante el procedimiento de examen de cualquiera de los signos solicitados, la EUIPO actúa acorde a una competencia reglada y no como facultad discrecional. El registro de un signo como marca depende por tanto de criterios específicos, los cuales son aplicables a las circunstancias de hecho del caso en particular y cuyo objeto es determinar si el signo en cuestión recae sobre algún motivo absoluto (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77; 12/12/2013, C-70/13 P, Photos/com, EU:C:2013:875, § 44; 25/09/2015, T-209/14, Grünes Achteck (fig.), EU:T:2015:701, § 64).

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 18 074 400 para los siguientes productos:

Clase 3

Artículos de tocador; Aceites esenciales y extractos aromáticos.

Clase 5

Preparaciones sanitarias y productos de las mismas; Preparaciones y artículos dentales, así como dentífricos medicinales; Suplementos y preparaciones dietéticas; Preparaciones y artículos higiénicos; Productos y preparaciones dentales; Remedios naturales y farmacéuticos; Aceites medicinales para bebés; Aditivos medicinales para alimentos de animales; Agentes de detoxificación de cloro para fines médicos; Agentes que activan la función celular para fines médicos; Agua de mar para baños medicinales; Aguas minerales para uso médico; Aguas termales; Baños de inmersión antiparasitarios para animales [preparaciones]; Cápsulas para medicamentos; Células madre para uso médico; Células madre para uso veterinario; Células vivas para uso veterinario; Champús medicinales; Champús medicinales para animales de compañía; Champús secos medicinales; Colágeno para uso médico; Complementos nutricionales para uso veterinario; Complementos para piensos para uso veterinario; Comprimidos para uso médico; Cultivos de tejidos biológicos para uso médico; Cultivos de tejidos biológicos para uso veterinario; Enemas; Enzimas para uso médico; Enzimas para uso veterinario; Estimulantes de alimentación para animales; Exfoliantes [preparados] para uso médico; Extracto de corteza para uso médico; Extractos de corteza para uso veterinario; Extractos de levadura para usos médicos, veterinarios o farmacéuticos; Goma de mascar para refrescar el aliento para uso médico; Gotas para los ojos; Grasas para uso médico o veterinario; Levadura para usos médicos, veterinarios o farmacéuticos; Medicamentos para uso veterinario; Preparaciones alimenticias a base de minerales para uso médico; Preparaciones biológicas mixtas para uso médico; Preparaciones bioquímicas para uso médico; Preparaciones de baño para uso médico; Preparaciones de oligoelementos para el consumo humano y animal; Preparaciones de tocador medicinales; Preparaciones de vitaminas y minerales; Preparaciones medicinales para baños oculares; Preparaciones medicinales para el cuidado de la salud; Preparaciones para la fabricación de bebidas medicinales; Preparaciones químicas para uso médico; Preparaciones químicas para uso veterinario; Preparaciones terapéuticas para el baño; Preparados para su uso en naturopatía; Productos farmacéuticos para animales; Productos médicos; Vacunas; Suplementos probióticos; Complementos probióticos.

Por el contrario, la solicitud puede proseguir para los restantes productos:

Clase 5

Productos y preparaciones para el control de plagas; Agua oxigenada para uso médico; Anticonceptivos químicos; Esponjas con anticonceptivos químicos; Baños de oxígeno; Carbón activado para la absorción de toxinas para fines médicos; Cápsulas vendidas vacías para productos farmacéuticos; Compuestos de administración de fármacos que facilitan la administración de productos farmacéuticos; Esperma de animales; Espumas anticonceptivas; Feromonas; Hemoglobina; Lociones para perros; Lociones medicinales para después del afeitado; Lociones para uso veterinario; Lubricantes para uso médico; Microbicidas; Sales de aguas minerales; Sales de baño para uso médico.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

María Luisa ARANDA SALES