Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 22/11/2019

Osborne Clarke (Hamburg) Reeperbahn 1 20359 Hamburg ALEMANIA

Anmeldenummer:	018076217
Ihr Zeichen:	2019/00157
Marke:	PerfectINK
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Lavenir Bioscience AG Neuer Wall 10 20354 Hamburg DEUTSCHLAND

Das Amt beanstandete am 03/07/2019 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 04/11/2019 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Die Anmelderin argumentiert in Bezug auf den beschreibenden Charakter und auf die fehlende Unterscheidungskraft der Marke. Sie ist der Ansicht, dass es sich bei allen vom Amt beanstandeten Waren um keine gebräuchliche Wendung der deutschen oder englischen Sprache darstelle. Auch ginge es nicht um eine Werbefunktion.

2. Die Anmelderin erklärt weiter, dass der relevante Verbraucher keine analytische, zergliedernde Betrachtung der Marke in deren einzelne Bestandteile vornehme.

3. Des Weiteren erklärt die Anmelderin, dass der Zeichenbestandteil „INK" von dem relevanten englischsprachigen Durchschnittsverbraucher als „Tinte, Tusche" übersetzt und verstanden werde. Der Bestandteil wird allerdings nicht mit Kosmetik verbunden, sondern als Farbtusche bzw. Maltusche aus dem Bereich der Kunst. Die Anmelderin sagt, dass es unklar bleibe, wie der Wortbestandteil „INK“ auch u.A. kosmetische Farben für Tattoos oder Lippen bedeuten kann.

4. Die Anmelderin argumentiert weiter, dass Tinte als Kosmetikprodukt in diesem Fall völlig ungeeignet sei, und der Begriff „PerfectINK“ in Bezug auf Kosmetikprodukte und Hautpflegemittel nicht beschreibend und auch unterscheidungskräftig sei.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung für die folgenden Waren zurückzuziehen (weil hier keine Tinte enthalten wird):

Klasse 3: Hautpflegemittel.

Die Beanstandung wird für die übrigen Waren aufrechterhalten.

Angesprochene Verbraucher

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist „zum einen im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen […], für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen“ (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18).

Bei den angemeldeten Waren der Klasse 3 handelt es sich im Allgemeinen um kosmetische Produkte.

Die Waren wenden sich zum einen an den allgemeinen Endverbraucher, daher ist der dem Zeichen entgegengebrachte Grad an Aufmerksamkeit entsprechend durchschnittlich.

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 UMV ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es im Hinblick auf nur einen Teil der Europäischen Union schutzunfähig ist. Da es sich bei der angemeldeten Marke um einen Ausdruck handelt, der der englischen Sprache entstammt, ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit primär auf das englischsprachige Publikum der Europäischen Union abzustellen.

Beschreibender Charakter des Zeichens

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware dienen können“ von der Eintragung ausgeschlossen.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P‚ SAT.1, ECLI:EU:C:2004:532, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV „das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.“ (23/10/2003, C‑191/01 P, Wrigley, ECLI:EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, ECLI:EU:T:2003:315, § 34).

Die beanstandete Anmeldung besteht aus der Kombination der englischen Wörter „perfect“ und „ink“. Die Bezeichnung wird nicht als Herkunftshinweis, sondern als ein beschreibender Ausdruck verstanden. Bei der Betrachtung des Zeichens in seiner Gesamtheit wird zumindest der Teil der englischsprachigen Verbraucher der Union ohne Weiteres den oben genannten Ausdruck lesen und auch dessen begriffliche Bedeutung (die perfekte Farbe/Tinte) verstehen. Es ist davon auszugehen, dass der englischsprachige Verbraucher sofort den Sinngehalt des Ausdruckes erfasst und dass er das Zeichen keiner weiteren Analyse unterziehen wird.

Zum Zweck der Beurteilung des beschreibenden Charakters ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise „ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den Waren […] besteht, deren Eintragung beantragt wird“ (20/07/2004, T-311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).

Dies ist für sämtliche beanstandeten Waren der Klasse 3 zu bejahen. Werden die angesprochenen Verbraucher mit dem Zeichen „PerfectINK“ für die verfahrensgegenständlichen Waren konfrontiert, so werden sie unmittelbar und ohne weiteres Nachdenken über die Art und den beabsichtigten Zweck der verfahrensgegenständlichen Waren (Kosmetikprodukte) informiert:

Kosmetikprodukte: hierzu gehört u.A. auch beispielsweise:

1. Entfernbare Tattoos für kosmetische Zwecke: Eine Tätowierfarbe ist eine Spezialtinte für die künstliche Pigmentierung der Haut (Temporäre Tattoos):

Körperschmuck: Fake Tattoos - so hübsch, so vielseitig ...

2) Lippentinte/ Temporäre Tattoos

Lippentinte Sephora – welche Vorteile hat und wie soll ...

https://modekosmetik.de › lippentinte-sephora-welche-v...

Es gibt eine ganze Reihe der Kosmetikprodukte zum Lippen-Schminken und jedes hat andere Eigenschaften und andere Anwendung. Die Lippentinte ist eine ...

3) Augenbrauentinte: mit Augenbrauentinte erreicht man ein temporäres/ permanentes Make-up (Information abgerufen am 21/11/2019 unter https://www.maybelline.de/augen-make-up/augenbrauen/tattoo-brow-augenbrauenfarbe ).

ROMANTIC BEAR Wasserfest Augenbrauen Farben Gel Mit Pinsel Set ..... Ich habe schon ziemlich viele Produkte getestet und mir ist durchaus auch bewusst das ... Bin davon ausgegangen dass es in die Haut zieht wie eine Art Tinte, doch es ….

Das Zeichen der Anmelderin muss in Bezug auf die beanstandeten Waren betrachtet werden.

Wie im Schreiben vom 03/07/2019 erwähnt, bedeutet der Wortbestandteil „INK“ im Deutschen „Tinte“ (mehrere Beispiele von Benutzung bei kosmetischen Produkten oben angezeigt).

Entgegen den Ausführungen der Anmelderin ergibt sich der hinreichend direkte und konkrete Zusammenhang zwischen dem Zeichen „PerfectINK“ und den Waren der Klasse 3 aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte.

In jedem Fall kommt es bei der Bewertung des beschreibenden Charakters eines Zeichens weniger auf dessen grammatikalische Korrektheit an, sondern darauf, ob seine Bedeutung klar verständlich ist und keinen über die bloße Summe der Bestandteile hinausgehenden Inhalt aufweist (12/02/2004, C-265/00, Biomild, EU:C:2004:87, § 41).

Dies schließt nicht aus, dass diesem Ausdruck auch andere Bedeutungen zugeschrieben werden können. Es ist anzumerken, dass für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, nicht vorauszusetzen ist, „dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.“ (23/10/2003, C‑191/01 P, Wrigley, ECLI:EU:C:2003:579, § 32, Hervorhebung hinzugefügt.)

Die Anmelderin übersieht, dass es für die Anwendung der Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ausreichend ist, wenn das Zeichen entsprechend zur Bezeichnung von Merkmalen von Waren aufgefasst werden kann. Insoweit ist die Möglichkeit ausreichend, das Zeichen entsprechend zu verstehen, um die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. In Bezug auf die Ausführungen, die angemeldete Marke sei nicht „beschreibend“, ist zunächst einmal festzustellen, dass der Begriff der sogenannten „beschreibenden Angabe“ nicht expressis verbis in dieser Rechtsvorschrift genannt ist. Diese unionsmarkenrechtliche Beurteilung kann jedoch auch dahingestellt bleiben, weil maßgebend ist, ob ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen entsprechend verstehen kann. Da dies aus den dargelegten Gründen der Fall ist, sind die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, die die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Es ist zu berücksichtigen, dass die Unterscheidungskraft einer komplexen Marke zwar teilweise anhand einer gesonderten Prüfung ihrer einzelnen Wort- oder sonstigen Bestandteile beurteilt werden kann, aber in jedem Fall auf der Gesamtwahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beruhen muss und nicht auf der Vermutung, dass Bestandteile, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, auch im Fall ihrer Kombination nicht unterscheidungskräftig werden können (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 27; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 35; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). Dass jeder dieser Bestandteile für sich betrachtet keine Unterscheidungskraft hat, schließt nicht aus, dass ihre Kombination unterscheidungskräftig sein kann (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).

Das ist in dieser Prüfungsakte eindeutig nicht der Fall. Die Bedeutung der Marke in der Gesamtheit ist offensichtlich.

Aus diesem Grunde liegt kein phantasievolles Zeichen vor, das wirklich einen Denkprozess auslösen würde oder bei dem die Verkehrskreise gedankliche Überlegungen anstellen würden.

Die Wortkombination “ PerfectINK“ ist nicht geeignet, die angemeldeten Waren nach ihrer Herkunft zu unterscheiden. Die Anmeldung enthält eine klare Sachaussage dahingehend, dass es sich um „perfekte/ideale Farbe oder Tinte“ handelt. Hierin sehen die angesprochenen Verkehrskreise eine bloße Sachaussage, nicht aber einen betrieblichen Herkunftshinweis. Die Verbindung der Worte weist kein zusätzliches Merkmal auf, dass das Zeichen in seiner Gesamtheit geeignet erscheinen ließe, die Waren der Anmelderin von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 076 217 teilweise zurückgewiesen, nämlich für:

Klasse 3: Kosmetikprodukte.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Zuzana KAUFMANNOVA