Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)]

Alicante, 25/11/2019

AB ASESORES Calle Bravo Murillo, 219 - 1º B E-28020 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	018077710
Referencia:	MUE11447
Marca:	KitLED
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A. Avenida de Irún, 33 E-31194 ARRE (NAVARRA) ESPAÑA

La Oficina objetó el 28/06/2019 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 06/08/2019, que pueden resumirse del siguiente modo:

• Una búsqueda en ‘Google’ de la expresión ‘KitLED’ devuelve mayoritariamente resultados acerca del producto del titular de la marca solicitada, con lo que se demuestra su reconocimiento en el mercado. En consecuencia, la expresión ‘KitLED’ sí que ostenta carácter distintivo obtenido por el uso ya que en el sector son términos reconocidos que identifican productos concretos de un fabricante concreto, ‘ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A.’ (el solicitante).

• La marca solicitada no se encuentra incursa en los motivos de denegación del artículo 7, apartado 1, letras b) y c) del RMUE puesto que la misma se constituye en una expresión, ‘KitLED’, que debe ser considerada caprichosa y suficientemente característica como para distinguir los productos de la clase 11 que protege. En este sentido, el solicitante alega que a las marcas alusivas o sugestivas no les debe ser negada protección.

• Es obvio por una parte que la marca ‘KitLED’ es suficientemente distintiva como para identificar en el mercado los productos para los que ha sido solicitada, y por otra, que no se constituye ‘exclusivamente’ de signos que puedan servir en el comercio para designar características de los productos de la clase 11 que con ella se pretenden distinguir.

• La descriptividad de una marca ha de desprenderse del conjunto de la expresión denominativa, sin que la prohibición resulte aplicable por el simple hecho de que algún vocablo genérico y/o descriptivo forme parte como componente de la denominación. En efecto, para decidir la registrabilidad de una marca, ésta debe apreciarse como un todo y no limitarse a los términos que individualmente la configuran. Así, en la comunicación de la EUIPO se analiza de manera individual los términos que configuran la solicitud de referencia, y en virtud de sus individuales significados en idioma inglés, considera la misma como descriptiva y carente de carácter distintivo, obviando apreciar el referido objeto de la solicitud de marca como un todo, limitándose a descomponerla en los vocablos que eventualmente la configuran.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido mantener la objeción.

Con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, “se denegará el registro de las marcas que estén compuestas exclusivamente por signos o por indicaciones que puedan servir, en el comercio, para designar la especie, la calidad, la cantidad, el destino, el valor, la procedencia geográfica o la época de producción del producto o de la prestación del servicio, u otras características del servicio”.

Al prohibir el registro como marca de la Unión Europea de tales signos o indicaciones, el artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE

persigue un objetivo de interés general que exige que los signos o indicaciones descriptivas de las características de productos o servicios para los cuales se solicita el registro puedan ser libremente utilizados por todos. Esta disposición impide, por consiguiente, que tales signos o indicaciones se reserven a una sola empresa debido a su registro como marca.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

“Los signos y las indicaciones a que se refiere el artículo 7, apartado 1, letra c), [RMUE] son los que pueden servir, en el uso normal desde el punto de vista de los destinatarios, para designar, directamente o mediante la mención de una de sus características esenciales, el producto o el servicio para el que se solicita el registro” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Dado que la marca de referencia se compone de varios elementos (marca compuesta), para apreciar su carácter distintivo debe ser considerada como un todo, lo cual no es incompatible con un examen posterior de los diferentes elementos que la componen (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59). En este sentido, la Oficina, en su comunicación de 21/06/2019, definió los dos términos comprensibles en lengua española, inglesa, francesa, portuguesa e italiana, que componen el signo solicitado, a saber ‘kit’ y ‘LED’, cuyos significados no han sido rebatidos por el solicitante.

Una marca constituida por un neologismo o una palabra compuestos de elementos individualmente descriptivos de características de los productos para los cuales se solicita el registro, es a su vez descriptiva de las características de esos productos, en el sentido del artículo 7, apartado 1, letra c) [RMUE], salvo si existe una diferencia perceptible entre el neologismo o la palabra y la mera suma de los elementos que los componen: Ello implica que, debido al carácter inusual de la combinación en relación con dichos productos, el neologismo o la palabra creen una impresión suficientemente distante de la producida por la mera unión de las indicaciones suministradas por los elementos que los componen, de forma que el neologismo o la palabra prevalezcan sobre la suma de dichos elementos (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 32). Este no es el caso del signo solicitado, ya que el término ‘kit’ significa ‘conjunto de productos y utensilios suficientes para conseguir un determinado fin, que se comercializan como una unidad’ y ‘LED’ es un conocido término que significa ‘Diodo semiconductor que emite luz cuando se le aplica tensión‘ (RAE, www.rae.es ; debe tenerse en cuenta que en las lenguas inglesa, francesa, portuguesa e italiana el signo tiene el mismo significado). El hecho de que el término ‘Kit’ cualifique al término que le precede, unido, ‘LED’, no disminuye la descriptividad del conjunto, sino que la refuerza. En efecto, la expresión ‘KitLED’, en su conjunto, simplemente proporciona información de que los productos del solicitante son aparatos, instalaciones, luminarias y accesorios de iluminación del solicitante que forman parte de un conjunto de productos y utensilios de LED.

En la notificación de 28/06/2019 la Oficina estableció que el público relevante a tener en cuenta en el presente caso es el público de habla española, inglesa, francesa, portuguesa e italiana. Para este público, la expresión ‘KitLED’ es gramaticalmente correcta, comprensible y describe los productos solicitados, tal y como se ha explicado en el párrafo anterior. De hecho, la jurisprudencia del Tribunal de Justicia avala el procedimiento de examen de la Oficina cuando establece que no es necesario que un elemento verbal de un signo solicitado sea usado correctamente, ni gramaticalmente ni en su ortografía, para caer en la prohibición establecida por el artículo 7.1, letra c) del RMUE. Es suficiente que el público de referencia entienda, inmediatamente y sin necesidad de realizar un esfuerzo intelectual particular, la palabra o frase en cuestión como equivalente a su forma correcta, incluso si ese uso es inusual o, gramaticalmente u ortográficamente, incorrecto (Sentencia de 07/10/2015, T-187/14, «Flex», EU:T:2015:759, apartado 27). Por lo tanto, el signo ‘KitLED’ tampoco es comparable al caso citado por el solicitante, ‘BABY DRY’, ya que no se trata de una ‘yuxtaposición gramatical inusual’, como se acaba de explicar. En efecto, la Oficina es plenamente consciente de la diferencia entre una marca alusiva o sugestiva y una marca descriptiva. A este respecto, ver la Decisión de la Tercera Sala de Recursos de 13.10.1998 en el Caso R 62/1998-3, LASER TRACER, § 11:

…una marca es considerada alusiva cuando hace referencia a ciertas características de los productos o servicios de una forma indirecta (ver Decisión de la Segunda Sala de Recursos de 22 de septiembre de 1998, en el Caso R 36/98-2, The Oilgear Company, “OILGEAR”, párrafo 10), o a través de un proceso de asociación mental que requiera un esfuerzo especial por parte de los consumidores, de los que se espera que transformen un mensaje sugestivo o emocional en una evaluación racional (ver Decisión de la Tercera Sala de Recursos de 13 octubre de 1998, en el Caso R 62/1998-3, Spectra-Physics Laserplane, Inc., LASER TRACER y la Decisión de la Tercera Sala de Recursos de 27 noviembre de 1998, NETMEETING, en el Caso R 26/1998-3, párrafo 4)”.

Este no es el caso de la marca en cuestión, ‘KitLED’. La Oficina mantiene su afirmación de que el signo en cuestión es claramente descriptivo de la especie y la forma de presentación de los productos en cuestión, y no puede considerarse por tanto, como afirma el solicitante, meramente alusivo o sugerente de los productos que protege.

Además, carece de pertinencia que las características de los productos o servicios que puedan describirse sean esenciales o accesorias desde el punto de vista comercial. En efecto, la redacción del [artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE] no hace distinción alguna en función de las características que los signos o indicaciones que componen la marca puedan designar. De hecho, a la luz del interés general que subyace en dicha disposición, toda empresa debe poder utilizar libremente tales signos o indicaciones para describir cualquier característica de sus propios productos, sea cual fuere su importancia en el aspecto comercial (12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 102).

Por otro lado, para denegar un registro de una marca con arreglo al artículo 7, apartado 1, letra c), del RMUE, no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines. Por lo tanto, debe denegarse el registro de un signo denominativo, con arreglo a dicha disposición, si, en al menos uno de sus significados potenciales, designa una característica de los productos de que se trate (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32). Este es el caso del signo ‘KitLED’, ya que al menos uno de sus significados potenciales describe una característica de los productos solicitados.

El RMUE establece que las marcas que consisten exclusivamente en signos e indicaciones descriptivas no deben ser registradas. Esto no significa que la marca debe consistir sólo en elementos que designen una característica de los productos o servicios en cuestión. Más bien significa que la marca en su conjunto debe ser considerada como descriptiva. Esto puede aún ocurrir incluso en el caso de que la marca conste de elementos adicionales cuyo peso o influencia se pierde al analizar la marca en su conjunto. Este es el caso de la marca solicitada ‘KitLED’. En efecto, el signo en cuestión está formado por dos términos unidos básicamente genéricos como son las palabras ‘Kit’ y ‘LED’, que simplemente informan de que se trata de un conjunto de productos y utensilios de LED. Por lo tanto, el conjunto es claramente descriptivo de los productos que se pretende proteger.

El hecho de juntar los términos ‘Kit’ y ‘LED’, sin ninguna modificación gráfica o semántica, no presenta ninguna característica adicional que haga que el signo, en su conjunto, sea apto para distinguir los productos del solicitante de los de otras empresas. (sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 26.10.2000 en el caso T-345/99, TRUSTEDLINK, § 37; sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 31.01.2001 en el caso T-331/99, GIROFORM, § 25; y sentencia del Tribunal de Primera Instancia de 12.01.2000 en el caso T-19/99, COMPANYLINE, § 26).

En lo que se refiere a las búsquedas de Internet señaladas por el solicitante, la Oficina considera que, si bien los ejemplos de Internet pueden ser útiles a la hora de evaluar la descriptividad de una marca, la descriptividad de una marca no depende de la respuesta sobre si un término es comúnmente usado o no en Internet. Incluso si el uso de la expresión ‘KitLED’ fuese poco frecuente en relación a los productos en cuestión, y que todos los resultados mostrados en una búsqueda de ‘Google’ estuviesen en conexión con los productos del solicitante, debe tenerse en cuenta que para rechazar el registro de una marca bajo el artículo 7, capítulo 1, letra c) del RMUE no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines.

Dado que el signo tiene un significado claramente descriptivo, está asimismo desprovisto de carácter distintivo y, por consiguiente, cabe plantear una objeción a su registro a efectos del artículo 7, apartado 1, letra b), del RMUE, toda vez que no es capaz de desempeñar la función esencial de una marca, que consiste en distinguir los productos y servicios de una empresa de los de otras empresas. Por lo tanto, la Oficina considera que el signo en cuestión es descriptivo y falto de carácter distintivo, a menos que el público haya sido educado para distinguir el signo solicitado en base a su distintividad adquirida por el uso.

Además de los citados argumentos, en la respuesta a la carta de objeción de la Oficina de 28/06/2019, usted incluyó una reivindicación de que el signo solicitado había adquirido carácter distintivo por el uso, con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE. Por otra parte, teniendo en cuenta que Vd. no ha contestado a la comunicación de 10/09/2019, la Oficina considera que su reivindicación constituía una reivindicación principal.

En su reivindicación, usted indica que la marca solicitada ha adquirido un carácter distintivo por el uso respecto de todos los productos solicitados en la clase 11 (Aparatos de iluminación; Accesorios de iluminación; Instalaciones de iluminación; Iluminación de exteriores; Luminarias).

En apoyo de su reivindicación, usted presentó pruebas del uso el 06/08/2019.

La prueba que debe tenerse en cuenta son, en particular, dos párrafos en los que el solicitante afirma literalmente lo siguiente:

Una búsqueda en ‘Google’ de la expresión ‘KitLED’ devuelve mayoritariamente resultados acerca del producto del titular de la marca solicitada de muy diferentes procedencias, con lo que se demuestra su reconocimiento en el mercado:

https://www.atpiluminacion.com/kit‐actualizacion‐alumbrado‐publico‐led.ht

ml

https://www.atpiluminacion.com/kit‐led‐m‐1.html

https://twitter.com/atplighting/status/1069946596593451008

https://smart‐lighting.es/kitled‐led‐universal‐atp/

https://ielektro.es/2017/12/01/kitled‐kit‐led‐atp/

https://www.iluminet.com/modulo‐led‐alumbrado‐publico/

https://www.revistaluminica.es/atp‐iluminacion‐ela‐2018/

http://www.interempresas.net/Smart_Cities/Articulos/209565‐ATP‐Iluminaci

on‐acudira‐Expo‐Lighting‐America‐2018‐soluciones‐alumbrado‐publico‐LED‐m

as.html

https://www.navarranorte.es/la‐empresa‐navarra‐atp‐iluminacion‐situada‐en

‐arre‐cumple‐medio‐siglo‐ofreciendosoluciones‐unicas‐e‐innovadoras‐en‐alumbrado‐publico/

https://issuu.com/e‐publicacion/docs/luces_cei_63/54

https://ar‐ar.facebook.com/revistaLEDcom/posts/?ref=page_internal

http://akongs.es/ayto‐ziordia/

En consecuencia, la expresión ‘KitLED’ sí que ostenta carácter distintivo obtenido por el uso ya que en el sector son términos reconocidos que identifican productos concretos de un fabricante concreto, ‘ALUMBRADO TÉCNICO PÚBLICO, S.A.’ (el solicitante).

En virtud del artículo 7, apartado 3 [RMUE], los motivos de denegación absolutos recogidos en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d) de dicho Reglamento no se oponen al registro de una marca si ésta hubiera adquirido, para los productos o servicios para los cuales se solicita el registro, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma. En efecto, en el supuesto contemplado en el artículo 7, apartado 3, del RMUE, el hecho de que el público pertinente perciba efectivamente el signo que constituye la marca de que se trata como una indicación del origen comercial de un producto o de un servicio es el resultado del esfuerzo económico del solicitante de la marca. Esta circunstancia justifica que se excluyan las consideraciones de interés general subyacentes al apartado 1, letras b) a d) [RMUE], del mismo artículo, las cuales exigen que las marcas a que se refieren dichas disposiciones puedan ser libremente utilizadas por todos, para evitar la creación de una ventaja competitiva ilegítima a favor de un único operador económico... .

En primer lugar, de la jurisprudencia se desprende que la adquisición de un carácter distintivo como consecuencia del uso de la marca exige que al menos una parte significativa del público interesado identifique, gracias a la marca, los productos o servicios de que se trata atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada. Sin embargo, las circunstancias en las que tal condición debe considerarse satisfecha no pueden establecerse únicamente en función de datos generales y abstractos, como porcentajes determinados … .

En segundo lugar, para obtener el registro de una marca al amparo del artículo 7, apartado 3, del RMUE, el carácter distintivo adquirido como consecuencia del uso de la marca deberá acreditarse en la parte de la Unión Europea en la que la marca carecía de carácter distintivo a la luz de lo dispuesto en el artículo 7, apartado 1, letras b) a d), de dicho Reglamento ... .

En tercer lugar, para apreciar la adquisición, en un caso concreto, del carácter distintivo de la marca deben tomarse en consideración factores como la cuota de mercado de la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados que identifica el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de cámaras de comercio e industria o de otras asociaciones profesionales. Si, en vista de tales elementos, los sectores interesados, o al menos una parte significativa de éstos, identifican, gracias a la marca, el producto atribuyéndole una procedencia empresarial determinada, debe llegarse a la conclusión de que se cumple el requisito establecido para el registro de la marca por el artículo 7, apartado 3, del RMUE ... .

En cuarto lugar, según la jurisprudencia, el carácter distintivo de una marca, incluido el adquirido por el uso, debe apreciarse también en relación con los productos o servicios para los que se solicita el registro de la marca, tomando en consideración la percepción, de la categoría de productos o servicios de que se trata, que se presume en un consumidor medio, normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz ... .

(10/11/2004, T‑396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C‑108/97 & C‑109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C‑25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; y 18/06/2002, C‑299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Tal y como se indicó en la notificación de 28/06/2019, el público de referencia en el presente caso es el público de habla española, inglesa, francesa, portuguesa e italiana. Por lo tanto, la marca solicitada debe haber adquirido un carácter distintivo como consecuencia del uso en todos los territorios de la Unión Europea donde se hablan dichas lenguas, para poder ser registrada en virtud del artículo 7, apartado 3, del RMUE. Cabe destacar que las páginas web mencionadas por el solicitante son en español.

En lo referente al período relevante, las pruebas deberán demostrar que tal carácter distintivo a través del uso se adquirió previamente a la fecha de presentación de la solicitud de la MUE, a saber, el 06/06/2019.

Como se ha indicado en un párrafo anterior, si bien los ejemplos de Internet pueden ser útiles a la hora de evaluar la descriptividad de una marca, la descriptividad de una marca no depende de la respuesta sobre si un término es comúnmente usado o no en Internet. Incluso si el uso de la expresión ‘KitLED’ fuese poco frecuente en relación a los productos en cuestión, y que todos los resultados mostrados en una búsqueda de ‘Google’ estuviesen en conexión con los productos del solicitante, debe tenerse en cuenta que para rechazar el registro de una marca bajo el artículo 7, capítulo 1, letra c) del RMUE no es necesario que los signos e indicaciones que forman la marca a que se refiere dicho artículo se utilicen efectivamente en el momento de la solicitud de registro para fines descriptivos de productos como aquellos para los que se presenta la solicitud o de las características de tales productos. Como indica la propia letra de dicha disposición, basta que los referidos signos e indicaciones puedan utilizarse con tales fines.

La Oficina señala que debe hacerse una distinción entre “pruebas directas” de la adquisición de carácter distintivo (encuestas, evidencia de la cuota de mercado del solicitante, certificados de Cámaras de Comercio e Industria u otras asociaciones comerciales y profesionales) y “pruebas secundarias” (volúmenes de ventas y material publicitario, duración del uso) que son meramente indicativas del reconocimiento de la marca en el mercado. Así pues, las pruebas secundarias pueden servir para corroborar las pruebas directas, pero no substituirlas. En el presente caso, todo el material enviado por el solicitante son pruebas secundarias que no muestran la proporción del público que, expuesto a la marca, identifica los productos solicitados como procedentes de una empresa particular.

En efecto, entre los documentos recibidos por parte del solicitante no hay constancia de la cuota de mercado poseída por la marca, ni declaraciones independientes de terceros u otro tipo de datos que revelen cuál es el grado real de conocimiento de esta marca por el público relevante o de su percepción del signo como indicador del origen comercial de los productos.

Los documentos recibidos, si bien muestran una cierta actividad comercial por parte del solicitante, no constituyen una evidencia de que el consumidor relevante de habla española, a través de una exposición en el mercado relevante a la marca ‘KitLED’, sea capaz de atribuirle un origen empresarial, y por tanto, dichos documentos no demuestran que los consumidores son capaces de distinguir los productos del solicitante de los de sus competidores.

En vista de lo precedente, la Oficina considera que el solicitante no ha demostrado adecuadamente que en los territorios relevantes de habla española de la Unión Europea la marca ‘TUBO SINERGICO’ ha adquirido, para los productos solicitados en la clase 11, un carácter distintivo como consecuencia del uso que se ha hecho de la misma en el sentido del artículo 7(3) del RMUE.

Conclusión

Por los motivos anteriores, se deniega su reivindicación de que la marca solicitada haya adquirido carácter distintivo por el uso con arreglo a lo dispuesto en el artículo 7, apartado 3, del RMUE.

Por las razones citadas anteriormente en la presente resolución, y con arreglo al artículo 7, apartado 1, letras b), c) del RMUE y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega por la presente la solicitud de MUE n.º 18 077 710 para todos los productos reivindicados.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Ignacio IGLESIAS ARROYO