Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 31/08/2020

C|K|T ČERVENKA TURKOVÁ & PARTNERS Patent, Trademark and Law Office Anny Letenské 34/7 CZ-120 00 Praha 2 REPÚBLICA CHECA

Anmeldenummer:	018083324
Ihr Zeichen:
Marke:	Ibu 400
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Zentiva, k.s. U kabelovny 130 CZ-102 37 Praha 10 REPÚBLICA CHECA

Das Amt beanstandete am 30/10/2019 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm – nach genehmigter Fristverlängerung - mit Schreiben vom 02/03/2020 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Bei „IBU“ handelt es sich nicht um eine offizielle oder gängige Abkürzung für Ibuprofen.

2. Die Bezeichnung „IBU“ ist in keinem Wörterbuch aufgeführt.

3. Die vom Amt vorgelegten Nachweise sind nicht ausreichend um eine Zurückweisung zu rechtfertigen.

4. Es gibt auch andere Arzneimittel die mit den Buchstaben „Ibu“ beginnen.

5. Ein Mindestmaß an Unterscheidungskraft ist für die Eintragung ausreichend.

6. Die Anmelderin trägt vor, dass das Zeichen auf Grund von Benutzung eintragungsfähig ist. Auf Nachfrage des Amtes, teil die Anmelderin mit, dass es sich hierbei um einen „Hauptantrag“ handelt.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Das Amt geht weiterhin davon aus, dass der deutsch- und englischsprachige Verbraucher das Zeichen in dem im Beanstandungsbescheid dargelegten Sinne verstehen wird. Wie dort bereits gezeigt wird die Abkürzung „IBU“ bereits vielfach auf dem betreffenden Mark verwendet.

Die Anmelderin trägt vor, dass die lediglich drei aufgeführten Nachweise nicht ausreichend seien, um eine Gebräuchlichkeit dieser Abkürzung zu zeigen.

Die drei vom Amt vorgelegten Nachweise stehen jedoch nur beispielhaft für die Gebräuchlichkeit dieser Buchstabenfolge. Eine Recherche im Internet zeigt, dass „Ibu“ vielfach im dargelegten Sinne verwendet wird.

So z.B.

https://www.shop-apotheke.com/arzneimittel/4808532/biatain-ibu-schaumverband-mit-ibuprofen-sanft-haftend-10x10cm.htm

https://www.pharma24.de/ibu-ratiopharm-ibuprofen-2prozent-fiebersaft-fuer-kinder_100ml-saft_von_ratiopharm-gmbh.html

https://www.recordati.de/dolobene

https://mms.mckesson.com/product/1103573/Major-Pharmaceuticals-00904791451

https://www.mrmedicine.co.uk/ibuspray-ibuprofen-topical-spray-100ml.html

https://www.emthealthcare.co.uk/p/55679/ibu005

Und viele mehr.

(Internetrecherche vom 31/08/2020)

Der zweite Bestandteil „400“ ist – wie auch von der Anmelderin nicht bestritten - üblich um die Wirkstoffmenge in Milligramm anzugeben.

Das Amt geht daher davon aus, dass die Verbraucher in Bezug auf die medizinischen Erzeugnisse der Klasse 5, wie z.B. Pharmazeutische Erzeugnisse; Analgetika für pharmazeutische Zwecke; Pharmazeutische Präparate zur Behandlung entzündlicher Erkrankungen; Ibuprofen zur Verwendung als orales Analgetikum usw., das Zeichen so verstehen, dass diese Waren eben den Wirkstoff „Ibuprofen 400“ enthalten.

Dies gilt umso mehr im vorliegenden Fall, da Verbraucher in Bezug auf medizinische Erzeugnisse eine erhöhte Aufmerksamkeit an den Tag legen.

Ein höherer Aufmerksamkeitsgrad ermöglichen es einem Fachpublikum oder einem anspruchsvolleren Publikum, die Bedeutung eines Wortzeichens und seine Bedeutung in Bezug auf die fraglichen Waren oder Dienstleistungen leichter und genauer zu erfassen als einem Durchschnittsverbraucher aus dem allgemeinen Publikum (19.12.2019, R 1908/2019-5, Standardsicherheit, § 15, mit Bezug auf den 10.11.2011, T 87/10, Pipeline, EU:T:2011:582, § 27-28).

Soweit die Anmelderin eine Schutzfähigkeit mit einem fehlenden lexikalischen Nachweis begründet, ist darauf hinzuweisen, dass ein Nachweis in Wörterbüchern nicht erforderlich ist (vgl. zuletzt Urteil des Gerichts in der Rechtsache T‑787/17 vom 26. März 2019, „GlamHair“, Rdnr. 30). Ferner muss das EUIPO auch nicht nachweisen, dass das angemeldete Zeichen im Wörterbuch vorkommt. Ob ein Zeichen als Unionsmarke eingetragen werden kann, ist allein auf der Grundlage der einschlägigen Rechtsvorschriften zu beurteilen (siehe Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-328/11 vom 24. April 2012, „EcoPerfect“, Randnr. 29 und die dort genannte Rechtsprechung). Aus der bloßen Tatsache, dass der Begriff lexikalisch nicht vermerkt ist, folgt nicht, dass der Verbraucher ihn nicht versteht (siehe Urteil des Gerichts in der Rechtssache T-325/11 vom 10. Mai 2012, „Autocoaching“, Randnr. 38).

Ferner verkennt die Anmelderin, dass die mögliche Bedeutung einer angemeldeten Marke nicht abstrakt, sondern im Zusammenhang mit den relevanten Waren und Dienstleistungen zu untersuchen ist. Markenrecht ist kein Ratespiel, welche Ware/Dienstleistung sich wohl hinter der Marke verbirgt, sondern Prüfungsgegenstand von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV ist die Marke aus der Sicht des relevanten Publikums in Bezug auf die angemeldeten Waren und Dienstleistungen (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0752/2008-1 vom 23. Oktober 2008, „Buch24“, Rdnr. 16).

Ein Wortzeichen kann jedoch von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Diese Grundsätze gelten auch für Anmeldungen, die aus einer Wortverbindung bestehen. Denn im Allgemeinen bleibt die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend. Die bloße Aneinanderreihung solcher Bestandteile ohne Vornahme einer ungewöhnlichen Änderung, insbesondere syntaktischer oder semantischer Art, kann nämlich nur zu einer Marke führen, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben besteht, welche im Verkehr zur Bezeichnung von Merkmalen der genannten Waren oder Dienstleistungen dienen können.

Ferner ist es für die Anwendung der Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c) UMV ausreichend ist, wenn das Zeichen entsprechend zur Bezeichnung von Merkmalen von Waren und Dienstleistungen verstanden werden kann. Insoweit ist die Möglichkeit ausreichend, das Zeichen entsprechend zu verstehen, um die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen.

Da das Zeichen eine eindeutige beschreibende Bedeutung hat, hat es keine Unterscheidungskraft und ist daher gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV zu beanstanden, da es nicht in der Lage ist, die Hauptfunktion einer Marke zu erfüllen, die darin besteht, die Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denen anderer Unternehmen zu unterscheiden.

Hinsichtlich der Ausführungen der Anmelderin zur Erlangung der Schutzfähigkeit durch „ein Minimum an Unterscheidungskraft“ ist festzustellen, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren und Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (31/05/2007, R 0098/2007-1, „1 A Gesund“). Im Übrigen muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (06/05/2003, C-104/01, „Libertel“, § 59, sowie o. g. Urteil, „DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT“, § 45 und 23/10/2007, T-405/04, „Caipi“, § 63).

Die Anmelderin macht geltend, dass das Zeichen auf Grund Verkehrsdurchsetzung durch Benutzung einzutragen sei.

Gemäß Artikel 7 Absatz 3 UMV stehen die absoluten Eintragungshindernisse des Artikels 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung der Eintragung einer Marke nicht entgegen, wenn diese für die Waren oder Dienstleistungen, für die die Eintragung beantragt wird, infolge ihrer Benutzung Unterscheidungskraft erlangt hat. Die Tatsache, dass das Zeichen, das die betreffende Marke bildet, von den maßgeblichen Verkehrskreisen tatsächlich als Angabe der betrieblichen Herkunft einer Ware oder einer Dienstleistung wahrgenommen wird, ist im Fall des Artikels 7 Absatz 3 UMV das Ergebnis einer wirtschaftlichen Anstrengung der Anmelderin der Marke. Dieser Umstand erlaubt es, die Erwägungen des Allgemeininteresses hintanzustellen, die Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d UMV zugrunde liegen und die verlangen, dass die von diesen Bestimmungen erfassten Zeichen von allen frei verwendet werden können, um einen unzulässigen Wettbewerbsvorteil für einen einzelnen Wirtschaftsteilnehmer zu vermeiden ... .

Insoweit ergibt sich aus der Rechtsprechung erstens, dass der Erwerb von Unterscheidungskraft durch Benutzung der Marke es erfordert, dass zumindest ein erheblicher Teil der maßgeblichen Verkehrskreise die betreffenden Waren oder Dienstleistungen aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt. Jedoch können die Umstände, unter denen die Voraussetzung des Erwerbs von Unterscheidungskraft durch Benutzung als erfüllt anzusehen ist, nicht nur anhand von generellen und abstrakten Angaben, wie z. B. bestimmten Prozentsätzen, festgestellt werden … .

Zweitens muss für die Zulassung einer Marke zur Eintragung nach Artikel 7 Absatz 3 UMV die durch ihre Benutzung erlangte Unterscheidungskraft in dem wesentlichen Teil der Union nachgewiesen werden, in dem die Marke nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b bis d der Verordnung nicht unterscheidungskräftig wäre … .

Drittens sind für die Beurteilung, ob eine Marke im Einzelfall Unterscheidungskraft durch Benutzung erworben hat, Gesichtspunkte wie der von der Marke gehaltene Marktanteil, die Intensität, die geografische Verbreitung und die Dauer ihrer Benutzung, der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke, der Anteil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt, sowie Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden zu berücksichtigen. Ist anhand dieser Gesichtspunkte festzustellen, dass die beteiligten Verkehrskreise oder zumindest ein erheblicher Teil von ihnen die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennen, so ist daraus der Schluss zu ziehen, dass die Voraussetzung, die Artikel 7 Absatz 3 UMV für die Eintragung der Marke aufstellt, erfüllt ist … .

Viertens ist die Unterscheidungskraft einer Marke einschließlich der durch ihre Benutzung erworbenen Unterscheidungskraft in Bezug auf die Waren oder Dienstleistungen, für die die Marke angemeldet worden ist, sowie im Hinblick darauf zu beurteilen, wie ein normal informierter, aufmerksamer und verständiger Durchschnittsverbraucher die in Rede stehende Kategorie von Waren oder Dienstleistungen vermutlich wahrnimmt … .

(10/11/2004, T 396/02, Karamelbonbon, EU:T:2004:329, § 55-59; 04/05/1999, C 108/97 & C 109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 52; 22/06/2006, C 25/05 P, Bonbonverpackung, EU:C:2006:422, § 75; und 18/06/2002, C 299/99, Remington, EU:C:2002:377, § 63).

Zum Nachweis der Benutzung legt die Anmelderin folgend Dokumente vor:

- Ausdruck der Webseite https://www.zentiva.de/produkte- uebersicht/produkte/ibu-400 (Anlage Nr. 1)

- Beispiel einer Printanzeige (Anlage Nr. 2)

- Beispiel eines Werbematerials in Form eines Schreibens an einen Apotheker (Anlage Nr. 3)

- Beispiel eines Bestellformulars (Anlage Nr. 4)

Die vorgelegten Unterlagen reichen bei weitem nicht aus um eine Verkehrsdurchsetzung durch Benutzung nachzuweisen.

Die Unterlagen zeigen lediglich, dass die Anmelderin „Zentiva“ ein Produkt des Namens „IBU 400“ anbietet.

Nach geltender Rechtsprechung des Gerichts in der Rechtssache T-190/09 vom 09. März 2011, „5 HTP“, müssen zum Nachweis einer Verkehrsdurchsetzung insbesondere folgende Voraussetzungen vorliegen (vgl. Rdnr. 47):

1. Der von der Marke gehaltene Marktanteil;

2. Die Intensität und die Dauer der Benutzung der Marke;

3. Die geographische Verbreitung der Marke;

4. Der Werbeaufwand des Unternehmens für die Marke;

5. Der Teil der beteiligten Verkehrskreise, der die Ware aufgrund der Marke als von einem bestimmten Unternehmen stammend erkennt;

6. Erklärungen von Industrie- und Handelskammern oder anderen Berufsverbänden;

7. Meinungsumfragen;

8. Die Unterscheidungskraft, auch soweit sie durch Benutzung erworben wurde, ist im Hinblick auf die in der Anmeldung beanspruchten Waren (und Dienstleistungen) zu beurteilen (Rdnr. 65);

9. Die Unterscheidungskraft durch Benutzung muss vor dem Anmeldetag erworben worden sein (Rdnr. 66).

Die vorgelegten Unterlagen lassen keinerlei Rückschlüsse in Bezug auf die oben

zitierten Anforderungen zu. Zwar trägt die Anmelderin pauschal vor, dass der

Marktanteil ihres Produktes bei 80% in Deutschland liege, legt hierzu jedoch keinerlei

Nachweise vor.

Desweiteren sei darauf hingewiesen, dass das Zeichen sowohl für deutschsprachige

als auch für englischsprachige Verbraucher zurückgewiesen wurde. Für den

Englischsprachigen Markt wurden jedoch keinerlei Nachweise eingereicht. Allein

deshalb wäre der Antrag auf Verkehrsdurchsetzung schon zurückzuweisen.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 083 324 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Reiner SARAPOGLU