Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und Artikel 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 09/11/2020

ROCHE, VON WESTERNHAGEN & EHRESMANN Mäuerchen 16 D-42103 Wuppertal ALEMANIA

Anmeldenummer:	018090517
Ihr Zeichen:
Marke:	made from wood
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Timo Beelow Goerdelerstr.11 D-42329 Wuppertal ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 16/07/2019 und 10/02/2020 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandungen werden im beiliegenden Schreiben begründet.

Der Anmelder nahm mit Schreiben vom 27/01/2020 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Der Prüfungsbescheid lasse völlig unberücksichtigt, dass das angemeldete Zeichen „made from wood“ laute und nicht etwa „made of wood“. Der Begriff „from“ bedeute so viel wie „von … (einem Ort) … stammend“. Typische Redewendungen seien beispielsweise „I come from England“. Der Begriff „from“ bedeute aber nicht so viel wie „aus einem Material“. Insbesondere sei die in dem Prüfungsbescheid angegebene Redewendung „hergestellt aus“ in das Englische nicht mit dem Begriff „made from“ zu übersetzen, sondern man würde es als „made of“ übersetzen. Der Begriff „from“ werde also sprachüblich überhaupt nicht mit dem Begriff „made“ in Verbindung gesetzt.

• Die angemeldete Redewendung „made from wood“ ist daher sprachunüblich gebildet. Diese Sprachunüblichkeit errege eine gewisse Aufmerksamkeit und führe beim Publikum, dem das Zeichen entgegentrete, zwingend zu einem Nachdenken. Erst infolge einer Vielzahl gedanklicher Schritte könne dem angesprochenen Publikum überhaupt deutlich werden, was mit der Wortfolge gemeint sein könne.

• Bekleidungsstücke in Klasse 25, wie von der vorliegenden Unionsmarkenanmeldung beansprucht, würden nicht aus Holz hergestellt werden. Zur Herstellung könnten Fasern verwendet werden, die teilweise Holz als Ausgangsmaterial verwenden würden. Dies sei aber nicht gleichzustellen mit der Formulierung, dass solche Bekleidungsstücke „aus Holz“ hergestellt seien.

• Von dem EUIPO seien eine Reihe von Wortmarken eingetragen worden, wobei die Eintragungen jeweils nur aufgrund des Umstandes erfolgt seien, dass eine an sich passende oder richtige Präposition durch eine andere, unpassende oder falsche Präposition ersetzt worden sei. Es werde auf die Wortmarke „FOOD MADE FROM FOOD“ (UM Nr. 17 916 769) verwiesen, die für eine Reihe von Lebensmitteln eingetragen sei. Auch die Marke „Made of France“ (UM Nr. 9 343 311) sei für eine Reihe von Waren in den Klassen 11, 18 und 20 zur Eintragung gelangt, wobei ausgehend von der gebräuchlichen Formulierung „made in France“, die zweifellos nicht schutzfähig sei, die Präposition „in“ in „of“ geändert worden sei.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich der Anmelder äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente des Anmelders hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Beschreibende Angaben – Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV

das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Im vorliegenden Fall würde der maßgebliche englischsprachige Verbraucher das Zeichen folgendermaßen verstehen: hergestellt aus Holz.

Der Anmelder stimmt den in der früheren amtlichen Mitteilung angegebenen Definitionen der Wörter „made“ und „wood“ zu, er ist aber der Auffassung, dass das Wort „from“ sprachüblich überhaupt nicht mit dem Begriff „made“ in Verbindung gesetzt werden könne und der Ausdruck somit nicht „aus einem Material“ bedeute.

An dieser Stelle wird auf die in der früheren amtlichen Mitteilung angegebene Definition des Wortes „from“ samt Bespielen der Benutzung dieses Wortes verwiesen.

Die Bedeutung des Wortes „from“, das in der Marke enthalten ist, wird durch den folgenden Wörterbucheintrag belegt:

from „Indicating the raw material out of which something is manufactured“ (Angaben aus dem Online-Wörterbuch Lexico, abgerufen am 10/02/2020 unter https://www.lexico.com/definition/from).

Auf Deutsch ungefähr: Angabe des Rohmaterials, aus dem etwas hergestellt wird.

Folgende Beispiele zu dem Wort „from“ sind in dem Online-Wörterbuch Lexico aufgeführt:

„a paint made from a natural resin“.

(Auf Deutsch ungefähr: eine Farbe aus Naturharz).

„These can be manufactured from arable crops like oil seed rape and sugar beet. “

(Auf Deutsch ungefähr: Diese können aus Ackerkulturen wie Ölraps und Zuckerrüben hergestellt werden).

„Here is something more than raw material from which a successful literature was forged.“

(Auf Deutsch ungefähr: Dies ist etwas mehr als ein Rohmaterial, aus dem eine erfolgreiche Literatur geschmiedet wurde).

(Angaben aus Online-Wörterbuch Lexico, abgerufen am 10/02/2020 unter https://www.lexico.com/definition/from).

Wie es aus der obigen Definition samt Beispielen ersichtlich ist, wird das Wort „from“ als Angabe des Rohmaterials verstanden, aus dem etwas hergestellt wird (Hervorhebung hinzugefügt). Im vorliegenden Fall vermittelt das Zeichen die Information, dass die betreffenden Waren aus Holz hergestellt sind. Dass das Wort „from“ auch andere Bedeutungen haben kann, z. B. „als von einem Ort stammend“, was in dem vom Anmelder angegebenen Beispiel „I come from England“ angegeben ist, ist für die Beurteilung des beschreibenden Charakters des angemeldeten Zeichens ohne Belang. Für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist,

ist nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. Ein Zeichen ist daher von der Eintragung auszuschließen, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32, Hervorhebung hinzugefügt.)

Entgegen der Auffassung des Anmelders ist die Wortkombination „made from“ nicht sprachunüblich, wie es aus den in dem Online-Wörterbuch Lexico angegebenen und hier zitierten Beispielen gesehen werden kann. Aus der Verwendung dieser Wörter entsteht kein Ausdruck, der die relevanten Verbraucher zum Nachdenken führt und ihre Aufmerksamkeit erregt. Die durch das Zeichen vermittelte Botschaft ist eindeutig klar, und es bedarf keiner gedanklichen Zwischenschritten zum Erfassen dieses Sinnes.

Unerheblich ist auch, ob die passendste Übersetzung des deutschen Ausdrucks „hergestellt aus Holz“ eben „made from wood“ ist. Im vorliegenden Fall ist allein das Verständnis der englischsprachigen Verbraucher maßgeblich und die Übersetzung ins Deutsche wurde nur hilfsweise angeführt, weil Deutsch die Verfahrenssprache ist.

Auf das Argument des Anmelders, die fraglichen Waren könnten nicht aus Holz hergestellt sein, muss festgehalten werden, dass die in Frage kommenden Waren aus Holzfasern hergestellt werden können, was das Amt in der ersten Mitteilung mit Beispielen aus dem Internet dargelegt hat. Dass Bekleidung nur teilweise aus Holz besteht, hebt den beschreibenden Charakter von „aus Holz“ nicht auf. Die Fasern, aus denen die Bekleidungsstücke hergestellt werden, sind Holzfasern, wie aus den in der ersten Mitteilung angegebenen Beispielen ersichtlich ist. Dass auch noch sonstige Fasern bei der Herstellung angewandt werden, spielt keine Rolle, da Holz den Hauptbestandteil bildet.

Ein ähnliches Beispiel wäre ein „Ring aus Gold“. Jeder weiß, dass mit Gold in Schmuckstücken kein pures Gold gemeint wird, sondern immer Legierungen, die teilweise auch Kupfer, Zinn oder Silber enthalten.

Da das Publikum an solche Formulierungen wie „aus Holz“ oder „aus Gold“ gewöhnt ist und sich dabei nicht die Vorstellung macht, dass die betreffenden Gegenstände ausschließlich aus Holz bzw. Gold hergestellt seien, sondern vielmehr erkennen würde, dass dies der Hauptbestandteil ist, sind keine weiteren Denkschritte erforderlich, um den durch die Marke übermittelten Sinn zu verstehen. Folglich ist bereits das Zeichen „made from wood“ beschreibend für die Beschaffenheit der betreffenden Waren, weil es in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verbraucher die Information vermittelt, dass die betreffenden Waren aus einem Material hergestellt sind, in dem Holz verarbeitet worden ist. Ob Bezeichnungen wie „hergestellt zum Teil aus Holzfasern“ oder „hergestellt mit einem Anteil von Fasern, die Holz als Ausgangswerkstoff verwenden“ noch „beschreibender“ als die Anmeldemarke sind, ist unerheblich, weil es nicht darauf ankommt, ob im Vergleich zu der Anmeldemarke andere Zeichen die Eigenschaften der Waren noch stärker beschreiben.

Zum Argument des Anmelders, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurde, genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke […] keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Darüber hinaus muss die Prüfung „in jedem Einzelfall erfolgen. Die Eintragung eines Zeichens als Marke hängt von besonderen, im Rahmen der tatsächlichen Umstände des Einzelfalls anwendbaren Kriterien ab, anhand deren ermittelt werden soll, ob das fragliche Zeichen nicht unter ein Eintragungshindernis fällt“ (10/03/2011, C-51/10 P, 1000, EU:C:2011:139, § 77). Weder sind die Marken, auf die sich der Anmelder stützt, mit dem angemeldeten Zeichen begrifflich vergleichbar, zumal sie zusätzliche Wörter wie „Food“ und „France“ enthalten, noch sind die Waren, für die diese Marken eingetragen sind, identisch mit den Waren der Anmeldung. Aufgrund der Unterschiede in tatsächlicher Hinsicht sind auch unterschiedliche Entscheidungen in diesen Fällen zweckmäßig.

Fehlende Unterscheidungskraft - Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV

Wie sich aus Artikel 7 Absatz 1 UMV ergibt, ist das Zeichen schon dann nicht als Unionsmarke eintragungsfähig, wenn eines der aufgezählten absoluten Eintragungshindernisse vorliegt. Jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse ist unabhängig von den anderen zu sehen und muss getrennt geprüft werden (21/10/2004, C-64/02 P, Das Prinzip der Bequemlichkeit, EU:C:2004:645, § 39). Außerdem sind diese Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt (02/07/2002, T‑323/00, SAT/2, EU:T:2002:172, § 25).

Gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind Unionsmarken, die keine Unterscheidungskraft haben, d. h. Marken, die nicht geeignet sind, die konkret angemeldeten Waren oder Dienstleistungen eines Unternehmens von denjenigen anderer Unternehmen zu unterscheiden, von der Eintragung ausgeschlossen (15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 60).

Das angemeldete Zeichen verfügt in Bezug auf die betreffenden Waren nicht über diese Eignung. Dies ergibt sich schon daraus, dass das Anmeldezeichen aus Sicht des angesprochenen Publikums unmittelbar zur Beschreibung von Merkmalen der beanspruchten Waren geeignet ist (siehe oben zu Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV). Bei einer solchen Angabe, die objektive Aussagen betreffend eine Ware als solche enthält, besteht kein Anhalt, dass ihr das Publikum einen Hinweis auf die Herkunft aus einem bestimmten Unternehmen entnimmt. Einer im Sinn von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV beschreibenden Angabe fehlt daher regelmäßig auch die erforderliche Unterscheidungskraft (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 30).

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 090 517 für alle Waren der Anmeldung zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Ivo TSENKOV