Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 25/10/2019

Luca Lattanzi Via Roma 9 I-54033 Carrara ITALIA

Fascicolo nº:	018093516
Vostro riferimento:
Marchio:	CALACATA SPONDA
Tipo de marchio:	Marchio denominativo
Nome del richiedente:	Campolonghi Italia S.p.A. Via Aurelia Sud n.97 I-54038 Montignoso ITALIA

In data 31/07/2019 l’Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è descrittivo, privo di carattere distintivo e ingannevole, ha sollevato un’obiezione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b), c) e g) e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata.

In data 28/09/2019 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

• Il marchio «CALACATA SPONDA» è stato registrato in Italia dal 2010. Inoltre, il richiedente afferma che l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi ha anche accettato per la registrazione marchi simili come: CALACATA APUANO, CALACATA CALDIA, CALACATTA APUANO, CALACATTA MACHIA VECCHIA, CALACATTA MINT E CALACATTA VAGLI, il che implica che «CALACATA SPONDA» dovrebbe esse accettata dall’Ufficio.

• «CALACATA» è un tipo di marmo, ma all’interno del genus «Marmo», ne esistono numerosissime specie che hanno caratteristiche diverse per qualità, colore, utilizzabilità, ecc.. Pertanto il pubblico percepirà il marchio come una tipologia di prodotto naturale che deriva dal marmo e che presenta differenze da altre varietà. Secondo il richiedente, i prodotti commercializzati con «CALACATA SPONDA» differiscono dagli altri perché sono prodotti (estratti) esclusivamente da lui. ll fatto che i link forniti dall’Ufficio includano il termine «Kind» e si riferiscano a «CALACATA SPONDA» con la prima lettera in maiuscola, confermerebbe tale conclusione. Dato che secondo il richiedente, è l’unica società autorizzata a commercializzare «CALACATA SPONDA», egli afferma che i prodotti a cui si riferiscono i link forniti dall’Ufficio potrebbero essere contraffatti.

• «CALACATA SPONDA» non fornisce alcuna indicazione in relazione con la qualità o valore del prodotto. Il richiedente afferma inoltre che esistono almeno due marchi dell’Unione Europea che contengo il termine «CALACATA» e che sono stati registrati dall’Ufficio. In particolare, si riferisce ai marchi dell’Unione europea «CALACATTA CIELO» e «CALACATTA DO BRASIL». A questo proposito, il richiedente afferma che se i marchi «CALACATTA CIELO» e «CALACATTA DO BRASIL» sono stati registrati, «CALACATA SPONDA» dovrebbe essere registrata poiché in tutti i casi si tratta di varietà di marmo.

• Infine e al fine di superare l’obiezione relativa all’articolo 7, paragrafo 1, lettera g), il richiedente ha richiesto all’Ufficio di eliminare tutti i prodotti contestati sulla base di questo articolo, vale a dire, «Lapidi in calcestruzzo; Statuette in calcestruzzo; Busti in calcestruzzo; Placchette per lapidi in calcestruzzo; Statue in calcestruzzo; Oggetti d'arte in calcestruzzo; Statue e opere d'arte realizzate in cemento, incluse in questa classe».

Ai sensi dell’articolo 94, RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

A seguito di detta limitazione dal richiedente registrata dall’Ufficio il 25/10/2019 e comunicata al richiedente nella stessa data, l’obiezione basata sull’articolo 7, paragrafo 1, lettera g) viene ritirata in toto. Tuttavia, e dopo un’attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l’Ufficio ha deciso di mantenere l’obiezione basata sull’ articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c) e articolo 7, paragrafo 2, RMUE.

Analisi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), RMUE

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione «i marchi composti esclusivamente da segni o indicazioni che in commercio possono servire per designare la specie, la qualità, la quantità, la destinazione, il valore, la provenienza geografica, ovvero l’epoca di fabbricazione del prodotto o di prestazione del servizio, o altre caratteristiche del prodotto o servizio».

È giurisprudenza consolidata che i singoli impedimenti alla registrazione indicati all’articolo 7, paragrafo 1, RMUE sono indipendenti l’uno dall’altro ed esigono un esame separato. Inoltre i vari impedimenti alla registrazione vanno interpretati alla luce dell’interesse generale sotteso a ciascuno di essi. L’interesse generale preso in considerazione deve rispecchiare considerazioni diverse, a seconda dell’impedimento in esame (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

«I segni e le indicazioni di cui all’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE sono quelli che, in un uso normale dal punto di vista del pubblico interessato, possono servire a designare, direttamente o tramite la menzione di una delle sue caratteristiche essenziali, il prodotto o il servizio per cui è richiesta la registrazione» (26/11/2003, T-222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Di conseguenza, l’Ufficio fa notare che nel caso di specie si deve stabilire se il segno «CALACATA SPONDA» rappresenti nella mente del consumatore interessato di lingua italiana una descrizione delle caratteristiche dei prodotti o se sia ragionevole ritenere che ciò possa avvenire in futuro (12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 56).

Vietando la registrazione quale marchio dell’Unione europea di tali segni o indicazioni, l’articolo 7, paragrafo 1, lettera c), RMUE persegue una finalità di interesse generale, la quale impone che i segni o le indicazioni descrittivi delle caratteristiche di prodotti o servizi per i quali si chiede la registrazione possano essere liberamente utilizzati da tutti. Tale disposizione osta, quindi, a che siffatti segni o indicazioni siano riservati a una sola impresa in forza della loro registrazione come marchi (23/10/2003, C-191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

In primo luogo, e per quanto riguarda le decisioni dell’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi relative ai marchi CALACATA SPONDA, CALACATA APUANO, CALACATA CALDIA, CALACATTA APUANO, CALACATTA MACHIA VECCHIA, CALACATTA MINT E CALACATTA VAGLI cui fa riferimento il richiedente, in base alla giurisprudenza consolidata, il regime dell’Unione europea dei marchi rappresenta un sistema autonomo con il proprio insieme di obiettivi e norme specifici; è autosufficiente e si applica in modo indipendente da qualsiasi sistema nazionale. Di conseguenza, il carattere registrabile di un segno come marchio dell’Unione europea deve essere valutato solo in relazione alle pertinenti norme dell’Unione. Pertanto l’Ufficio e, se del caso, il giudice dell’Unione non sono vincolati da una decisione intervenuta a livello di uno Stato membro, o addirittura di un paese terzo, che ammette l’idoneità alla registrazione dello stesso segno come marchio nazionale. Ciò vale anche nel caso in cui tale decisione sia stata presa in applicazione di una normativa nazionale armonizzata con la direttiva 89/104 o, ancora, in un paese appartenente all’area linguistica nella quale trae origine il segno verbale controverso (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

lo stesso si può dire in relazione all’argomento del richiedente, in cui egli si riferisce alla registrazione come marchio dell’Unione europea di «CALACATTA CIELO» e «CALACATTA DO BRASIL»,

In questo senso, secondo la giurisprudenza consolidata le decisioni relative alla registrazione di un segno come marchio dell’Unione europea, «rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale». Pertanto, la registrabilità di un segno come marchio dell’Unione europea dev’essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell’Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente dell’Ufficio (15/09/2005, C-37/03 P, BiolD, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T-36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

«Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri» (27/02/2002, T-106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Si deve prendere in considerazione che l’EUIPO ha l’obbligo di esercitare i suoi compiti conformemente ai principi generali del diritto dell’UE, quali il principio della parità di trattamento e il principio di buona amministrazione. Alla luce di questi due principi, l’Ufficio dovrebbe, nell’esame di una domanda di un marchio dell’Unione europea, prendere in considerazione le decisioni prese in precedenza per quanto riguarda le domande simili e considerare, in particolare, se deve decidere allo stesso modo. Detto questo, il modo in cui sono applicati i principi della parità di trattamento e della buona amministrazione deve essere coerente con il rispetto della legalità.

Di conseguenza, il richiedente non può fare riferimento a un marchio registrato anteriore, né basare la sua richiesta, al fine di garantire una decisione identica, su un’azione eventualmente illegittima commessa a beneficio di terzi o di sé stesso.

Inoltre, per motivi di certezza del diritto e, di fatto, di buona amministrazione, l’esame di qualsiasi domanda di marchio deve essere rigoroso ed esauriente al fine di impedire che i marchi siano registrati in modo improprio. Tal esame deve essere eseguito con riferimento ad ogni singolo caso. La registrazione di un segno come marchio dipende da criteri specifici, che sono applicabili alle circostanze oggettive di ciascun caso particolare e il cui scopo è determinare se il segno in questione è soggetto a un motivo di rifiuto e, nel caso specifico, è stato oggetto di criteri di esame rigorosi e specifici richiesti dal RMUE (05/21/2015, T-203/14, EU:T:2015:301, Splendid, § 47‑60).

Allo stesso modo che i marchi dell’Unione europea citati dal richiedente, il segno oggetto della domanda è stato sottoposto al rigoroso processo di esame, in base ai propri meriti e circostanze, come stabilito dal RMUE. Questi meriti e circostanze potrebbero essere stati diversi al momento della richiesta di tali marchi.

Pertanto, entrambi gli argomenti del richiedente devono essere respinti.

In secondo luogo, e in relazione agli argomenti sostanziali presentati dal ricorrente al fine di dimostrare che il marchio «CALACATA SPONDA» non è descrittivo, né privo di carattere distintivo, l’Ufficio ritiene di non poter alterare le conclusioni riportate nella precedente lettera del 31/07/2019. In effetti, lo stesso richiedente riconosce che il segno «CALACATA SPONDA» descrive le caratteristiche dei prodotti contestati, quando afferma che «CALACATA» è un tipo di marmo. A questo proposito, e anche quando il richiedente afferma ripetutamente che la Cave di Sonda S.r.l. di cui Campolonghi Italia S.p.A. è socia di maggioranza (di cui non è stata presentata alcuna prova), è la società che produce (estrae) esclusivamente questo marmo, non ha presentato prove per dimostrarlo, quindi l’Ufficio deve determinare il carattere distintivo del segno sulla base delle prove citate nella precedente scrittura e che descrivono «CALACATA SPONDA» come un tipo di marmo, senza fare alcun riferimento a una specifica origine aziendale.

Infatti quando uno degli articoli in inglese citati dall’Ufficio parla di «kind of white marble», si riferisce chiaramente a un tipo specifico di marmo, tra la grande varietà che il pubblico di riferimento può trovare sul mercato. Questa argomentazione è corroborata dall’altro articolo menzionato dall’Ufficio, in cui si afferma che «CALACATA SPONDA» è un marmo che viene estratto in Italia e presenta vene più scure su uno sfondo bianco. In questo caso, non si parla di una specifica origine aziendale, ma di alcune caratteristiche che definiscono il tipo di marmo.

Pertanto si conferma che, come affermato dall’Ufficio nella sua lettera del 31/07/2019, i consumatori di riferimento percepirebbero il segno come contenente informazioni che indicano che i prodotti in questione nella Classe 19, sono marmo o prodotti che sono fabbricati in marmo. Pertanto il segno fornisce informazioni sugli elementi dei prodotti in questione, quali la natura, la qualità e il valore dei prodotti.

Va inoltre ricordato che:

«qualora lo stesso impedimento venga opposto per una categoria o un gruppo di prodotti, l’autorità competente può limitarsi ad una motivazione globale riguardante tutti i prodotti interessati. Questa possibilità può estendersi solo a prodotti che presentino tra di loro un nesso sufficientemente diretto e concreto, tanto da formare una categoria sufficientemente omogenea per consentire che tutte le considerazioni di fatto e di diritto che formano la motivazione della decisione in questione, da una parte, chiariscano a sufficienza l’iter logico seguito dalla Commissione di ricorso per ciascuno dei prodotti appartenenti a tale categoria e, dall’altra, possano essere applicate indistintamente a ciascuno dei prodotti interessati [v., in tal senso, sentenza del Tribunale 02/04/2009, T 118/06, ‘Ultimate fighting championship, EU:T:2009:100, § 27‑ 28]. (19/05/2010, T‑464/08, ‘SUPERLEGGERA’, ECLI:EU:T:2010:212, § 49)».

In quanto descrittivo di una caratteristica essenziale dei prodotti, il marchio in esame è quindi, per questo stesso motivo, necessariamente privo di carattere distintivo in relazione agli stessi prodotti ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE (v. sentenza del 12/02/2004, C‑363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 86).

Conclusione

Per le ragioni di cui sopra, ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 1, lettere b) e c), e dell’articolo 7, paragrafo 2, RMUE, e tenendo conto della limitazione presentata dal richiedente e registrata dall’Ufficio il 25/10/2019, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 093 516 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda, ovvero:

Classe 19 Marmo; Piastrelle di marmo; Statuette in marmo; Sculture in marmo; Incisioni in marmo; Targhe in marmo; Statue di marmo; Figure in marmo; Monumenti in marmo; Busti di marmo; Monumenti commemorativi in marmo; Marmo per la costruzione; Marmo [materiale da costruzione]; Ornamenti in marmo per stagni; Tessere per mosaico di marmo; Placche di marmo per lapidi; Lapidi in pietra o marmo; Statuette in pietra o in marmo; Busti in pietra o in marmo; Placchette per lapidi in pietra o marmo; Bordure per caminetti [cappe e caminetti] in marmo; Statue in pietra o in marmo; Oggetti d'arte in pietra o in marmo; Statue e opere d'arte realizzate in pietra e marmo, incluse in questa classe

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Pablo AMAT RODRÍGUEZ