Rifiuto di una domanda di marchio dell'Unione europea ex articolo 7 e articolo 42, paragrafo 2, RMUE

Alicante, 15/09/2020

flotho anwaltskanzlei | studio legale Ottostraße 3 D-80333 München ALEMANIA

Fascicolo nº:	018095724
Vostro riferimento:
Marchio:
Tipo de marchio:	Marchio di posizione
Nome del richiedente:	Ercoli S.r.l. Via Sant'Andrea 53 I-63813 Monte Urano ITALIA

In data 24/02/2020 l'Ufficio, dopo aver riscontrato che il marchio in questione è privo di carattere distintivo, ha trasmesso una seconda notifica di motivi di rifiuto, sollevando un'obiezione ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, per i motivi esposti nella lettera allegata, che forma parte della presente decisione.

In data 30/04/2020 il richiedente ha presentato le sue osservazioni, che possono essere sintetizzate come segue:

1. I prodotti richiesti sono calzature da donna. Il pubblico femminile è più attento ai singoli dettagli del prodotto da acquistare.

2. La semplicità della cucitura non preclude che essa sia dotata di carattere distintivo. La maggior parte dei marchi di posizione registrati dall’EUIPO consistono in elementi semplici, puramente decorativi. Il richiedente cita 3 esempi di decorazione sulla tomaia di una scarpa e si chiede perché il suo segno sia valutato diversamente.

3. La cucitura del richiedente risale al 2012 ed è stata imitata successivamente. Molti degli esempi citati dall’Ufficio si trovano all’interno della calzatura, ma non sono identici al segno richiesto. Ciò dimostra che le imprese produttrici utilizzano decorazioni diverse per distinguere i loro prodotti.

Ai sensi dell’articolo 94 RMUE, l’Ufficio è tenuto a prendere una decisione fondata su motivi in ordine ai quali il richiedente ha potuto presentare le proprie deduzioni.

Dopo un'attenta analisi delle argomentazioni presentate dal richiedente, l'Ufficio ha deciso di mantenere la propria obiezione.

L’articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE stabilisce che sono esclusi dalla registrazione “i marchi privi di carattere distintivo”.

L’oggetto del marchio è circoscritto a un marchio di posizione consistente basicamente in una cucitura semicircolare apposta sulla suoletta interna di una calzatura. Il segno in questione, pertanto, non può essere separato dalla suoletta su cui è applicato, e si fonde con i prodotti stessi e con il loro aspetto.

A detta del richiedente, i prodotti sono rivolti ad un pubblico femminile, maggiormente attento ai dettagli rilevabili nel prodotto da acquistare. Va notato, a tale rispetto, che i prodotti richiesti sono “calzature”. Nulla lascia trapelare che siano calzature specifiche o rivolte a un pubblico femminile. Inoltre, anche ammesso e non concesso che tale pubblico presti maggiore attenzione ai dettagli, non si può da ciò dedurre automaticamente che il consumatore (o, meglio, la consumatrice) compia un esame dettagliato della foggia interna della suoletta prima di comprare una scarpa. Come già indicato nella precedente comunicazione, le calzature sono prodotti di consumo di massa, accessibili al grande pubblico con un livello medio di attenzione. L’Ufficio pertanto non può che ribadire quanto già indicato nella precedente notifica:

Al momento dell’acquisto, tale pubblico non è solito prestare particolare attenzione all’aspetto o alla decorazione della suola interna della calzatura, bensì probabilmente ad altri elementi quali la comodità della suola, l’altezza del tacco, i materiali che compongono la scarpa, i colori ecc. Qualora percepisse la presenza di una cucitura in corrispondenza dell’arcata del piede, il consumatore potrebbe tutt’al più interpretarla come un mero elemento decorativo o funzionale (caratteristica, questa, smentita dal richiedente, nonostante le cuciture possano servire per “legare” fra loro i possibili vari strati che compongono la suola). Tale elemento non sarà in grado di fungere da indicatore dell’origine commerciale della calzatura che l’acquirente si accinge a comprare.

Va peraltro ricordato che il segno non è stato obiettato a causa della sua semplicità, ma perché privo di carattere distintivo.

Una banale linea curva non possiede, a priori, capacità distintiva a titolo originario, a meno che il consumatore non sia in grado di percepire in questo semplice elemento un qualcosa che attiri la sua attenzione. Un segno che non è in grado di imprimersi nella mente del consumatore (perché eccessivamente semplice e banale o perché non rappresenta nulla) non può adempiere una funzione distintiva. Tutt’al più, il segno richiesto sarà percepito come motivo ornamentale/decorativo, ma non come elemento che indica la provenienza commerciale o industriale della merce, salvo se la distintività è stata acquisita in seguito all’uso. Per poter svolgere la funzione di indicatore della provenienza commerciale di un prodotto, il marchio deve trasmettere un “messaggio” che consenta al consumatore di associare un dato segno al prodotto e a chi lo ha fabbricato: una semplice cucitura o linea semicircolare sulla suoletta interna di una calzatura non trasmette né evoca o suggerisce indirettamente alcun messaggio al consumatore che desidera acquistare una scarpa.

Per quanto riguarda i segni già registrati dall’EUIPO, va notato per nessuno di essi il richiedente ha fornito ulteriori dettagli, quali il numero di domanda, le classi richieste o se il segno è stato ritenuto distintivo prima facie. È pertanto impossibile che l’Ufficio possa entrare in ulteriori dettagli. Ad ogni buon conto e di primo acchito, i segni sembrano essere alquanto diversi da quello depositato. Inoltre, secondo la giurisprudenza consolidata "le decisioni che le Commissioni di ricorso devono adottare ... relativamente alla registrazione di un segno come marchio dell'Unione europea, rientrano nell’esercizio di una competenza vincolata e non in quello di un potere discrezionale". Pertanto, la legittimità delle decisioni delle Commissioni di ricorso (nonché dell’Ufficio) dev'essere valutata unicamente sulla base di questo regolamento, come interpretato dal giudice dell'Unione, e non sulla base di una prassi decisionale precedente delle comunicazioni di ricorso stesse (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; e 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

"Come risulta dalla giurisprudenza della Corte, l’osservanza del principio della parità di trattamento deve conciliarsi con il rispetto del principio di legalità, secondo cui nessuno può far valere, a proprio vantaggio, un illecito commesso a favore di altri" (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

L’argomento del richiedente, secondo il quale alcuni esempi citati di cuciture indicherebbero che le imprese produttrici utilizzano decorazioni diverse per distinguere i loro prodotti, non trova accoglimento da parte di codesto Ufficio. Con tali esempi l’EUIPO ha voluto rendere palese che la cucitura in questione è solamente un elemento tipico dei prodotti di cui trattasi e che essa non diverge sostanzialmente da altre cuciture comunemente impiegate nel commercio, bensì appare piuttosto come una variante di queste ultime.

Poiché le differenze fatte valere non sono facilmente percepibili, ne consegue che la cucitura in questione non si distingue sufficientemente da altre comunemente utilizzate per i prodotti richiesti. Essa pertanto non consentirà al pubblico destinatario di distinguere in modo immediato e certo i prodotti del richiedente da quelli aventi una diversa origine commerciale.

Pertanto, il marchio richiesto, come percepito dal consumatore medio dell’intera Unione europea, normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto, non può consentire di individuare i prodotti di cui trattasi e di distinguerli da quelli aventi una diversa origine commerciale. Esso è quindi privo di carattere distintivo rispetto a tali prodotti.

Come già indicato nella precedente comunicazione, il consumatore sarebbe in grado di distinguere il segno come indicatore di una ben precisa origine commerciale unicamente se fosse stato sottoposto a un lungo processo di familiarizzazione con il prodotto. Tuttavia, il richiedente non ha trasmesso prove significative al riguardo, limitandosi a inviare due email del disegnatore della cucitura nei quali si afferma che essa è stata disegnata nel 2012 “dopo moltissime ricerche” e “per trasmettere una sensazione di confort e anatomia”. Si tratta di affermazioni del tutto vaghe e non sufficienti per provare la distintività del segno.

Per le ragioni di cui sopra, e ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 1, lettera b), RMUE, la domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 095 724 è respinta per tutti i prodotti oggetto della domanda.

Ai sensi dell'articolo 67 RMUE, Lei ha facoltà di proporre un ricorso contro la presente decisione. Ai sensi dell'articolo 68 RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.

Annalisa GIACOMAZZI