OPPOSITION N° B 3 129 595

Import Distribution, rue de l'Ancienne Potence, 10, 7501 Orcq, Belgique (opposante), représentée par Ariane Joachimowicz, rue de Florence, 13, 1000 Bruxelles, Belgique (représentante professionnelle)

c o n t r e

Fornor, S.L.U, Avda. del Acero, 10 Poligono Industrial Miralcampo, 19200 Azuqueca De Henares (Guadalajara), Espagne (demanderesse), représentée par Cabinet Lhermet Lefranc-Bozmarov, 85 Boulevard Malesherbes, 75008 Paris, France (représentant professionnel).

Le 08/06/2021, la division d’opposition rend la présente

DECISION:

1.	L’opposition n° B 3 129 595 est rejetée dans son intégralité.

2.	L’opposante supporte les frais, fixés à 300 EUR.

MOTIFS

Le 26/08/2020, l’opposante a formé une opposition à l’encontre de tous les produits et services visés par la demande de marque de l'Union européenne n° 18 098 517 (marque figurative), compris dans les classes 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 16, 18, 20, 24, 27, 28 et 35. L’opposante a invoqué l'article 8, paragraphe 4, du RMUE, en relation avec la marque non enregistrée , le nom commercial et des droits d'auteurs sur le logo . L’opposante a pour chacune des bases susmentionnées de l’opposition indiqué dans le formulaire de l’opposition que le territoire d’application était l’« EUIPO ».

Par ailleurs, l'opposante indique également dans les observations soumises en annexe du formulaire d’opposition que la demanderesse a déposé la marque attaquée en totale mauvaise foi.

MAUVAISE FOI – ARTICLE 59, PARAGRAPHE 1, POINT b) DU RMUE

L’opposante soutient que la demanderesse a déposé la marque contestée de mauvaise foi et se rapporte à l’article 59, paragraphe 1, point b), du RMUE.

L’article mentionné n’est recevable que dans le cadre d’une procédure de nullité. Selon l’article 46 du RMUE, une opposition ne peut être formée que sur la base des motifs prévus à l’article 8 du RMUE, qui n’incluent pas la mauvaise foi.

Ainsi, la mauvaise foi ne constitue pas un motif recevable dans le cadre des procédures d’opposition (4/07/2019, R 2592/2018‑4, VitaFiber / Vitafiber, § 44; 21/12/2012, R 567/2012-2, INTER­KULTUR / INTERKULTUR, § 35).

La présente opposition doit ainsi être rejetée comme non-recevable en ce qu’elle est basée sur ce motif.

MARQUE NON ENREGISTRÉE OU AUTRE SIGNE UTILISÉ DANS LA VIE DES AFFAIRES – ARTICLE 8, PARAGRAPHE 4, DU RMUE

Conformément à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sur opposition de la titulaire d’une marque non enregistrée ou d’un autre signe utilisé dans la vie des affaires dont la portée n’est pas seulement locale, la marque demandée est refusée à l’enregistrement, lorsque et dans la mesure où, selon la législation de l’Union ou le droit de l’État membre qui est applicable à ce signe:

(a) des droits à ce signe ont été acquis avant la date de dépôt de la demande de marque de l’Union européenne ou, le cas échéant, avant la date de la priorité invoquée à l’appui de la demande de marque de l’Union européenne;

(b) ce signe donne à sa titulaire le droit d’interdire l’utilisation d'une marque plus récente.

a) Recevabilité –Marque non enregistrée / Nom commercial

Marque non enregistrée

La seule interprétation possible de l’indication par l’opposante du territoire « EUIPO » dans le formulaire d’opposition est que l’opposante se réfère au territoire de l’Union européenne. L’opposante ne mentionne expressément et spécifiquement aucun État membre de l’Union européenne ni dans le formulaire d’opposition ni dans ses observations jointes au formulaires (ni en tout état de cause dans les observations ultérieures en vue de compléter l’opposition).

L’opposante prétend ainsi être la titulaire d’une « marque non-enregistrée de l’Union européenne ». Elle fait référence à l’article 6 bis de la Convention de Paris relatif aux marques « notoirement connues ».

Il existe des marques non enregistrées tirant leur légitimité de leur usage dans un certain nombre d’États membres. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE, reconnaît l’existence de tels droits dans les États membres et accorde aux titulaires de marques non enregistrées la possibilité d’empêcher l’enregistrement d’une demande de MUE si ces droits sont aptes à empêcher l’usage d’une telle demande de MUE en vertu de la législation nationale, pour autant qu’ils démontrent que les conditions fixées par le droit national pour l’interdiction de l’usage de la MUE plus récente sont réunies et que les autres conditions de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, sont satisfaites.

Toutefois, les marques non enregistrées ne sont pas protégées au niveau de l’Union européenne. La référence à l’article 6 bis de la Convention de Paris et au caractère notoirement connu de la marque invoquée n’est pas pertinente car le caractère notoirement connu de la marque invoquée ne saurait aller à l’encontre de l’absence de protection, en vertu du droit communautaire, pour toute marque non enregistrée. Les marques notoirement connues, dans la mesure où elles ne sont pas enregistrées, ne peuvent être protégées que si le droit national applicable leur confère une protection.

Par conséquent, dans la mesure où le droit invoqué par l’opposante ne peut pas constituer un droit antérieur en relation avec le motif de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, l’opposition n’est pas recevable en ce qu’elle est basée sur ce droit.

Ainsi qu’indiqué, l’opposante mentionne l’article 6 bis de la Convention de Paris relative à la protection des marques notoirement connues. L’opposante n’a pas invoqué l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE, selon lequel une opposition peut être formée sur la base d’une marque notoirement connue au sens de l’article 6 bis de la Convention de Paris. A supposer que telle ait été l’intention de l’opposante et que ces motifs aient été explicitement invoqués, il convient de clarifier à des fins d’exhaustivité, que le résultat serait le même car l’article 8, paragraphe 2, point c), du RMUE se rapporte expressément à la protection des marques notoirement connues dans les États membres de l’Union, et non dans l’Union européenne.

Nom commercial

L’opposante invoque un nom commercial et indique de nouveau que le territoire est « EUIPO ».

Les noms commerciaux sont les noms utilisés pour identifier les entreprises. L’article 8 de la Convention de Paris cité par l’opposante prévoit la protection du nom commercial dans tous les pays de l’Union européenne sans obligation d’enregistrement.

L’article 8 de la Convention de Paris (de même que les directives des marques de l’Office, Partie C Opposition, Section 4, Droits en vertu de l’article 8, paragraphes 4 et 6, du RMUE, 3 Conditions prévues à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, 3.2.3.1 Noms commerciaux¹) se rapportent exclusivement à des noms commerciaux protégés dans les États membres de l’Union européenne.

Il n’existe pas de législation à l’échelle de l’Union européenne en ce qui concerne le droit des titulaires de noms commerciaux d’interdire l’utilisation d'une marque de l’Union européenne plus récente. Le droit d’interdire l’enregistrement d’un droit plus récent sur la base d’un nom commercial relève des législations nationales.

Un nom commercial invoqué en relation avec le « territoire de l’EUIPO » n’existe pas et ne constitue donc pas un droit recevable.

Par conséquent, l’opposition est également jugée irrecevable en ce qu’elle est basée sur un nom commercial dans l’Union européenne/en lien avec le « territoire de l’EUIPO ».

A des fins d’exhaustivité, il convient de rappeler qu’il ressort de la législation et de la jurisprudence du Tribunal qu’il incombe à l’opposant de s’appuyer sur le contenu de la législation pertinente et de démontrer qu’il aurait réussi à interdire l’usage d’une marque plus récente en vertu d’une telle législation. Les informations relatives à la législation applicable doivent permettre à l’Office de comprendre et d’appliquer le contenu de cette législation, les conditions d’obtention de la protection et l’étendue de celle-ci, et permettre au demandeur d’exercer son droit de défense. En l’espèce, l’opposante n’a pas fourni d’informations relatives à la législation qui serait, selon elle, applicable, en relation avec la marque non enregistrée et le nom commercial invoqués.

b) Droits d’auteurs

L’expression «autres signes utilisés dans la vie des affaires» désigne une catégorie étendue de signes, dont les éléments ne sont pas énumérés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE.

Pour relever du domaine d’application de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ces signes doivent avoir une fonction distinctive quant à l’origine commerciale, c’est-à-dire qu’ils doivent servir à identifier une activité économique exercée par leur titulaire (29/03/2011, C-96/09 P Bud, EU:C:2011:189, § 149). Tel est le cas des droits relatifs à une dénomination sociale, à un nom commercial, une enseigne, des titres d’œuvre littéraire. L’article 8, paragraphe 4, du RMUE, ne concerne pas d’autres types de droits de propriété intellectuelle qui ne sont pas des «signes commerciaux», tels que des brevets, droits d’auteur ou droits de dessins et modèles qui n’ont pas comme fonction première de permettre la distinction, mais qui protègent des œuvres techniques ou artistiques ou une «apparence».

Le tribunal a retenu qu’un droit d’auteur ne peut constituer un «signe utilisé dans la vie des affaires» au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE. Il a indiqué qu’il ressort de l’économie de l’article 60 du RMUE (antérieurement article 52 du règlement n 40/94 à a date de l’arrêt, dont le libellé n’a pas changé) qu’un droit d’auteur n’est pas un tel signe. Cette dernière disposition prévoit en effet, à son paragraphe 1, sous c), qu’une marque de l’Union européenne est déclarée nulle lorsqu’il existe un droit antérieur visé à l’article 8, paragraphe 4, et que les conditions énoncées dans ce paragraphe sont remplies. Le paragraphe 2, sous c), du même article dispose qu’une marque communautaire est également déclarée nulle si son usage peut être interdit en vertu d’un « autre » droit antérieur et notamment d’un droit d’auteur. Il s’ensuit que le droit d’auteur ne fait pas partie des droits antérieurs visés à l’article 8, paragraphe 4, du RMUE (22/06/2010, T‑255/08, José Padilla, EU:T:2010:249, § 65).

L’opposition a été jugée recevable en ce qu’elle est basée sur des droits d’auteurs. Conformément aux directives des marques de l’EUIPO, Partie C Opposition, 2.4.1.2 Identification des marques antérieures ou des droits antérieurs², si l’opposant fonde son opposition sur un droit qui ne saurait être un droit antérieur au sens de l’article 8, paragraphe 4, du RMUE, par exemple un droit d’auteur ou un dessin ou modèle, l’opposition est en effet recevable. Néanmoins, après l’ouverture de la procédure, l’opposition sera rejetée sur le fond.

Par conséquent, les droits d’auteur invoqués par l’opposante ne sauraient être opposés à l’enregistrement de la marque demandée.

Il s’ensuit que l’opposition est rejetée comme non fondée sur la base des droits d’auteurs invoqués par l’opposante.

CONCLUSION

Dans sa lettre du 29/03/2021, l’Office a notamment informé les parties que l’opposante n’avait pas présenté les pièces justificatives nécessaires relatives aux droits antérieurs invoqués.

Compte tenu de ce qui précède, à savoir le fait que l’opposition n’est recevable/bien fondée sur aucun des droits antérieurs ou motifs invoqués, il convient en effet de rejeter l’opposition.

FRAIS

Conformément à l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’opposition supporte les frais et taxes exposés par l’autre partie.

L’opposante étant la partie perdante, elle doit supporter les frais exposés par la demanderesse aux fins de la présente procédure.

Conformément à l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et à l’article 18, paragraphe 1, point c, sous i), du REMUE, les frais à rembourser à la demanderesse sont les frais de représentation dont le montant est fixé dans la limite du taux maximal déterminé dans le RMUE.

La division d’opposition

Saida CRABBE

Catherine MEDINA

Oana-Alina STURZA

Conformément à l’article 67, du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.