Denegación de una solicitud de marca de la Unión Europea

(artículo 7 y el artículo 42, apartado 2, del RMUE)]

Alicante, 20/02/2020

PROTECTIA PATENTES Y MARCAS S.L. C/ Arte 21, 2ºA E-28033 Madrid ESPAÑA

Nº de solicitud:	018104215
Referencia:	2019/0760
Marca:	HIDROGESTOR
Tipo de marca:	Marca denominativa
Solicitante:	AGRISAT IBERIA, S.L. Tercera Avenida 27 E-02007 Albacete ESPAÑA

La Oficina objetó el 9/10/2019 en virtud del artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y artículo 7, apartado 2, del RMUE al considerar que la marca es descriptiva y carece de carácter distintivo, por los motivos que se indican en la carta adjunta.

El solicitante presentó sus alegaciones el 5/12/2019, que pueden resumirse del siguiente modo:

1. El examinador se ha extralimitado al haber incluido en la lista, productos y servicios que no han sido solicitados.

2. El solicitante no comparte que el signo “HIDROGESTOR” sea descriptivo respecto a los productos y servicios designados tanto de la clase 9 como de la clase 42 considerándolos de forma estricta. Es imposible concluir que “HIDROGESTOR” sea una característica de los productos y servicios objetados, ni que designe su especie, calidad, destino, valor, procedencia geográfica, o época de producción del producto o de la prestación del servicio. La combinación de los vocablos “HIDRO” y “GESTOR” únicamente podría llevar a considerar la marca solicitada como sugestiva o evocativa pero en ningún caso descriptiva de los productos y servicios designados.

3. El término “HIDROGESTOR” carece de significado en el lenguaje español y debe calificarse como de fantasía. Asimismo, la unión de las palabras “HIDRO” y “GESTOR” no atiende a ninguna construcción gramatical que sea empleada habitualmente en lengua española.

4. El público pertinente de lengua española, que estará compuesto por un consumidor especializado en materia, no entenderá de forma inmediata, sin un esfuerzo mental, que el término “HIDROGESTOR” es descriptivo de los productos y servicios en cuestión. Por lo tanto dicho signo presenta, al menos, un carácter distintivo mínimo que le permite ser susceptible de registro.

5. Existen anteriores resoluciones de la misma Oficina, con relación a marcas anteriores equivalentes a “HIDROGESTOR” que han sido consideradas en su conjunto como suficientemente descriptivas para ser registradas.

6. La sobresaturación de volumen de marcas hace que cada vez sea más pertinente y ajustado a derecho permitir el acceso al registro a aquellos signos distintivos de marcas compuestas por dos vocablos. Su uso de forma unificada determina que la denominación sea de fantasía y sobre todo identificativa de origen empresarial.

7. La Oficina Española de Patentes y Marcas ha decidido conceder la misma marca, otorgándole distintividad.

De acuerdo con el artículo 94 del RMUE, corresponde a la Oficina dictar una resolución basada en motivos o pruebas sobre los que el solicitante ha tenido oportunidad de presentar sus alegaciones.

Después de tener en cuenta las alegaciones del solicitante, la Oficina ha decidido retirar la objeción para los siguientes servicios:

Clase 42 Pruebas de materiales.

Por el contrario, se mantiene para el resto de productos y servicios.

1.

En relación al argumento del solicitante sobre la lista de productos y servicios examinada, la Oficina hace constar que conforme a las Directrices de examen (sección 4 Sección - Motivos de denegación absolutos, Capítulo 1 Principios generales): “En lo que respecta al carácter descriptivo, la objeción se aplica no solo a aquellos productos o servicios para los que el término o términos que componen la marca solicitada resulten directamente descriptivos, sino también a la categoría más amplia que, al menos de forma potencial, contenga una subcategoría identificable, o productos o servicios concretos para los que la marca solicitada sea directamente descriptiva. Si el solicitante no ha establecido una limitación adecuada, la objeción relativa al carácter descriptivo afectará necesariamente a la categoría más amplia como tal. Por ejemplo, «EuroHealth» se debe denegar para los «seguros» en su conjunto y no solo para los seguros sanitarios (07/06/2001, T-359/99, EuroHealth, EU:T:2001:151, § 33).”

Por lo tanto, tal como ocurre en este caso, aunque, por ejemplo el producto ‘software o instrumentos destinados a la gestión del agua’ no se incluya en la lista solicitada, las categorías más amplias incluidas en la lista, por ejemplo ‘aplicaciones de software descargable’ contienen, al menos de forma potencial, una subcategoría para los que la Oficina considera que la marca solicitada es descriptiva.

2.

Respecto al carácter evocativo o sugestivo pero no descriptivo de los productos y servicios objetados, la Oficina comparte la opinión del solicitante para el servicio ‘pruebas de materiales’ pero no para el resto de productos y servicios ya que la Oficina considera que el signo describe el propósito de los productos y servicios en cuestión.

Con respecto a los productos en la clase 9, los consumidores pertinentes percibirían que el signo proporciona información que dichos productos son software o instrumentos destinados a la gestión del agua usados por ejemplo para gestionar su consumo, propiedades, mediciones y/o límites geográficos.

Respecto a los servicios de la clase 42, los consumidores pertinentes percibirían que el signo proporciona información que dichos servicios están destinados a la elaboración, mantenimiento y/o análisis de software relacionado con la gestión del agua.

3.

Si bien el término “HIDROGESTOR” carece de significado en el lenguaje español, la Oficina considera que el consumidor medio entendería el signo como dos palabras “HIDRO” y “GESTOR” ya que es práctica común suprimir el espacio que separa las palabras sin que ello necesariamente suponga la calificación del signo como de fantasía.

Además, en el mundo de la publicidad, los artículos definidos y los pronombres (el, eso, etc.), las conjunciones (o, y, etc.) o las preposiciones (de, para, etc.) a menudo se suelen omitir al igual que es práctica común alterar el orden de las palabras. La falta de estos elementos y alteración en el orden gramatical de las palabras en ocasiones no basta para dotar de carácter distintivo a la marca.

Bajo el punto de vista de la Oficina, este es el caso del signo en cuestión que sería entendido por el consumidor relevante como “gestor de agua”.

4.

En relación al esfuerzo mental necesario para entender el signo “HIDROGESTOR”, la Oficina considera que, el consumidor pertinente, no necesitaría realizar un esfuerzo mental para entender el carácter descriptivo, y por tanto no distintivo, del signo en cuestión en relación con los productos y servicios objetados. Por lo tanto, bajo el criterio de la Oficina, el signo no presenta un carácter distintivo mínimo que le permita ser susceptible de registro para los productos y servicios objetados.

5.

En relación con el argumento del solicitante de que la Oficina ha aceptado marcas similares, procede señalar, que “las resoluciones que adopta la Oficina relativas al registro de un signo como marca de la Unión Europea... dimanan de una competencia reglada y no de una facultad discrecional”. Por lo tanto, la legalidad de las resoluciones de la Oficina debe apreciarse únicamente sobre la base del RMUE, tal como lo ha interpretado el juez de la Unión, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la Oficina (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; y 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

”De la jurisprudencia del Tribunal de Justicia se desprende que la observancia del principio de igualdad de trato debe conciliarse con la observancia del principio de legalidad, según el cual nadie puede invocar, en beneficio propio, una ilegalidad cometida a favor de otro” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

6.

En cuanto a la sobresaturación de volumen de marcas, la práctica de la Oficina se aplica de igual modo independientemente de la saturación o no de marcas para unos determinados productos y servicios. Tal como se ha mencionado anteriormente, la Oficina considera que en este caso la fusión de dos vocablos no genera una denominación de fantasía y por lo tanto el signo en cuestión no es identificativo del origen empresarial.

7.

En relación con las resoluciones nacionales invocadas por el solicitante, como resulta de la jurisprudencia:

el régimen de marcas de la Unión Europea es un sistema autónomo, constituido por un conjunto de normas y que persigue objetivos que le son específicos, y su aplicación es independiente de todo sistema nacional… Por consiguiente, el carácter registrable de un signo como marca de la Unión Europea sólo debe apreciarse sobre la base de la normativa de la Unión pertinente. Por lo tanto, la Oficina y, en su caso, el juez de la Unión, no están vinculados por una resolución dictada en un Estado miembro, ni en un país tercero, por la que se admita el carácter registrable de ese mismo signo como marca nacional. Así ocurre aun cuando tal resolución hubiera sido adoptada con arreglo a una normativa nacional armonizada con la Directiva 89/104 o, incluso, en un país perteneciente a la zona lingüística en la que tiene su origen el signo denominativo controvertido.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Conclusión

En virtud de los motivos expuestos anteriormente, y de acuerdo con el artículo 7, apartado 1, letras b) y c), y el artículo 7, apartado 2, del RMUE, se deniega la solicitud de marca de la Unión Europea nº 18 104 215 para los siguientes productos y servicios:

Clase 9 Aplicaciones de software descargables; programas de aplicación; sistemas de tratamiento de datos; instrumentos de agrimensura; plataformas de software de gestión colaborativa.

Clase 45 Elaboración de software; servicios de ingeniería, control de calidad, actualización de bancos de memoria de sistemas informáticos; análisis de ingeniería tecnológica; gestión de proyectos de ti.

Por el contrario, la solicitud puede proseguir para los restantes servicios:

Clase 42 Pruebas de materiales.

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, tiene derecho a recurrir la presente resolución. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

Pablo GARCIA ORTEGA