OPOSICIÓN Nº B 3 107 677

Merkal Calzados, S.L., Pau Claris, 132-5º, 08009 Barcelona, España (parte oponente), representada por S. Orlando Asesores Legales y en Propiedad Industrial, S.L., C/ Castelló, 20, 4ºD, 28001 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Irrelevante Bags, S.L., Ronda Narcís Monturiol, 6 Edificio Destro, Oficina 103B, 46980 Paterna, España (solicitante), representado por Sanz Bermell International, Calle Játiva, 4, 46002 Valencia, España (representante profesional).

El 29/01/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n.º B 3 107 677 se estima parcialmente, en concreto para los siguientes productos impugnados:

Clase 18: Alforjas; artículos de equipaje con ruedas; artículos de guarnicionería; asas de maleta; asas para transportar sacos de provisiones; bandoleras; bastones; baúles y maletas; billeteras; bolsas de aseo; bolsas de bandolera; bolsas de compresión especiales para organizar el equipaje; bolsas de cuero; bolsas de lona; bolsas de mano; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsas para calzado; bolsas para trajes; bolsas riñoneras; bolsas y carteras de piel; bolsas vacías para cosméticos; bolsitas de cuero para embalar; bolsitas portallaves; bolsos; bolsos de deporte; bolsos de montañismo; bolsos de mano; bolsos multiuso; carteras de cuero; carteras para llaves; cordones de cuero; correas de cuero; estuches de cuero o cartón cuero; fundas de cuero; guarnicionería de cuero; maletas; maletines; mochilas; monederos; paraguas y sombrillas; valijas.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 109 924 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 109 924 (marca figurativa). La oposición está basada en el registro de marca de la Unión Europea n.º 16 701 468 (marca figurativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos y servicios

Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 18: Cuero e imitaciones de cuero en relación a bolsos, carteras de bolsillo, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería.

Clase 35: Servicios de venta al menor en establecimiento comercial y servicios de venta al mayor y a través de las redes mundiales de la informática de prendas de vestir, calzado, sombrerería, cinturones, pañuelos de cuello, pashminas, chales, fulares, gafas, colonia, guantes, bisutería, bolsos, maletas, paraguas, artículos textiles, artículos de guarnicionería, carteras, maletines, portafolios, estuches para llaves, sets de viaje, bolsas y estuches de viaje; servicios de publicidad y marketing; servicios de asesoramiento y asistencia empresarial relativa al establecimiento de franquicias; servicios de importación y exportación.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 18: Alforjas; armazones de bolsos; armazones de carteras; armazones de paraguas; artículos de equipaje con ruedas; artículos de guarnicionería; asas de maleta; asas para transportar sacos de provisiones; bandoleras; bastones; baúles y maletas; billeteras; bolsas de aseo; bolsas de bandolera; bolsas de compresión especiales para organizar el equipaje; bolsas de cuero; bolsas de lona; bolsas de mano; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsas para calzado; bolsas para trajes; bolsas riñoneras; bolsas y carteras de piel; bolsas vacías para cosméticos; bolsitas de cuero para embalar; bolsitas portallaves; bolsos; bolsos de deporte; bolsos de montañismo; bolsos de mano; bolsos multiuso; carteras de cuero; carteras para llaves; cordones de cuero; correas de cuero; estuches de cuero o cartón cuero; fundas de cuero; guarnicionería de cuero; maletas; maletines; mochilas; monederos; paraguas y sombrillas; valijas.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los artículos de guarnicionería; bastones; baúles y maletas; maletas; paraguas y sombrillas se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos (incluyendo sinónimos).

El producto impugnado guarnicionería de cuero se incluye en la categoría más amplia de guarnicionería de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

No obstante, los armazones de bolsos; armazones de carteras; armazones de paraguas son componentes de bolsos, carteras y paraguas, respectivamente. El público destinatario es diferente al de los bolsos, carteras y paraguas ya que los armazones van dirigidos a los fabricantes de estos productos y no al consumidor final. Los armazones de bolsos; armazones de carteras; armazones de paraguas y los productos de la parte oponente en la clase 18 (cuero e imitaciones de cuero en relación a bolsos, carteras de bolsillo, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y guarnicionería) y servicios en la clase 35 (en general, servicios de venta de diversos productos concretos, publicidad y servicios de importación y exportación) utilizan canales de distribución y metodos de uso distintos. Son, además, productos y servicios ofrecidos por distintos fabricantes/proveedores. Finalmente, no son complementarios ni están en competencia los unos con los otros. Son, por lo tanto, productos y servicios diferentes.

Alforja se entenderá como una “especie de talega abierta por el centro y cerrada por sus extremos, los cuales forman dos bolsas grandes y ordinariamente cuadradas, donde, repartiendo el peso para mayor comodidad, se guardan algunas cosas que han de llevarse de una parte a otra” (información extraída del Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española RAE el 14/01/2021 https://dle.rae.es/alforja).

Las alforjas y el resto de productos impugnados pertenecen, o bien a la categoría general de “equipaje, bolsos, carteras y otros porta objetos”, como los artículos de equipaje con ruedas; asas de maleta; asas para transportar sacos de provisiones; billeteras; bolsas de aseo; bolsas de bandolera; bolsas de compresión especiales para organizar el equipaje; bolsas de cuero; bolsas de lona; bolsas de mano; bolsas de playa; bolsas de viaje; bolsas para calzado; bolsas para trajes; bolsas riñoneras; bolsas y carteras de piel; bolsas vacías para cosméticos; bolsitas de cuero para embalar; bolsitas portallaves; bolsos; bolsos de deporte; bolsos de montañismo; bolsos de mano; bolsos multiuso; carteras de cuero; carteras para llaves; fundas de cuero; maletines; mochilas; monederos; valijas, o bien pertenecen a la categoría general de “cuero e imitaciones de cuero, pieles de animales y productos fabricados con estos materiales”, como las bandoleras; cordones de cuero; correas de cuero; estuches de cuero o cartón cuero. Todos estos productos y los del oponente de la clase 18 son al menos similares ya que pueden coincidir, como mínimo, en el público destinatario y en los canales de distribución. Además, suelen ser manufacturados por los mismos fabricantes.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o al menos similares están dirigidos al público en general cuyo grado de atención se estima medio.

c) Los signos

Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

El elemento común “SENDA” tiene significado en español. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla española, ya que la presencia de “SENDA” en ambos signos conducirá a una similitud conceptual entre ellos que podría no darse desde la perspectiva de otra parte del público relevante. Este elemento se percibirá como “camino más estrecho que la vereda, abierto principalmente por el tránsito de peatones y del ganado menor” (información extraída del Diccionario de la Lengua de la Real Academia Española el 20/01/2021 en https://dle.rae.es/senda). Teniendo en cuenta que no alude a los productos relevantes, ni a sus características, se trata de un elemento distintivo para esta parte del público destinatario.

El elemento “SENDA” de la marca anterior es el elemento dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención. Bajo éste aparecen las letras “R”, “O”, “A” y “D” separadas por un punto. Es muy probable que, aunque el público pertinente las perciba como las letras que conforman el elemento “ROAD”, no atribuya significado alguno y, por lo tanto, es un elemento con un carácter distintivo normal.

Con respecto a la marca impugnada, si bien es cierto que la misma está compuesta por un único elemento verbal, es necesario tener en cuenta que el consumidor de referencia lo desglosará en elementos que puedan sugerir o, de hecho, sugieran un significado concreto (13/02/2007, T 256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T 146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58). En el caso presente, el consumidor identificará claramente el artículo indeterminado “una” seguido de la palabra “senda” cuyo contenido semántico y grado de carácter distintivo ya ha sido analizado más arriba. El artículo “una” cumple con una función meramente gramatical y, por tanto, posee un grado de carácter distintivo inferior a la media.

Visualmente, los signos coinciden en el elemento distintivo “SENDA” que constituye el elemento dominante de la marca anterior y el componente más distintivo que se percibe en el signo impugnado, aunque se muestra en letras mayúsculas en la marca anterior y en minúsculas en el signo impugnado.

Los signos se diferencian principalmente en las letras separadas por un punto o elemento igualmente distintivo “R O A D” de la marca anterior, si bien aparece en menor tamaño, y en el artículo “una” del signo impugnado. También se diferencian en características estéticas tales como: tipografía y color de letra, y disposición de los signos, con una cierta inclinación en la marca anterior. No obstante, las peculiaridades que son más bien decorativas tendrán un menor impacto que los elementos verbales.

Por consiguiente, los signos tienen un grado medio de similitud visual.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas “sen-da”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de las letras “ROAD” de la marca anterior (que previsiblemente se pronunciará en dos sílabas “RO-AD”) y en la sílaba inicial “una” del signo impugnado, que no tienen correspondencia alguna en el otro signo. Sin embargo, se debe tener en cuenta que “ROAD” es de menor tamaño y parte del público podría no pronunciarlo y “una” tiene un carácter distintivo menor.

Por consiguiente, los signos tienen una similitud fonética en un grado superior a la media.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que transmiten los signos. Puesto que ambos se refieren al mismo concepto de “senda” y el único elemento adicional con significado, “una”, tiene la función de acompañar al sustantivo común “senda”, los signos son conceptualmente similares en grado alto.

Dado que se ha determinado que los signos son similares en al menos uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

En sus alegaciones, el oponente sostiene que su marca previa “goza de implantación en el mercado, dentro del sector de calzado y complementos” y que es “conocida en su sector de mercado”, pero no ha presentado ninguna prueba que demuestre dicha reivindicación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público relevante analizado. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior “…posee una denominación ya utilizada en otras marcas…” y “…nos encontramos ante una marca diluida…”. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca española y de la Unión Europea.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen el elemento “SENDA”, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el caso que nos ocupa, los productos impugnados son parcialmente idénticos o al menos similares y parcialmente diferentes a los productos y servicios de la parte oponente. Se dirigen al público en general cuyo grado de atención es medio. Los signos son visualmente similares en grado medio, fonéticamente similares en un grado superior a la media y conceptualmente similares en un alto grado. La marca anterior tiene una distintividad intrínseca normal en relación con los productos de que se trata.

La similitud entre los signos se origina en la coincidencia del elemento verbal “SENDA”, que es el elemento dominante de la marca anterior y con mayor carácter distintivo del signo impugnado. La División de Oposición considera que las diferencias en la representación de los signos, los otros elementos verbales y la estilización de las letras no son suficientes para que el público relevante pueda distinguir con seguridad los signos.

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente. En efecto, en el presente caso es probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos que designe (23/10/2002, T‑104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Respecto al argumento del solicitante en relación con la actividad en la que se centra el oponente y la afirmación “es precisamente en el ámbito del calzado donde la marca oponente de la entidad que impugna esta solicitud, desarrolla su actividad compaginada con otras marcas clase 25 que ostentan de una manera independiente la denominación SENDA”, cabe recordar que, según la jurisprudencia, las modalidades particulares de comercialización de los productos designados por las marcas pueden variar con el tiempo y según la voluntad de los titulares de estas marcas. El análisis prospectivo del riesgo de confusión entre dos marcas, que persigue un fin de interés general -que el público pertinente no corra el riesgo de ser inducido a error en relación con el origen comercial de los productos en cuestión-, no puede depender de las intenciones comerciales de los titulares de las marcas, con independencia del hecho de que éstas se hayan llevado a cabo o no, intenciones que son por naturaleza subjetivas (12/01/2006, T-147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 104). En consecuencia, el argumento del solicitante a este respecto debe ser desestimado.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión, incluyendo riesgo de asociación, por parte del público de habla española. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados idénticos o, como mínimo, similares a los de la marca anterior.

El resto de los productos impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos.

COSTAS

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 109, apartado 3, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan, respectivamente, en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Marta GARCÍA COLLADO

Carlos MATEO PÉREZ

Chantal VAN RIEL

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).