OPPOSIZIONE N. B 3 109 039

 

Schwabe pharma Italia s.r.l., Via Silvio Menestrina, 1 39044 Egna (BZ), Italia (opponente), rappresentata/o da Mondial Marchi S.R.L., Via Olindo Malagodi, 1, 44042 Cento (FE), Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Unifarco S.P.A., Via Cal Longa, 62, 32035 Santa Giustina (BL), Italia (richiedente), rappresentata da Perani & Partners Spa, Piazza Armando Diaz, 7, 20123 Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 08/07/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1.	L’opposizione n. B 3 109 039 è accolta per tutti i prodotti contestati, ossia: Classe 5: Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico; integratori alimentari.
2.		La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 124 713 è respinta per tutti i prodotti contestati. Si può procedere per i restanti prodotti.
3.		Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in EUR 620.

 

MOTIVAZIONI

 

In data 17/01/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 124 713 ENZITASI (marchio denominativo), vale a dire contro una parte dei prodotti compresi nella Classe 5. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 4 770 947, ENZITIME (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

PROVA DELL’USO

Ai sensi dell’articolo 47, paragrafi 2 e 3, RMUE, su istanza del richiedente, l’opponente è tenuto a fornire la prova che nel termine di cinque anni che precedono la data di deposito o, ove applicabile, la data di priorità del marchio contestato, il marchio anteriore è stato oggetto di uso effettivo nel territorio in cui tale diritto è tutelato per i prodotti o per i servizi per i quali è stato registrato, e sui quali si fonda l’opposizione, o che sussistono motivi legittimi per il suo mancato uso. Il marchio anteriore è assoggettato all’obbligo d’uso se, alla data in questione, lo stesso era registrato da almeno cinque anni.

 

La medesima disposizione prevede che, in mancanza di tale prova, l’opposizione è respinta.

Il richiedente ha chiesto all’opponente di presentare la prova dell’uso del marchio sul quale si basa l’opposizione.

 

La richiesta è stata presentata a tempo debito ed è ammissibile, dato che il marchio anteriore era stato registrato più di cinque anni prima della data pertinente summenzionata.

 

La data di deposito della domanda contestata è 13/09/2019. All’opponente è stato quindi richiesto di dimostrare che il marchio su cui è basata l’opposizione è stato oggetto di uso effettivo nell’Unione europea dal 13/09/2014 al 12/09/2019 compresi.

 

Le prove devono altresì dimostrare l’uso del marchio in relazione ai prodotti sui quali si basa l’opposizione, in particolare:

 

Classe 5:   Sostanze dietetiche, integratori alimentari.

Conformemente all’articolo 10, paragrafo 3, RDMUE, le prove relative all’uso consistono in indicazioni riguardanti il luogo, il tempo, l’estensione e la natura dell’utilizzazione del marchio dell’opponente, per i prodotti e i servizi rispetto ai quali esso è stato registrato e sui quali si basa l’opposizione.

 

Il 25/08/2020, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, RDMUE, l’Ufficio, ha concesso all’opponente fino al 30/10/2020 per presentare le prove dell’uso del marchio anteriore. L’opponente ha presentato alcune prove d’uso il 20/10/2020 (entro il termine).

Le prove d’uso da prendere in considerazione sono le seguenti:

• Allegati da 1 a 6: ottantotto (88) fatture di vendita, relative agli anni 2014-2019 (15 fatture nel 2014, 13 nel 2015, 15 nel 2016, 15 nel 2017, 15 nel 2018 e 15 nel 2019), emesse dall’opponente Pegaso s.r.l. e dirette a clienti in diverse città italiane. Alcune delle fatture, in particolare 12 sono altresì dirette a clienti con sede in Slovenia e Spagna. All’interno delle fatture, unitamente ad altri prodotti viene menzionato il marchio “Enzitime” in riferimento ad integratori alimentari. Le fatture fanno riferimento alla vendita un consistente numero di prodotti;

• Allegato 7: quattro (4) fatture datate tra il 2014 ed il 2017, emesse da una società terza e relative all’acquisto da parte dell’opponente di materiale pubblicitario come ad esempio depliant o schede tecniche di vari prodotti tra cui ‘Enzitime’. L’allegato contiene altresì le lettere inviate dall’opponente alla società che ha emesso le fatture nelle quali viene richiesta la stampa dei summenzionati depliant e/o schede tecniche;

• Allegato 8: tre (3) fatture di vendita, datate 2015 e 2017 relative all’acquisto da parte dell’opponente di materiale promozionale (astucci) recanti il marchio ‘Enzitime’;

• Allegato 9: foglietto illustrativo del prodotto ‘Enzitime’ datato 31/07/2017 dove è possibile vedere il marchio riprodotto nella seguente maniera:

• Allegato 10: estratto della pagina web di ‘Google’ riguardante una ricerca effettuata in data 05/10/2020, sul nome ‘Enzitime pegaso’. L’allegato contiene altresì l’estratto presumibilmente della pagina web dell’opponente dove il prodotto “enzitime” viene offerto in vendita con una descrizione delle sue caratteristiche. La pagina web offre il risultato in italiano, in inglese e in spagnolo,

• Allegato 11: foglietto illustrativo del prodotto ‘enzitime’, non datato, dove viene mostrato il prodotto ‘”Enzitime” con una spiegazione delle sue caratteristiche;

• Allegato 12: dichiarazione datata a firma del direttore generale della società opponente riguardante gli importi di vendita del prodotto “integratore alimentare” a marchio “Enzitime” per il periodo 2014-2019.

Per ragioni di completezza si osserva che l’opponente ha altresì presentato il certificato rilasciato dall’Ufficio attestante il trasferimento di proprietà, tra gli altri, del marchio in esame

Per quanto riguarda le dichiarazioni, e considerando l’obiezione sollevata al riguardo dal richiedente, occorre osservare che l’articolo 10, paragrafo 4, RDMUE, menziona espressamente le dichiarazioni scritte di cui all’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, come mezzi istruttori ammissibili. L’articolo 97, paragrafo 1, lettera f), RMUE, elenca tali mezzi istruttori, che comprendono le dichiarazioni scritte fatte sotto il vincolo del giuramento o in forma solenne, ovvero che, conformemente alle disposizioni del diritto dello Stato in cui viene redatta la dichiarazione, abbiano effetto equivalente. Per quanto riguarda il valore probatorio di questo tipo di prove, le dichiarazioni redatte dalle stesse parti o dai loro dipendenti hanno di solito un valore probatorio minore rispetto a quelle provenienti da fonti indipendenti. Questo perché l’opinione della parte coinvolta nella controversia può essere più o meno influenzata dall’interesse personale nella vicenda.

Ciò, tuttavia, non significa che tali dichiarazioni non abbiano alcun valore probatorio. In effetti, il risultato finale dipende dalla valutazione globale delle prove prodotte nella fattispecie concreta. Ciò è dovuto al fatto che, in generale, al fine di dimostrare l’uso effettivo e serio del marchio sono necessari ulteriori elementi di prova, dal momento che le dichiarazioni in questione hanno un valore probatorio inferiore rispetto alle prove fattuali (etichette, imballaggi ecc.) o a quelle provenienti da fonti indipendenti.

Tenuto conto di quanto precede, è quindi necessario valutare il restante materiale probatorio al fine di accertare se le affermazioni contenute nella dichiarazione in questione sono suffragate da altri elementi di prova.

Il richiedente sostiene, inoltre, che non tutti gli elementi di prova attestano un uso effettivo e serio in termini di tempo, luogo ed estensione in relazione ai prodotti per il quali il marchio è stato registrato.

 

L’affermazione del richiedente si basa su di una valutazione individuale di ciascun elemento di prova relativo ai fattori rilevanti. Tuttavia, in sede di valutazione dell’uso effettivo e serio del marchio, la divisione d’Opposizione deve considerare il materiale probatorio nella sua interezza. Anche qualora alcuni dei fattori rilevanti risultino mancanti in taluni degli elementi di prova, la combinazione di tutti i fattori rilevanti in tutti gli elementi di prova può comunque indicare un uso effettivo e serio del marchio.

Le fatture di vendita (Allegati da 1 a 6), e quelle di acquisto del materiale pubblicitario, (Allegati 7 e 8) dimostrano che il luogo in cui l’uso è avvenuto è principalmente l’Italia ma anche, seppur in misura ridotta, la Spagna e la Slovenia (vedi 12 delle fatture di cui agli allegati 1-6). Tale circostanza può essere dedotta dalla lingua in cui sono redatti i documenti (italiano), dalla valuta menzionata (euro) e dagli indirizzi di fatturazione in diverse città Italiane nonché Spagnole e Slovene. Pertanto, le prove si riferiscono al territorio di riferimento.

La maggior parte delle prove recano una data che rientra nel periodo di riferimento e pertanto dimostrano che l’uso del marchio è avvenuto nel periodo rilevante.

Per quanto riguarda l’estensione dell’uso del marchio anteriore, occorre tener conto, in particolare, del volume commerciale di tutti gli atti di uso, da un lato, e della durata del periodo durante il quale sono stati compiuti tali atti d’uso nonché della frequenza di tali atti, dall’altro (08/07/2004, T-334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).

Tale valutazione implica una certa interdipendenza tra i fattori considerati. Infatti, uno scarso volume di prodotti commercializzati con il detto marchio può essere compensato da una notevole intensità o da una grande costanza nel tempo dell’uso di tale marchio e viceversa (08/07/2004, T-203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 42).

 

I documenti presentati, ovvero le fatture di vendita (allegati 1-6), quelle di acquisto di prodotti pubblicitari (allegati 7 e 8), integrate, altresì, dalla dichiarazione fornita dal direttore generale della società opponente (Allegato 12) forniscono alla divisione d’Opposizione informazioni sufficienti sul volume commerciale, sull’ambito territoriale, sulla durata e sulla frequenza dell’uso. In particolare, esse sono distribuite in modo uniforme nel periodo rilevante. Inoltre, occorre osservare che, contrariamente a quanto affermato dalla parte richiedente, le fatture non sono in numero progressivo e pertanto, costituiscono solo ed esclusivamente degli esemplari. Inoltre, le stesse sono emesse a clienti con sede in diverse città italiane nonché, anche se in misura ridotta, a clienti con sede in paesi dell’Unione europea come Spagna e Slovenia. Infine, le stesse fatture si riferiscono alla vendita del prodotto recante il marchio dell’opponente e riguardano un numero consistente di prodotti.

Le prove fornite dall’opponente al fine di provare l’uso effettivo del marchio dell’Unione europea anteriore si riferiscono prevalentemente all’Italia ed in misura ridotta anche alla Slovenia e alla Spagna. Tuttavia, come sopra affermato, l’ambito territoriale dell’uso è soltanto uno dei vari fattori che devono essere valutati nel determinare se l’uso sia genuino o meno.

Di conseguenza, la divisione d’Opposizione considera che l’opponente ha fornito indicazioni sufficienti sull’estensione dell’uso del marchio anteriore.

Le prove dimostrano che il marchio è stato utilizzato conformemente alla sua funzione e come registrato per tutti i prodotti per i quali esso è registrato. I caratteri tipografici ed i colori con cui “Enzitime” è rappresentato nei foglietti illustrativi hanno un carattere puramente decorativo che non è in grado, in alcun modo, di alterare la capacità distintiva del marchio anteriore.

 

La Corte di Giustizia ha statuito che si ha «uso effettivo» del marchio allorché questo assolve alla sua funzione essenziale che è di garantire l’identità di origine dei prodotti o dei servizi per i quali è stato registrato, al fine di trovare o di mantenere per essi uno sbocco, ad esclusione degli usi simbolici, che sono tesi soltanto a conservare i diritti conferiti dal marchio. Inoltre, il requisito relativo all’uso effettivo del marchio richiede che questo, quale è tutelato nel territorio pertinente, sia usato pubblicamente e verso l’esterno (11/03/2003, C-40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T-174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

 

Tenendo conto delle prove nel loro complesso, la documentazione fornita dall’opponente è sufficiente per dimostrare un uso effettivo e serio del marchio anteriore durante il periodo di riferimento e nel territorio di riferimento.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

 

 

a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 5: Sostanze dietetiche, integratori alimentari.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 5: Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico; integratori alimentari.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Gli integratori alimentari sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti

Le sostanze dietetiche e gli integratori alimentari sono sostanze atte a soddisfare, tra le altre cose, esigenze alimentari speciali e il cui scopo è quello di trattare o prevenire patologie. Tenuto conto di tale circostanza, il loro scopo è simile a quello dei prodotti farmaceutici per la cura della pelle (sostanze usate per la cura di malattie) contestati in quanto esse sono utilizzate per migliorare la condizione medica dei pazienti. Il pubblico di riferimento coincide e i prodotti in questione hanno, in genere, gli stressi canali di distribuzione. Allo stesso modo i summenzionati prodotti dell’opponente possono includere supplementi e preparazioni specifiche per prevenire la caduta dei capelli e rafforzarli. Pertanto, i preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico del marchio contestato devono essere considerati simili ai prodotti dell’opponente.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione  

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che al pubblico professionale composto da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. 

Dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).

 

In particolare, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

 

Poiché il pubblico generale tende maggiormente a confondersi, l’esame si svolgerà su questo presupposto.

c) I segni

 

ENZITIME	ENZITASI
Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Entrambi i marchi sono marchi denominativi. Nonostante gli stessi siano composti da un’unica parola che presa nel suo insieme non ha un significato univoco, la Divisione d’Opposizione osserva che, i consumatori di riferimento, percependo un segno verbale lo scomporranno in elementi che suggeriscono loro un significato concreto o che somigliano a vocaboli a loro noti (13/02/2007, T-256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T-146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).

Orbene, nel caso che ci occupa, come correttamente sottolineato dalla parte richiedente, non si può escludere che la grande maggioranza del pubblico di riferimento potrebbe riconoscere all’interno del marchio la presenza del prefisso “ENZI” derivante dall’abbreviazione della parola “Enzima” ossia: “nome generico di un gruppo di sostanze di natura proteica (una volta dette fermenti) di fondamentale importanza biologica, in quanto dotate della facoltà di agire come condizionatori o catalizzatori sulle reazioni biochimiche che hanno luogo negli organismi viventi” (informazione estratta da “Vocabolario Treccani” consultato in data 05/07/2021 all’indirizzo https://www.treccani.it/vocabolario/enzima/). Dato che i prodotti in questione possono contenere enzimi, detta parte del segno potrebbe essere vista dal pubblico più attento come allusiva di uno degli elementi contenuti nei prodotti in questione.

Tuttavia, occorre osservare, al fine di valutare correttamente la distintività di detto elemento, che il suffisso “ENZI” costituisce solo una parte della parola “enzima”, inoltre, il termine “ENZI” non è di per sé comunemente usato nel mercato per riferirsi ad enzimi, o per lo meno tale circostanza non è stata dimostrata dalle parti. Infine, detto suffisso, come tale, non è presente nei dizionari. La Decisione dell’Ufficio a cui fa riferimento la parte ricorrente si riferisce alla presenza, nel dizionario inglese del suffisso “ZYM” e non “ENZY” o “ENZI”, come nel caso di specie, per riferirsi alla parola “Enzymes”.

Orbene, prendendo in considerazione tutto quanto sopra esposto la Divisione di opposizione conclude che detto elemento non può essere considerato privo di distintività, bensì avrà un grado di distintività leggermente sotto la media.

L’elemento verbale “TIME” presente nel marchio anteriore, come sottolineato dalla Corte, fa parte del vocabolario inglese di base noto al pubblico di riferimento (15/07/2015, T‑352/14, HAPPY TIME / HAPPY HOURS, EU:T:2015:491, § 39). Pertanto, suddetta parola non solo avrà un significato diretto per il pubblico di lingua inglese ma verrà compresa altresì da una parte rilevante dei consumatori degli altri Stati membri dell’Unione europea con il significato di “tempo”. Tuttavia, dato che detta parola non ha una relazione diretta con i prodotti de quo, è considerata distintiva.

La parte finale del segno contestato “TASI” non ha un significato per il pubblico di riferimento e, pertanto, è distintiva.

Nonostante l’evocazione di un concetto che può essere in qualche modo allusivo in relazione ai prodotti de quibus, e della parola “time” nel marchio anteriore che si riferisce al tempo, entrambi i segni, nel loro complesso non hanno un significato univoco in relazione ai prodotti in esame.

Sotto il profilo visivo e fonetico i segni coincidono nella presenza e nel suono delle prime cinque lettere ‘ENZIT”, poste esattamente nel medesimo ordine ed all’inizio dei segni. Una certa somiglianza fonetica deriva anche dal suono della lettera “I” seppur presente in una diversa posizione (sesta lettera nel marchio anteriore e ottava nel segno contestato). Inoltre, atteso che, come poc’anzi specificato la parola “time” del marchio anteriore verrà compresa dal pubblico di riferimento, la stessa verrà anche letta con la pronuncia inglese e verrà pronunciata, pertanto, come “taɪm” andando in tal modo ad aggiungere un ulteriore elemento di somiglianza almeno per ciò che concerne la parte fonetica dei segni i quali coincideranno nella pronuncia e suono di tre delle quattro sillabe che li compongono ossia “ENZITA”. I segni differiscono, tuttavia, nel suono e pronuncia delle lettere “(I)ME”/”SI”.

La Divisione di opposizione osserva che, in linea di principio, i consumatori tendono generalmente a concentrarsi sulla parte iniziale di un segno quando incontrano un marchio. Questo perché il pubblico legge da sinistra a destra, il che fa sì che la parte posta a sinistra del segno (la parte iniziale) sia quella che cattura maggiormente l’attenzione del lettore. Tuttavia, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte richiedente, anche se gli elementi posti all'inizio sono considerati deboli, ciò non significa di per sé che i consumatori ignoreranno questi elementi verbali e si concentreranno solo sulla parte finale dei marchi. Al contrario, i consumatori tendono a percepire i segni nel loro insieme senza analizzare troppo le loro componenti. Detta circostanza appare ancor più valida nel caso in esame atteso che l’elemento comune ha un grado di distintività leggermente inferiore alla media. Inoltre, nel caso in esame i segni coincidono oltre che nell’elemento ‘”ENZI” anche nell’ulteriore lettera “T” posta nello stesso ordine.

Pertanto, alla luce di tutto quanto sopra esposto, considerando l’identica lunghezza dei segni, la loro identica parte iniziale e la coincidenza in una delle restanti lettere, ma tenendo conto della distintività dei loro componenti come analizzato in precedenza, i segni sono visivamente e foneticamente simili in misura media.

Sotto il profilo concettuale, sebbene i segni nel loro complesso non abbiano alcun significato univoco per il pubblico di riferimento, gli elementi “ENZI-”, presente in entrambi i segni, “TIME” del marchio anteriore, saranno associati al significato spiegato in precedenza. In tal senso i segni sono concettualmente simili in misura ridotta.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di un significato univoco per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di un elemento di capacità distintiva leggermente inferiore alla media secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

La valutazione del rischio di confusione da parte del pubblico dipende da numerosi elementi e, in particolare, dal riconoscimento del marchio anteriore sul mercato, dall'associazione che può essere fatta con il marchio registrato, dal grado di somiglianza tra i marchi e tra i prodotti o servizi identificati. Esso deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori pertinenti alle circostanze del caso (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, § 18; 11/11/1997, C 251/95, Sabèl, § 22).

Un elemento che coincide e che presenta carattere distintivo debole non genera di per sé un rischio di confusione. Tuttavia, può sussistere un rischio di confusione se gli altri elementi presentano un carattere distintivo di grado inferiore (o ugualmente debole) o hanno un impatto visivo irrilevante e l’impressione complessiva dei marchi è simile. Può verificarsi un rischio di confusione anche quando l’impressione complessiva dei marchi è molto simile o identica.

I prodotti sono in parte identici ed in parte simili e sono diretti sia al pubblico in generale, preso in considerazione nel nostro caso, sia al pubblico professionale. Il livello di attenzione sarà più alto rispetto alla media per le ragioni sopra esposte. Il marchio anteriore gode di un grado normale di distintività.

I segni sono visivamente e foneticamente simili ad un grado medio e concettualmente simili in basso grado. Occorre tener conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Inoltre, anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54). Nel caso de quo i segni a confronto oltre a condividere un inizio identico con un grado di distintività leggermente inferiore alla media, coincidono nell’ulteriore lettera “T” che, unitamente alla “I” nel marchio anteriore, verrà pronunciata come “TAI” per i motivi esposti in precedenza. Infine, i segni sono della stessa identica lunghezza essendo composti entrambi da otto lettere e le lettere differenti appaiono in posizioni secondarie dove i consumatori presteranno meno attenzione.

Pertanto, anche tenendo in considerazione il principio del ricordo imperfetto, nonostante il maggior grado di attenzione del pubblico di riferimento, le differenze tra i segni in questione non sono sufficienti ad escludere un rischio di confusione. Data la simile impressione generale creata dai segni a confronto e l’identità o somiglianza dei prodotti in questione, il pubblico di riferimento potrebbe ragionevolmente credere che i prodotti contestati provengano dalla stessa impresa o da imprese economicamente collegate fra loro.

Valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Il richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono. Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene le precedenti decisioni dell’Ufficio non abbiano carattere vincolante, le motivazioni ivi espresse e le conclusioni raggiunte dovrebbero comunque essere prese nella dovuta considerazione al momento di adottare una decisione relativa ad un caso particolare.

Nel caso in esame, i precedenti richiamati dal richiedente non sono rilevanti ai fini del presente procedimento in quanto fanno riferimento a fattispecie differenti nonché a marchi differenti rispetto a quelli oggetto di esame nella presente opposizione. 

Considerato tutto quanto sopra esposto, sussiste un rischio di confusione da parte del pubblico generale. Poiché un rischio di confusione che riguarda solamente una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda impugnata, non vi è motivo di analizzare la rimanente parte.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 4 770 947 “ENZITIME” deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

 

Divisione d’Opposizione

 

 

Aldo BLASI

Enrico DERRICO

Michele M. BENEDETTI - ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.