OPPOSIZIONE N. B 3 108 295

Difa Cooper S.p.A., Via Milano, 160, 21042, Caronno Pertusella (VA), Italia (opponente), rappresentata da Società Italiana Brevetti S.p.A., Via Carducci, 8, 20123, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Unifarco S.p.A., Via Cal Longa, 62, 32035, Santa Giustina (BL), Italia (richiedente), rappresentata da Perani & Partners S.p.A., Piazza Armando Diaz, 7, 20123, Milano, Italia (rappresentante professionale).

Il 09/02/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 108 295 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 124 716 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 124 716 per il marchio denominativo ‘CERADS’. L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione Europea n. 14 344 352 per il marchio denominativo ‘CAREDS’. L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 3: Saponi; profumeria, oli essenziali; prodotti per la cura della pelle, del viso, del corpo, dei capelli; prodotti cosmetici per il trattamento della dermatite seborroica; prodotti emollienti ed idratanti per la pelle; prodotti per il trucco.

Classe 5: Prodotti farmaceutici e parafarmaceutici per il trattamento della dermatite seborroica; integratori alimentari per il trattamento della dermatite seborroica; prodotti farmaceutici, parafarmaceutici e integratori alimentari per la cura della pelle.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Prodotti di profumeria; Oli essenziali; cosmetici per la cura della pelle e dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche [non medicate]; dentifrici; collutori; strisce sbiancanti per i denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti.

Classe 5: Preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico; integratori alimentari; collutori medicati.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 3

I prodotti di profumeria; oli essenziali; cosmetici per la cura della pelle e dei capelli; saponi; saponette; creme dermatologiche [non medicate] contestati sono identici ai prodotti dell’opponente nella stessa classe, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

I dentifrici; collutori; strisce sbiancanti per i denti; Prodotto per lucidare i denti; gel per sbiancare i denti; prodotti per la cura dei denti; prodotti per la pulizia dei denti sono simili ai prodotti per la cura della pelle, del corpo poiché possono avere lo stesso scopo (igiene personale e bellezza per migliorare o proteggere l’aspetto e l’odore del corpo, inclusi i denti) e possono coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante.

Prodotti contestati in classe 5

I prodotti preparati farmaceutici per la cura della pelle; preparazioni medicamentose per la cura dei capelli; prodotti per la cura della pelle per uso medico; integratori alimentari sono identici ai prodotti dell’opponente nella stessa classe, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

I collutori medicati sono simili ai prodotti farmaceutici, parafarmaceutici per la cura della pelle poiché possono avere lo stesso scopo e coincidere in canali di distribuzione e pubblico rilevante.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale.

Il grado di attenzione può variare da un livello medio a un livello elevato in base alla natura specialistica dei prodotti, alla frequenza di acquisto e al loro prezzo.

In particolare, in relazione ai prodotti in Classe 5, dalla giurisprudenza risulta evidente che, nel caso delle preparazioni farmaceutiche, prescritte con ricetta oppure da banco, il grado di attenzione del pubblico di riferimento è relativamente elevato (15/12/2010, T‑331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T‑288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36). Analoghe considerazioni valgono anche in relazione agli integratori alimentari e ai prodotti parafarmaceutici dal momento che anch’essi hanno un impatto per la salute.

Inoltre, i professionisti del settore medico prestano un grado elevato di attenzione quando prescrivono medicinali. Anche i non professionisti prestano un grado di attenzione più elevato, indipendentemente dal fatto che i prodotti farmaceutici siano venduti senza prescrizione medica, in quanto tali prodotti incidono sul loro stato di salute.

c) I segni

CAREDS	CERADS
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione Europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

I marchi non hanno significato per il pubblico di riferimento. Tenendo conto delle diverse regole di pronuncia in diverse parti del territorio di riferimento, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico di lingua italiana.

Visivamente e foneticamente, i segni coincidono entrambi sono costituite da sei lettere che sono altresì le medesime sebbene le lettere ‘C-*-R-*-D-S’ si trovino nella stessa posizione mentre le lettere ‘A’ ed ‘E’ sono in posizione invertita (nel caso del marchio anteriore sono rispettivamente la seconda e la quanta lettera mentre nel segno impugnato la seconda e la quarta). Sebbene dal punto di vista fonetico, il suono della lettera ‘C’ è più dolce nel caso del segno impugnato poiché è seguita dalla vocale ‘E’, entrambi i segni sono costituiti da due sillabe, ‘CA-REDS’ e ‘CE-RADS’ rispettivamente, e dunque hanno lo stesso ritmo e la stessa intonazione. Essi inoltre sono costituiti dalle medesime consonanti posizionate nello stesso ordine.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in un grado superiore alla media e foneticamente simili in misura media.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per il pubblico del territorio di riferimento. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici ed in parte simili. Essi sono diretti sia al pubblico in generale che a una clientela professionale il cui grado di attenzione può variare da medio ad alto. Il marchio anteriore ha un carattere distintivo normale.

I marchi sono stati riscontrati visivamente simili in un grado sopra la media e foneticamente simili in misura media. L’aspetto concettuale è irrilevante. In particolare, come più sopra descritto, essi hanno la medesima lunghezza essendo costituiti entrambi da sei lettere le quali sono le stesse con la unica differenza che le lettere ‘A’ ed ‘E’ sono in posizione invertita.

Pertanto, le somiglianze tra il marchio anteriore ed il segno impugnato superano le differenze tra i segni tenendo anche conto del fatto che i marchi sono carenti di un significato distinto che consenta al consumatore di distinguerli chiaramente.

Tale conclusione non può essere inficiata dall’argomento della richiedente secondo il quale nel caso di segni brevi, dove ogni lettere è importante, la differenza in una lettera può modificare la percezione dei segni. Dalla giurisprudenza emerge che, per quanto riguarda i segni relativamente brevi, gli elementi centrali sono importanti quanto gli elementi all’inizio e alla fine del segno (Causa T-273/02 Krüger/UAMI-Calpis (CALPICO) [2005] Racc. II-1271, punto 39).

Si tiene conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Anche i consumatori dotati di un alto livello di attenzione sono costretti ad affidarsi al ricordo imperfetto dei marchi (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Il richiedente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, precedenti decisioni emesse dall’Ufficio. Tuttavia, tali decisioni non sono vincolanti per l’Ufficio, in quanto ciascuna fattispecie deve essere trattata separatamente, tenendo conto delle specifiche caratteristiche che la contraddistinguono.

Tale prassi è stata confermata dal Tribunale, il quale ha dichiarato che la giurisprudenza è pacifica nel ritenere che la legittimità delle decisioni dev’essere valutata unicamente sulla base del RMUE e non sulla base di una precedente prassi decisionale dell’EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Sebbene l’Ufficio abbia il dovere di esercitare i propri poteri conformemente ai principi generali del diritto dell’Unione europea, quali la parità di trattamento e la buona amministrazione, le modalità di applicazione di tali principi devono essere compatibili con il rispetto della legalità. Occorre altresì sottolineare che ciascun caso deve essere valutato sulla base delle relative peculiarità: l’esito dipenderà dai criteri applicabili ai fatti in esame, ivi comprese, ad esempio, le dichiarazioni rese, le argomentazioni addotte e la documentazione presentata dalle parti. Infine, le parti coinvolte in un procedimento dinanzi all’Ufficio non possono fare affidamento su potenziali atti illeciti commessi a favore di terzi, né sfruttarli a proprio vantaggio al fine di garantire che la decisione adottata sia identica a una precedente.

Alla luce di quanto precede, ne consegue che, anche qualora le precedenti decisioni trasmesse alla Divisione d’Opposizione riguardino fatti simili al caso in oggetto, le conclusioni raggiunte potrebbero non essere le stesse.

Poiché i prodotti sono identici o simili e in virtù della somiglianza tra segni, sussiste un rischio di confusione quantomeno, ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua italiana.

Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione del marchio dell’Unione Europea n. 14 344 352 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Aldo BLASI

Francesca CANGERI

Andrea VALISA

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.