OPPOSIZIONE N. B 3 106 718

Giada Group S.r.l., Via Giovanni Mayr 10, 20122, Milano, Italia (opponente), rappresentata da Bugnion s.p.a., Viale Lancetti, 17, 20158, Milano, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Btime Italia S.r.l., Via le Canevare 30, 31100, Treviso, Italia (richiedente).

Il 10/12/2020, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 106 718 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 124 819 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 124 819 “VERRI MILANO” (marchio denominativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 325 087 “VERRI” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono, inter alia, i seguenti:

Classe 18: Borse; borse in pelle; borse da lavoro; borse da viaggio; bagagli da viaggio; targhette per bagagli; borse da weekend; borse da palestra; borse da sport; cappelliere da viaggio; bauli; valige; valigette ventiquattrore; valigette portadocumenti; zaini; borse per scarpe; borselli da uomo; astucci per cosmetici; portafogli; portafogli in pelle; portamonete; portacarte; custodie in pelle; custodie per carte di credito; custodie per biglietti da visita; portachiavi in pelle; ombrelli; custodie per ombrelli; bastoni da passeggio.

Classe 25: Abiti [completi]; abiti da sera; abiti da cocktail; vestiti da sera; tailleurs; pantaloni; pantaloni eleganti; pantaloni casual; calzoni; jeans; pantaloncini; gonne; minigonne; grembiuli; leggings; camicie; camicie sportive; camiciole; camicette; camicette a maniche corte; maglie; magliette; maglie intime; maglie sportive; felpe; felpe con cappuccio; tute [indumenti]; indumenti lavorati a maglia; maglioni; pullover; maglioni a dolcevita; cardigan; biancheria intima; intimo da uomo; calze; calze da uomo; calze da donna; collants; calzini; calzini per lo sport; reggicalze da uomo; reggicalze da donna; giarrettiere; reggiseno; cravatte; papillon; foulards [fazzoletti]; fazzoletti da taschino [abbigliamento]; scialli; sciarpe; cappotti; soprabiti; impermeabili; giubbotti; giacche; giacche da sera; giacche impermeabili; giacche in pelle; giacche senza maniche; gilet; gilet antivento; parka; giacche di piumino; mantelline; cinture [abbigliamento]; bretelle; guanti; scarpe; scarpe eleganti; scarpe da ginnastica; sandali; stivali; pantofole; scarpe da spiaggia; zoccoli [calzature]; infradito; cappelli; cappelli da pioggia; cappelli da sole; berretti; berretti sportivi; berrette [cuffie]; cuffie da bagno; cuffie per il nuoto; costumi da bagno; costumi da spiaggia; pareo; teli da bagno; accappatoi; maschere per dormire; pigiama.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Classe 25: Abbigliamento; calzature; cappelleria.

Prodotti contestati in classe 18

Valigie, borse, portafogli sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I contenitori portatili contestati si sovrappongono, tra gli altri, con i portacarte dell’opponente. Pertanto, sono identici.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; calzature; cappelleria contestati includono, in quanto categorie più ampie, rispettivamente, tra gli altri, abiti [completi]; scarpe eleganti e berretti dell’opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio le ampie categorie prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti dell’opponente.

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

VERRI	VERRI MILANO
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Come rilevato dall’opponente l’elemento che i segni hanno in comune, ossia “VERRI”, sarà inteso in particolare dal pubblico di lingua italiana come un cognome. Per quanto riguarda l’elemento “MILANO”, esso verrà inteso come il nome, in lingua italiana, del capoluogo di regione della Lombardia, conosciuta per essere la massima concentrazione delle forme più moderne e dinamiche dell’economia del paese.

Mentre l’elemento “VERRI” risulta essere in sé normalmente distintivo, è evidente che invece per quanto riguarda “MILANO”, questo elemento è non distintivo dato che è atto ad indicare il luogo di origine dei prodotti nelle Classi 18 e 25.

Alla luce di ciò, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla la lingua italiana.

Visivamente, foneticamente e concettualmente, i segni coincidono nell’elemento distintivo “VERRI” e solo differiscono nel secondo elemento del segno impugnato, il quale è però non distintivo per le ragioni esplicitate poc’anzi.

Pertanto, i segni sono nel loro complesso da un punto di vista visivo, fonetico e concettuale molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti nelle Classi 18 e 25 sono identici. Essi sono diretti al grande pubblico, il quale in questo caso presterà un grado di attenzione medio.

Il marchio anteriore possiede, in quanto tale, un grado di distintività normale.

I segni sono molto simili sa da un punto di vista visivo che fonetico e concettuale.

È quindi evidente che sussista un rischio di confusione quantomeno ma non soltanto per il pubblico di lingua italiana in quanto le differenze esistenti tra i segni sono limitate ad un elemento non distintivo, ossia “MILANO”, mentre i restanti elementi, ossia “VERRI”, sono identici.

Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata registrazione di marchio dell’Unione europea n. 15 325 087 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE (in precedenza regola 94, paragrafi 3 e 6, e regola 94, paragrafo 7, lettera d), punto i), REMUE, in vigore prima del 01/10/2017), le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Francesca CANGERI

Andrea VALISA

Aurelia PEREZ BARBER

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.