WIDERSPRUCH Nr. B 3 110 228

 

Harald Brüning, Schönberger Str. 72-74, 24148 Kiel, Deutschland (Widersprechender), vertreten durch Brink & Partner Rechtsanwälte Notare, Europa Haus Rathausstr. 1, 24937 Flensburg, Deutschland (zugelassener Vertreter)

 

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Elhadi Njah, Darmstädter Landstr. 118, 60598 Frankfurt am Main, Deutschland (Anmelder), vertreten durch Breuer Lehmann Rechtsanwälte Partnerschaft mbB, Steinsdorfstr. 19, 80538 München, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 21.06.2021, trifft die Widerspruchsabteilung die folgende 

  

ENTSCHEIDUNG:

 

1.	Der Widerspruch Nr. B 3 110 228 wird in seiner Gesamtheit zurückgewiesen.

 

2.	Der Widersprechende trägt die Kosten, die auf 300 EUR festgesetzt werden.

 

 

BEGRÜNDUNG:

 

Am 30/01/2020, legte der Widersprechende Widerspruch gegen einige der Waren der Unionsmarkenanmeldung Nr. 18 133 506 „DERMAEL“ (Wortmarke) ein, und zwar gegen alle Waren der Klasse 3. Der Widerspruch beruht auf der deutschen Markeneintragung Nr. 30 447 661, „Dermakiel“ (Wortmarke). Der Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

 

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV hat der Widersprechende auf Verlangen des Anmelders den Nachweis zu erbringen, dass er innerhalb der letzten fünf Jahre vor dem Anmeldetag oder ggf. dem Prioritätstag der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die er sich zur Begründung seines Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.

 

Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.

  

Der Anmelder hat von dem Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Marke, auf der der Widerspruch beruht verlangt, also der deutschen Markeneintragung Nr. 30 447 661.

 

Der Antrag wurde fristgerecht eingereicht und ist zulässig, da die frühere Marke mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen war.

 

Der Anmeldetag der angefochtenen Anmeldung ist der 07/10/2019. Der Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke, auf der der Widerspruch beruht, in Deutschland vom 07/10/2014 bis einschließlich zum 06/10/2019 ernsthaft benutzt wurde.

 

Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marken in Verbindung mit den Waren hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:

 

Klasse 3:   Mittel zur Körper- und Schönheitspflege, ätherische Öle, Parfümeriewaren.

 

Gemäß Artikel 10 Absatz 3 DVUM muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.

 

Am 19/08/2020 setzte das Amt in Anwendung von Artikel 10 Absatz 2 DVUM dem Widersprechenden eine Frist bis zum 19/10/2020, um Benutzungsnachweise für die älteren Marke einzureichen. Der Widersprechende legte fristgerecht am 19/10/2020 Benutzungsnachweise vor.

 

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:

 

 Anlage 1: 4 undatierte Fotos, die Kosmetikprodukte mit dem Aufdruck „DERMAKIEL“ zeigen, nämlich eine Flasche mit Packung „Reinigungsöl“ (Foto Nr. 1), eine Tube mit Packungen „Naturalcreme“ (Foto Nr. 2), eine Flasche „Feuchtigkeitsgel“, ebenfalls mit Packungen (Foto Nr. 3), alle vorgenannten Waren zusammen auf einem Foto (Foto Nr. 4).

 Anlage 2: Schreiben vom 19/10/2020 an die „MVZ DermaKiel GmbH“ und den Widersprechenden mit dem Inhalt, dass wunschgemäß bestätigt werde, dass die MVZ DermaKiel GmbH unter der Bezeichnung DERMAKIEL Kosmetika vertreibe. Dabei handele es sich um Reinigungsöl, Naturalcreme und Feuchtigkeitsgel. Zudem werden Umsatzzahlen für die Jahre 2017, 2018 und 2019 angegeben, die allerdings teilweise geschwärzt wurden. Das Schreiben stammt von einer in Deutschland ansässigen Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzlei.

 Anlage 3: Schreiben vom 15/10/2020 von der „Cosmetics A. Brüning“ , in dem die Verfasserin angibt, als Lizenznehmerin des Widersprechenden und in Zusammenarbeit mit dem „dermatologischen Zentrum MVZ DermalKiel GmbH“ unter dem Markennamen DermaKiel seit 14 Jahren Kosmetikprodukte an Kunden in Norddeutschland zu vertreiben. Die im Schreiben erwähnten Fotos der Warenpräsentation in den Geschäftsräumen der Verfasserin sind nicht eingereicht worden.

Lediglich eine der eingereichten Unterlagen, das Schreiben der „Cosmetics A. Brüning“, bezieht sich auf das relevante Gebiet, nämlich Deutschland. Das Schreiben der Steuerberater- und Wirtschaftsprüferkanzlei nennt den Ort des Vertriebs der Waren bzw. des Orts, an dem der Umsatz erwirtschaftet wird, nicht. Die 4 undatierten Fotos lassen keinen Ort erkennen.

Keine der Unterlagen datiert aus dem maßgebenden Zeitraum. Die 4 Fotos sind undatiert. Der Hinweise des Widersprechenden, hier handele es sich um eine „aktuelle Fotodokumentation“, beweist keinen Bezug zum maßgeblichen Zeitraum. Die beiden Schreiben sind nach dem relevanten Zeitraum (07/10/2014 bis 06/10/2019) datiert. Das Schreiben der Anlage 2 bezieht sich auf die Jahre 2017 bis 2019. Das Schreiben der Anlage 3 erwähnt, dass die Verfasserin „seit 14 Jahren“ Produkte vertreibe. In dieser Hinsicht ist ein Bezug zum relevanten Zeitraum gegeben. Folglich enthält der von dem Widersprechenden eingereichte Benutzungsnachweis in zwei Dokumenten Angaben zur Zeit der Benutzung.

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.

 

Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.

 

Die eingereichten Unterlagen liefern der Widerspruchsabteilung nicht im Ansatz hinreichende Angaben über das Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung.  Die Angaben zum Umsatz in Anlage 2 wurden in einer Weise geschwärzt, dass die Zahlen nicht mehr erkennbar sind. Daher können sie nicht bewertet werden. Sonstige Angaben zum Handelsvolumen sowie Dauer und Häufigkeit der Benutzung fehlen vollständig. Die Benutzung der Marke braucht nicht immer umfangreich zu sein, um als ernsthaft eingestuft zu werden. Allerdings hat der Widersprechende vorliegend überhaupt keine Angaben zum quantitativen Umfang der Benutzung geliefert.

Die Widerspruchsabteilung kommt daher zu dem Schluss, dass der von dem Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der älteren Marke in dem entsprechenden Gebiet während des relevanten Zeitraums ausreicht.

Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV und Artikel 10 Absatz 2 DVUM zurückgewiesen werden muss.

KOSTEN

 

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

 

Da der Widersprechende die unterliegende Partei ist, trägt er alle dem Anmelder in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

 

Gemäß Artikel 109 Absatz 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV bestehen die dem Anmelder zu erstattenden Kosten aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

 

 

 

 

 

Die Widerspruchsabteilung

 

Beatrix STELTER

Christian STEUDTNER

Holger KUNZ

 

 

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.