WIDERSPRUCH Nr. B 3 101 540

Vita World GmbH, Kurt-Schumacher-Str. 49, 65323 Taunusstein, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Diekmann Rechtsanwälte, Feldbrunnenstraße 57, 20148 Hamburg, Deutschland (zugelassener Vertreter)

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NextGen Beauty GmbH, Am Limespark 2, 65843 Sulzbach, Deutschland (Anmelderin), vertreten durch Squire Patton Boggs (US) LLP, Neue Mainzer Straße 66-68, 60311 Frankfurt am Main, Deutschland (zugelassener Vertreter).

Am 27.04.2021 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Dem Widerspruch Nr. B 3 101 540 wird für alle angefochtenen Waren stattgegeben.

2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 18 136 310 wird in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.

3. Die Anmelderin trägt die Kosten, die auf 620 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Waren (der Klasse 3) der Unionsmarkenanmeldung Nr. 18 136 310 (Wortmarke: „HOLY SHIT”) ein. Der Widerspruch beruht auf der Unionsmarkeneintragung Nr. 15 720 386 (Wortmarke: „SHIT”). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) UMV.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

a) Die Waren

Der Widerspruch basiert u.a. auf den folgenden Waren der Klasse 5:

Nahrungsergänzungsmittel für den menschlichen Gebrauch.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Waren der Klasse 3:

Kosmetika; dekorative Kosmetika; Gesichtspuder; Rouge; Highlighter; Bräunungspuder.

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Sämtliche angefochtene Kosmetika; dekorative Kosmetika; Gesichtspuder; Rouge; Highlighter; Bräunungspuder stimmen mit den Waren der älteren Marke im Zweck, nämlich in der Aufrechterhaltung oder in der Wiederherstellung des inneren und äußeren Wohlbefindens, in den Vertriebskanälen, in den Verbrauchern und in den Herstellern überein. Kosmetika umfassen auch Waren wie Bräunungs- und Schlankheitscremes und Nahrungsergänzungsmittel, und diätetische Zubereitungen umfassen auch Waren, die hauptsächlich eine kosmetische Wirkung haben sollen, wie Bräunungspillen und Schlankheitspillen. Dabei ist Highlighter als kosmetisches Produkt in gleicher Weise wie die anderen Kosmetika zu beurteilen. Daher sind die Waren ähnlich.

b) Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass die Aufmerksamkeit des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienst­leistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich für ähnlich befundenen Waren an das breite Publikum mit durchschnittlichem Aufmerksamkeitsgrad.

c) Die Zeichen

SHIT	HOLY SHIT
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist die Europäische Union.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, […] wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Der einheitliche Charakter der Unionsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Unionsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer Unionsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur in Bezug auf die Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (18/09/2008, C 514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung ist es daher hinreichend, dass nur für einen Teil des relevanten Publikums der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Die Zeichen haben eine Bedeutung in bestimmten Gebieten, zum Beispiel in Ländern, in Englisch verstanden wird, weil sie ausschließlich aus englischen Wörtern bestehen bzw. daraus zusammen gesetzt sind. Zur Vermeidung einer möglichen Kennzeichnungsschwäche der übereinstimmemden Bestandteile „SHIT“ etwa mit der Bedeutung „Haschisch“ und damit einem Hinweis auf dessen Eigenschaften, Merkmale, Geruch oder Geschmack hält es die Widerspruchsabteilung für angemessen, den Vergleich der Zeichen auf den Teil des relevanten Publikums zu richten, der dieses oder weitere mögliche Verständnismöglichkeiten nicht hat. Entsprechendes gilt für das Wort „HOLY“ in der angefochtenen Marke, das ausschließlich für die englisch-sprachigen Verbraucher mit der Bedeutung „heilig“ verständlich ist. Die Widerspruchsabteilung legt daher im Folgenden die Verbraucher zugrunde, die diese Verständnismöglichkeiten nicht haben, wie etwa die spanisch-sprachigen Verbraucher.

Die in allen Schreibweisen geschützten Wortmarken haben für das relevante Publikum keine Bedeutung und sind somit kennzeichnungskräftig.

In schriftbildlicher und klanglicher Hinsicht ist die ältere Marke vollständig als zweiter Bestandteil in der angefochtenen Marke enthalten. Die Tatsache, dass das Wort „HOLY“ der angefochtenen Marke vorangestellt ist, sorgt durch die vollständige Übernahme der älteren Marke im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin nicht automatisch für einen ausreichenden Abstand der Zeichen. Die Marken sind daher schriftbildlich und klanglich mindestens durchschnittlich ähnlich.

In begrifflicher Hinsicht hat keines der beiden Zeichen für das Publikum im relevanten Gebiet eine Bedeutung. Da ein begrifflicher Vergleich nicht möglich ist, beeinflusst der begriffliche Aspekt die Beurteilung der Zeichenähnlichkeit nicht.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

d) Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Waren. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als normal anzusehen.

e) Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Selbst Verbraucher mit einem hohen Maß an Aufmerksamkeit müssen sich auf ihr unvollkommenes Bild von Marken verlassen (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Die umfassende Beurteilung der Verwechslungsgefahr impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere der Ähnlichkeit der Marken und der Ähnlichkeit der damit gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen. So kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt“ (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Insgesamt besteht unter Berücksichtigung der mindestens durchschnittlichen schriftbildlichen und klanglichen Zeichenähnlichkeit, des nicht möglichen begrifflichen Zeichenvergleichs, der vollständigen Übernahme der älteren Marke in die angefochtene Marke, der nicht mehr als durchschnittlichen Aufmerksamkeit der Verbraucher, der durchschnittlichen Kennzeichnungskraft der älteren Marke sowie der Ähnlichkeit der Waren Verwechslungsgefahr.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte besteht beim spanisch-sprachigen Teil des Publikums Verwechslungsgefahr. Wie oben in Abschnitt c) dieser Entscheidung erwähnt, ist es für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung hinreichend, dass nur für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Im Gegensatz zur Auffassung der Anmelderin reicht die Abweichung in einem Bestandteil bei ansonsten vollständiger Übernahme der älteren Marke nicht aus, damit die Zeichen von den angesprochenen Verkehrskreisen sicher auseinander gehalten werden können. Sie werden vielmehr denselben bzw. wirtschaftlich miteinander verbundenen Unternehmen zugeordnet, weil die angefochtene Marke das kennzeichnungskräftige Wort „SHIT“ übernimmt, und die Verbraucher daher beide Marken mit einem Unternehmen verknüpfen könnten. Für die angefochtenen Waren des täglichen Bedarfs ist auch weder der Aufmerksamkeitsgrad der Verbraucher hoch noch verfügt die ältere Marke als bedeutungsloses Wort für die spanisch-sprachigen Verbraucher über eine geringe Kennzeichnungskraft, wie von der Anmelderin in anderen Sprach-Gebieten argumentiert.

Der Widerspruch ist daher gem. Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b) UMV begründet.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.

Da die Anmelderin die unterliegende Partei ist, trägt sie die Widerspruchsgebühr sowie alle der Widersprechenden in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absätze 1 und 7 UMV und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer i UMDV bestehen die der Widersprechenden zu erstattenden Kosten aus der Widerspruchsgebühr und aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

Die Widerspruchsabteilung

Claudia MARTINI

Peter QUAY

Astrid WÄBER

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.