OPOSICIÓN Nº B 3 117 219 

Juba Personal Protective Equipment, S.L., Ctra. de Logroño, s/n, 26250 Santo Domingo de la Calzada (La Rioja), España (oponente), representado por Herrero & Asociados, Cedaceros, 1, 28014 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Sergi Márquez Hernández, Calvari, 24-30 Bajos 3, 08291 Ripollet/Barcelona, España (solicitante), representado por Carmen Blázquez, Estrella Polar, 28, 8I, 28007 Madrid, España (representante profesional).

El 21/04/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.	La oposición n.º B 3 117 219 se estima para todos los productos y servicios impugnados.

 

2.	La solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 171 322 se deniega en su totalidad.

 

3.	El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

 

Con fecha 28/04/2020, la parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 171 322 (marca figurativa). La oposición está basada en, entre otros, registro de marca de la Unión Europea n.º 7 074 966, (marca figurativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

 

 RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

 

 

a) Los productos y servicios

 

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

 

Clase 9: Guantes y calzado de seguridad; ropa de protección contra accidentes, radicaciones y fuego; cascos de protección craneal.

Clase 17: Guantes aislantes.

Clase 21: Guantes de jardinería, guantes para pulir, guantes para uso doméstico.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 9: Ropa de protección contra accidentes; ropa de protección [corazas para el cuerpo]; accesorios térmicos [ropa] de protección frente a accidentes o lesiones; ropa de cuero de protección frente a accidentes o lesiones; ropa de trabajo de protección [para proteger frente a accidentes o lesiones]; guantes de protección contra accidentes.

Clase 35: Servicios de venta al por menor a través de redes mundiales de la informática de ropa de seguridad para la protección contra accidentes o lesiones, guantes de seguridad para la protección contra accidentes o lesiones y demás artículos de protección y seguridad en el trabajo.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Productos impugnados de la clase 9

La ropa de protección contra accidentes se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos.

Los guantes de protección contra accidentes impugnados son claramente idénticos a los guantes de seguridad.

El resto de productos impugnados, a saber: ropa de protección [corazas para el cuerpo]; accesorios térmicos [ropa] de protección frente a accidentes o lesiones; ropa de cuero de protección frente a accidentes o lesiones; ropa de trabajo de protección [para proteger frente a accidentes o lesiones] son equipos de protección y seguridad, y están incluidos (o se solapan) en la categoría más amplia de ropa de protección contra accidentes del oponente. Son productos idénticos.

Productos impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado medio a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, el destino y la utilización de estos productos y servicios no son los mismos, son similares, ya que tienen carácter complementario y los servicios se ofrecen, por lo general, en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos específicos son similares en un grado medio a estos productos específicos (20/03/2018, T-390/16, DONTORO dog friendship (fig.)/TORO et al., EU:T:2018:156, § 33; 07/10/2015, T-365/14, TRECOLORE / FRECCE TRICOLORI et al., EU:T:2015:763, § 34). Aunque la naturaleza, el destino y la utilización de dichos productos y servicios no sean los mismos, cabe señalar que presentan similitudes, visto el hecho de que son complementarios y que estos servicios generalmente se ofrecen en los mismos lugares donde se ofrecen para la venta los productos. Asimismo, se dirigen al mismo público.

Por lo tanto, los servicios impugnados de venta al por menor a través de redes mundiales de la informática de ropa de seguridad para la protección contra accidentes o lesiones, guantes de seguridad para la protección contra accidentes o lesiones y demás artículos de protección y seguridad en el trabajo son similares a guantes y calzado de seguridad; ropa de protección contra accidentes, radicaciones y fuego de la parte oponente, ya que existe identidad entre los productos respecto de los que se ofrecen los servicios y los productos de protección y seguridad en clase 9 del oponente, puesto que los primeros constituyen categorías amplias que incluyen los segundos.

b) Público destinatario – grado de atención

 

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

  

En el presente caso, los productos considerados idénticos y los servicios similares, están dirigidos al público en general y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos.

El grado de atención puede variar de medio a alto, en función del carácter especializado de los productos, la frecuencia de la compra y el precio. El impacto en la seguridad de los productos cubiertos por una marca puede implicar un aumento del grado de atención del consumidor relevante (22/03/2011, T-486/07, CA, EU:T:2011:104, § 41).

 

c) Los signos

 

Marca anterior	Marca impugnada

 

 

El territorio de referencia es la Unión Europea.

 

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

 

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

En primer lugar, cabe señalar que tanto «Weldy» (marca anterior) como «WELDINN» (marca impugnada) aluden, tal y como argumenta el solicitante, para una parte de los consumidores de la UE (por ejemplo el público de habla inglesa) a la palabra «weld», que significa soldar en inglés. En este sentido, teniendo en cuenta los productos y servicios en cuestión, el carácter distintivo de estos elementos se considera limitado. Sin embargo, estos elementos carecen de significado para otras partes del público relevante, como, por ejemplo, el público español, francés o italiano, donde la palabra utilizada es soldar, souder y saldare, respectivamente. La División de Oposición ve oportuno centrar la presente comparación en el público que no entienda dichos elementos verbales, por ejemplo los consumidores españoles, franceses e italianos, para los cuales la perspectiva conceptual permanecerá neutra, y al carecer de significado poseen un grado de carácter distintivo normal.

La marca anterior es una marca figurativa que contiene la palabra «Weldy» escrita en azul y en letras ligeramente estilizadas (estando la letra «W» configurada de un estilo más original). Debajo de ésta, aparecen las palabras «by JUBA» en caracteres significativamente más pequeños. El elemento denominativo «by» no tiene carácter distintivo, pues se usa de forma habitual en el comercio como referencia al origen empresarial del que proceden los productos (o servicios) de la denominación posterior (11/11/2009, T-162/08, Green by missako, EU: T: 2009: 432, § 39, 50-51; 04/02/2015, T-372/12, Apro, EU: T: 2015: 70, § 38). Por lo tanto, el público relevante percibirá «by JUBA» como una indicación de que los productos relevantes son prestados por una empresa llamada «JUBA», palabra que a su vez no tiene ningún significado para el público destinatario y, por lo tanto, es distintiva.

Cabe apuntar que la palabra «Weldy», por su tamaño, resulta visualmente dominante en la marca.

Asimismo, en la marca impugnada las letras «WELD» están configuradas con cierta estilización que no impiden, no obstante, que el consumidor las reconozca como tal.

El público relevante verá la estilización y los colores de ambas marcas como algo meramente ornamental (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45; 15/02/2011, T-213/09, Yorma’s, EU:T:2011:37, § 79; 24/06/2004, C-49/02, Blau/Gelb, EU:C:2004:384, § 38; 12/11/2008). Además, cabe recordar que si una marca está compuesta por elementos denominativos y figurativos, los primeros son, en principio, más distintivos que los segundos, puesto que el consumidor medio hará referencia más fácilmente al producto/servicio de que se trate citando su nombre que describiendo el elemento figurativo de la marca (15/12/2009, T-412/08, Trubion, EU:T:2009:507, § 45).

En el aspecto visual, las marcas son similares en la medida en que coinciden en las letras «WELD». Las marcas difieren, sin embargo, en los finales «Y» contra «INN», además de la expresión «by JUBA», que ocupa un lugar secundario en la marca. Por otro lado, las marcas difieren igualmente en los elementos estilísticos y colores.

Conviene destacar que el hecho de que la similitud existente entre las marcas se sitúe en su parte inicial, contribuye de forma relevante a la impresión visual de conjunto puesto que, tal como señala la jurisprudencia a este respecto, normalmente, la atención del consumidor se dirige sobre todo hacia el principio de la palabra (17/03/2004, T-183/02 & T-184/02, Mundicor, EU:T:2004:79, § 83, y 15/03/2005, T-112/03, Flexi Air, EU:T:2005:102, § 69-71).

Por lo tanto, los signos son visualmente similares en grado medio.

En el aspecto fonético, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio analizado, y teniendo en cuenta que la letra «y» representa el fonema /i/, las marcas coinciden en el sonido de las letras ‘WELDY’ de la marca anterior y ‘WELDI-’ de la marca impugnada. En cambio, difieren en el sonido final /n/ de la marca impugnada, el hecho que la marca contenga la letra «n» repetida no varía la pronunciación de ésta. Además, es poco probable que en la marca anterior sea pronunciado «by JUBA», debido a su posición secundaria en un tamaño reducido (06/10/2017, T-139/16, Berg Outdoor, EU:T:2017:705, § 61).

Por lo tanto, los signos son fonéticamente similares en grado alto.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene significado para el público del territorio de referencia. Aunque la palabra «by» evoque un concepto, esto no es suficiente para establecer una diferencia conceptual, dado que este elemento no tiene carácter distintivo y no puede indicar el origen comercial concreto. Lo que llamará la atención del público destinatario serán los otros elementos verbales imaginativos que no tienen significado. Puesto que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares en el aspecto visual y fonético, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

 

d) Carácter distintivo de la marca anterior

 

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

 

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación. En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal a pesar de la presencia del término «by» que carece de distintividad.

 

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

 

De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, la apreciación de la existencia del riesgo de confusión debe basarse en la impresión de conjunto producida por los signos, teniendo en cuenta todos los factores visuales, fonéticos y conceptuales de los mismos y, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 et seq.) y teniendo en cuenta todas las circunstancias del caso concreto.

Los productos impugnados son idénticos y los servicios impugnados similares; el público relevante es el público en general y profesional con un grado de atención que puede variar de medio a alto. Además, el carácter distintivo de la marca anterior es normal.

Por lo que respecta a los signos, son similares en tanto en cuanto comparten las letras y sonidos «WELD(Y/I)» creando pues un grado de similitud medio en el aspecto visual y alto en el oral.

A pesar del diferente color y estilización de las marcas, las diferencias entre los signos no son lo suficientemente significativas. Debe tenerse en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26). Incluso los consumidores que posean una alto grado de atención tienen que basarse en su recuerdo imperfecto de las marcas (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

En este caso, como ya se mencionó, las coincidencias se presentan al inicio de los signos, donde los consumidores tienden a centrarse, y en sus elementos verbales, cuyo impacto es mayor que el de los elementos figurativos cuando se presentan en combinación con estos. Se concluye, pues, que las letras en común determinan de forma sustancial la imagen imperfecta que el público guardará en su memoria cuando quiera identificar un origen empresarial en los signos en liza.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión para la parte del público que no entienda el significado de los elementos verbales, como por ejemplo los consumidores españoles, franceses e italianos. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen «WELD» para la clase 9. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a varios registros de marca en EUIPO, Italia y Suiza.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen «WELD», y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea n.º 7 074 966. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

COSTAS

 

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

 

 

 

 

La División de Oposición

 

 

Félix ORTUÑO LÓPEZ

Gonzalo BILBAO TEJADA

Martina GALLE

 

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).