OPPOSIZIONE N. B 3 110 766

"Den i Nocht " Ltd., street "Ivan Momchilov" N. 5, 5100, Gorna Oryahovitsa, Bulgaria (opponente), rappresentata da Snezhana Traychova Krasteva, 129, Dondukov blvd., 1504, Sofia, Bulgaria (rappresentante professionale)

c o n t r o

Gianluca Franzoni, Via Abruzzo 6/1, 40050, Monte San Pietro (BO), Italia (richiedente).

Il 29/03/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L’opposizione n. B 3 110 766 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 172 822 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 650 EUR.

MOTIVAZIONE:

L’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 172 822 “MUSSAYA” (marchio denominativo). L’opposizione si basa sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 938 286 “MUSALA” (marchio denominativo). L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 30: Dolci (caramelle) e gomme da masticare; barrette ai cereali e barrette energetiche; pasticcini, torte, crostate e biscotti; pane; cioccolato soffiato; crêpes; mandorle ricoperte di cioccolato; confetteria a base di mandorle; pastiglie a base di erbe e miele [confetteria]; crackers al gusto di formaggio; barrette di pasta di fagioli gelatinosa dolce [yohkan]; chip al gusto di butterscotch; confetteria bollita; praline con cialde; cialde; vla [budino]; dolci pronti [a base di cioccolato]; dolci pronti [confetteria]; budini pronti da mangiare; cracker graham; budino a base di riso; barrette di torrone ricoperte di cioccolato; mousse [dessert] [dolci]; soufflé (dolci); frittelle in forma di bastoncini [youtiao]; aromi al cioccolato; preparati per prodotti di confetteria a base di zucchero; coniglietti di cioccolato; succedanei della crema pasticcera; succedanei del marzapane; succedanei del cioccolato; confetteria surgelata al latte; confetteria surgelata in stick; torte congelate allo yogurt; confetteria surgelata contenente gelato; zucchero filato; confetteria non medicata aromatizzata alla menta; prodotti di confetteria con rivestimento di cioccolato; preparati per budini dessert istantanei; yorkshire pudding; tartine; panini alla cannella; chicchi di caffè in confetti; miscela per kheer (budino di riso); brioche alla marmellata; focaccine alla frutta; dolci e biscotti coreani tradizionali [hankwa]; crackers; crème caramel; mousse; cioccolato spalmabile; creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare; croissant; snack principalmente a base di confetteria; delizie turche; delizie turche ricoperte al cioccolato; marzapane; dolci soffici di riso pressato preparati a mattarello (gyuhi); confetteria a base di prodotti derivati dal latte; dolci al muesli; confetteria non medicinale, in forma di gelatina; confetteria non medicinale per diete a controllo calorico; confetteria non medicinale a base di zucchero; confetteria non medicata a base di farina; confetteria non medicinale a base di farina ricoperta di succedanei del cioccolato; confetteria non medicinale a base di farina ricoperta di cioccolato; confetteria non medicinale a base di farina contenente succedanei del cioccolato; confetteria non medicinale a base di farina contenente cioccolato; confetteria non medicinale alla menta; confetteria non medicinale aromatizzata al latte; confetteria non medicata con ripieni al mou; confetteria non medicinale in forma di uova; confetteria non medicinale contenente latte; confetteria non medicata contenente cioccolato; cioccolato non medicinale; torrone; croccante di arachidi; zucchero per confetteria aromatizzato; confetteria a base di noci; riso lavorato fino a renderlo cremoso; budino di riso; budini di riso contenenti uva sultanina e noce moscata; budino di riso; pavlova a base di nocciole; pandoro; panettone; creme da spalmare su panini a base di cioccolato e noci; creme [dessert cotti al forno]; cracker salati; isole galleggianti; frutta ricoperta di cioccolato; gelatina di frutta [confettura]; prodotti a base di cioccolato; budino di semolino; crema inglese; poppadum (pane indiano); filoncini di pasta per pane fritti; guarnizioni a base di caramella gommosa; confetteria in forma liquida; dolciumi per la decorazione dell'albero di natale; confetteria a base di arance; dolciumi a base di ginseng; confetteria a basso contenuto di carboidrati; confetteria con ripieno al vino; confetteria con ripieni liquidi di superalcolici; confetteria con ripieni liquidi di frutta; confetteria aromatizzata al cioccolato; prodotti di confetteria ricoperti di cioccolato; confetteria, gelati; chips per pasticceria; confetteria a base di burro d'arachidi; dolci di riso pressato dolce (mochi-gashi); caramelle ripiene ricoperte (non medicinali); sopapillas [pane fritto]; confetteria in forma surgelata; confetteria a base di farina di patate; dolci di miglio legato con zucchero o riso soffiato (okoshi); dolci aromatizzati alla liquirizia; confetteria contenente gelatina; confetteria contenente marmellate; marmellata di fagioli dolci rivestita da un guscio morbido a base di fagioli zuccherati [nerikiri]; biscotti salati; biscotti wafer salati; cracker salati; sopapillas [frittelle]; crackers aromatizzati alla frutta; dolci zuccherati secchi di farina di riso (rakugan); ingredienti a base di cacao per prodotti di pasticceria; tavolette [pasticceria]; tiramisu; tartufi [confetteria]; cialde ricoperte di cioccolato; decorazioni per alberi di natale [commestibili]; confetteria a base di arachidi; halvah; pudding di pane; prodotti da forno; viennoiserie; alimenti a base di cacao; alimenti contenenti cacao [come ingrediente principale]; alimenti contenenti cioccolato [come ingrediente principale]; meringhe; dolce con pasta sbriciolata; mousse al cioccolato; cioccolato; creme da spalmare a base di cioccolato; creme da spalmare al cioccolato da utilizzare sul pane; cioccolatini; cialde di cioccolato; dolci al cioccolato; creme al cioccolato; zucchero, dolcificanti naturali, glasse e ripieni dolci, prodotti delle api; caffè, tè e cacao e loro succedanei; ghiaccio, gelati, yogurt gelati e sorbetti; cereali lavorati, amidi e prodotti da essi derivati, preparati da forno e lieviti; sale, spezie, aromi e condimenti; patatine integrali; barrette pronte per il consumo a base di cioccolato; piatti pronti in forma di pizza; alimenti pronti sotto forma di salse; pasti preparati a base di pasta; spuntini di frumento estruso; paste congelate ripiene di carne e verdure; snack a base di cereali aromatizzati al formaggio; patatine di mais con aromi vegetali; patatine a base di cereali; crackers a base di cereali pronti; spuntini a base di più cereali; brezel morbidi; pasticceria salata; biscotti di riso; torte di riso ricoperte di cioccolato; crespelle; granturco tostato e soffiato [popcorn]; snack a base di cereali; sfogliatine a base di cereali; fiocchi di cereali essiccati.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 29: Prodotti caseari e loro succedanei; bevande a base di latte di mandorle; latte di mandorle; barrette alimentari a base di noci; barrette a base di frutta a guscio come pasti sostitutivi; spuntini a base di frutta secca; noci salate; creme da spalmare costituite da pasta di nocciole; burro di cacao alimentare; bevande a base di yogurt; yogurt.

Classe 30: Prodotti a base di cioccolato; cioccolato spalmabile; confetteria a base di arachidi; budini; mousse [dessert] [dolci]; confetteria a base di noci; mousse al cioccolato.

In via preliminare, occorre osservare che, secondo l’articolo 33, paragrafo 7, RMUE, i prodotti e i servizi non sono considerati simili o diversi tra loro per il fatto che figurano nella stessa classe o in classi distinte della classificazione di Nizza.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 29

Le creme da spalmare costituite da pasta di nocciole del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle creme a base di cacao sotto forma di creme da spalmare dell'opponente. Questi prodotti hanno infatti la stessa natura e la stessa destinazione. Essi coincidono in modalità d'uso, canali di distribuzione, essi pubblico di riferimento, e produttore oltre ad poter essere in concorrenza.

I prodotti caseari e loro succedanei del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto ai gelati dell'opponente. Pure questi prodotti hanno la stessa natura e la stessa destinazione. Essi coincidono in modalità d'uso, canali di distribuzione, essi pubblico di riferimento, e produttore oltre ad poter essere in concorrenza.

Il burro di cacao alimentare del marchio impugnato è simile in alto grado rispetto al cacao dell'opponente, in ragione del fatto che questi prodotti condividono natura, destinazione, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore, oltre a poter essere in concorrenza tra loro, dato che entrambi questi prodotti possono essere impiegati, ad esempio, nella preparazione di prodotti dolciari.

Barrette alimentari a base di noci; barrette a base di frutta a guscio come pasti sostitutivi del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto alle barrette ai cereali e barrette energetiche dell'opponente. Questi prodotti hanno infatti la stessa natura e la stessa destinazione. Essi coincidono in modalità d'uso, canali di distribuzione, essi pubblico di riferimento, e produttore oltre ad poter essere in concorrenza.

Gli spuntini a base di frutta secca del marchio impugnato sono simili in alto grado rispetto agli spuntini a base di più cereali dell'opponente. Natura, destinazione, modalità d'uso, canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore di questi prodotti sono i medesimi. Inoltre, essi possono essere in concorrenza.

Lo yogurt del marchio impugnato è simile in alto grado rispetto agli yogurt gelati dell'opponente. Questi prodotti hanno infatti la stessa natura e la stessa destinazione. Essi coincidono in modalità d'uso, canali di distribuzione, essi pubblico di riferimento, e produttore oltre ad poter essere in concorrenza.

Le bevande a base di latte di mandorle; latte di mandorle; bevande a base di yogurt del marchio impugnato sono simili al cacao del marchio anteriore poiché i suddetti prodotti oltre ad essere in concorrenza coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento, e produttore.

Le noci salate del marchio impugnato sono simili alle barrette ai cereali e barrette energetiche del marchio anteriore poiché condividono canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore.

Prodotti contestati in classe 30

I budini del marchio impugnato includono, in quanto categoria più ampia, i budini pronti da mangiare dell'opponente. Dal momento che la Divisione d’Opposizione non può scorporare ex officio l'ampia categoria di prodotti contestati, essi sono considerati identici ai prodotti del marchio anteriore.

Mousse [dessert] [dolci]; cioccolato spalmabile; confetteria a base di noci; prodotti a base di cioccolato; confetteria a base di arachidi; mousse al cioccolato sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

MUSALA	MUSSAYA
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Entrambi i segni denominativi in disputa sono privi di significato in taluni territori, per esempio dove si parla lo slovacco. Di conseguenza, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che non attribuirà ai segni alcun significato, e per la quale essi sono quindi normalmente distintivi, quale ad esempio la parte del pubblico o di riferimento di lingua slovacca.

Visivamente, i segni coincidono nelle prime tre lettere “MUS-“ e nella loro ultima e terz’ultima lettera, “A” in entrambi. Essi differiscono nella quarta e doppia lettera “S” del marchio impugnato e nella loro penultima lettera, “L” nel caso del marchio anteriore e “Y” nel marchio impugnato.

Pertanto, i segni sono visivamente simili in media misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere MUS(S)A-A, presenti in modo identico in entrambi i segni, e inclusa la seconda lettera “S” del marchio impugnato, la cui presenza non modifica la pronuncia della prima lettera “S” come avverrebbe in altre lingue, ad esempio in italiano. La pronuncia differisce nel suono della penultima lettera, ovvero “L” nel caso del marchio anteriore e “Y” nel segno impugnato.

Di conseguenza, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, nessuno dei due segni ha un significato per la parte del pubblico del territorio di riferimento presa in esame. Poiché non è possibile procedere alla comparazione concettuale, l’aspetto concettuale è irrilevante ai fini dell’esame della somiglianza fra segni.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 29 e 30 coperti dal marchio impugnato sono stati riscontrati essere in parte identici e in parte simili in vario grado rispetto ai prodotti nella classe 30 coperti dal marchio anteriore. Essi sono diretti al grande pubblico, il cui grado di attenzione sarà medio.

La somiglianza visiva tra i segni è di livello medio mentre dal punto di vista fonetico i segni sono molto simili, dato che condividono la maggior parte delle lettere che li compongono. Da un punto di vista concettuale essi non presentano, per la parte di pubblico di riferimento presa in esame, alcun contenuto semantico.

Si deve tener poi conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Inoltre, valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti o servizi. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti e i servizi può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Poiché i prodotti sono identici e simili in vario grado, e in ragione delle somiglianze tra i segni, che li rendono visivamente simili in media misura e foneticamente molto simili, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico, in particolare ma non necessariamente soltanto, di lingua slovacca. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 17 938 286 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

SPESE

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso del procedimento.

Conformemente all’articolo 109, paragrafi 1 e 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare all’opponente sono la tassa d’opposizione e le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

Divisione d’Opposizione

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Andrea VALISA

Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

Ai sensi dell’articolo 67, RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. È presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.