OPPOSIZIONE N. B 3 116 003

 

Automobili Lamborghini S.p.A., Via Modena, 12, 40019 Sant' Agata Bolognese (BO), Italia (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Vincenzo Riccio, via San Giacomo dei Capri 123/A, 80131 Napoli, Italia (richiedente).

Il 30/03/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1. L’opposizione n. B 3 116 003 è accolta per tutti i prodotti contestati.

2. La domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 174 521 è totalmente respinta.

3. Il richiedente sopporta l’onere delle spese, fissate in 620 EUR.

MOTIVAZIONI

In data 16/04/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 174 521  (marchio figurativo). L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 299 995, . In relazione al marchio ora menzionato l’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE. Per quanto riguarda uno degli altri marchi sui quali l’opponente ha pure basato la propria opposizione, è stato altresì invocato l’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 299 995. 

a) I prodotti

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Valigie, borse, portafogli e altri tipi di borse; ombrelli e ombrelloni.

Classe 25: Abbigliamento; cappelleria; scarpe.

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 18: Ombrelli e ombrelloni; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili.

Classe 25: Calzature; abbigliamento; cappelleria; parti di abbigliamento, calzature e articoli di cappelleria; abbigliamenti impermeabili; abbigliamento a collo alto; abbigliamento casual; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento contenente sostanze dimagranti; abbigliamento da battesimo; abbigliamento da camera; abbigliamento da donna; abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; abbigliamento da golf [eccetto guanti]; abbigliamento da indossare durante attività di judo; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento esterno per bambini; abbigliamento esterno per neonati; abbigliamento esterno per ragazzi; abbigliamento formale; abbigliamento formale da sera; abbigliamento in cashmere; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento per ginnastica; babbucce lavorate a maglia per neonati; ballerine [calzature]; borse progettate specificatamente per stivali da neve; calosce [soprascarpe di gomma]; calzature [tranne le calzature ortopediche]; calzature da donna; calzature da guida; calzature da lavoro; calzature da pesca; calzature da uomo; calzature da uomo e da donna; calzature da yoga; calzature giapponesi in paglia di riso (waraji); calzature infradito giapponesi (jikatabi); calzature non per lo sport; calzature per arrampicata; calzature per bambini; calzature per equitazione; calzature per il tempo libero; calzature per lo sport; calzature per neonati; calzature per neonati (scarpe di lana per neonati); calzature realizzate in vinile; ciabatte di plastica.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

In via preliminare si deve considerare che una domanda di MUE è pubblicata in tutte le lingue ufficiali della Unione europea (articolo 147, paragrafo 1, RMUE). Analogamente, tutte le iscrizioni nel registro dei MUE vengono effettuate in tutte queste lingue (articolo 147, paragrafo 2, RMUE). Sia le domande sia le iscrizioni nel registro sono pubblicate sul Bollettino dei MUE (articolo 116, paragrafo 1, lettera a) e articolo 116, paragrafo 2, RMUE).

Nella pratica, possono occasionalmente verificarsi discrepanze tra:

• la traduzione della denominazione dell’elenco di prodotti/servizi di un MUE (domanda o registrazione) pubblicata nel Bollettino dei MUE, e

• la denominazione originale così com’è stata depositata.

Nel caso in cui vi sia una tale discrepanza, la versione definitiva dell’elenco di prodotti e servizi è:

• se la prima lingua è una delle cinque lingue dell’Ufficio, il testo nella prima lingua.

• se la prima lingua in cui è stata presentata la domanda non è una delle cinque lingue dell’Ufficio, il testo nella seconda lingua indicata dal richiedente (cfr. articolo 147, paragrafo 3, RMUE).

Nel presente caso, per quanto riguarda i prodotti coperti dal marchio anteriore nella classe 25, e in particolare le scarpe, si nota che nella versione dei prodotti coperti dal marchio anteriore nella prima lingua, ossia il tedesco, la quale è una delle cinque lingue dell’Ufficio, a scarpe corrisponde in realtà il termine “Schuhwaren”, il quale andrebbe precisamente tradotto come calzature, e non come scarpe. La Divisione d’Opposizione procederà nella comparazione considerando la versione corretta in lingua italiana, la quale per l’appunto corrisponde, nella classe 25, alla più ampia categoria delle calzature.

Prodotti contestati in classe 18

Ombrelli e ombrelloni; valigie, borse, portafogli e contenitori portatili sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o si sovrappongono a prodotti quali borse o valigie.

Prodotti contestati in classe 25

Abbigliamento; cappelleria; calzature sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi).

Calzature per lo sport; calzature non per lo sport; calzature per il tempo libero; calzature da lavoro; calzature da donna; calzature da uomo e da donna; calzature per bambini; calzature per equitazione; ciabatte di plastica; calzature per arrampicata; calzature per neonati; calzature da uomo; babbucce lavorate a maglia per neonati; ballerine [calzature]; calosce [soprascarpe di gomma]; calzature [tranne le calzature ortopediche]; calzature da guida; calzature da pesca; calzature da yoga; calzature giapponesi in paglia di riso (Waraji); calzature infradito giapponesi (Jikatabi); calzature per neonati (scarpe di lana per neonati); calzature realizzate in vinile del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria delle calzature/scarpe dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Abbigliamenti impermeabili; abbigliamento a collo alto; abbigliamento casual; abbigliamento con isolamento termico; abbigliamento contenente sostanze dimagranti; abbigliamento da battesimo; abbigliamento da camera; abbigliamento da donna; abbigliamento da esterno resistente alle intemperie; abbigliamento da golf [eccetto guanti]; abbigliamento da indossare durante attività di judo; abbigliamento da indossare durante incontri di wrestling; abbigliamento da lavoro; abbigliamento da ragazza; abbigliamento da tennis; abbigliamento da uomo; abbigliamento di pelliccia; abbigliamento esterno per bambini; abbigliamento esterno per neonati; abbigliamento esterno per ragazzi; abbigliamento formale; abbigliamento formale da sera; abbigliamento in cashmere; abbigliamento in finta pelle; abbigliamento in lana; abbigliamento per ginnastica; parti di abbigliamento del marchio impugnato sono compresi nell'ampia categoria dell’abbigliamento dell'opponente. Pertanto, sono identici.

Le borse progettate specificatamente per stivali da neve e le parti di calzature del marchio impugnato sono simili alle scarpe/calzature del marchio anteriore poiché questi prodotti sono complementari e coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento, e produttore. Per quanto riguarda infatti in particolare le parti di calzature, si deve infatti tener conto del fatto che tra le parti di calzature si trovano prodotti quali i tacchetti per scarpe da calcio che non solo, come visto poc’anzi condividono con le calzature/scarpe, e in particolare le scarpe da calcio incluse in quest’ampia categoria, origine abituale, pubblico di riferimento e canali di distribuzione, ma presentano anche una relazione di complementarietà.

Il medesimo ragionamento è pure applicabile per quanto concerne le parti di articoli di cappelleria del marchio impugnato. Questi prodotti includono, ad esempio, le carcasse di cappelli. La cappelleria del marchio anteriore include invece, tra tanti altri prodotti, gli ornamenti per cappelli. Cappelleria e parti di articoli di cappelleria sono quindi simili in basso grado dato che essi, pur avendo natura e destinazione d’uso diverse, coincidono in canali di distribuzione, pubblico di riferimento e produttore. 

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vario grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

c) I segni

Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Unione europea.

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Il marchio anteriore è un marchio figurativo, formato dal termine “HURACÁN” riprodotto in caratteri assai stilizzati di colore bianco poti al di sopra delle lettere “GT” in colore bianco e del numero “3” in colore rosso. Le dimensioni di questi ultimi elementi sono significativamente maggiori rispetto al termine “HURACAN”. Tutti i suddetti elementi sono posti su di uno sfondo nero.

Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, esso, pure figurativo, è composto dalle lettere maiuscole di colore grigio “HVRACAN” poste al di sotto di un semplice elemento geometrico romboidale del medesimo colore.

Il carattere unitario del marchio dell’Unione europea comporta che un marchio dell’Unione europea anteriore possa essere fatto valere in un procedimento di opposizione contro qualsiasi domanda di registrazione di marchio dell’Unione europea che comprometta la protezione del primo marchio, anche se solo in relazione alla percezione dei consumatori in una parte dell’Unione europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Pertanto, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

La Divisione d’Opposizione ritiene che la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola non solo riconoscerà il termine “HURACAN”, equivalente all’italiano “uragano” nel marchio anteriore ma anche nell’unico elemento verbale del marchio impugnato “HVRACAN”. Ciò in considerazione del fatto che pur avendo una lettera diversa, i consumatori di riferimento, percependo un elemento verbale, lo assoceranno, è il caso di “HVRACAN”, ad un vocabolo a loro noto. A maggior ragione, ciò è ancora più probabile alla luce del fatto che almeno una parte del pubblico di lingua spagnolo è consapevole dell’uso intercambiabile delle lettere “V” e “U” maiuscole, che discende direttamente dalla tradizione latina.

Alla luce di quanto sopra, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno incentrare la comparazione dei segni sulla parte del pubblico che parla lo spagnolo.

Come visto poc’anzi, gli elementi verbali “HURACAN” ed “HVRACAN” saranno entrambi associati al medesimo contenuto semantico. Detto significato non ha però alcuna relazione diretta con i prodotti nelle classi 18 e 25. Pertanto questi elemento sono normalmente distintivi. Per quanto riguarda gli elemento “GT3”, ad essi non sarà associato alcun significato che vada al di lá di quello di due lettere dell’alfabeto e di un numero, anche in virtù dei prodotti de quo. Anche questi elementi sono quindi da considerarsi distintivi.

È poi opinione della Divisione d’Opposizione che i marchi in disputa non presentino elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri. È vero che le lettere e il numero “GT3” del marchio anteriore sono di dimensioni maggiori rispetto ad “HURACAN”. Tuttavia, tali dimensioni, e la posizione di questi elementi, non risultano essere tali da far sì che “GT3” mettano in ombra il restante elemento del marchio, il quale, nonostante le suddette differenze, è lecito attendersi sarà percepito, visivamente, nella sua interezza.

Per quanto riguarda il marchio impugnato, si deve tener conto del fatto che quando i segni sono costituiti tanto da elementi verbali quanto da elementi figurativi, in linea di principio, l’elemento denominativo del segno di solito ha un impatto più forte sul consumatore rispetto all’elemento figurativo. Ciò è dovuto al fatto che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento ai segni in questione utilizzando i loro elementi verbali piuttosto che descrivendone gli elementi figurativi (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

Visivamente, i segni coincidono in alcuni dei tratti che formano i termini “HURACÁN” e “HVRACAN”. Tuttavia, essi differiscono, oltre che nel modo in cui i suddetti termini sono riprodotti, e in particolare le seconde lettere “U” e “V”, per quanto si tratti di lettere che per loro natura si assomigliano, e nell’accento della letttera “A” del marchio anteriore, anche negli elementi aggiuntivi sia del marchio anteriore, ossia “GT3” che del marchio impugnato, vale a dire l’elemento figurativo romboidale.

Pertanto, i segni sono visivamente simili quantomeno in ridotta misura.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “HURACAN/HVURACAN”, in considerazione del fatto che i consumatori di lingua spagnola riconosceranno nel marchio impugnato il termine “HURACAN”, e pronunceranno quindi la lettera “V” come una “U”, e al contempo non pronunceranno la “H”, essendo, come in italiano, una lettera muta in spagnolo.

La pronuncia differisce nel suono delle lettere e del numero “GT3” del segno anteriore che non hanno controparte nel marchio contestato.

Per tutto ciò, i segni sono foneticamente molto simili.

Sotto il profilo concettuale, si fa riferimento alle precedenti affermazioni riguardanti il contenuto semantico trasmesso dai marchi.  Siccome i segni saranno associati al medesimo significato in virtù della presenza degli elementi verbali “HURACAN/HVRACAN”, i segni sono concettualmente molto simili.

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate. È sufficiente che una parte significativa del pubblico di riferimento che utilizza i prodotti o servizi in questione provi confusione in merito alla provenienza dei prodotti o servizi; non occorre pertanto accertare che tutti i consumatori effettivi o potenziali dei prodotti o servizi considerati potrebbero provare confusione.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti nelle classi 18 e 25 coperti dai marchi in disputa sono stati riscontrati essere in parte identici, in parte simili e in parte simili in basso grado. Essi sono diretti al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale, il cui grado di attenzione è medio. Il marchio anteriore è poi da considerarsi normalmente distintivo.

La somiglianza fonetica e concettuale tra i segni è di livello alto, dato che l’unico termine del marchio impugnato “HVRACAN” corrisponde all’elemento ‘HURACAN’ del marchio anteriore. Da un punto di vista visivo i segni sono scarsamente simili, in considerazione della loro stilizzazione e della presenza di un elemento aggiuntivo in entrambi i marchi, “GT3” nel marchio anteriore e l’elemento romboidale nel segno impugnato. Tuttavia, questi elementi presentano una natura tale da renderli, nell’impressione globale prodotta dai segni, non così rilevanti come i termini “HURACAN/HVRACAN”. Ciò in ragione, per quanto riguarda il marchio anteriore, del fatto che “GT3” potrebbe essere inteso come un semplice acronimo seguito da un numerale che per sua natura è suscettibile di indicare, ad esempio, una linea di prodotti. Per quanto invece riguarda il marchio impugnato, l’elemento figurativo in esso contenuto avrà un minor impatto rispetto all’elemento denominativo del segno dato che il pubblico non tende ad analizzare i segni e farà più facilmente riferimento a segno in questione utilizzando l’elemento verbale piuttosto che descrivendone il suo elemento figurativo, il quale è peraltro piuttosto semplice.

Alla luce di queste considerazioni, pare quindi altamente possibile che il pubblico di riferimento percepisca il marchio impugnato come un sottomarchio, ossia una variante del marchio anteriore, configurato in modo diverso a seconda del tipo di prodotti o servizi che designa (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49).

Si deve poi tenere conto del fatto che il consumatore medio raramente ha la possibilità di fare un confronto diretto tra diversi marchi, ma deve fidarsi del ricordo imperfetto che ha degli stessi (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Il rischio di confusione riguarda situazioni nelle quali il consumatore confonde direttamente i marchi tra di loro oppure nelle quali il consumatore effettua un collegamento tra i segni in conflitto e presuppone che i prodotti/servizi designati appartengano alla stessa impresa o a imprese economicamente collegate.

Per quanto poi riguarda i prodotti che sono stati riscontrati essere scarsamente simili, si deve considerare che valutare il rischio di confusione implica una certa interdipendenza tra i fattori di riferimento che entrano in considerazione e, in particolare, una somiglianza dei marchi e tra i prodotti. Pertanto, un minor grado di somiglianza tra i prodotti può essere compensato da un maggiore grado di somiglianza tra i marchi e viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Poiché i prodotti sono identici e simili in vario grado e in ragione delle somiglianze tra i segni, e in particolare della loro forte somiglianza fonetica e concettuale, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione in particolare ma non necessariamente soltanto, per la parte del pubblico di riferimento di lingua spagnola. Come precedentemente precisato nella sezione c) della presente decisione, un rischio di confusione solo per una parte del pubblico di riferimento dell’Unione europea è sufficiente per respingere la domanda contestata.

Pertanto, l’opposizione basata sulla registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 299 995 deve considerarsi adeguatamente fondata. Ne discende che il marchio impugnato deve essere respinto per tutti i prodotti contestati.

Poiché la registrazione di marchio dell’Unione europea n. 13 299 995 porta all’accoglimento dell’opposizione e al rigetto del marchio impugnato per tutti i prodotti contro i quali essa era diretta, non è necessario esaminare gli altri diritti anteriori invocati dall’opponente (16/09/2004, T-342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Poiché l’opposizione è stata pienamente accolta in base al motivo di cui all’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE, non è necessario procedere all’esame dei rimanenti motivi invocati, ovvero quelli di cui all’articolo 8, paragrafo 5, RMUE.

SPESE

 Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente nel procedimento di opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

Poiché il richiedente è la parte soccombente, deve farsi carico della tassa d’opposizione così come delle spese sostenute dall’opponente nel corso di questo procedimento.

Divisione d’Opposizione

 

Edith Elisabeth VAN DEN EEDE

Andrea VALISA

Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.