OPOSICIÓN Nº B 3 113 810 

Puerto José Banús, S.A., Torre de Control Puerto Banús, 29600 Marbella (Málaga), España (oponente), representado por Santiago Mediano Abogados, S.L.P., Calle Campoamor, 18, 28004 Madrid, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Guangzhou Baan Trading Co., Ltd, Room 449, #31, Nanshengli, Tianhe District, Guangzhou, Guangdong, 510000 Guangzhou, República Popular de China (solicitante), representado por  Lawgical, S.L.P, Calle Núñez Morgado, n.º 5, 28036 Madrid, España (representante profesional).

El 24/03/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.	La oposición n.º B 3 113 810 se estima para todos los productos impugnados.

 

2.	La solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 179 821 se deniega en su totalidad.

 

3.	El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

  

MOTIVOS:

 

Con fecha 11/03/2020, la parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 179 821 “Baanuse” (marca denominativa). La oposición fue basada en la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 17 895 628, “BANUS” (marca denominativa). Esta marca ha sido registrada en el curso del presente procedimiento de oposición. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

NOTA PRELIMINAR

El solicitante alega que la marca anterior no está siendo usada en la UE. En este contexto, cabe señalar que la legislación de la Unión Europea en materia de marcas establece la obligación para el titular de una marca registrada de utilizar dicha marca de manera efectiva. La obligación de uso no es aplicable inmediatamente después del registro de la marca. En cambio, el titular de una marca registrada dispone de un periodo de gracia de cinco años durante el cual no es necesario demostrar el uso de la marca para poder invocarla. Una vez transcurrido este periodo de gracia, se puede exigir al titular que demuestre el uso de la marca anterior para los productos y servicios pertinentes.

Por lo tanto, sólo cuando la marca anterior haya sido registrada durante un período no inferior a cinco años, a la fecha de presentación o de prioridad de la solicitud impugnada, el solicitante podrá pedir al titular de una marca anterior que haya formulado oposición contra su solicitud de marca que aporte prueba de que su marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en el territorio pertinente en relación con los productos o servicios para los que está registrada.

En el presente caso, la fecha de presentación de la solicitud impugnada es el 14/01/2020. La marca anterior fue registrada el 22/03/2021. Por lo tanto, el oponente aún no está obligado a demostrar el uso de la marca anterior. En consecuencia, debe desestimarse la alegación del solicitante.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos

Los productos en los que se basa la oposición son, entre otros, los siguientes:

Clase 21: Utensilios y recipientes para uso doméstico y culinario; utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas; peines y esponjas; cepillos; materiales para fabricar cepillos; material de limpieza; vidrio en bruto o semielaborado, excepto vidrio de construcción; artículos de cristalería, porcelana y loza.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 21: Artículos para cocinar al horno [que no sean juguetes]; cepillos para el baño; abrebotellas, eléctricos y no eléctricos; portaobjetos para colocar accesorios de peluquería para uso doméstico; adornos de porcelana; utensilios domésticos de limpieza, cepillos y materiales para fabricar cepillos; guantes de algodón para uso doméstico; peines de desenredo para animales de compañía; cepillos para animales de compañía; molinillos de café accionados manualmente; apoyacuchillos; portaviandas; brochas y pinceles de maquillaje; portacepillos; soportes para cosméticos; cajas de píldoras para uso doméstico; moldes de cocina; moldes para pasteles; peines de limpieza; peines para animales domésticos.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

El solicitante alega que la actividad empresarial del oponente son servicios portuarios, que no guardan relación alguna con los artículos del hogar, sector empresarial del solicitante. Además argumenta que la protección de la marca anterior en relación a todos los productos y servicios de la clasificación de Niza, no puede suponer una barrera para impedir la entrada de otros competidores en el mercado. A este respecto, cabe señalar que la comparación de los productos y servicios debe basarse en la formulación indicada en las respectivas listas de productos y/o servicios. El uso real o previsto de los productos y servicios no estipulados en la lista de productos y/o servicios no es relevante para el examen hasta que expire el periodo de gracia referido más arriba (16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). En tales circunstancias, procede desestimar las alegaciones del solicitante.

Los cepillos y materiales para fabricar cepillos se encuentran comprendidos de forma idéntica en ambas listas de productos.

Los adornos de porcelana impugnados están incluidos en la categoría más amplia de artículos de cristalería, porcelana y loza de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Las cajas de píldoras para uso doméstico; portaobjetos para colocar accesorios de peluquería para uso doméstico; soportes para cosméticos; utensilios domésticos de limpieza; guantes de algodón para uso doméstico impugnados están incluidos en la categoría más amplia de utensilios y recipientes para uso doméstico de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los peines de limpieza; peines para animales domésticos; peines de desenredo para animales de compañía; cepillos para el baño; cepillos para animales de compañía impugnados están incluidos en las categorías más amplias de peines; cepillos de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los artículos para cocinar al horno [que no sean juguetes]; molinillos de café accionados manualmente; apoyacuchillos; moldes de cocina; moldes para pasteles; abrebotellas, eléctricos y no eléctricos; portaviandas impugnados están incluidos en la categoría más amplia de utensilios de cocina y vajilla, excepto tenedores, cuchillos y cucharas de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Las brochas y pinceles de maquillaje impugnados y los peines y esponjas de la parte oponente son utensilios de tocador y son, por tanto, similares. Los productos comparados se encuentran en los mismos comercios o en la misma sección o departamento de los centros comerciales. También coinciden en el público relevante y son producidos por las mismas empresas.

Los portacepillos impugnados son similares a los cepillos de la parte oponente porque son complementarios y coinciden en canales de distribución, además, de en público destinatario y fabricante.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general (por ejemplo, los cepillos) y a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos (por ejemplo, los materiales para fabricar cepillos). El grado de atención es medio. El solicitante alega que en el ámbito de artículos del hogar lo que importa al consumidor es el precio de los productos y no su marca, lo que disminuye el riesgo de confusión entre los signos. La División de Oposición considera que las prácticas comerciales en el sector correspondiente no permiten alcanzar tales conclusiones apuntadas por el solicitante, y que a falta de pruebas convincentes, la alegación del solicitante a este respecto carece de fundamento.

c) Los signos y carácter distintivo de la marca anterior

 

BANUS	Baanuse
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

 

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, aunque solo sea en relación con la percepción de los consumidores en una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C-514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto de una parte del público destinatario de la Unión Europea únicamente es suficiente para denegar la solicitud impugnada.

La similitud oral de los signos no es homogénea en todo el territorio de referencia. En consecuencia, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario de habla francesa porque en este caso los signos presentan más similitudes desde el aspecto fonético.

Ambos signos son marcas denominativas. La marca anterior es “BANUS” y el signo impugnado “Baanuse”. Como ninguno de los signos tiene significado para el público objecto de análisis, son distintivas en grado normal. El solicitante alega que la marca anterior “BANUS” es un apellido y que el signo impugnado “Baanuse” es un signo de fantasía y, por lo tanto, son conceptualmente diferentes. Al respecto se debe señalar que la mayoría del público francés no conoce el apellido Banús, por lo que será percibido como un vocablo de fantasía. La protección de la marca denominativa concierne a la palabra en sí, siempre y cuando esté escrita siguiendo las reglas ortográficas establecidas, como ocurre en el presente caso. Por lo que es irrelevante, a efectos de la comparación de los signos, que la marca anterior esté escrita en letras mayúsculas y el signo impugnado en minúsculas y a modo de título.

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación. En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. Como se ha explicado arriba la marca anterior no tiene significado desde la perspectiva del público tomado en consideración y es distintiva en grado normal.

Visualmente, los signos coinciden en las letras “BA(*)NUS(*)”, lo que constituye la marca anterior entera y cinco de las siete letras que comprenden el signo impugnado. La diferencia entre los signos se limita a las dos letras adicionales del signo impugnado, a saber, las letras “A” y “E”, respectivamente. Estas letras están localizadas en la parte central y final del signo impugnado que, aunque no pasarán inadvertidas para el consumidor, no son las que más atraen la atención del público. Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector.

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud visual ligeramente por debajo de la media.

Fonéticamente, la marca anterior será pronunciada /ba-nus/ mientras el signo impugnado /ba:-nuze/, siendo la última letra “e” casi muda y donde la “s” será pronunciada como la zeta de la lengua inglesa. Aunque la segunda vocal “A” del signo impugnado también será pronunciada, el impacto en la pronunciación de los signos es muy limitado porque únicamente tiene el efecto de alargar ligeramente el sonido de la vocal idéntica “A” que la precede. Por lo que, teniendo en cuenta que el comienzo de los signos tiene generalmente mayor impacto en el consumidor y contrariamente a lo alegado por el solicitante, la División de Oposición considera que los signos tienen un alto grado de similitud fonética desde la perspectiva del público de referencia.

Conceptualmente, ninguno de los signos tiene significado alguno para el público en cuestión. Dado que no es posible comparar las marcas conceptualmente, el aspecto conceptual carece de relevancia a efectos de la evaluación de la similitud entre los signos.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C 39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En el presente caso, los productos son parcialmente idénticos y parcialmente similares. El grado de atención del público pertinente es medio. La marca anterior tiene una distintividad intrínseca normal y tiene una similitud visual ligeramente por debajo de la media y fonéticamente alta con el signo impugnado. Semánticamente, desde la perspectiva del público de referencia, los signos no se asociarán con ningún concepto claro y específico que pueda ayudar a los signos a diferenciarse.

En vista de todo lo anterior y teniendo en cuenta que la marca anterior se encuentra reproducida en su totalidad en el signo impugnado, coincidiendo en cinco de las siete letras del signo impugnado ubicadas casi en el mismo orden, la División de Oposición considera que las diferencias únicamente en dos de las letras del signo impugnado no son suficientes para excluir el riesgo de confusión entre los signos. En particular, porque el que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C 342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión en la parte del público destinatario de habla francesa. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente decisión, un riesgo de confusión respecto de solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea n.º 17 895 628. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

COSTAS

 

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

 

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

 

 

La División de Oposición

 

 

Helena GRANADO CARPENTER

María del Carmen COBOS PALOMO

Marta GARCÍA COLLADO

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).