Avslag av en ansökan om ett EU‑varumärke

(artikel 7 och artikel 42.2 i EU-varumärkesförordningen)

Alicante, 06/05/2020

NIHLMARK & ZACHAROFF ADVOKATBYRÅ AB Box 7701 S-103 95 Stockholm SUECIA

Ansökningsnummer:	018180614
Er ref:	43788
Varumärke:	Total Asset Readiness
Typ av märke:	Ordmärke
Sökande:	Industrial and Financial Systems, IFS AB Teknikringen 5 S-583 30 Linköping SUECIA

1. EUIPO gjorde en invändning den 29 januari 2020 i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen då detta varumärke ansågs vara beskrivande och sakna särskiljningsförmåga enligt bifogat brev.

2. Sökanden lämnade in sina synpunkter den 2 mars 2020 och dessa kan sammanfattas enligt följande:

• Märket ’Total Asset Readiness’ i sin helhet är på sin höjd suggestivt för flertalet av de sökta varorna och tjänsterna.

• Märket ’Total Asset Readiness’ kan möjligen anses vara beskrivande för tjänsterna företagsanalyser, -undersökningar och -information; företagsassistans, -ledning och -administration, vilka är sådana tjänster som just innebär tillgångsövervakning eller tillgångsberedskap. Märket är dock inte beskrivande och saknar inte särskiljningsförmåga för övriga varor och tjänster.

• ’Total Asset Readiness’ är inget förekommande uttryck eller begrepp, och ger heller inga träffar vid en Google-sökning.

• I snarlika ansökningar har EUIPO funnit att märkena möjligen saknat särskiljningsförmåga för direkt berörda tjänster, men inte för datorprogramvara och datorprogramtjänster i klasserna 9 och 42, eller för utbildningsjänster eller anordnande av konferenser etc. i klass 41. Några exempel på sådana märken är bland annat följande:

EUTM 16 638 678 - Total Design Management

EUTM 18 005 301 - FUSION RISK MANAGEMENT

EUTM 15 872 609 - Data Risk Management

EUTM 10 783 322 - Integrated Channel Management

• Om EUIPO vidhåller sin uppfattning accepterar sökande att ansökan begränsas genomatt utesluta tjänsterna ”företagsanalyser, -undersökningar och -information; företagsassistans, -ledning och -administration” i klass 35.

3. I enlighet med artikel 94 i EU-varumärkesförordningen är det kontorets uppgift att fatta ett beslut som grundar sig på omständigheter som sökanden har haft möjlighet att yttra sig över.

Efter noggrant övervägande av sökandens synpunkter har kontoret beslutat att invändningen kvarstår.

Enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen får ”varumärken som endast består av kännetecken eller upplysningar vilka i handeln visar varornas eller tjänsternas art, kvalitet, kvantitet, avsedda användning, värde, geografiska ursprung, tiden för deras framställande eller andra egenskaper hos varorna eller tjänsterna” inte registreras.

Det är fast rättspraxis att vart och ett av de registreringshinder som anges i artikel 7.1 i EU-varumärkesförordningen ska tillämpas oberoende av de andra och prövas separat. Dessa registreringshinder ska dessutom tolkas mot bakgrund av det allmänintresse som ligger bakom vart och ett av dem. Det allmänintresse som beaktas ska spegla olika hänsynstaganden beroende på vilket registreringshinder det gäller (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Syftet med förbudet enligt artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen mot att kännetecken eller upplysningar av det avsedda slaget registreras som EU-varumärke har allmänintresse:

kännetecken och upplysningar som beskriver egenskaper hos de varor eller tjänster för vilka ansökan om registrering har gjorts ska kunna användas fritt av alla. Denna bestämmelse hindrar därigenom att sådana kännetecken eller upplysningar förbehålls ett enskilt företag enbart därför att de har registrerats som varumärken.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

De kännetecken och upplysningar som avses i artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen är de som, vid en normal användning ur en konsuments synvinkel, kan användas för att beskriva den vara eller tjänst för vilken ansökan om registrering har gjorts, antingen direkt eller genom omnämnande av en av dess väsentliga egenskaper (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Konotret kan inte finna annat än att märket ’Total Asset Readiness’ dvs. ”total tillgångsberedskap” i sin helhet är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga för de aktuella varorna och tjänsterna.

Förvaltningen av tillgångar (asset management) innefattar bland annat tillgångsberedskap (asset readiness). För att en organisation skall kunna fungera optimalt och utan onödiga och kostsamma avbrott (på grund av att det saknas material och resurser, skadade maskiner etc.), krävs ett system som övervakar och varnar när ett problem upptäcks så att det omedelbart kan åtgärdas.

Faktum är att uttrycket ”asset readiness” används inom området assett management:

https://www.bicmagazine.com/departments/maintenance-reliability/asset-lifecycle-solutions-now-available-from-the-experts/

…New Asset Readiness

Next to engineering and construction of the physical asset, Stork can also make sure the new asset is totally ready for startup. Stork calls this New Asset Readiness, which encompasses the whole organization -- systems, procedures, spare parts and everything else -- to make clients' facilities operationally ready.

http://incenter.medical.philips.com/doclib/enc/13742327/Philips_InfoView.pdf%3Ffunc%3Ddoc.Fetch%26nodeid%3D13742327 .

An integrated solution for effective asset management

…Optimizing asset readiness

…All of that adds up to significant costs for even an average hospital stay, and becomes untenable when additional days are added as a result of unnecessary delays in diagnosis and treatment. A coordinated asset readiness process can improve patient throughput and allow patients to flow more seamlessly through the system.

http://clango.com/cil/maximo-extensions/common-operating-picture/

Common Operating Picture

Clango’s Common Operating Picture (COP) is a geospatially-enabled solution that allows users to easily view, analyze and better leverage information about their asset portfolio….…You can zoom in on subsets of data filtered by factors such as geography, condition, readiness, utilization or mission dependency to view detailed information such as work orders, asset readiness, repair history, cost and inventory details.

https://www.researchgate.net/publication/254516952_ExxonMobil_Production_Company_Gas_Management_System

ExxonMobil Production Company Gas Management System

…Clear delineation of responsibilities and interfaces for technical support are also established. The GMS also monitors seasonal changes, such as owned and customer asset readiness, chemical and logistical readiness, and the impacts of all changes to existing systems and any new operations on gas deliverability.

https://www.automotive-fleet.com/350855/a-fresh-standard-for-asset-valuation

A Fresh Standard for Asset Valuation

…Here are typical responsibilities often seen in the position descriptions for fleet managers today:

…Maximize asset readiness for the benefit of reliable service delivery to customers or citizens utilizing high quality maintenance processes and follow-through. 

Uttrycket “Total Asset management” anger endast att sökandens varor och tjänster gör att användarna kan uppnå en total tillgångsberedskap, exempelvis att denna omfattar funktioner inom hela företaget/organisationen.

Sökanden anser att märket inte är beskivande och inte saknar särskiljningsförmåga för flertalet av de sökta varorna, bland annat programvarorna. Kontoret håller inte med.

Programvaror används numera i samband med de flesta uppgifter i affärsvärlden, i alla industrier och institutioner etc, även i samband med så kallad ”asset management”, dvs. tillgångsförvaltning på svenska. Programvarorna kan således också användas i samband med tillgångsberedskap. Som nämndes i Meddelandet om grunder för avslag kan programvarorna och programvaruplattformarna användas för att exempelvis kontrollera att alla de erforderliga material och maskiner som behövs finns tillgängliga och är i fullgott skick, och att erforderliga finanserna finns tillgängliga samt att de möjliggör och försäkrar att alla tillgångar hålls i beredskap för eventuella plötsliga förändringar eller kriser.

Vad det gäller tjänsterna i klass 42 anger märket endast att dessa relaterar till exempelvis design, installation, uthyrning samt rådgivning rörande sådana datorprogram och datorprogramplattformar. Med avseende på tjänsterna i klass 41 är dessa utbildning och konferenser etc. som undervisar och informerar användarna om hur man uppnår fullständig tillgångsberedskap och hur man använder datorprogram inom detta område.

De nedladdningsbara tidskrifterna i klass 9 samt varorna i klass 16 kan vara informations- och instruktionsmaterial som relaterar till fullständig tillgångsberedskap, och publiceringstjänsterna i klass 41 avser publiceringen av sådant material.

Detta har bekräftats av överklagandenämnden. Se bland annat följande beslut:

07/07/2001, R 876/1999-2, STRATEGIC ENTERPRISE MANAGEMENT, § 15:

For example, the computer software listed in class 9 serves to assist business management, the implementation, maintenance and consulting of software programs listed in class 42 comprises services in respect of precisely that software, the management consultancy listed in class 35 relates to strategic business management, and the written accompanying material and the training on the application of the software are contained in classes 16 and 41 of the list of goods and services.

of 28/01/2019, R 2169/2018-2, BRAND ASSET MANAGEMENT, § 40:

As to the services in Class 42, the same applies. The relevant public will perceive the contested services as an indication that the applicant’s services are, or form part of, and are therefore an essential characteristic of, a brand asset management system/approach by offering ‘design services; design and development of computer software; computer software design; technological services and design relating thereto; computer technology services; website design services; consultancy, advisory and information services for or in relation to any or all of the aforementioned services in this class’ to help simplify and streamline the management of all brand elements and brand assets, and build the brand’s equity/reputation and enhance the value of that business.

Det faktum att ’Total Asset Readiness’ inte är ett förekommande uttryck eller begrepp är inte avgörande. För att en ansökan om registrering av ett varumärke ska kunna avslås med stöd av artikel 7.1 c i EU-varumärkesförordningen

är det inte nödvändigt att de i denna artikel avsedda kännetecken och upplysningar som utgör varumärket faktiskt vid tiden för registreringsansökan används för att beskriva varor eller tjänster sådana som de vilka denna ansökan avser eller egenskaper hos sådana varor eller tjänster. Det är tillräckligt, något som framgår av själva bestämmelsens ordalydelse, att dessa kännetecken och upplysningar kan användas för sådana ändamål. Därför ska en ansökan om registrering för ett kännetecken avslås med stöd av den bestämmelsen om minst en av dess möjliga betydelser betecknar en egenskap hos de berörda varorna eller tjänsterna.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Vad gäller sökandens påstående att inga andra konkurrenter använder samma kombinationer, måste det framhållas att ett varumärkes särskiljningsförmåga ska bedömas på grundval av om den relevanta målgruppen utan svårighet uppfattar varumärket som en angivelse av det kommersiella ursprunget för den berörda varan eller tjänsten. Att varumärket inte använts tidigare utgör härvid inte med nödvändighet ett tecken på att målgruppen får denna uppfattning. (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

När det gäller sökandens argument att ett antal liknande registreringar har godtagits av EUIPO är det tillräckligt att påpeka att enligt fast rättspraxis omfattas beslut om registrering av ett kännetecken som EU-varumärke av en begränsad behörighet och inte av en befogenhet att företa skönsmässiga bedömningar. Frågan om huruvida ett kännetecken kan registreras som EU-varumärke ska därför bedömas enbart på grundval av EU-varumärkesförordningen, som denna tolkats av unionsdomstolen, och inte på grundval av EUIPO:s tidigare praxis (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; och 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

Det följer av domstolens rättspraxis att likabehandlingsprincipen ska tillämpas mot bakgrund av rättssäkerhetsprincipen, enligt vilken ingen till sin egen förmån kan åberopa en olaglig åtgärd som gynnat någon annan (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Vidare, som kontoret visat ovan så har kontoret avslagi flera märken som innehåller ordet MANAGEMENT. Kontoret har dssutom avslagit EUTM 18102639 - Impact Readiness, för tjänster i klasserna 35, 41 och 44.

Vad det gäller den begärda begränsningen, nämligen uteslutningen av ”företagsanalyser, -undersökningar och -information; företagsassistans, -ledning och -administration” i klass 35, kan denna inte godtas då den är villkorad.

För övrigt, som framgår av resonemanget ovan så anser kontoret att märket ’Total Asset Readiness’ i sin helhet är beskrivande och saknar särskiljningsförmåga även för de öviga varorna och tjänsterna som anmärkningen gäller. Därför är begränsningen irrelevant i sammanhanget.

4. Av de skäl som angivits ovan och i enlighet med artikel 7.1 b och c samt artikel 7.2 i EU-varumärkesförordningen avslås härmed denna ansökan om ett EU-varumärke nr 18 180 614 för följande varor och tjänster:

Klass 9 Programvara för affärssystem (ERP); Nedladdningsbar programvara för affärssystem (ERP); Programvarupaket; Företagsprogramvara; Nedladdningsbar företagsprogramvara; Datormjukvaror; Datorprogram, nedladdningsbara; Registrerade datormjukvaror; Datorprogramplattformar, lagrade eller nedladdningsbara; Programvara för datorapplikationer för mobiltelefoner; nedladdningsbara programvaruapplikationer, appar; Tidskrifter (elektroniska), nedladdningsbara; Nedladdningsbara tidskrifter (elektroniska), nämligen handböcker, häften och broschyrer inom området programvara för affärssystem (ERP); datorer.

Klass 16 Datorprogramvara i tryckt form; trycksaker; Handböcker [manualer], tidskrifter och publikationer; Undervisningsmaterial [inte apparater].

Klass 35 Företagsanalyser, -undersökningar och -information; Företagsassistans, -ledning och -administration.

Klass 41 Anordnande av undervisning och instruktion avseende programvara för affärssystem (ERP); Anordnande av undervisning och instruktion avseende programvaror; Elektroniska publiceringstjänser; Publicering av instruktionslitteratur; Publicering av handböcker; Anordnande, genomförande och organisation av seminarier, kongresser, konferenser, föreläsningar, kurser och workshopar; Anordnande av undervisning.

Klass 42 Molntjänster [SaaS]; Plattform som en tjänst (PAAS); Tillhandahållande av icke-nedladdningsbar programvara online (leverantör av applikationstjänster); Tekniska supporttjänster avseende datorprogramvara och applikationer; Utformning, underhåll, uthyrning och uppdatering av datorprogramvara; Design, utveckling och programmering av datorprogramvara; Stöd rörande datorprogramvara; Installation, reparation och underhåll av programvara; Tillhandahållande av tillfällig användning av online programvara och utvecklingsverktyg; Tillhandahållande av tillfällig användning av inte nedladdningsbar programvara online; Rådgivnings- och informationstjänster avseende design, programmering och underhåll av programvara; Rådgivnings- och informationstjänster avseende installation, reparation och underhåll av programvara; Rådgivnings- och informationstjänster avseende design, uthyrning och underhåll av programvara; Uthyrning av datorprogramvara; Leasing av datorprogramvara.

Ansökan godtas för övriga varor och tjänster.

Klass 9 Datalagringsmedia; Optiska datamedia; USB-minnen; digitala inspelningsmedier; datorbildskärmar; tangentbord; skrivare; bildskannrar.

Klass 35 Reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster; Behandling, systematisering och hantering av data; Public relationstjänster; Hantering och sammanställning av datoriserade databaser; Tillhandahållande av konsumentproduktinformation och rådgivning avseende programvaror; Återförsäljning avseende datorprogram; återförsäljning avseende programvara för affärssystem (ERP); Tillhandahållande av konsumentproduktinformation och rådgivning avseende programvara för affärssystem (ERP).

Klass 42 Hosting för plattformar på internet; Rådgivning avseende datorer.

Enligt artikel 67 i EU-varumärkesförordningen har ni rätt att överklaga detta beslut. Enligt artikel 68 i EU-varumärkesförordningen ska överklagandet lämnas skriftligen till kontoret inom två månader från dagen för meddelandet av detta beslut. Dessutom ska grunderna för överklagandet anges skriftligen inom fyra månader från samma dag. Överklagandet kommer att registreras först då en avgift för överklagan på 720 EUR har betalats.

Anne-Lee KRISTENSEN