LÖSCHUNG Nr. C 44 954 (NICHTIGKEIT)

 

M & K Diamant Werkzeugservice GmbH & Co. KG, Dürkopstraße 8, 32130 Enger, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von Rödl GmbH Rechtsanwaltsgesellschaft Steuerberatungsgesellschaft, Äussere Sulzbacher Str. 100, 90491 Nürnberg, Deutschland (zugelassener Vertreter)

 

g e g e n

 

Michael Berkemeier, Tiekemeiers Hof 2, 32278 Kirchlengern, Deutschland (Inhaber der Unionsmarke), vertreten von LTS Partnerschaft mbB, Bunsenstr. 3, 32052 Herford, Deutschland (zugelassener Vertreter) .
á
Am 20.07.2021 trifft die Löschungsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1.	Der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit wird vollständig zurückgewiesen.
2.	Die Antragstellerin trägt die Kosten, die auf 450 EUR festgesetzt werden.

BEGRÜNDUNG

Am 16/07/2020, hat die Antragstellerin einen Antrag auf Nichtigerklärung der Unionsmarke Nr. 18 190 318 M&K Diamantwerkzeuge & Service (Wortmarke) (die Unionsmarke) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Waren, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen alle Waren der Klasse 7. Die Antragstellerin berief sich auf Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV (Bösgläubigkeit) sowie Artikel 60 Absatz 2 UMV (das ältere Firmenrecht M & K Diamant Werkzeugservice GmbH & Co. KG).

ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN

Die Antragstellerin führt aus, dass Verwechslungsgefahr zwischen dem älteren Recht der Antragstellerin in Deutschland und der angegriffenen Marke bestehe. Da die Antragstellerin bereits seit 2002 unter der Firmierung „M & K Diamant Werkzeugservice GmbH & Co. KG“ ihr Geschäft im europäischen Raum betreibe, bestehe ein älteres Kennzeichenrecht von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung. Zwischen dem Tätigkeitsbereich und den Waren der angegriffenen Marke sei eine hohe Branchennähe zu bejahen, da beide Kennzeichen im Bereich Werkzeugherstellung für die Holz- und Möbelindustrie tätig seien. Zwischen den beiden Zeichen bestünden große Ähnlichkeiten, sie seien im Wesentlichen identisch. Die beiden Zeichen unterschieden sich nur in dem beschreibenden Firmenzusatz „GmbH & Co. KG“ und die geringe Umstellung der einzelnen Bestandteile in der angegriffenen Marke „Diamantwerkzeuge & Service“ im Vergleich zu dem älteren Kennzeichnungsrecht „Diamant Werkzeugservice“ seien schriftbildlich zu vernachlässigen. Die Zeichen seien in klanglicher Hinsicht identisch. Eine Zeichenähnlichkeit sei daher zu bejahen.

Der Inhaber habe bei Anmeldung der Marke bösgläubig gehandelt. Die Antragstellerin betreibe seit dem 01/07/2002 unter der Firmierung „M & K Diamant Werkzeugservice GmbH & Co. KG“ ihr Geschäft als Werkzeughersteller und Lieferant. Sie pflege unter ihrer Firmierung zahlreiche Geschäftsbeziehungen mit verschiedenen Lieferanten und Kunden im europäischen Raum. Ihr örtlicher Tätigkeitsschwerpunkt liege dabei unter anderem in Deutschland und Italien. Der Markeninhaber sei geschäftsführender Gesellschafter der DIAMATIC-KARATEC GmbH. Das Unternehmen des Inhabers stehe im direkten Wettbewerb zu der Antragstellerin. Beide Unternehmen betrieben das gleiche Geschäftsmodell und hätten ihren Sitz im Kreis Herford. Die Parteien hätten keine wettbewerbsrechtlichen Auseinandersetzungen gehabt. Dies habe sich jedoch geändert, als die Antragstellerin zum 01/01/2020 einen ehemaligen Vertriebsmitarbeiter der DIAMATIC-KARATEC GmbH eingestellt habe. Die DIAMATIC-KARATEC GmbH habe Kunden und einen gemeinsamen Lieferanten in Italien, das Unternehmen Mancini Utensili Srl mit Sitz in Pesaro kontaktiert, um die Antragstellerin in Verruf zu bringen. Im Zuge dessen habe der Inhaber am 31/01/2020 die angegriffene Wortmarke angemeldet, obwohl er Kenntnis über die Firmierung der Antragstellerin gehabt habe. Nach erfolgter Eintragung der Marke sei der Lieferant Mancini Utensili Srl erneut von der DIAMATIC KARATEC GmbH kontaktiert und aufgefordert worden, keine Produkte mehr für die Antragstellerin zu fertigen. Der Markeninhaber habe Kenntnis über die Firmierung der Antragstellerin gehabt. Dies werde auf die Tatsache gestützt, dass beide Unternehmen im selben Geschäftsbereich der Werkzeugherstellung und –lieferung tätig seien und darüber hinaus eine enge örtliche Verbindung bestehe. Der Markeninhaber habe die Marke dazu benutzt, um den gemeinsamen Lieferanten abzumahnen und ihn dadurch in wettbewerbswidriger Weise von einer weiteren Zusammenarbeit mit der Antragstellerin abzubringen. Es sei dem Inhaber lediglich darum gegangen, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen und nicht zur Förderung des eigenen Wettbewerbs. Bei identischen Waren bzw. bei einem identischen Tätigkeitsbereich werde ein deutlicher Abstand der Zeichen gefordert, um Verwechslungsgefahr zu verneinen. Hier sei es nicht der Fall.

Zur Stützung ihrer Ausführungen legt die Antragstellerin die folgenden Unterlagen vor:

 Handelsregisterauszug der Antragstellerin vom 09/07/2020

 Zusammenstellung von Rechnungen

 Handelsregisterauszug der DIAMATIC KARATEC GmbH vom 13/08/2020.

Der Markeninhaber trägt vor, dass das zur Begründung des Antrags herangezogene Namensrecht der Antragstellerin nicht die Voraussetzungen des Artikel 8 Absatz 4 UMV erfülle. Es fehle jedenfalls an der überörtlichen Bedeutung des Kennzeichenrechts. Die Antragstellerin mit Sitz in Enger sei ein kleines Unternehmen, welches überwiegend im Umkreis von knapp 100 km um den Standort tätig sei. Hierzu reicht er eine Deutschlandkarte unter Auflistung der von Seiten der Antragstellerin vorgelegten Kundenrechnungen und Darstellung der Entfernungen zum Standort. Das Schutzgebiet sei damit dem Territorialitätsprinzip folgend auf diesen räumlichen Bereich eingeschränkt. Damit liege kein Zeichen mit einer überörtlichen Bedeutung vor. Die Unterlagen über angebliche Kunden in weiterer Entfernung stammten nach dem Anmeldedatum der angegriffenen Marke. Damit seien sie nicht geeignet, den räumlichen Schutzbereich der Firmierung auszuweiten. Die Unterlagen im Hinblick auf ausländische Kundenbeziehungen von den italienischen Firmen bewiesen die Benutzung nicht. Die Firma SCHIAVON srl sowie Mancini Utensili Srl seien Lieferanten der Antragstellerin. Die Mehrheit der vorgelegten Rechnungen datierte aus einer Zeit nach der Markenanmeldung. Die Antragstellerin bezeichnete sich auf ihren eigenen Rechnungen als „MK Miele & Kruse PKD-HM-Werkzeug-Service“ und nur in der Fuß- und Adresszeile erscheine die in Bezug genommene Firmierung. Auf ihren Geschäftsbriefen nutze die Antragstellerin das markenähnliche Logo: . Nach Auffassung des Inhabers werde Kunden und Geschäftspartner eher das Logo ins Auge fallen und im Gedächtnis bleiben. Aus diesem Grund bestreitet der Inhaber, dass die Firmierung am Markt tatsächlich und wirklich präsent gewesen sei. Somit seien die überörtliche Bedeutung des Kennzeichenrechts und die tatsächliche Nutzung nicht hinreichend nachgewiesen worden.

Der Markeninhaber pflege eine erheblich größere Anzahl an Kundenbeziehungen und habe damit einen weitaus höheren Bekanntheitsgrad als die Antragstellerin. Hierzu legt er Unterlagen vor.

Verwechslungsgefahr bestehe zwischen den Zeichen auch nicht, da die verwendeten Zeichen hinreichend unterschiedlich seien. Es handele sich um einen unternehmerischen Verkehr, der besser informiert und weniger leicht zu täuschen sei als das breite Publikum. Bei der Marke des Inhabers befinde sich zwischen den Buchstaben „M&K“ kein Leerzeichen, bei der Firmierung der Antragstellerin hingegen schon. Bei der Firmierung handele es sich dabei um die Anfangsbuchstaben des jeweiligen Namens der Gründer der Gesellschaft, Miele und Kruse. Bei der angegriffenen Marke hätten die Begriffe produktbezogene Bedeutungen. Die Buchstaben standen für „MICRO“ und „KARATEC“. Es handele sich um spezielle polykristalline Diamantwerkezuge, die zusätzlich zum KARATEC Diamantwerkzeug noch eine zusätzliche MICRO-Beschichtung erhielten. Diese M&K-Beschichtung auf polykristallin gelötete Verbundwerkezuge biete nur der Inhaber am Markt an und unter der angegriffenen Marke. Diese Werkzeuge seien erstmals im Jahr 2007 zum Einsatz gekommen und stetig verbessert worden. Der Inhaber verfüge über die deutsche Marke Nr. 398 35 780 “KARATEC Bearbeitungssysteme“ (am 26/06/1998 angemeldet) und die Unionsmarke Nr. 18 190 320 DIAMATIC KARATEC (am 31/01/2020 angemeldet). Hierzu werden die Eintragungsnachweise vorgelegt. Damit sei der hinter den Abkürzungen stehende Inhalte sehr unterschiedlich. Die eingetragene Marke lege den Fokus auf Werkzeuge und die Firmierung der Antragstellerin auf den Service. Der Handel mit fertigen Werkzeugen sei gegenüber der Herstellung von Werkzeugen etwas völlig anderes.

Eine Bösgläubigkeit liege nicht vor und sei auch nicht hinreichend dargetan bzw. nachgewiesen worden. Der Markeninhaber sei bereits einige Zeit vor der Antragstellerin, nämlich seit 1997, am Markt als DIAMATIC KARATEC GmbH aktiv gewesen. Zwar hätten beide Gesellschaften ihren Sitz im Kreis Herford, allerdings in unterschiedlichen Orten, die voneinander 13 km entfernt seien. Dass man sich also zwangsläufig kenne, sei abwegig. Eine persönliche Bekanntheit habe es ebenso nicht gegeben. Der Hinweis auf eine Tätigkeit in demselben Geschäftsbereich sei nicht ausreichend, zumal die Antragstellerin auch nicht im selben Geschäftsbereich wie der Inhaber tätig sei.

Soweit die Antragstellerin behaupte, dass gemeinsame Lieferanten kontaktiert worden seien, möge dies zwar zutreffen, allerdings ohne jede Schädigungsabsicht gegenüber der Antragstellerin. Gleiches gelte für die Behauptung, dass gemeinsame Lieferanten kontaktiert worden seien, um die Antragstellerin in Verruf zu bringen und dass die Markenanmeldung somit dem alleinigen Zweck gefolgt sei, den Geschäftsbetrieb der Antragstellerin zu konterkarieren.

Die Begründung für die angeblich bestehende Kenntnis des Inhabers über die Firmierung der Antragstellerin sei schwach. Zwar möge als Indiz dafürsprechen, dass eine Kenntnis aufgrund der engen räumlichen Verbindung bestehen könnte, allerdings habe diese tatsächlich nicht bestanden. Dem Inhaber sei gerade nicht bekannt, dass die Antragstellerin unter dieser Firmierung am Markt tätig gewesen sei. Woraus die Antragstellerin Argumente dafür ziehe, dass die Marke angemeldet worden sei, um als Mittel des Wettbewerbskampfes eingesetzt zu werden, erschließe sich ebenfalls nicht. Auch dies sei eine unbegründete und nicht belegte Behauptung.

Zur Stützung ihrer Ausführungen legt der Markeninhaber die folgenden Unterlagen vor:

Die Antragstellerin erwidert, dass sie bereits seit 2002 unter der Firmierung auftrete und Geschäftsbeziehungen in Deutschland und im europäischen Ausland unterhalte. Ergänzend werden je eine Rechnung aus 2006, 2015 und 2016, sowie weitere Rechnungen, Lieferscheine und Bestellungen aus 2019 eingereicht. Auf ihrer Homepage trete die Antragstellerin unter der Firmierung „M & K Diamant Werkzeugservice GmbH & Co. KG“ auf. Die lediglich ergänzende Verwendung des Logos ändere nichts an der tatsächlichen Firmierung und dem Auftritt am Markt. Es sei auch völlig unerheblich, welche unterschiedlichen Bedeutungen angeblich hinter den Buchstaben „M“ und „K“ stünden. Es sei nicht davon auszugehen, dass der Verkehr die Bedeutung im Vorfeld recherchiere oder überhaupt hinterfrage. Die weiteren Markenrechte des Markeninhabers seien irrelevant, da in diesen Marken der prägende Bestandteil der Begriff „Karatec“ sei.

Bezüglich der Bösgläubigkeit wiederholt die Antragstellerin, dass sie in direktem Wettbewerb zur DIAMATIC-KARATEC GmbH stehe, da diese in der gleichen Branche tätig sei und beide Unternehmen ihren Sitz im Kreis Herford hätten. Die Verbraucher könnten denken, dass sich der Geschäftsbetrieb ein und desselben Unternehmens „nur“ auf verschiedene Gebäude in räumlicher Nähe verteile. Es sei nicht erforderlich, dass sich die beiden Geschäftsführer persönlich kennten, die Bösgläubigkeit müsse ferner nur ersichtlich sein. In einem eher ländlich geprägten Gebiet sei zu unterstellen, dass einem Unternehmen die Firmierung des direkten Konkurrenten zumindest namentlich bekannt sei.

Der Markeninhaber erwidert, dass sich auf der Homepage der Antragstellerin nicht die Firmierung, sondern das Logo im Vordergrund zu sehen sei. Ein Unternehmenskennzeichen sei nicht hinreichend dargelegt. Die überörtlichen Lieferungen seien „Ausreißer“ und nicht der Regelfall.

Es liege weithin keine Bösgläubigkeit vor. Die Antragstellerin trage dazu vollständig unsubstantiiert vor und ergehe sich in Vermutungen und Annahmen, die rechtlich ohne Belang seien. Es sei auch tatsächlich nicht zutreffend, dass der Inhaber nur aufgrund der räumlichen Nähe die Antragstellerin „kennen“ würde. Aufgrund der unterschiedlichen Ausrichtung der Geschäftsaktivitäten war auch eine Berührung zwischen den Unter-nehmen nicht zwingend.

ARTIKEL 60 ABSATZ 2 – Sonstiges älteres Recht

ARTIKEL 60 ABSATZ 1 BUCHSTABE c UMV IN VERBINDUNG MIT ARTIKEL 8 ABSATZ 4 UMV - Firmenname

Ein Löschungsantrag muss die Angabe der Gründe enthalten, auf denen er beruht, d.h. die speziellen Bestimmungen der UMV, die die beantragte Löschung rechtfertigen.

Die Antragstellerin hat in ihrem Antrag Artikel 60 Absatz 2 UMV „jedes sonstige ältere Kennzeichenrecht – älteres Firmenrecht“ als Löschungsgrund angegeben.

Gemäß Artikel 60 Absatz 2 UMV:

(2)   Die Unionsmarke wird auf Antrag beim Amt oder auf Widerklage im Verletzungsverfahren ebenfalls für nichtig erklärt, wenn ihre Benutzung aufgrund eines sonstigen älteren Rechts gemäß dem für dessen Schutz maßgebenden Unionsrecht oder nationalen Recht untersagt werden kann insbesondere eines

a) Namensrechts;

b) Rechts an der eigenen Abbildung;

c) Urheberrechts;

d) Gewerblichen Schutzrechts.

Aus der Regelung ist ersichtlich, dass das angegebene ältere Recht nicht unter diesen Artikel fällt. In Bezug auf das geltend gemachte Firmenrecht fehlt es somit an der Angabe des entsprechenden Nichtigkeitsgrundes und im Hinblick auf den Nichtigkeitsgrund gemäß Artikel 60 Absatz 2 UMV fehlt es an der Angabe des insoweit geltend gemachten älteren Rechts. Im Antragsformular ist somit nicht klar und eindeutig angegeben, auf welchen relativen Nichtigkeitsgrund sich die Antragstellerin stützt.

In der Antragbegründung vom 14/08/2020 führt sie dann aus, dass die Unionsmarke gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c i.V.m Artikel 8 Absatz 4 UMV zu löschen sei und stellt somit den Löschungsgrund klar, soweit sie sich auf ein älteres Unternehmenskennzeichen beruft.

Da diese Klarstellung erst nach der Antragstellung erfolgte, könnte darin eine unzulässige Erweiterung der Gründe zu sehen sein. Die Antragstellerin kann die Gründe einschränken, auf denen der Antrag ursprünglich beruhte, kann aber den Umfang des Antrags nicht erweitern, indem sie während des laufenden Verfahrens weitere Gründe geltend macht.

Aus dem Antrag geht aber bereits hervor, dass er auf das „ältere Firmenrecht“ gestützt wird. Als Anlage wurde der Handelsregisterauszug des Unternehmens der Antragstellerin diesbezüglich vorgelegt. Selbst wenn man vor diesem Hintergrund zugunsten der Antragstellerin unterstellt, dass sich bereits der ursprüngliche Antrag dahingehend auslegen ließe, dass sie ein älteres Firmenrecht gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c i.V.m Artikel 8 Absatz 4 UMV geltend macht, so ist dieser Nichtigkeitsgrund jedenfalls unsubstantiiert.

Im Falle eines Nichtigkeitsantrags, der auf relativen Eintragungshindernissen gemäß Artikel 60 Absatz 1 UMV basiert, muss der Antragsteller das Bestehen, die Gültigkeit und den Schutzumfang aller geltend gemachten älteren Rechte nachweisen und den Nachweis seiner Berechtigung zur Einreichung des Antrags auf Löschung erbringen (Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b i.V.m. Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM).

Bei geltend gemachten Eintragungshindernissen gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstaben c i.V.m. Artikel 8 Absatz 4 UMV muss der Antragsteller - sofern Rechte gemäß nationalem Recht geltend gemacht werden – nicht nur die Benutzung dieses Rechts im Handelsverkehr von mehr als lediglich örtlicher Bedeutung sowie dessen Erwerb, Fortbestand und Schutzumfang nachweisen, sondern insbesondere auch eindeutige Angaben zu Bestimmungen des nationalen Rechts und deren Wortlaut vorlegen, auf welchen der Anspruch basiert, und muss gemäß nationalem Recht argumentieren (Artikel 16 Absatz 1 Buchstabe b i.V.m. Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM).

Hinsichtlich der einschlägigen Bestimmungen der geltenden Rechtsvorschriften muss die Antragstellerin eindeutig die Inhalte des zugrunde liegenden nationalen Rechts durch Beifügung von Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung angeben (Artikel 7 Absatz 2 Buchstabe d DVUM). Die Antragstellerin muss Angaben zu den maßgeblichen gesetzlichen Bestimmungen (Artikelnummer sowie Nummer und Titel der Rechtsvorschrift) und zum Inhalt (Wortlaut) der Rechtsvorschriften machen, indem er Veröffentlichungen der relevanten Bestimmungen oder Rechtsprechung vorlegt (z. B. Auszüge aus einem Amtsblatt, ein Gesetzeskommentar, juristische Enzyklopädien oder Gerichtsurteile). Wenn die angeführte Rechtsvorschrift auf eine weitere Rechtsvorschrift Bezug nimmt, ist diese ebenfalls vorzulegen, um Antragsteller und Amt in die Lage zu versetzen, die geltend gemachte Rechtsvorschrift vollumfänglich zu verstehen und die mögliche Relevanz dieser zusätzlichen Rechtsvorschrift zu bewerten. Sind die Nachweise bezüglich der Inhalte des einschlägigen nationalen Rechts online in einer vom Amt anerkannten Quelle verfügbar, kann der Widersprechende diese Nachweise in Form eines Verweises auf diese Quelle vorbringen (Artikel 7 Absatz 3 DVUM).

Somit ist der Antrag auf Erklärung der Nichtigkeit gemäß Artikel 60 Absatz 1 Buchstabe c in Verbindung mit Artikel 8 Absatz 4, soweit dieser Grund überhaupt wirksam geltend gemacht wurde, jedenfalls als unbegründet zurückzuweisen.

ABSOLUTE NICHTIGKEITSGRÜNDE – ARTIKEL 59 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV 

Allgemeine Grundsätze 

Gemäß Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV wird eine Unionsmarke für nichtig erklärt, wenn die Anmelderin bei Einreichung der Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat. 

Es gibt keine genaue rechtliche Definition für den Begriff „Bösgläubigkeit“, der verschiedene Auslegungen zulässt. Bösgläubigkeit ist ein subjektiver Zustand, der in den Absichten des Anmelders bei Einreichung der Anmeldung einer Unionsmarke wurzelt. Grundsätzlich ziehen Absichten an sich keine rechtlichen Folgen nach sich. Damit Bösgläubigkeit bejaht werden kann, muss erstens ein Handeln des Inhabers der Unionsmarke vorliegen, das eindeutig ein unredliche Absicht erkennen lässt, und muss zweitens ein objektiver Bewertungsmaßstab existieren, anhand dessen solch ein Handeln gemessen und anschließend als bösgläubig qualifiziert werden kann. Es liegt Bösgläubigkeit vor, wenn das Verhalten des Anmelders der Unionsmarke von den anerkannten Grundsätzen ethischen Verhaltens oder den anständigen Gepflogenheiten in Gewerbe und Handel abweicht, was sich durch eine Würdigung der objektiven Umstände des Einzelfalls anhand dieser Maßstäbe ermitteln lässt (Schlussanträge der Generalanwältin Sharpston vom 12/03/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 60). 

Ob der Inhaber einer Unionsmarke bei der Einreichung einer Markenanmeldung bösgläubig gehandelt hat, muss unter Berücksichtigung aller für den Einzelfall relevanten Faktoren einer Gesamtbeurteilung unterzogen werden (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 37). 

Die Beweislast für das Vorhandensein von Bösgläubigkeit obliegt dem Nichtigkeitsantragsteller; es gilt die Vermutung der Gutgläubigkeit, bis das Gegenteil bewiesen ist. 

Beschreibung der relevanten Fakten 

Mit Schriftsatz vom 14/08/2020 hat die Antragstellerin folgende Unterlagen vorgelegt:

 Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Bad Oeynhausen vom 09/07/2020 bezüglich des Unternehmens der Antragstellerin

Aus dem Dokument geht hervor, dass die Antragstellerin unter der Firma M & K Diamant Werkzeugservice GmbH & Co. KG seit 01/07/2002 tätig ist und ihren Sitz in Enger hat.

 Handelsregisterauszug des Amtsgerichts Bad Oeynhausen vom 13/08/2020 bezüglich des Unternehmens „DIAMATIC-KARATEC GmbH des Inhabers

Dem Handelsregisterauszug ist zu entnehmen, dass der Sitz des Unternehmens in Löhne ist. Gegenstand des Unternehmens ist der Vertrieb von Diamant und Hartmetall Bearbeitungssysteme für die Möbelindustrie. Der Geschäftsführer des Unternehmens ist der Inhaber der Unionsmarke.

 22 Rechnungen

Sechszehn dieser Rechnungen wurden von der Antragstellerin an verschiedene Adressaten in Deutschland ausgestellt, wobei alle aus dem Zeitraum nach der Anmeldung der Unionsmarke (05/06/2020-30/06/2020) stammen. Die übrigen sechs Rechnungen wurden von SCHIAVON sowie von Mancini Utensili ausgestellt. Lediglich zwei Rechnungen (703/I vom 28/11/2014 und 684/E/2018 vom 31/07/2018) stammen aus dem relevanten Zeitraum vor der Anmeldung. Die Antragstellerin trägt vor, dass Mancini Utensili Srl ihr Lieferant sei. Bezüglich SCHIAVON fehlen jegliche Erläuterungen.

Am 15/01/2021 wurden weitere Beweismittel vorgelegt:

 Lieferschein Nr. 45675470 vom 29/09/2016 an die Ligneus GmbH, 01458 Ottendorf-Okrilla, Deutschland;

 Rechnung Nr. 980451 vom 01/01/2019 an die Egger Beschichtungswerk GmbH & Co. KG, 59915 Brilon, Deutschland;

 Rechnung Nr. 980462 vom 02/01/2019 an die Werkzeug Schleiferei Schneider, 08289 Schneeberg, Deutschland;

 Rechnung Nr. 980482 vom 09/01/2019 an die Arthur Berndt GmbH, 29690 Schwarmstedt, Deutschland;

 Rechnung Nr. 980551 vom 30/01/2019 an die Domovari GmbH, 47809 Krefeld, Deutschland;

 Rechnung Nr. 980545 vom 30/01/2019 an die Sharps bvba, 8850 Ardooie, Belgien;

 Rechnung Nr. 980497 vom 15/01/2019 an die HDM GmbH, 47441 Moers, Deutschland;

 Rechnung Nr. 975294 vom 02/04/2015 an die Bider Hauser AG, 8200 Schaffhausen, Schweiz;

 Bestellung Nr. 63214 der Möbelwerk Svoboda GmbH & Co. KG vom 13/12/2006 aus St. Pölten, Österreich.

Die ergänzend eingereichten Anlagen wie ein Lieferschein, Rechnungen und eine Bestellung stammen aus dem Zeitraum vor der Anmeldezeit und beziehen sich auf Adressaten in Deutschland sowie Belgien, die Schweiz und Österreich. In den Unterlagen sind lediglich die verkauften Mengen und die Artikelnummern zu sehen. Die verkauften Waren sind nicht zu identifizieren, lediglich die Benennung „Service Werkzeuge“ und „Zahnersatz“ erscheint in den Rechnungen. Die Einzelpreise und die Gesamtsummen wurden aber auch diesbezüglich geschwärzt.

 Screenshots Homepage der Antragstellerin – undatiert.

Die Webseite enthält nur sehr allgemeine und vage Informationen über die Tätigkeitsbereiche sowie die Anschrift des Unternehmens. Aus dem Dokument ist nicht ersichtlich, um welche Waren und/oder Dienstleistungen es sich handelt. Dort steht zwar „Beratung, Verkauf, Service, alles aus einer Hand“, aber der Verkauf ist nicht unbedingt gleichzusetzen mit der Herstellung von Waren. „Ihr Partner für Holzbearbeitungswerkzeuge und innovative Werkzeuglösungen“ definieren die Art der Waren und/oder Dienstleistungen.

Beurteilung der Bösgläubigkeit

Bösgläubigkeit kann dann vorliegen, wenn eine gewerbliche Einheit aufgrund der Benutzung eines Zeichens auf dem Markt dafür einen gewissen Grad an rechtlichem Schutz erlangt hat, und ein Wettbewerber anschließend mit der Absicht mit dem ursprünglichen Benutzer des Zeichens in unfairen Wettbewerb zu treten, das Zeichens eintragen lässt. 

In solchen Fällen hat der Gerichtshof der Europäischen Union (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, §§ 48 und 53) festgestellt, dass insbesondere die folgenden Faktoren zu berücksichtigen sind: 

(a) die Tatsache, dass die Inhaberin der Unionsmarke weiß oder wissen muss, dass ein Dritter ein identisches oder ähnliches Zeichen für ein identisches oder ähnliches Produkt benutzt, für das eine Verwechslungsgefahr mit der angefochtenen Unionsmarke bestehen kann; 

(b) die Absicht der Antragstellerin diesen Dritten an der weiteren Verwendung eines solchen Zeichens zu hindern; 

(c) der Grad des rechtlichen Schutzes, den das Zeichen des Dritten und das Zeichen, für das eine Eintragung angestrebt wird, genießen; und 

(d) ob die Inhaberin der Unionsmarke bei der Anmeldung der angefochtenen Unionsmarke ein rechtmäßiges Ziel verfolgt hat. 

Das Vorhergehende enthält nur einige Beispiele für eine Reihe von Faktoren, die bei der Bestimmung, ob die Inhaberin der Unionsmarke mit Einreichen der Anmeldung bösgläubig gehandelt hat oder nicht, berücksichtigt werden können; es können auch andere Faktoren Berücksichtigung finden (14/02/2012, T-33/11, Bigab, EU:T:2012:77, § 20-21 und 21/03/2012, T-227/09, FS, EU:T:2012:138, § 36).

Zu a)

Aus den Unterlagen ist zu entnehmen, dass die Zeichen hochgradig ähnlich, fast identisch sind. Die Antragstellerin führt aus, dass eine Branchennähe zwischen ihrem Tätigkeitsbereich und den Waren der angegriffenen Marke zu bejahen sei, da beide Kennzeichen im Bereich Werkzeugherstellung für die Holz- und Möbelindustrie tätig seien. Die vorgelegten und zu berücksichtigenden Rechnungen verweisen überwiegend auf „Service Werkzeuge“, die aber nicht näher identifiziert werden. Die undatierten Screenshots stammen von der Antragstellerin selbst und enthalten nur sehr allgemeine Hinweise auf Werkzeugservice für Holzbearbeitungswerkzeuge.

Die Tatsache, dass die mutmaßlich bösgläubig eingetragene UM mit einem Zeichen, auf das sich der Antragsteller im Nichtigkeitsverfahren bezieht, identisch oder diesem ähnlich ist, kann für die Feststellung der Bösgläubigkeit von Bedeutung sein. Obgleich in vielen Fällen, in denen Bösgläubigkeit festgestellt wird, die UM mit einem älteren Zeichen identisch oder diesem ähnlich ist, ist die Verwechslungsgefahr keine Voraussetzung für Bösgläubigkeit (12/09/2019, C-104/18 P, STYLO & KOTON (fig.), EU:C:2019:724, § 51). Schließlich reicht die Tatsache, dass die Zeichen identisch oder ähnlich sind, für sich genommen nicht aus, um Bösgläubigkeit nachzuweisen (01/02/2012, T 291/09, Pollo Tropical chicken on the grill, EU:T:2012:39, § 90; 28/01/2016, T 335/14, DoggiS, EU:T:2016:39, § 59-60).

Die Antragstellerin behauptet nicht, dass sich die Parteien persönlich kannten bzw. in irgendeiner konkreten Geschäftsbeziehung zu einander standen. Sie argumentiert jedoch, dass beide Unternehmen im selben Geschäftsbereich der Werkzeugherstellung und
–lieferung tätig seien und darüber hinaus eine enge örtliche Verbindung bestehe. Da beide Unternehmen in einem eher ländlich geprägten Gebiet ansässig seien, müsse davon ausgegangen werden, dass einem wirtschaftlich gut informierten Unternehmen die Firmierung des direkten Konkurrenten zumindest namentlich bekannt sei. Es sei daher davon auszugehen, dass der Inhaber die Firmierung der Antragstellerin jedenfalls kennen musste, zumal beide Unternehmen seit Jahren im direkten Wettbewerb zueinander stünden und ihren Hauptsitz in einem Umkreis von weniger als 20 km hätten.

Aus den Nachweisen geht lediglich hervor, dass die Parteien ihren Sitz nur 15 km voneinander entfernt haben. Aus dieser Tatsache ist jedoch nicht ersichtlich, dass der Inhaber Kenntnis vom Zeichen der Antragstellerin hatte. Aus der örtlichen Entfernung der Unternehmen allein und der nicht weiter belegten Behauptung der Antragstellerin, dass es sich bei den Parteien um direkte Konkurrenten handele, sind keine Rückschlüsse zu ziehen, dass eine entsprechende Kenntnis bestand bzw. zu vermuten wäre. Die Inhaberin hat insoweit auch vorgetragen, dass es keine relevanten Überschneidungen der Tätigkeitsbereiche der Parteien gebe. Die gegenteiligen Ausführungen zu einer direkten Konkurrenzsituation wurden von der Antragstellerin mit keinerlei Beweismittel substantiiert. Keine Nachweise wie Korrespondenz, Abmahnschreiben, Verträge oder Verhandlungen zwischen den Parteien wurden diesbezüglich vorgelegt.

Kenntnis kann u. a. auch anhand des in dem betreffenden Wirtschaftszweig vorhandenen allgemeinen Kenntnisstands oder der Dauer der Benutzung vermutet werden („muss gewusst haben“). Je länger ein Zeichen benutzt wurde, desto wahrscheinlicher ist es, dass der UM-Inhaber davon Kenntnis hatte (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 39).

Ein großer Teil der eingereichten Rechnungen stammt aus dem Zeitraum nach der Anmeldung. Aufgrund der wenigen zeitlich relevanten Rechnungen sind die berechneten Produkte nicht zu identifizieren. Des Weiteren wurden die Einzelpreise und die Gesamtsummen geschwärzt, somit ist der Umfang der Benutzung nicht festzustellen. Der Hinweis auf die eigene Homepage gibt keine Anhaltspunkte, wie viele Personen diese Seite kennen bzw. wie vielen Personen die Informationen zugänglich waren. Aus den Unterlagen ist auch nicht ersichtlich, dass die Antragstellerin das Zeichen intensiv und/oder auf Dauer benutzt hat. Den vorgelegten Nachweisen lässt sich somit auch keine derart weitreichende oder langanhaltende Benutzung entnehmen, welche die Annahme rechtfertigen würde, dass diese Benutzung anderen Teilnehmern in dem betreffenden Wirtschaftszweig bekannt sein musste.

Aus den Beweismitteln geht nicht eindeutig hervor, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung der angegriffenen Unionsmarke der Inhaber der Unionsmarke vom Vorhandensein des Zeichens Kenntnis hatte bzw. haben musste.

Da die Antragstellerin im Nichtigkeitsverfahren beweispflichtig ist und die Gutgläubigkeitsvermutung widerlegen muss, kann die Löschungsabteilung somit nicht von einer (vermuteten) Kenntnis des Inhabers ausgehen.

Allerdings sind die vom Gerichtshof in dem oben zitierten Urteil (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 48 und 53) aufgeführten Faktoren wie eingangs festgestellt keineswegs abschließend. Bösgläubigkeit kann somit auch dann vorliegen, wenn keiner dieser Faktoren erfüllt ist, solange sich dennoch aus schlüssigen und übereinstimmenden Indizien ergibt, dass der Inhaber einer Unionsmarke die Anmeldung dieser Marke nicht mit dem Ziel eingereicht hat, sich in lauterer Weise am Wettbewerb zu beteiligen, sondern mit der Absicht, in einer den redlichen Handelsbräuchen widersprechenden Weise Drittinteressen zu schaden oder mit der Absicht, sich ohne Bezug zu einem konkreten Dritten ein ausschließliches Recht zu anderen als zu den zur Funktion einer Marke gehörenden Zwecken zu verschaffen (12/09/2019, C-104/18P, Stylo & Koton, EU:C:2019:724, §§ 46, 51ff.).

Um zu ermitteln, ob Bösgläubigkeit vorlag, müssen daher ebenfalls die Absichten der Inhaberin der Unionsmarke zum Zeitpunkt der Anmeldung berücksichtigt werden.

Zu b)

Hierbei handelt es sich um einen subjektiven Faktor, der unter Bezugnahme auf objektive Faktoren zu bestimmen ist (11/06/2009, C-529/07, Lindt Goldhase, EU:C:2009:361, § 42). Hierbei sind wiederum mehrere Faktoren erheblich.

Die Antragstellerin führt aus, dass die DIAMATIC-KARATEC GmbH Kunden und einen gemeinsamen Lieferanten in Italien, das Unternehmen Mancini Utensili Srl mit Sitz in Pesaro kontaktiert habe, um die Antragstellerin in Verruf zu bringen. Im Zuge dessen habe der Inhaber am 31/01/2020 die angegriffene Wortmarke angemeldet, obwohl er Kenntnis über die Firmierung der Antragstellerin gehabt habe. Nach erfolgter Eintragung der Marke sei der Lieferant Mancini Utensili Srl erneut von der DIAMATIC KARATEC GmbH kontaktiert und aufgefordert worden, keine Produkte mehr für die Antragstellerin zu fertigen.

Die Antragstellerin argumentiert, dass der Markeninhaber die Marke dazu benutzt habe, um den gemeinsamen Lieferanten abzumahnen und ihn dadurch in wettbewerbswidriger Weise von einer weiteren Zusammenarbeit mit der Antragstellerin abzubringen. Es sei dem Inhaber lediglich darum gegangen, die Marke zweckfremd als Mittel des Wettbewerbskampfes einzusetzen und nicht zur Förderung des eigenen Wettbewerbs.

Der Inhaber hingegen weist darauf hin, dass er keine Kenntnis von der Firmierung der Antragstellerin gehabt habe. Er könne zwar weder positiv bestätigen noch sicher ausschließen, dass er womöglich dieselben Kunden und/oder Lieferanten kontaktiert habe. Sofern dies der Fall gewesen sei, habe er jedenfalls nicht in Schädigungsabsicht gegenüber der Antragstellerin gehandelt. Die gegenteiligen Ausführungen der Antragstellerin, wonach der Inhaber sie in Verruf gebracht und versucht haben soll, sie in ihrer Tätigkeit zu behindern, könnten zwar auf eine unredliche Absicht des Inhabers hindeuten, wurden jedoch mit keinerlei Beweismitteln substantiiert.

Vor diesem Hintergrund ist eine unredliche Absicht seitens des Inhabers nicht festzustellen. Die von der Antragstellerin vorgelegten Dokumente bieten dafür keine Anhaltspunkte. Aus den Unterlagen ist insbesondere nicht ersichtlich, dass die Markenanmeldung spekulativ oder nur zur Erzielung von finanziellen Vorteilen eingereicht wurde. Den Beweismitteln ist auch nicht zu entnehmen, dass der Inhaber die Absicht gehabt hätte, der Antragstellerin oder Dritten Schaden zuzufügen oder eine etwaige Wertschätzung der Antragstellerin auszubeuten und daraus Vorteile zu ziehen. Es gibt auch keine sonstigen Anhaltspunkte zum Verstoß gegen anständige Handels- und Geschäftsgepflogenheiten seitens des Inhabers. Insbesondere ist nicht erkennbar, dass er lediglich die Absicht hatte, den Marktzutritt bzw. die weitere Tätigkeit der Antragstellerin oder eines sonstigen Dritten zu verhindern oder zu behindern.

Zu d)

Es ist ebenfalls zu würdigen, ob die Inhaberin der Unionsmarke mit der Anmeldung rechtmäßige Ziele verfolgt.

Aus den genannten Gründen ist eine unredliche Absicht des Inhabers nicht nachgewiesen worden. Auch wenn es deshalb nicht darauf ankommt, ob der Inhaber ein legitimes Interesse an der Anmeldung hatte, wird der Vollständigkeit halber festgestellt, dass der Inhaber vorträgt, er habe die angefochtene Marke selbst geschaffen und nicht etwa an die Firmierung des Inhabers angelehnt. Anders als in der Firmierung der Antragstellerin stünden die Initialen M&K in der angefochtenen Marke für Micro & Karatec, weil es sich bei den entsprechend gekennzeichneten Produkten um spezielle polykristalline Diamantwerkezuge handele, die zusätzlich zum KARATEC Diamantwerkzeug noch eine MICRO-Beschichtung erhielten. Diese M&K-Beschichtung auf polykristallin gelötete Verbundwerkezuge biete der Inhaber seit 2007 als einziger am Markt an. Die Antragstellerin hat nichts vorgetragen und auch keine Beweismittel vorgelegt, die eine Bösgläubigkeit begründen und zudem diese Behauptungen zum wirtschaftlichen Hintergrund der Anmeldung widerlegen oder in Zweifel ziehen könnten.

Somit ist eine Rechtswidrigkeit seitens des Markeninhabers nicht festzustellen.

Schlussfolgerung

Somit kann sich die Löschungsabteilung dem Vorwurf der Bösgläubigkeit nicht anschließen. Aus den eingereichten Beweismitteln geht nicht eindeutig hervor, dass der Inhaber „zum Zeitpunkt der Anmeldung der Marke bösgläubig war“, was gemäß Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV das erforderliche Kriterium ist. Selbst wenn eine Kenntnis des Inhabers von dem älteren Zeichen der Antragstellerin im Rahmen der Prüfung unterstellt würde, folgt daraus alleine keine Bösgläubigkeit im Sinne von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV. Die bloße Kenntnis der Verwendung eines Zeichens durch einen Dritten, das der angegriffenen Unionsmarke entspricht, genügt allein nicht (29/02/2008, R-633/2007-2, CHOOSI). Aus den dargelegten Gründen mangelt es in jedem Fall am Nachweis einer unredlichen Absicht seitens des Inhabers im Zeitpunkt der Anmeldung. Somit liegen aus Sicht der Löschungsabteilung keine hinreichenden Anhaltspunkte vor, um auf eine Bösgläubigkeit im Sinne von Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV schließen zu können.

In Anbetracht des Vorstehenden kommt die Löschungsabteilung zu dem Ergebnis, dass der Antrag zurückgewiesen werden muss, soweit er auf Artikel 59 Absatz 1 Buchstabe b UMV gestützt ist.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. 

Da die Antragstellerin die unterliegende Partei ist, trägt sie die Löschungsgebühr sowie die die dem Inhaber der Unionsmarke in diesem Verfahren entstandenen Kosten.

Gemäß Artikel 109 Absatz 7 und Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe c Ziffer ii UMDV sind die an den Inhaber der Unionsmarke zu zahlenden Kosten die Vertretungskosten, die auf Grundlage der dort festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.

 

Die Löschungsabteilung

 

Elena NICOLÁS GÓMEZ

Judit NÉMETH

Natascha GALPERIN

 

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.