Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 29/05/2020

Greyhills Rechtsanwälte Partnerschaftsgesellschaft mbB Severinskloster 5 50678 Köln ALEMANIA

Anmeldenummer:	018202823
Ihr Zeichen:	14635-20
Marke:	AUSTROIMMO
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	IMMOTOTAL Immobilientreuhand GmbH Eisenbachgasse 11 1130 Wien OESTERREICH

Das Amt beanstandete am 20/03/2020 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet.

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 07/04/2020 hierzu Stellung. Die Stellungnahmen kann wie folgt zusammengefasst werden:

• Zuerst argumentiert die Anmelderin auf den beschreibenden Charakter der Marke und gibt an, dass die Marke die Dienstleistungen nicht beschreibt. Sie zitiert dabei die Bedeutung des Wortbestandteiles „AUSTRO“ aus Wörterbüchern und erklärt, dass „AUSTRO“ mit Adjektiven verbunden wird (in der angemeldeten Marke ist „AUSTRO“ aber gerade nicht mit einem solchen Adjektiv verbunden).

• Des Weiteren erklärt die Anmelderin, dass die Anmeldemarke „AUSTROIMMO“ kein korrekt gebildetes Wort, sondern ein Kunstwort oder ein Fantasiewort ist. Sie legt hierbei einige Beispiele dar, die eine Verwendung im geschichtlichen Kontext aufzeigen.

• Ferner argumentiert die Anmelderin in Bezug auf die mangelnde Unterscheidungskraft. Sie ist der Ansicht, dass das Zeichen auf die Beschreibung verweist; allerdings ist das Zeichen wie ausgeführt nicht beschreibend, und es liegt auch kein Eintragungshindernis aufgrund mangelnder Unterscheidungskraft vor. Denn die Anmeldemarke ist interpretationsfähig.

• Zum Abschluss verweist die Anmelderin auf die auf die früheren eingetragenen Marke des Amtes, nämlich auf „AUSTROTEL“, „AUSTRODENT“, „IMMOTOTAL“ und die in der Schweiz eingetragene nationale Marke „SWISSIMMO“.

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrechtzuerhalten.

Die angesprochenen Verkehrskreise

Die Unterscheidungskraft einer Marke ist „zum einen im Hinblick auf die Waren und Dienstleistungen […], für die sie angemeldet worden ist, und zum anderen im Hinblick auf ihre Wahrnehmung durch die maßgeblichen Verkehrskreise zu beurteilen“ (21/01/2010, C-398/08 P, Vorsprung durch Technik, EU:C:2010:29, § 34; 31/05/2016, T-301/15, Du bist, was du erlebst, EU:T:2016:324, § 18).

Bei den angemeldeten Dienstleistungen der Klassen 36 und 37 handelt es sich im Allgemeinen um Immobilienwesen und Bau-, Montagearbeiten in Bezug auf die Gebäude. Der dem Zeichen entgegengebrachte Grad an Aufmerksamkeit ist entsprechend durchschnittlich bis erhöht.

Gemäß Artikel 7 Absatz 2 UMV ist ein Zeichen bereits dann von der Eintragung ausgeschlossen, wenn es im Hinblick auf nur einen Teil der Europäischen Union schutzunfähig ist. Da es sich bei der angemeldeten Marke um einen Ausdruck handelt, der der englischen Sprache entstammt, ist für die Beurteilung der Schutzfähigkeit primär auf das englischsprachige Publikum der Europäischen Union abzustellen.

Das Amt entschuldigt sich, dass es anstatt „englischsprachige Verbraucher“ „deutschsprachige Verbraucher“ angegeben hat. Allerdings hat die Prüferin ein englisches Wörterbuch zitiert, und die Übersetzung in die deutsche Sprache (Verfahrenssprache) fungiert als Erklärung.

Beschreibender Charakter des Zeichens

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware dienen können“ von der Eintragung ausgeschlossen.

Es entspricht der ständigen Rechtsprechung, dass jedes der in Artikel 7 Absatz 1 UMV genannten Eintragungshindernisse voneinander unabhängig ist und getrennt geprüft werden muss. Außerdem sind die genannten Eintragungshindernisse im Licht des Allgemeininteresses auszulegen, das jedem von ihnen zugrunde liegt. Das zu berücksichtigende Allgemeininteresse muss „je nach dem betreffenden Eintragungshindernis in unterschiedlichen Erwägungen zum Ausdruck kommen“ (16/09/2004, C‑329/02 P‚ SAT.2, EU:C:2004:532, § 25).

Mit dem Ausschluss solcher Zeichen oder Angaben als Unionsmarke verfolgt Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV „das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen und Angaben, die Waren oder Dienstleistungen beschreiben, für die die Eintragung beantragt wird, von jedermann frei verwendet werden können. Diese Bestimmung erlaubt es daher nicht, dass solche Zeichen oder Angaben durch ihre Eintragung als Marke einem einzigen Unternehmen vorbehalten werden“ (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Da es sich um eine Marke mit mehreren Bestandteilen (zusammengesetzte Marke) handelt, ist sie für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies ist jedoch nicht unvereinbar damit, die einzelnen Elemente, aus denen die Marke besteht, nacheinander zu prüfen (19/09/2001, T‑118/00, Tabs [3D], EU:T:2001:226, § 59).

Die beanstandete Anmeldung besteht aus der Wortkombination „AUSTROIMMO“. Die Bezeichnung als solche wird nicht als Herkunftshinweis, sondern in ihrer Gesamtheit als ein beschreibender Ausdruck für die beanstandeten Klassen 36 und 37 verstanden. Bei der Betrachtung des Zeichens in seiner Gesamtheit wird zumindest ein Teil der englischsprachigen Verbraucher der Union ohne Weiteres den oben genannten Ausdruck lesen und auch dessen begriffliche Bedeutung (Immobilien, angeboten in Österreich) wahrnehmen können.

Zum Zweck der Beurteilung des beschreibenden Charakters ist festzustellen, ob aus Sicht der maßgeblichen Verkehrskreise „ein hinreichend direkter und konkreter Zusammenhang zwischen dem Zeichen und den Dienstleistungen besteht,“ deren Eintragung beantragt wird (20/07/2004, T‑311/02, Limo, EU:T:2004:245, § 30).

Wie bereits im Schreiben des Amtes vom 20/03/2020 erwähnt, ist die Wortzusammensetzung „AUSTROIMMO“ für die Dienstleistung Immobilienwesen in Klasse 36 beschreibend, da sie den Verbraucher darüber informiert, dass die Immobilien (u. a. Grundstücke, Bauland, usw.) und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen der Klasse 37 (Bau, Wartung, Reparatur usw.) in Österreich angeboten werden:

AUSTRO Austro- combines with adjectives indicating nationality to for adjectives which describe something connected with Austria and another country (Information abgerufen am 19/03/2020 unter https://www.collinsdictionary.com/dictionary/english/austro ;

https://dict.leo.org/englisch-deutsch/austro).

In der Verfahrenssprache bedeutet dies:

 „Austro-“ beschreibt, das etwas mit Österreich verbunden ist.

IMMO Abkürzung für ‚Immobilien’ (siehe R 1107/2015-4 – IMMOXXL, § 13).

Dies schließt nicht aus, dass diesem Ausdruck auch andere Bedeutungen zugeschrieben werden können. Es ist anzumerken, dass für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, nicht vorauszusetzen ist, „dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in dieser Bestimmung genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder Dienstleistungen oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können. „Ein Wortzeichen kann daher nach dieser Bestimmung von der Eintragung ausgeschlossen werden, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet“ (23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, ECLI:EU:C:2003:579, § 32, Hervorhebung hinzugefügt.).

Selbst wenn jedoch die Bezeichnung eine sprachliche Neuschöpfung darstellen würde, ist zu berücksichtigen, dass im Allgemeinen die bloße Kombination von Bestandteilen, von denen jeder Merkmale der beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreibt, selbst für diese Merkmale beschreibend bleibt (12/02/2004, C-363/99, Postkantoor, EU:C:2004:86, § 99-102). Diese Voraussetzungen sind im vorliegenden Fall gegeben.

Entgegen den Ausführungen der Anmelderin ergibt sich der hinreichend direkte und konkrete Zusammenhang zwischen dem Zeichen „AUSTROIMMO“ und den Dienstleistungen der Klassen 36 und 37 aus Sicht der angesprochenen Verkehrskreise unmittelbar und ohne gedankliche Zwischenschritte.

Die Anmelderin übersieht, dass es für die Anwendung der Tatbestandsvoraussetzungen des Artikels 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ausreichend ist, wenn das Zeichen entsprechend der Bezeichnung von Merkmalen von Waren oder Dienstleistungen aufgefasst werden kann. Insoweit ist die Möglichkeit ausreichend, das Zeichen entsprechend zu verstehen, um die dafür vorgesehenen Rechtsfolgen eintreten zu lassen. In Bezug auf die Ausführungen, die angemeldete Marke sei nicht „beschreibend“, ist zunächst einmal festzustellen, dass der Begriff der sogenannten „beschreibenden Angabe“ nicht expressis verbis in dieser Rechtsvorschrift genannt ist. Diese unionsmarkenrechtliche Beurteilung kann jedoch auch dahingestellt bleiben, weil maßgebend ist, ob ein relevanter Teil der angesprochenen Verkehrskreise das Zeichen entsprechend verstehen kann. Da dies aus den dargelegten Gründen der Fall ist, sind die erforderlichen Tatbestandsvoraussetzungen erfüllt, die die entsprechenden rechtlichen Konsequenzen nach sich ziehen.

Mangelnde Unterscheidungskraft

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Schließlich kann das Fehlen der Unterscheidungskraft bereits festgestellt werden, wenn der semantische Gehalt der fraglichen Marke den Verbraucher auf ein Merkmal der Ware oder der Dienstleistung hinweist, „das deren Verkehrswert betrifft und, ohne präzise zu sein, eine verkaufsfördernde Information enthält, die von den maßgeblichen Verkehrskreisen in erster Linie als eine solche und nicht als Hinweis auf die betriebliche Herkunft der Waren [oder der Dienstleistung] wahrgenommen werden wird“ (30/06/2004, T-281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198, § 31; 17/01/2013, T‑582/11 & T-583/11, Premium XL / 03/01/2018, R‑951/2017-5, NEOliquid 6 Premium L, EU:T:2013:24, § 15; 02/06/2016, T-654/14, REVOLUTION, EU:T:2016:334, § 42).

Des Weiteren ist zu berücksichtigen, dass die Unterscheidungskraft einer komplexen Marke „zwar teilweise anhand einer gesonderten Prüfung ihrer einzelnen Wort- oder sonstigen Bestandteile beurteilt werden [kann, aber in jedem Fall] auf der Gesamtwahrnehmung der Marke durch die maßgeblichen Verkehrskreise beruhen [muss und nicht] auf der Vermutung, dass Bestandteile, die isoliert betrachtet nicht unterscheidungskräftig sind, auch im Fall ihrer Kombination nicht unterscheidungskräftig werden können“ (03/07/2003, T-122/01, Best Buy, EU:T:2003:183, § 27; 16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 35; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29). „Dass jeder dieser Bestandteile für sich betrachtet keine Unterscheidungskraft hat, schließt nicht aus, dass ihre Kombination unterscheidungskräftig sein kann“ (16/09/2004, C-329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 28; 15/09/2005, C-37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 29).

Dies ist in dieser Prüfungsakte eindeutig nicht der Fall. Die Bedeutung der Marke in ihrer Gesamtheit ist offensichtlich. Denn „AUSTROIMMO“ bedeutet für englischsprachige Verbraucher sozusagen „Immobilien, die in Österreich angeboten werden“. Aus diesem Grunde liegt kein phantasievolles Zeichen vor, das wirklich einen Denkprozess auslösen würde oder bei dem die Verkehrskreise gedankliche Überlegungen anstellen würden.

Hinsichtlich der von der Anmelderin angeführten nationalen Entscheidung (SWISSIMMO) gilt gemäß ständiger Rechtsprechung:

[…]ist die Unionsregelung für Marken ein autonomes System, das aus einer Gesamtheit von ihm eigenen Zielsetzungen und Vorschriften besteht und dessen Anwendung von jedem nationalen System unabhängig ist … Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke darf somit nur auf der Grundlage der einschlägigen Unionsregelung beurteilt werden. Daher ist das Amt und gegebenenfalls der Unionsrichter nicht an eine auf der Ebene eines Mitgliedstaats oder gar eines Drittlands ergangene Entscheidung gebunden, in der die Eintragungsfähigkeit desselben Zeichens als nationale Marke bejaht wird. Dies ist auch dann der Fall, wenn eine solche Entscheidung gemäß mit der Richtlinie 89/104 harmonisierten nationalen Rechtsvorschriften oder in einem Land erlassen wurde, das zu dem Sprachraum gehört, in dem das Wortzeichen seinen Ursprung hat.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 47).

Zum Argument der Anmelderin, dass vom Amt bereits eine Reihe ähnlicher Eintragungen vorgenommen wurden (AUSTROTEL, AUSTRODENT, IMMOTOTAL), genügt der Hinweis darauf, dass nach ständiger Rechtsprechung die „zu treffenden Entscheidungen über die Eintragung eines Zeichens als Unionsmarke … keine Ermessensentscheidungen, sondern gebundene Entscheidungen sind“. Die Eintragungsfähigkeit eines Zeichens als Unionsmarke ist daher allein auf der Grundlage dieser Verordnung in der Auslegung durch den Unionsrichter zu beurteilen und nicht auf der Grundlage einer früheren Praxis des Amtes (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; 09/10/2002, T‑36/01, Glass pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Nach der Rechtsprechung des Gerichtshofes muss die Beachtung des Grundsatzes der Gleichbehandlung mit der Beachtung des Gebots rechtmäßigen Handelns in Einklang gebracht werden, das besagt, dass sich niemand auf eine fehlerhafte Rechtsanwendung zugunsten eines anderen berufen kann“ (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Die Entscheidungen der Prüfungsabteilung richten sich immer nach den konkreten Verhältnissen zum maßgeblichen Beurteilungszeitpunkt, d. h. nach dem jeweiligen Stand der Rechtsprechung, der Marktentwicklung, der Änderung von Sprachgewohnheiten usw.

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 202 823 teilweise zurückgewiesen, nämlich für folgende Dienstleistungen:

Klasse 36: Immobilienwesen.

Klasse 37: Bau-, Montage- und Abbrucharbeiten; Vermietung von Werkzeugen, Baumaschinen und Geräten für Bau-, Abbruch-, Reinigungs- und Wartungsarbeiten; Abbau von natürlichen Ressourcen; Installation, Wartung und Reparatur im Sanitärbereich; Installation, Wartung und Reparatur von Alarmanlagen, Schließanlagen und Tresoren; Installation, Wartung und Reparatur von Aufzügen; Installation, Wartung und Reparatur von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen; Gebäudeinstandhaltung und -reparatur; Möbelwartung und -reparatur.

Die Anmeldung kann fortgesetzt werden für restlichen Dienstleistungen:

Klasse 36: Versicherungswesen; Finanzwesen; Geldgeschäfte.

Klasse 37: Installation, Wartung und Reparatur von Computer-Hardware und Telekommunikationsgeräten; Schädlingsbekämpfung und -vernichtung [ausgenommen für land-, garten- und forstwirtschaftliche Zwecke] sowie Desinfektion.

Klasse 42: IT-Dienstleistungen; Entwicklung von Computerhardware; Software as a Service [SaaS]; Vermietung von Computerhardware; Vermietung von Computerhardware und -anlagen; Wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen; Prüfung, Authentifizierung und Qualitätskontrolle; Designdienstleistungen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Zuzana KAUFMANNOVA