OPPOSIZIONE N. B 3 118 581

 

Iper Montebello S.P.A., Via Ponchielli 7, 20129 Milano, Italia (opponente), rappresentata da Bugnion S.P.A., Viale Lancetti, 17, 20158 Milano, Italia (rappresentante professionale)

 

c o n t r o

 

Anna Baj Macario, Santa Brigida 9, 50065 Pontassieve, Italia (richiedente), rappresentata da Fabio Cappelletti, Via G. Carissimi 58, 50127 Firenze, Italia (rappresentante professionale).

Il 24/08/2021, la Divisione di Opposizione emana la seguente

 

DECISIONE:

 

1.	L’opposizione n. B 3 118 581 è totalmente respinta.

 

2.	L’opponente sopporta l’onere delle spese, fissate a 300 EUR.

 

MOTIVAZIONI

 

In data 06/05/2020, l’opponente ha presentato opposizione contro tutti i prodotti della domanda di marchio dell’Unione europea n. 18 206 011 (marchio figurativo). L’opposizione si basa sulla:

(i) registrazione di marchio italiano n. 2 016 000 091 982, (marchio figurativo);

(ii) registrazione di marchio italiano n. 1 320 638, (marchio figurativo).

L’opponente ha invocato l’articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMUE.

 

 

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMUE

 

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall’apprezzamento, nell’ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L’opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l’opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 320 638.

 

a) I prodotti

 

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

 

Classe 3: preparati per la sbianca e altre sostanze per il bucato; preparati per pulire, lucidare, sgrassare e abradere; saponi; profumeria, olii essenziali, cosmetici, lozioni per capelli, dentifrici.

Classe 33: bevande alcoliche (tranne le birre).

I prodotti contestati sono i seguenti:

Classe 3: Olii essenziali ed estratti aromatici; pece per sarti e calzolai; preparati per pulire e profumare; prodotti per la toilette degli animali; toiletteria.

Classe 33: Bevande alcoliche (eccetto le birre); preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande; sidro.

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d’uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

 

Prodotti contestati in classe 3

Olii essenziali; preparati per pulire sono identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti.

I prodotti di toiletteria si sovrappongono ai cosmetici dell’opponente. Essi sono pertanto identici.

I preparati per profumare sono inclusi o si sovrappongono ai prodotti di profumeria dell’opponente. Pertanto, sono identici.

I prodotti per la toilette degli animali sono almeno simili ai cosmetici dell’opponente che includono prodotti cosmetici per animali. Essi pertanto coincidono almeno in produttori, pubblico e canali di distribuzione. Inoltre, hanno la stessa destinazione d’uso.

Gli estratti aromatici sono almeno simili agli oli essenziali dell’opponente poiché coincidono almeno in produttori, pubblico e canali di distribuzione.

La pece per sarti e calzolai è dissimile a tutti i prodotti dell’opponente compresi nelle Classi 3 e 33. Questi prodotti hanno natura, destinazione e metodo d’uso differente. Non coincidono in produttori e canali di distribuzione. Inoltre, non sono in competizione né sono complementari.  

Prodotti contestati in classe 33

Bevande alcoliche (tranne le birre) sono identicamente incluse in entrambe le liste di prodotti.

Il sidro è incluso nelle bevande alcoliche (eccetto le birre) dell’opponente. Pertanto, tali prodotti sono identici.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, i preparati per fare bevande alcoliche; preparati alcolici per fare bevande sono dissimili a tutti i prodotti dell’opponente compresi nelle Classi 3 e 33 perché hanno natura, destinazione e metodo d’uso differente. Non coincidono in produttori e canali di distribuzione. Inoltre, non sono in competizione né sono complementari. Con particolare riferimento alle bevande alcoliche (eccetto le birre) dell’opponente, esse includono prodotti finiti mentre i prodotti contestati includono estratti ed essenze per la preparazione di bevande alcoliche. Tali prodotti oltre ad avere natura e destinazione e metodo d’uso differenti, sono generalmente rivolti ad un pubblico differente e non sono comunemente veduti attraverso gli stessi canali di distribuzione o fabbricati dagli stessi produttori (17/05/2021, R 501/2020-1, Giolina/Collina, § 31).

b) Pubblico di riferimento – grado di attenzione 

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

 

Nel presente caso, i prodotti che risultano essere identici o simili in vari gradi sono diretti al grande pubblico. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

 

c) I segni

 

Marchio anteriore	Marchio impugnato

 

 

Il territorio di riferimento è l’Italia.

 

La valutazione globale deve fondarsi, per quanto attiene alla somiglianza visuale, auditiva o concettuale dei marchi di cui trattasi, sull’impressione complessiva prodotta dai marchi, in considerazione, in particolare, degli elementi distintivi e dominanti dei marchi medesimi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

  

Il marchio anteriore è costituito da una lettera “i” minuscola stilizzata contornata da una sottile linea curva posta sullo sfondo del marchio e accompagnata dagli elementi verbali “naturale” (in carattere corsivo e sottolineato) e “PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE” (in carattere standard maiuscolo).

La stilizzazione della lettera ‘i’, rappresentata da una pennellata verticale irregolare contornata da una sottile linea curva, presenta un certo grado di originalità ed è distintiva. L’elemento ‘naturale’ presenta un basso grado di stilizzazione che è tutt’al più distintiva in grado basso. La stilizzazione dell’espressione “PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE” è invece piuttosto standard e quindi non distintiva.

Mentre la lettera ‘i’ del marchio anteriore verrà percepita come un elemento che non veicola alcun chiaro messaggio in relazione ai prodotti in questione ed è pertanto distintiva, l’elemento “naturale” verrà immediatamente percepito come un chiaro riferimento al fatto che i prodotti in questione sono o contengono sostanze naturali (19/01/2018, R 2061/2017-5, Natural, § 29-31). Esso è pertanto non distintivo.

Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, la lettera “i” e l’elemento “naturale” non verranno percepiti come un’unità concettuale, poiché, oltre ad essere rappresentati in caratteri e dimensioni molto diversi, non formano un’espressione grammaticalmente corretta. Infatti, poiché l’aggettivo “naturale” è in forma singolare, non vi è motivo per cui i consumatori dovranno percepire la lettera “i” come avente funzione di articolo determinativo plurale.

Per posizione e misura, la lettera “i” e l’elemento “naturale” sono co-dominanti nel marchio anteriore.

L’espressione “PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE”, posta al di sotto dell’elemento ‘naturale’, verrà percepita come un generico riferimento al fatto che i prodotti sono il frutto di un procedimento che non è dannoso per l’uomo e per l’ambiente. Seppur dotata di una certa genericità, si tratta tuttavia di un’espressione avente una connotazione elogiativa. Essa è pertanto non distintiva.

Il marchio contestato è composto dagli elementi verbali “i naturali” rappresentati in caratteri stilizzati. Similarmente a quanto esposto sopra, l’espressione “i naturali” del marchio contestato verrà immediatamente percepita come un chiaro riferimento al fatto che i prodotti in questione sono o contengono sostanze naturali (19/01/2018, R 2061/2017-5, Natural, § 29-31). Contrariamente a quanto sostenuto dall’opponente, il fatto che l’aggettivo ‘naturali’ sia utilizzato immediatamente dopo l’articolo “i” con l’omissione di un sostantivo (per esempio “prodotti”) non costituisce un errore grammaticale e non conferisce quindi alcun grado di originalità all’intera espressione. L’utilizzo dei c.d. aggettivi sostantivati che assumono la funzione di nome (per esempio, i buoni, i cattivi, etc.) è infatti molto comune nella lingua italiana (informazione estratta il 09/08/2021, su (https://www.treccani.it/enciclopedia/aggettivi-sostantivati_(La-grammatica-italiana)/). Pertanto, poiché il consumatore di riferimento percepirà tale espressione come un chiaro messaggio elogiativo relativo ai prodotti, essa è priva di distintività.

L’elemento figurativo che accompagna l’espressione “i naturali” verrà facilmente percepito come costituito dalle lettere “i” e “N”, quali iniziali dell’espressione sottostante. Il grado di distintività di queste lettere, per se, è strettamente legato a quello dell’espressione descrittiva “i naturali”. Tuttavia, tali lettere si intrecciano in modo da formare un elemento figurativo dotato di una certa originalità e distintività ove la lettera “i” sostituisce la prima stanghetta verticale della lettera “N”. Tale elemento figurativo costituisce pertanto l’elemento più distintivo sul quale si fonda la distintività del marchio contestato.

Anche la stilizzazione dell’espressione “i naturali”, è dotata di un certo grado di originalità (seppur piuttosto basso) e possiede pertanto un minimo di distintività.

Il marchio contestato non presenta elementi che potrebbero essere considerati più dominanti (visivamente di maggiore impatto) rispetto ad altri.

 Visivamente, entrambi i segni contengono la lettera “i” e lo stesso aggettivo “naturale” che è tuttavia in forma plurale (“naturali”) nel marchio contestato. Tuttavia, mentre la lettera “i” nel marchio anteriore verrà percepita quale priva di significato e svolge pertanto un ruolo distintivo indipendente, nel marchio contestato la stessa lettera è parte di un’unità concettuale priva di distintività. Inoltre, il fatto che il medesimo aggettivo sia incluso in entrambi i marchi non costituisce un significativo fattore di similarità poiché si tratta di un elemento non distintivo in entrambi i segni.

I marchi differiscono nei loro restanti elementi, ossia (i) nella diversa stilizzazione dei loro elementi verbali; (ii) l’elemento aggiuntivo “PER L’UOMO E PER L’AMBIENTE” del marchio anteriore; (iii) l’elemento figurativo risultante dalla stilizzazione delle lettere “i” e “N” nel marchio contestato; e (iv) la loro struttura complessiva.

Si fa riferimento alle considerazioni sopra esposte in merito al grado di distintività di questi elementi e in particolare al fatto che gli unici elementi dotati di una certa distintività del marchio contestato sono rappresentati dall’elemento figurativo di cui al punto (iii) e dalla stilizzazione dell’elemento verbale “i naturali”.

Con specifico riferimento all’impatto dell’elemento , non può condividersi l’argomento dell’opponente secondo cui, tale elemento figurativo difficilmente sarà ricordato dal consumatore perché nei marchi costituiti da elementi figurativi e denominativi il consumatore focalizzerà la propria attenzione principalmente sugli elementi verbali. Infatti, nel caso di specie, tale elemento, oltre a non essere meramente figurativo, è accompagnato esclusivamente dall’espressione verbale descrittiva “i naturali”. Esso costituisce pertanto l’elemento più distintivo del marchio contestato al quale i consumatori saranno portati a far riferimento per distinguere i prodotti contrassegnati da tale marchio dagli altri prodotti disponibili sul mercato di riferimento.

I segni sono pertanto visivamente simili in grado molto basso.

Sotto il profilo fonetico, mentre l’intero pubblico di riferimento si riferirà al marchio contestato come “i naturali”, non è escluso che almeno una parte di questo pubblico pronuncerà il marchio anteriore come “i”, ossia la lettera che costituisce l’unico elemento verbale distintivo del marchio. Considerato che tale lettera verrà autonomamente percepita nella struttura del segno, per ragioni di brevità, gli altri elementi verbali descrittivi del marchio anteriore potrebbero essere omessi da una parte dei consumatori anche in considerazione del fatto che essi non costituiscono, in combinazione con l’elemento “i”, alcun costrutto grammaticale corretto e di senso compiuto. Per questa parte del pubblico, i marchi sono simili in grado inferiore alla media.

Tuttavia, considerata la brevità dell’unico elemento verbale distintivo del marchio anteriore (‘i’), un’altra parte del pubblico pronuncerà questo marchio come “i naturale”, omettendo la pronuncia degli altri elementi verbali secondari.

Per questa parte del pubblico, i marchi sono foneticamente simili in grado superiore alla media. Tuttavia, considerato che tale similarità deriva dalla pronuncia di elementi non distintivi, si ritiene che tale similarità non avrà un impatto significativo.

 

Sotto il profilo concettuale, i segni si sovrappongono in un elemento non distintivo (ossia il concetto di “naturale”) che non è in grado di creare alcun significativo legame concettuale. Tuttavia, i segni differiscono nel concetto della lettera “i” che svolge un ruolo distintivo indipendente nel marchio anteriore. I segni non sono pertanto concettualmente simili.

 

Dato che i segni sono stati rilevati essere simili in almeno un aspetto del confronto, l’esame del rischio di confusione procederà.

d) Carattere distintivo del marchio anteriore

 

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

 

L’opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

 

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale, nonostante la presenza in esso di alcuni elementi non distintivi, secondo quanto più sopra esposto nella sezione c) della presente decisione.

 

e) Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

 

In via preliminare, la Divisione d’Opposizione reputa opportuno rammentare che sussiste un rischio di confusione (compreso un rischio di associazione) quando il pubblico può essere indotto a ritenere che i prodotti o servizi in questione, nell’ipotesi che rechino i marchi considerati, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese tra loro economicamente collegate.

La Corte ha affermato che il rischio di confusione deve essere valutato globalmente, tenendo conto di tutti i fattori rilevanti per le circostanze del caso in specie; tale valutazione dipende da numerosi fattori e, in particolare, dal grado di riconoscibilità del marchio sul mercato, dall’associazione che il pubblico può fare tra i due marchi e dal grado di somiglianza tra i segni e i prodotti o servizi (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

I prodotti contestati sono identici, simili in vari gradi o dissimili ai prodotti dell’opponente. I prodotti che sono identici o simili in vari gradi sono diretti al grande pubblico che eserciterà un grado di attenzione medio. Il marchio anteriore gode di un carattere distintivo normale.

I segni sono visivamente simili in grado molto basso. A livello fonetico i segni sono simili in grado inferiore alla media per una parte del pubblico e in grado superiore alla media per la restante parte del pubblico. Tuttavia le similarità a livello fonetico derivanti dalla pronuncia degli elementi descrittivi “naturale/naturali” non avrà un impatto significativo. I segni non sono concettualmente simili.

La Divisione d’Opposizione ritiene che le somiglianze tra i segni siano globalmente limitate ad elementi non distintivi. I marchi differiscono nei loro elementi più distintivi, in particolare la diversa stilizzazione dei loro elementi verbali e l’elemento figurativo risultante dalla stilizzazioni delle lettere “i” e “N” nel marchio contestato che conferiscono ai marchi una struttura differente. La coincidenza nella lettera “i” e nell’elemento descrittivo “naturale” (che è tuttavia in forma plurale nel marchio contestato), non è sufficiente per concludere che sussista un rischio di confusione dato che l’impressione globale fornita dai marchi è diversa. Come sopra rilevato, la lettera “i” nel marchio anteriore svolge un ruolo distintivo indipendente poiché, diversamente dalla lettera “i” del marchio impugnato, non verrà percepita come parte di un’unità concettuale priva di carattere distintivo.

Inoltre, il fatto che il medesimo aggettivo (“naturale/naturali”) sia incluso in entrambi i marchi non costituisce un significativo fattore di similarità poiché si tratta di un elemento non distintivo in entrambi i segni. Mentre un’impresa è certamente libera di scegliere un marchio con parole descrittive e non distintive e di utilizzarlo sul mercato, tuttavia, deve altresì accettare che i concorrenti abbiano il pari diritto di utilizzare marchi con elementi descrittivi simili o identici (23/05/2012, R 1790/2011-5, 4REFUEL (fig.)/REFUEL, § 15).

Quando le somiglianze si manifestano in relazione ad elementi non distintivi di un marchio, l'importanza delle differenze deve aumentare proporzionalmente al grado in cui un marchio o i suoi elementi costitutivi possono essere considerati non distintivi (14/05/2001, R 257/2000-4, e plus (fig.)/PLUS, § 22).

Tenuto conto di quanto sopra, si ritiene che l'impressione complessiva che i marchi producono non è sufficientemente simile per generare un rischio di confusione da parte del pubblico.

Non sussiste pertanto un rischio di confusione per il pubblico.

L’opponente ha basato l’opposizione anche sulla registrazione di marchio italiano n. 2 016 000 091 982, che include il marchio che è stato già comparato con l’aggiunta di ulteriori elementi denominativi e figurativi che rendono tale marchio ancora meno simile al marchio impugnato.

Pertanto, considerato anche che questo marchio copre gli stessi prodotti del marchio anteriore che è stato già comparato, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti per i quali l’opposizione è già stata respinta. Ne discende che, in relazione a tali prodotti, il rischio di confusione non sussiste.

 

SPESE

 

Ai sensi dell’articolo 109, paragrafo 1, RMUE, la parte soccombente in un procedimento d’opposizione deve sopportare l’onere delle tasse e delle spese sostenute dall’altra parte.

 

Poiché l’opponente è la parte soccombente, deve farsi carico delle spese sostenute dal richiedente nel corso del procedimento.

 

Conformemente all’articolo 109, paragrafo 7, RMUE, e all’articolo 18, paragrafo 1, lettera c), punto i) REMUE, le spese da rimborsare al richiedente sono le spese di rappresentanza, fissate sulla base dell’importo massimo ivi stabilito.

 

 

 

 

 

Divisione d’Opposizione

 

 

Enrico D’ERRICO

Rosario GURRIERI

Michele M. BENEDETTI - ALOISI

 

Ai sensi dell’articolo 67 RMUE, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell’articolo 68, RMUE il ricorso deve essere presentato per iscritto all’Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Deve essere presentato nella lingua della procedura in cui è stata redatta la decisione impugnata. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considererà presentato soltanto se la tassa di ricorso di 720 EUR è stata pagata.