Zurückweisung der Anmeldung einer

Unionsmarke

(Artikel 7 und 42 Absatz 2 UMV)

Alicante, 21/07/2020

Otten, Roth, Dobler & Partner mbB Patentanwälte Grosstobeler Str. 39 D-88276 Ravensburg/Berg ALEMANIA

Anmeldenummer:	018209203
Ihr Zeichen:
Marke:	MediSeptic
Art der Marke:	Wortmarke
Anmelderin:	Günther Höge Hafenstraße 10 D-88662 Überlingen ALEMANIA

Das Amt beanstandete am 17/03/2020 die Anmeldung unter Berufung auf den beschreibenden Charakter sowie auf fehlende Unterscheidungskraft gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstaben b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV. Die Beanstandung wird im beiliegenden Schreiben begründet (Kopie der amtlichen Beanstandung).

Die Anmelderin nahm mit Schreiben vom 11/05/2020 hierzu Stellung. Die Stellungnahme kann wie folgt zusammengefasst werden:

1. Bei der Prüfung sei ein großzügiger Maßstab anzulegen, so dass noch so geringe Unterscheidungskraft zur Bejahung der Schutzfähigkeit genügt.

2. Es sei bei den beanspruchten Waren auf den Endverbraucher abzustellen, der keine Fachkenntnisse oder in Bezug auf Fachbegriffe kein vertieftes Verständnis besitze.

3. Es sei im Lichte der beanspruchten Waren auf den Gesamteindruck abzustellen. Eine zergliedernde Betrachtungsweise sei zunächst nicht zulässig.

4. Beim Zeichen „MediSeptic“ handle es sich um eine Wortneuschöpfung, die weder in Wörterbüchern noch im allgemeinen Sprachgebrauch Verwendung finde.

5. Eine solche analysierende Betrachtung – wie vom Amt vorgenommen – sei grundsätzlich unzulässig. Und das Zeichen sei auch dann in Bezug auf die Waren nicht dazu geeignet, deren Art und Beschaffenheit anzugeben.

6. „Septic“ würde im Sinne von „infiziert mit schädlichen Bakterien“ verstanden. „Medizinisch septisch“ würde im Kontext der Waren ausschließlich so verstanden werden, dass die Waren mit Bakterien infiziert sind, die im medizinischen Sinne eine schädliche Wirkung entfalten (was aus der Sicht des Verbrauchers keinen Sinn ergibt und nicht die Art und Beschaffenheit der Desinfektionsmittel beschreibt). Die vom Amt vertretene Auffassung würde somit bedeuten, dass der Verbraucher das Zeichen aufspaltet und es gedanklich mit „medizinisch septisch“ gleichsetzt.

7. Die Zusammensetzung – wenn eine Zergliederung unterstellt würde – des Zeichens sei ungewöhnlich.

8. Eine Analyse des Zeichens (mittels Aufteilung, Bezug des Begriffs „medizinisch“ auf die Waren, Ergänzung des Begriffs „septisch“ mit Wunden, Verkettung von Gesamtbedeutungen) gehe zu weit und sei im markenrechtlichen Sinne unzulässig, da eine Vielzahl von Gedankenschritten im Rahmen einer analysierenden Betrachtung notwendig wären.

9. Das angemeldete Zeichen sei aufgrund seiner Ungewöhnlichkeit dazu geeignet, als betrieblicher Herkunftshinweis für die Waren zu dienen.

10. Im Lichte des Allgemeininteresses bestehe kein konkretes Bedürfnis, das Zeichen frei verwenden zu können.

Entscheidung

Gemäß Artikel 94 UMV obliegt es dem Amt, eine mit Gründen zu versehende Entscheidung zu treffen, zu denen sich die Anmelderin äußern konnte.

Nach eingehender Prüfung der Argumente der Anmelderin hat das Amt entschieden, die Beanstandung aufrecht zu erhalten.

Angesprochene Verkehrskreise (Ziff. 2)

Im vorliegenden Fall handelt es sich folglich bei den zu beanstandenden Waren nicht nur um an die breite Masse gerichtete Waren, die diese zu privaten Zwecken nutzt, sondern auch um Waren, die sich an den begrenzteren Adressatenkreis der Fachkreise, wie z.B. Ärzte, Apotheker, Drogisten, Reinigungsfachleute und Zwischenhändler richten. Je nach Art der betreffenden Waren wird der Grad der Aufmerksamkeit der maßgeblichen Verkehrskreise der von Durchschnittsverbrauchern sein, die durchschnittlich informiert, aufmerksam und verständig sind, oder er wird hoch sein, da Fachkreise Beschaffungen im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit regelmäßig besondere Aufmerksamkeit entgegen zu bringen pflegen und die angemeldeten Waren für das Funktionieren eines Unternehmens besonders wichtig sind.

Definition und Verständnis der angemeldeten Wortmarke „MediSeptic“ (Ziff. 2)

Wie bereits in der o. g. Mitteilung ausgeführt, wird die angemeldete Marke von allen relevanten Verkehrskreisen ohne weiteres im Sinne von „medizinisch septisch“ (Quellen: Richtlinien des Amtes; Macmillan Dictionary; Pons Wörterbuch) verstanden.

Verfahrensgegenständlich zurückgewiesene Waren

Klasse 5 Desinfektionsmittel.

Beschreibender Charakter (allgemein)

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV sind von der Eintragung ausgeschlossen „Marken, die ausschließlich aus Zeichen oder Angaben bestehen, welche im Verkehr zur Bezeichnung der Art, der Beschaffenheit, der Menge, der Bestimmung, des Wertes, der geografischen Herkunft oder der Zeit der Herstellung der Ware oder der Erbringung der Dienstleistung oder zur Bezeichnung sonstiger Merkmale der Ware oder Dienstleistung dienen können.“

„Unter Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] fallen damit solche Zeichen und Angaben, die im normalen Sprachgebrauch aus Sicht der Verbraucher die Waren oder Dienstleistungen, die eingetragen werden sollen, entweder unmittelbar oder durch Hinweis auf eines ihrer wesentlichen Merkmale bezeichnen können“ (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Nur Angaben die unmittelbar beschreibend sind, sind von der Eintragung gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ausgeschlossen. Dabei ist es nicht erforderlich, dass das fragliche Zeichen bereits als beschreibende Angabe bekannt ist, sondern es reicht aus, dass dies vernünftigerweise für die Zukunft zu erwarten ist. Daher muss auch vom Prüfer kein Nachweis erbracht werden, dass das angemeldete Zeichen bei Angaben im geschäftlichen Verkehr, insbesondere in der Werbung, gemeinhin verwendet wird (Urteil „Das Prinzip der Bequemlichkeit“, § 46).

Um eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, als beschreibend im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV ansehen zu können, „genügt es nicht, dass für jeden dieser Bestandteile gegebenenfalls ein beschreibender Charakter festgestellt wird. Ein solcher Charakter muss auch für das Wort oder die Neuschöpfung festgestellt werden“ (12/01/2005, T‑367/02 - T‑369/02, SnTEM, SnPUR & SnMIX, EU:T:2005:3, § 31).

Minimum an Unterscheidungskraft (Ziff. 1)

Die Anmelderin führt an, dass bei der Prüfung ein großzügiger Maßstab anzulegen sei, so dass noch so geringe Unterscheidungskraft zur Bejahung der Schutzfähigkeit genügt.

Es kann der Anmelderin insoweit zugestimmt werden, dass ein Minimum an Unterscheidungskraft ausreicht, um einer Marke zur Eintragung zu verhelfen. Jedoch besitzt das hier angemeldete Zeichen dieses Minimum nicht. Bezüglich dieser Ausführungen ist festzustellen, dass allein maßgeblich ist, ob der relevante Verbraucher die Herkunftsfunktion des angemeldeten Zeichens erkennt. So nimmt der Gerichtshof regelmäßig in Fällen wie dem vorliegenden an, dass der relevante Verbraucher ein Zeichen, das in bestimmter Weise auf die Waren oder Dienstleistungen hinweist, nicht als Marke erkennen wird (31/05/2007, R-0098/2007-1 1A Gesund, Rndr. 29).

Zudem muss nach der für die Unionsmarke verbindlichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes die Prüfung auf absolute Eintragungshindernisse streng, umfassend und vollständig sein, um eine ungerechtfertigte Eintragung von Marken zu vermeiden und aus Gründen der Rechtssicherheit und der ordnungsgemäßen Verwaltung sicherzustellen, dass Marken, deren Benutzung vor Gericht mit Erfolg entgegengetreten werden könnte, nicht eingetragen werden (06/05/2003, C-104/01, Libertel, EU:C:2003:244, Rdnr. 59, sowie 21/10/2004, C-64/02 P, DAS PRINZIP DER BEQUEMLICHKEIT, Rdnr. 45 und 23/10/2007, T-405/04, Caipi, EU:T:2007:315, Rdnr. 63). Von einem strengen Maßstab kann vorliegend keine Rede sein.

Gesamteindruck, zergliedernde Betrachtungsweise, Wortneuschöpfung (Ziff. 3, 4, 5)

Die Anmelderin legt dar, dass im Lichte der beanspruchten Waren auf den Gesamteindruck abzustellen und eine zergliedernde Betrachtungsweise zunächst nicht zulässig sei.

Hier verkennt die Anmelderin aber den Umstand, dass es sich in casu um eine Marke mit mehreren Bestandteilen handelt, die ohne einen Gedankenschritt in die Bestandteile „Medi“ und „Septic“ aufgeteilt wird, da diese beiden Begriffe einzeln und in Kombination einen schlüssigen und im relevanten englischen Sprachgebiet leicht verständlichen Sinngehalt aufweisen und mittels Groß-/Kleinschreibung voneinander deutlich abgehoben sind.

Eine solche zusammengesetzte Marke ist zwar für die Beurteilung ihrer Unterscheidungskraft in ihrer Gesamtheit zu betrachten. Dies ist jedoch nicht unvereinbar damit, die einzelnen Elemente, aus denen die Marke besteht, nacheinander zu prüfen (19/09/2001, T-118/00, Tabs (3D), EU:T:2001:226, § 59. Es kann sich nämlich als zweckmäßig erweisen, im Zuge der Gesamtbeurteilung jeden einzelnen Bestandteil der betreffenden Marke zu untersuchen. Im Rahmen der Prüfung der einzelnen Bestandteile hat der Betroffene keinen Anspruch darauf, die Reihenfolge dieser Prüfung, den Grad der Aufgliederung dieser Elemente oder die verwendeten Ausdrücke zu bestimmen (Urteil des Gerichtshofes in der Rechtssache C-238/06 P vom 25. Oktober 2007, „Form einer Kunststoffflasche“, Rdnrn. 82 und 84). Dies reflektiert entgegen der Meinung der Anmelderin nicht eine zergliedernde Betrachtungsweise, die der Verkehr nicht anstellt, sondern dient nur der Darlegung, wie sich die Bedeutung der Marke in ihrer Gesamtheit ergibt und ist insoweit nur Ausdruck der juristischen Argumentation (Entscheidung der Beschwerdekammer R 0154/2007-1 vom 14. Juni 2007, „Conference-Cast“, Rdnr. 12)..

Zudem ist für eine Marke, deren Anmeldung nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV zurückzuweisen ist, nicht vorauszusetzen, dass die Zeichen und Angaben, aus denen die in diesem Artikel genannte Marke besteht, zum Zeitpunkt der Anmeldung bereits tatsächlich für die in der Anmeldung aufgeführten Waren oder für ihre Merkmale beschreibend verwendet werden. Es genügt, wie sich schon aus dem Wortlaut der Bestimmung ergibt, dass die Zeichen oder Angaben zu diesem Zweck verwendet werden können (23/10/2003, C 191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 32).

Ferner „wird die Unterscheidungskraft einer Marke auf der Grundlage der Tatsache bestimmt, dass eine Marke von den maßgeblichen Verkehrskreisen unmittelbar als Kennzeichnung der betrieblichen Herkunft der fraglichen Waren oder Dienstleistungen wahrgenommen werden kann … Die fehlende vorherige Benutzung ist nicht notwendig ein Anhaltspunkt dafür, dass die Marke so wahrgenommen werden wird.“ (15/09/2005, T‑320/03, Live richly, EU:T:2005:325, § 88).

Das Fehlen eines lexikalischen Eintrags für die Wortkombination „MediSeptic“ oder einer Verwendung im üblichen Sprachgebrauch kann demzufolge und entgegen der Ansicht der Anmelderin nicht als Hinweis auf Unterscheidungskraft dienen.

Mehrfachbedeutung, Zeichenverständnis, Ungewöhnlichkeit (Ziff. 5, 6, 7, 8, 9)

Bezüglich des von der Anmelderin dargelegten Verständnisses im Sinne von „Waren mit Bakterien infiziert sind, die im medizinischen Sinne eine schädliche Wirkung entfalten“ und der Aufspaltung des Zeichens sowie der gedanklichen Gleichsetzung mit „medizinisch septisch“ sei folgendes erwidert:

Das bereits oben erwähnte Urteil vom 23.10.2003, C‑191/01 P, „Wrigley“, (Randnummer 32, Hervorhebung hinzugefügt) erwähnt auch, dass ein Zeichen von der Eintragung auszuschließen ist, wenn es zumindest in einer seiner möglichen Bedeutungen ein Merkmal der in Frage stehenden Waren oder Dienstleistungen bezeichnet. Eine wie von der Anmelderin vorgebrachte Mehrdeutigkeit wie beispielsweise von „Septic“ oder der Kombination aus „Medi“ und „Septic“ kann infolgedessen nichts zum Schutz von „MediSeptic“ beitragen.

Die Anmelderin macht weiter geltend, dass die bezüglich der vorliegenden Wortkombination mehrere Gedankenschritte notwendig seien und das Zeichen aufgrund

seiner Ungewöhnlichkeit dazu geeignet sei, als betrieblicher Herkunftshinweis für die Waren zu dienen.

Das Amt kann diese Ansicht nicht teilen. Die Anmelderin übersieht hierbei, dass eine Marke, die aus einer sprachlichen Neuschöpfung oder einem Wort mit mehreren Bestandteilen besteht, von denen jedes Merkmale der Waren beschreibt, für die die Eintragung beantragt wird, selbst einen die Merkmale dieser Waren beschreibenden Charakter im Sinne von Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c [UMV] hat, es sei denn, dass ein merklicher Unterschied zwischen der Neuschöpfung bzw. dem Wort und der bloßen Summe ihrer Bestandteile besteht: dies setzt voraus, dass die Neuschöpfung bzw. das Wort aufgrund der Ungewöhnlichkeit der Kombination in Bezug auf die genannten Waren einen Eindruck erweckt, der hinreichend weit von dem abweicht, der bei bloßer Zusammenfügung der ihren Bestandteilen zu entnehmenden Angaben entsteht, und somit über die Summe dieser Bestandteile hinausgeht … (Vgl. Urteil vom 12.01.2005, verbundene Rechtssachen T 367/02, T 368/02 und T 369/02, „SnTEM“, Randnummer 32.)

Eine Ungewöhnlichkeit ist im vorliegenden Fall nicht gegeben. Alles in allem erschöpft sich das Anmeldezeichen „MediSeptic“ in einer simplen Zusammenfügung zweier geläufiger englischer Wörter, die sowohl für sich alleine als auch in ihrer Gesamtheit eine eindeutige Bedeutung haben. Das Schriftbild ist weder auffällig noch ungewöhnlich, der Sinngehalt von „medizinisch septisch“ tritt klar und offensichtlich und ohne notwendige Gedankenschritte hervor. Das Anmeldezeichen reicht somit nicht über die Summe seiner Bestandteile hinaus. Die Zusammenschreibweise ist nicht ausreichend oder ungewöhnlich genug, um die Aufmerksamkeit des Verbrauchers von der beschreibenden Bedeutung des Wortelements abzulenken und einen bleibenden Eindruck der Marke als betriebliches Herkunftszeichen zu hinterlassen.

Diese Sicht wurde von der Beschwerdekammer in der Rechtssache R 2180/2016-1, berlinGas (fig.) vom 20/07/2018, bestätigt:

Diese Entscheidung der Beschwerdekammer wurde anschließend auch vom Gerichtshof am 20. September 2017 in der Rechtssache R-402/16 bestätigt:

Rn. 28 „Mit der Beschwerdekammer ist jedoch festzustellen, dass der Begriff „berlinGas“ ein aus zwei üblichen deutschen Wörtern, „Berlin“ und „Gas“, zusammengesetztes Wort ist. Der bloße Umstand, dass zwischen den Wörtern nicht die Präposition „aus“ verwendet wird, um den Ausdruck „Gas aus Berlin“ zu bilden, oder dass kein Genitiv verwendet wird, wird nicht verhindern, dass die maßgeblichen Verkehrskreise diesen Begriff als beschreibend wahrnehmen. Die grammatikalisch fehlerhafte Struktur des fraglichen Zeichens genügt nämlich als solche nicht, um zu dem Schluss zu gelangen, das Zeichen sei nicht beschreibend (vgl. Urteil vom 7. Juni 2005, Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft/HABM [MunichFinancialServices], T‑316/03, EU:T:2005:201, Rn. 36 und die dort angeführte Rechtsprechung, Urteil vom 2. Dezember 2015, adp Gauselmann/HABM [Multi Win], T‑529/14, nicht veröffentlicht, EU:T:2015:919, Rn. 32), da es in der Werbe- und Marketingbranche üblich ist, Leerzeichen, bestimmte Artikel, Fürwörter, Bindewörter oder Präpositionen zwischen Begriffen auszulassen (Beschluss vom 26. Januar 2017, Topera/EUIPO [RHYTHMVIEW], T‑119/16, nicht veröffentlicht, EU:T:2017:38, Rn. 24). Die Klägerin kann sich also nicht darauf berufen, dass der Umstand – selbst wenn er erwiesen wäre –, dass der Begriff „berlinGas“ grammatikalisch fehlerhaft sei, einen Eindruck bewirke, der hinreichend stark von dem abweiche, der bei bloßer Zusammenfügung der den Wörtern „berlin“ und „Gas“ zu entnehmenden Angaben entstehe, so dass der fragliche Begriff über die Summe dieser beiden Wörter hinausgehe und daher ungewöhnlich sei. Folglich besteht kein merklicher Unterschied zwischen dem zusammengesetzten Wort „berlinGas“ und der bloßen Summe seiner Bestandteile“.

Kleine grammatikalische Unstimmigkeiten sind somit nicht ausreichend, um ein beschreibendes Zeichen zu einem ungewöhnlichen, phantasievollen Ganzen und zu einer eintragungsfähigen Marke zu formen.

Zusammenfassend und obwohl die Anmelderin darauf hinweist, dass das Zeichen ungewöhnlich sei, enthält die Kombination „MediSeptic“ keine Bestandteile, die es über seine offenkundig beschreibende Bedeutung hinaus den maßgebenden Verkehrskreisen ermöglichen könnte, ihn sich ohne Weiteres und unmittelbar als unterscheidungskräftige Marke für die betreffenden Waren einzuprägen (05/12/2002, T 130/01, Real People, Real Solutions, EU:T:2002:301, Rdnr. 28). Zudem kann das „Fehlen von Unterscheidungskraft sich nicht aus der bloßen Feststellung ergeben, dass dem fraglichen Zeichen ein Phantasieüberschuss fehle oder dass es weder ungewöhnlich noch auffallend ist“ (05/04/2001, T 87/00, Easybank, EU:T:2001:119, § 39).

Das Zeichen würde somit in der Wahrnehmung der maßgeblichen Verbraucher nur die die Information vermitteln, dass die strittigen Waren medizinischer Natur sind und beispielsweise für septische Wunden verwendet werden können, was gemeinhin die Bestimmung von Desinfektionsmitteln ist. Infolgedessen beschreibt das Zeichen entgegen der Ansicht der Anmelderin nichts weiter als die Art sowie den beabsichtigten Zweck der betreffenden Waren.

Freihaltebedürfnis (Ziff. 10)

Bezüglich der Ausführungen der Anmeldering zu einem nicht vorhandenen Freihaltebedürfnis muss gesagt werden, dass laut ständiger Rechtsprechung die Bejahung absoluter Eintragungshindernisse, wie sie in Artikel 7 UMV niedergeschrieben sind, nicht voraussetzt, dass ein konkretes, aktuelles oder ernsthaftes Freihaltebedürfnis besteht (04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 35).

Auf die tatsachliche Verwendung der Bezeichnung kommt es nämlich nicht an. Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe c UMV verfolgt das im Allgemeininteresse liegende Ziel, dass Zeichen oder Angaben, die Merkmale der für die Anmeldung beanspruchten Waren oder Dienstleistungen beschreiben, von jedermann frei verwendet werden können (23/10/2015, T-649/13, SmartTV Station, EU:T:2015:800, § 53; 04/05/1999, C-108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 12).

Fehlende Unterscheidungskraft

Nach Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV sind „Marken, die keine Unterscheidungskraft haben“, von der Eintragung ausgeschlossen.

Da die Marke entgegen der Ansicht der Anmelderin in Bezug auf die Waren, für die sie angemeldet wurde, eine eindeutig beschreibende Bedeutung besitzt, wird die Marke bei den maßgeblichen Verkehrskreisen den Eindruck erwecken, dass sie in erster Linie beschreibenden Charakter hat, wodurch jegliche Annahme, dass die Marke eventuell eine Herkunft bezeichnet, ausgeschlossen ist.

Da sich der Begriffsinhalt des Zeichens „MediSeptic“ auf jeden Fall den angesprochenen englischsprachigen Verkehrskreisen auf den ersten Blick erschließt, steht aufgrund Artikel 7 Absatz 2 UMV bereits nur in einem Teil der Gemeinschaft, nämlich in den englischsprachigen Ländern (Irland, Malta und zum heutigen Datum das Vereinigte Königreich), bestehendes Eintragungshindernis der Schutzfähigkeit der Marke insgesamt entgegen.

Demzufolge besitzt die angemeldete Marke in ihrer Gesamtheit gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV keine Unterscheidungskraft und ist nicht geeignet, die angemeldeten Waren von anderen zu unterscheiden.

Entscheid und Rechtsmittelbelehrung

Aus den oben genannten Gründen und gemäß Artikel 7 Absatz 1 Buchstabe b und c UMV und Artikel 7 Absatz 2 UMV wird hiermit die Anmeldung für die Unionsmarke Nr. 18 209 203 für alle Waren zurückgewiesen.

Gemäß Artikel 67 UMV können Sie gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.

Manuel LOCHER