Weigering van de aanvrage van een EU-merk (artikel 7 en artikel 42(2) VUM)

Alicante, 17/08/2020

De Weledelgestrenge Vrouwe

Mevrouw mr. W. van den Berg

INADAY

Postbus 336

7500 AH Enschede

Nederland

Depot	18217200
Uw kenmerk	MBH8O
Merk	SKINSHIELD
Merksoort	Woordmerk
Deposante	Vapor Apparel Europe B.V. Klavermaten 7 7472 DD Goor Nederland

Procedure

Het Bureau heeft op 13 april 2020 ingevolge artikel 7(1)(b) VUM en artikel 7(1)(c) VUM en artikel 7(2) VUM bedenkingen geuit, aangezien het heeft vastgesteld, dat het aangevraagde teken beschrijvend is en geen onderscheidend vermogen heeft, en wel om de redenen die in bijgevoegde brief zijn uiteengezet, die een integraal deel van deze beslissing vormt.

Deposante heeft op 4 juni 2020 haar verweer ingediend, dat als volgt kan worden samengevat:

1. Nagegaan moet worden, of “SKINSHIELD” een gebruikelijke uitdrukking uit het dagelijkse spraakgebruik is.

2. Een “shield” is het schild van een ridder. Beschermen van de huid is in het Engels “to protect the skin against…”.

3. “SHIELD” (zonder toevoegingen) is door het Bureau al voor waren in klasse 25 ingeschreven.

4. “SKINSHIELD” allitereert.

5. “SKINSHIELD” is geen bestaand woord.

6. Deposante heeft het teken voor normale kleding, niet voor beschermende kleding aangevraagd, die overigens in klasse 9 zou vallen.

7. Het teken behoeft niet vrijgehouden te worden.

Beslissing

Ingevolge artikel 94 VUM is het de taak van het Bureau om een beslissing te nemen op basis van redenen of gronden waartegen deposante verweer heeft kunnen voeren.

Deposante heeft het Bureau met haar tegenargumenten echter niet kunnen overtuigen en om de redenen die in de voorlopige weigering zijn uiteengezet en ingevolge artikel 7(1)(b) VUM, artikel 7(1)(c) VUM, artikel 7(2) VUM en artikel 42 VUM wordt de aanvrage voor Uniemerk nr. 18217200 SKINSHIELD hierbij voor alle waren geweigerd:

25

Kleding; hoofddeksels; sokken; bandana's; babykleding; halsdoeken; mouwen (sleeves); polo's; hoodies; T-shirts; long-sleeve shirts; sweatshirts.

Weerlegging van de argumenten van deposante

1. Nagegaan moet worden, of “SKINSHIELD” een gebruikelijke uitdrukking uit het dagelijkse spraakgebruik is.

Deze overweging is op verouderde rechtspraak gebaseerd. Zo dacht men nog ten tijde van het eerste arrest op absolute gronden, BABY-DRY. Latere arresten, vooral BIOMILD en POSTKANTOOR hebben BABY-DRY behoorlijk genuanceerd:

“Een merk bestaande uit een woord waarvan elk bestanddeel beschrijvend is voor kenmerken van de waren of diensten waarvoor de inschrijving is aangevraagd, is derhalve zelf ook beschrijvend voor deze kenmerken in de zin van artikel 3, lid 1, sub c, van de richtlijn, tenzij het woord merkbaar verschilt van de loutere som van zijn bestanddelen.

Daarvoor moet het woord ofwel door de voor deze waren of diensten ongebruikelijke combinatie een indruk wekken die ver genoeg verwijderd is van de indruk die uitgaat van de eenvoudige aaneenvoeging van de door de bestanddelen gegeven aanwijzingen, zodat dit woord meer is dan de som van zijn bestanddelen, ofwel moet het woord zijn gaan behoren tot het normale spraakgebruik en aldaar een eigen betekenis hebben gekregen, zodat het voortaan losstaat van zijn bestanddelen. In dit laatste geval dient dan te worden onderzocht of het woord dat een eigen betekenis heeft gekregen, niet zelf beschrijvend is in de zin van diezelfde bepaling.”

Een dergelijk merkbaar verschil valt in “SKINSHIELD” niet te ontdekken.

2. Een “shield” is het schild van een ridder. Beschermen van de huid is in het Engels “to protect the skin against…”.

Het doet er niet toe, dat men in het Engels ook “to protect the skin” kan zeggen of dat een “shield” vroeger ook door ridders werd gebruikt.

Het gaat er in dit dossier om, wat de relevante consumenten van UV-stralingwerende kledingstukken van “SKINSHIELD” vinden.

“SHIELD” betekent in het algemeen:

“Something or someone which is a shield against a particular danger or risk provides protection from it.”

Daarom wordt “SKINSHIELD” als bescherming (shield) van de huid (skin) opgevat (tegen UV-straling bijvoorbeeld).

Vergelijk o.a. beslissing van de Tweede Kamer van Beroep van 28 november 2017 in de zaak R1546/2017-2 SHOCK SHIELD, vooral §§23-25.

Verdere SHIELD-merken die in het recente verleden door de Kamers van Beroep geweigerd zijn:

R0838/2018-4 HOTSPOT SHIELD

R0909/2017-5 HEALING SHIELD

R1548/2015-4 DRYSHIELD

R0007/2013-1 RAPIDSHIELD

3. “SHIELD” (zonder toevoegingen) is door het Bureau al voor waren in klasse 25 ingeschreven.

Ten eerste is het Bureau niet gebonden aan beslissingen in eerste instantie uit het verleden die nooit in een hogere instantie zijn getoetst. Het Bureau heeft zich bij weigeringen naar artikel 7 VUM naar rechtspraak van de Kamers van Beroep en het Gerecht(shof) in Luxemburg te richten.

Ten tweede is “SHIELD” (zonder toevoegingen) niet met “SKINSHIELD” te vergelijken, al zijn beide tekens voor dezelfde warenklasse (25) aangevraagd.

4. “SKINSHIELD” allitereert.

Dat is waar, maar deze stijlfiguur maakt de beschrijvende combinatie niet daarom onderscheidend. Vergelijk:

“In all the circumstances, there can be no doubt that the examiner correctly held that the sign has a clear meaning vis-à-vis the refused goods and services for the relevant English-speaking public. The sign is in no way imaginative, metaphorical or unusual and is no more than the sum of its parts. The syntactic structure and allegedly deliberate alliteration do not suffice to endow the sign with any distinctive character. (NL: De syntactische structuur en de zogenaamde opzettelijke alliteratie zijn niet voldoende om het teken enig onderscheidend vermogen te verlenen.) Therefore, the sign is devoid of distinctive character within the meaning of Article 7(1)(b) and Article 7(2) EUTMR for the refused goods and services.”

(Beslissing van de Vierde Kamer van Beroep van 4 maart 2020, R2176/2019-4 PERFECT PLAY, § 19)

5. “SKINSHIELD” is geen bestaand woord.

Dat valt niet te ontkennen, maar het is volgens de Engelse taalregels logisch opgebouwd uit twee bekende Engelse woorden, net zoals “skin care” of “skin colour” of “skin treatment” en daarom voor consumenten die de Engelse taal beheersen, gemakkelijk te herkennen en te begrijpen.

Het feit, dat het teken een neologisme is en dus niet in woordenboeken terug te vinden is, is merkenrechtelijk niet relevant voor de vraag, of het teken door de consument als merk gezien wordt:

“In casu is het teken uitsluitend samengesteld uit de in de Engelstalige landen gebruikelijke termen „company” en „line”. De term „company” geeft aan, dat het product of de dienst bestemd is voor ondernemingen. Het woord „line” heeft meerdere betekenissen. In de financiële en de verzekeringssector betekent het met name een verzekeringstak of een productenpakket of -groep. Het zijn dus twee generieke termen voor een producten- of dienstenpakket voor ondernemingen.

Door het aaneenschrijven van deze termen, zonder enige wijziging van de grafische voorstelling of de betekenis, krijgt het teken geen extra kenmerk, waardoor het in zijn geheel geschikt zou kunnen worden om de diensten van verzoekster te onderscheiden. De omstandigheid dat het woord Companyline als zodanig niet in woordenboeken voorkomt, ook niet in twee woorden geschreven, verandert niets aan deze vaststelling.”

(Arrest van het Gerecht van 12 januari 2000 in de zaak T-19/99 EUIPO ./. Deutsche Krankenversicherung [COMPANYLINE], par. 26, bekrachtigd in C-104/00, 19. September 2002)

6. Deposante heeft het teken voor normale kleding, niet voor beschermende kleding aangevraagd, die overigens in klasse 9 zou vallen.

Op de website van deposante valt het volgende te lezen (alleen beschikbaar in het Engels):

“The Vapor Solar long-sleeve Teeshirt, recommended by the Skin Cancer Foundation. This fabric is recommended as an effective UV protectant.”

https://vaporapparel.eu/

Deze kleding beschermt dus wel degelijk tegen inwerking door de zon, zoals het Bureau in de bezwarenbrief van 10 april 2020 al opperde:

“In het onderhavige geval zal het relevante publiek het teken waarnemen als informatie over eigenschappen van de waren. Het teken duidt namelijk aan, dat de kledingstukken de huid (op een bijzondere manier) beschermen, meestal tegen de zon, omdat ze bijvoorbeeld geen UV-straling doorlaten.”

Het is daarom curieus, wat deposante in haar verweer schrijft:

“Het teken is dus niet aangevraagd voor kleding ter bescherming van de huid (tegen straling). Mocht deposante het teken willen aanvragen voor beschermde kleding, dan hadden wij het teken moeten aanvragen voor klasse 9 (en niet klasse 25). Aangezien het teken is aangevraagd voor o.a. kleding in klasse 25 en dus niet is aangevraagd voor beschermde kleding in klasse 9, kunnen we stellen dat er in het onderhavige geval helemaal geen sprake is van kledingstukken die op een bijzondere manier de huid beschermen.”

Deze mededeling strookt duidelijk niet met de realiteit op de website van deposante, waarop “long sleeved teeshirts” worden getoond die de huid tegen UV-straling moeten beschermen.

En ook al worden de T-shirts in de warenlijst van dit depot niet uitdrukkelijk als “beschermend tegen UV-straling” aangeprezen (het Bureau dient de weigering op basis van de warenlijst van het depot uit te spreken en niet op basis van actueel gebruik), vallen deze bijzondere tegen UV-straling beschermende T-shirts onder het algemene begrip “T-shirts”, waardoor het gehele algemene begrip geweigerd dient te worden. Overigens geldt dit voor alle andere waren van de lijst ook. Al deze waren kunnen tegen UV-straling beschermen, niet alleen de T-shirts, en vallen dan onder het corresponderende algemene begrip.

“SKINSHIELD” is voor al deze kledingstukken derhalve beschrijvend. Een beperking van het algemene begrip “T-shirts” (of elke van de andere waren in klasse 25) tot “T-shirts die niet op een bijzondere manier de huid beschermen” zou een volgend bezwaar op basis van artikel 7(1)(g) VUM (misleiding) tot gevolg kunnen hebben.

Deposante schrijft verder nog:

“Een kledingstuk staat in zijn algemeenheid namelijk niet bekend als een product dat dient om op een bijzondere manier de huid te beschermen”.

Naast het aesthetische aspect is dit juist de hoofdfunctie van kleding: het lichaam/de huid tegen koude, zon, regen etc. te beschermen.

Overigens zijn de beschermende kledingstukken in klasse 9, waaraan deposante meermaals refereert, o.a. brandweerpakken, duikerspakken en pakken die men draagt, als men aan radioactieve straling blootgesteld wordt. Dat zijn toch wezenlijk andere waren dan T-shirts die tegen de zon beschermen.

7. Het teken behoeft niet vrijgehouden te worden.

Het feit, dat andere aanbieders van UV-stralingwerende kleding andere mogelijkheden tot hun beschikking hebben om deze waren te beschrijven, maakt dit teken niet onderscheidend (vergelijk Arrest van het Hof van 12 februari 2004 in de zaak C-363/99 [POSTKANTOOR], ECLI:EU:C:2004:86, § 101).

Samenvatting

1. “SKINSHIELD” is een woordcombinatie die eenvoudig en natuurlijk in “SKIN” en “SHIELD” op te delen is. Het geheel beschrijft een bepaalde bescherming van de huid. (Zie arrest van het Gerecht van 17 oktober 2018, T-822/17 [iGrill], ECLI:EU:T:2018:693, § 24)

2. De waren zijn kledingstukken aller aard. Op de website vermeldt deposante, dat haar tegen UV-straling beschermende long-sleeve-Teeshirts door de Skin Cancer Foundation worden aanbevolen.

3. Hieruit volgt logischerwijs, dat “SKINSHIELD” naar bescherming van de huid tegen UV-straling verwijst, een positieve eigenschap van de kleren, die uitsluitend beschrijvend is en daarom onder het verbod van artikel 7(1)(c) VUM valt.

4. Het feit, dat het teken een neologisme is, dat er geen noodzaak zou zijn het teken voor derden vrij te houden en dat een “shield” ook door een ridder gedragen kan worden, veranderen niets aan het hierboven onder punt 3 gestelde.

5. Het teken is derhalve op basis van artikel 7(1)(b) VUM, artikel 7(1)(c) VUM en artikel 7(2) VUM voor alle waren te weigeren, daar wat voor T-shirts geldt, ook voor de andere waren uit de lijst kan gelden.

Beroepsmogelijkheid

Uit hoofde van artikel 67 UMV hebt u het recht tegen dit besluit in beroep te gaan. Krachtens artikel 68 UMV moet het beroep binnen twee maanden na de dag waarop deze beslissing is meegedeeld schriftelijk bij het Bureau worden ingesteld. Het wordt ingesteld in de procestaal van de aangevochten beslissing. Een schriftelijke uiteenzetting van de gronden van het beroep moet binnen vier maanden na diezelfde datum worden ingediend. Het beroep wordt pas geacht ingesteld te zijn nadat de beroepstaks van EUR 720,00 is betaald.

Robert KLIJN BRINKEMA