OPOSICIÓN Nº B 3 125 498 

Marcas y Tabacos de Canarias, S.L., C/ Dr. Antonio González, 5, 38204 San Cristóbal de la Laguna, España (oponente), representado por C.I. de Propiedad Industrial, S.L., Calle Alberto Alcocer, 3-5º- Dcha., 28036 Madrid, España (representante profesional)

 

c o n t r a

 

Philip Morris Products S.A., Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suiza (solicitante), representado por Hoyng Rokh Monegier España, S.L.U., Calle Príncipe de Vergara 36, 5º Dcha, 28001 Madrid, España (representante profesional).

El 23/08/2021, la División de Oposición adopta la siguiente

  

RESOLUCIÓN:

 

1.	La oposición n.º B 3 125 498 se estima para todos los productos impugnados.

2.	La solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 222 917 se deniega en su totalidad.

3.	El solicitante carga con las costas, que se fijan en 620 EUR.

MOTIVOS:

Con fecha 02/07/2020, la parte oponente presentó una oposición contra todos los productos de la solicitud de marca de la Unión Europea n.º 18 222 917 “GREEN MIX” (marca denominativa). La oposición está basada en el registro de marca española n.º 3 713 490 (marca figurativa). La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

 

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

a) Los productos

 

Los productos en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 34: Artículos para fumadores. Vaporizadores personales y cigarros electrónicos, aromatizantes y otras soluciones para los mismos.

Los productos impugnados son los siguientes:

Clase 34: Vaporizador con cable para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; tabaco; productos del tabaco, incluyendo puros, cigarrillos, puritos, tabaco de liar, tabaco de pipa, tabaco de mascar, rapé (tabaco en polvo), kretek (cigarrillos indonesios); snus; sucedáneos del tabaco [que no sean para uso médico]; artículos para fumadores, papel para cigarrillos y tubos, filtros para cigarrillos, latas para tabaco, pitilleras y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores; cerillas; tablillas para curar tabaco, productos de tabaco para su calentamiento, dispositivos electrónicos y sus partes para calentar cigarrillos o tabaco a fin de desprender aerosol que contiene nicotina para su inhalación; soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos; dispositivos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos para su uso como sustituto de los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de un aerosol con contenido de nicotina; dispositivos de vaporización oral para su uso por parte de fumadores, productos de tabaco y sucedáneos del tabaco; artículos de fumador para cigarrillos electrónicos; accesorios y partes de los artículos anteriores, comprendidos en la clase 34; dispositivos para apagar cigarrillos y puros calentados, así como cigarrillos de tabaco adaptados que se calientan en dispositivos eléctricos; pitilleras electrónicas recargables.

Es necesario llevar a cabo una interpretación del texto de la lista de productos especificados a fin de determinar el ámbito de protección de dichos productos.

El término «incluyendo», que se emplea en la lista de productos del solicitante, indica que los productos específicos son tan solo ejemplos de los que se incluyen en la categoría y que la protección no se limita a ellos. En otras palabras, dicho término introduce una lista no exhaustiva de ejemplos (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Los dispositivos electrónicos para fumar impugnados abarcan, como categoría más amplia, los cigarros electrónicos de la parte oponente. Puesto que la Oficina no puede diseccionar ex officio la categoría más amplia de los productos impugnados, estos se consideran idénticos a los productos de la parte oponente.

Las soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos impugnadas se solapan con los aromatizantes y otras soluciones para los mismos (vaporizadores personales y cigarros electrónicos) de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

El vaporizador con cable para cigarrillos electrónicos y dispositivos electrónicos para fumar; dispositivos de vaporización oral para su uso por parte de fumadores impugnados se solapan con los vaporizadores personales de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

Los artículos para fumadores, papel para cigarrillos y tubos, filtros para cigarrillos, latas para tabaco, pitilleras y ceniceros, pipas, aparatos de bolsillo para liar cigarrillos, encendedores; tablillas para curar tabaco, productos de tabaco para su calentamiento, dispositivos electrónicos y sus partes para calentar cigarrillos o tabaco a fin de desprender aerosol que contiene nicotina para su inhalación; cigarrillos electrónicos; cigarrillos electrónicos para su uso como sustituto de los cigarrillos tradicionales; dispositivos electrónicos para la inhalación de un aerosol con contenido de nicotina; artículos de fumador para cigarrillos electrónicos; accesorios y partes de los artículos anteriores, comprendidos en la clase 34; dispositivos para apagar cigarrillos y puros calentados, así como cigarrillos de tabaco adaptados que se calientan en dispositivos eléctricos; pitilleras electrónicas recargables impugnados están contenidos de forma idéntica o están incluidos en la categoría más amplia de artículos para fumadores de la parte oponente. Por tanto, son idénticos.

El tabaco; productos del tabaco, incluyendo puros, cigarrillos, puritos, tabaco de liar, tabaco de pipa, tabaco de mascar, rapé (tabaco en polvo), kretek (cigarrillos indonesios); snus; sucedáneos del tabaco [que no sean para uso médico]; productos de tabaco y sucedáneos del tabaco impugnados son similares a los cigarros electrónicos; artículos para fumadores de la parte oponente porque pueden coincidir, entre otros factores, en los canales de distribución y público relevante. Además, compiten entre sí.

Las cerillas impugnadas son similares a los artículos para fumadores de la parte oponente, porque los últimos incluyen encendedores. Por tanto, coinciden en el público pertinente y canales de distribución. Además, son productos que están en competición.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados idénticos o similares están dirigidos al público en general.

Si bien los productos derivados del tabaco son productos de consumo masivo, relativamente económicos, los fumadores son considerados especialmente cuidadosos y selectivos en lo que se refiere a la marca de cigarrillos que fuman; por lo tanto, se presume un mayor grado de fidelidad de marca y de atención cuando se trata de productos relacionados con el tabaco. Esto ha sido confirmado por varias resoluciones de las Salas (p. ej., 26/02/2010, R 1562/2008-2, victory Slims (fig.) / VICTORIA et al., en la que se estableció que los consumidores de los productos de la clase 34, normalmente, ponen mucha atención y son muy fieles a la marca; 25/04/2006, R 61/2005-2, GRANDUCATO / DUCADOS et al.).

El grado de atención puede variar de medio (p.ej.: artículos para fumadores) a alto (p.ej.: tabaco).

c) Los signos

 

	GREEN MIX
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca figurativa en forma de etiqueta redonda con una banda rectangular sobresaliente y superpuesta en su parte central donde está representada la palabra “GREEN” en letras mayúsculas de color verde ligeramente estilizadas. En la parte superior del signo están representadas en mayúsculas las letras “CBD” y en la parte inferior la palabra “feels” en letras minúsculas y en tipografía de estilo escrita a mano. Ambas palabras aparecen en color ocre sobre fondos parciales de color verde y son de tamaño considerablemente menor a la palabra central “GREEN”. La etiqueta será percibida como meramente decorativa. Además, se debe tener en cuenta que cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T-312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37).

La abreviatura “CBD” hace referencia a cannabidiol, éste es uno de los cannabinoides que se encuentran en el cannabis, substancia conocida por sus numerosas propiedades terapéuticas. El solicitante alega que “CBD” no es comúnmente utilizado en España, por lo que el consumidor medio español la desconoce y que, en cualquier caso, sólo será un elemento que carece de distintividad para productos que incluyan este ingrediente. Sin embargo, la División de Oposición no comparte dicha opinión y considera que puesto que el cannabidiol es una substancia que con frecuencia se fuma o inhala con dispositivos electrónicos, sí que es una abreviatura entendida por la mayor parte del público fumador pertinente. Por consiguiente, “CBD” tiene a lo sumo un carácter distintivo muy débil para todos los productos en cuestión, puesto que indica que contienen “CBD” o son artículos para facilitar el consumo de dicha substancia. La palabra “feels” es una palabra inglesa que significa siente, que no será entendida por la mayoría del público pertinente y es, por tanto, distintiva en grado normal.

El elemento “GREEN” es una palabra básica de inglés de uso generalizado que será entendida como una referencia al color verde por la mayoría del público pertinente. Contrariamente a lo alegado por el solicitante, “GREEN” no es una palabra de uso común para los artículos para fumadores, vaporizadores personales y cigarros electrónicos del oponente, además, es poco probable que se perciba como una indicación del color de los productos de que se trata y es, por consiguiente, un elemento distintivo en grado normal para dichos productos. Sin embargo, en relación a los aromatizantes y otras soluciones para los mismos del oponente este elemento podría ser asociado con el carácter orgánico de éstos y es, por tanto, de distintividad débil.

El elemento verbal “GREEN” de la marca anterior es el elemento dominante, pues es el que, visualmente, más atrae la atención por su posición central y tamaño del mismo con respecto a los elementos verbales “CBD” y “feels”, que tienen un carácter secundario, aunque no pasarán desapercibidos por el consumidor.

La marca impugnada consiste en las palabras “GREEN MIX”. Las mismas consideraciones apuntadas arriba son igualmente aplicables a la palabra “GREEN”, siendo, por tanto, distintiva para parte de los productos (p.ej.: artículos para fumadores) y débil para otros (p.ej.: soluciones líquidas para cigarrillos electrónicos). El elemento verbal “MIX” es una palabra inglesa que será percibida por el público pertinente como mezcla debido a su uso generalizado en el comercio y es débil para ciertos productos como, por ejemplo, el tabaco, que pueden consistir en la mezcla de diversas variedades. Por otro lado, tiene una distintividad normal para parte de los productos para los que “MIX” no hace referencia a ninguna característica de los mismos (p.ej.: ceniceros).

Visualmente, los signos coinciden en el elemento “GREEN” que es el elemento dominante de la marca anterior y el primer elemento verbal del signo impugnado. Los signos se diferencian en la abreviatura “CBD” y en el elemento “feels” (distintivo) de la marca anterior y el segundo elemento verbal “MIX” del signo impugnado (elemento de distintividad normal o débil, según los productos en cuestión). Los signos también se diferencian en la etiqueta de la marca anterior, aunque esta será percibida como decorativa. Como bien alega el solicitante, por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el principio de un signo cuando ven una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha (de arriba hacia abajo), lo que convierte a la parte situada a la izquierda (arriba) del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Sin embargo, en el caso que nos ocupa, aunque el elemento “GREEN” en la marca anterior esté precedido por la abreviatura “CBD” y sea, por tanto, el segundo elemento, la abreviatura que le precede es, a lo sumo, de distintividad muy débil y, si bien ésta no será ignorada dada su posición en el signo, resulta previsible que el público relevante se centrará en la palabra dominante “GREEN” a la hora de identificar el signo.

El solicitante alega que, según reiterada jurisprudencia, la apreciación de la similitud entre dos marcas no puede limitarse a tomar en consideración únicamente un componente de una marca compuesta y compararlo con otra marca. Sino que, por el contrario, la comparación debe llevarse a cabo examinando las marcas en cuestión, consideradas cada una en su conjunto. También es cierto que, la impresión de conjunto producida en la memoria del público pertinente por una marca compuesta puede, en determinadas circunstancias, estar dominada por uno o varios de sus componentes. Sin embargo, solo en el caso de que todos los restantes componentes de la marca resulten insignificantes podrá la apreciación de la similitud basarse exclusivamente en el elemento dominante (12/06/20007, OAMI / Shaker, 334/05 P, EU: C: 2007: 333-, § 41; 20/09/2007, Nestlé/OAMI, 193/06 P, no publicada-, EU: C: 2007: 539, § 35 y 42). En el presente caso, aunque los elementos verbales adicionales de la marca anterior, “CBD” y “feels”, se deben tener en consideración en la comparación de los signos puesto que no son insignificantes, es evidente que la palabra “GREEN” de la marca anterior domina principalmente la impresión de conjunto del signo y éste es también un factor a tener presente.

Teniendo en cuenta las conclusiones alcanzadas más arriba sobre el carácter distintivo del elemento coincidente “GREEN”, se concluye que los signos tienen, al menos, un grado de similitud visual por debajo de la media.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en la palabra “GREEN”, presente de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en la abreviatura “CBD” y la palabra “feels” de la marca anterior y en el segundo elemento del signo impugnado “MIX”. Contrariamente a lo alegado por el solicitante, es posible que, teniendo en cuenta que los consumidores tienden a simplificar los signos largos, al menos una parte del público pertinente no pronunciará la abreviatura “CBD” y la palabra “feels” de la marca anterior, debido a su carácter subsidiario dentro del signo (11/01/2013, T-568/11, interdit de me gronder IDMG, EU:T:2013:5, § 44).

Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud fonética bajo para una parte del público y alto para otra.

Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten. Los signos en liza se asociarán con el significado de verde u orgánico (para algunos productos) y aunque ambos contienen elementos que añaden algunas diferencias conceptuales, tales diferencias se derivan esencialmente de elementos débiles. Por ello, incluso cuando el elemento coincidente entre los signos también es débil para alguno de los productos en cuestión, éste es, sin embargo, el elemento dominante en la marca anterior y el primer componente del signo impugnado. Por lo tanto, la División de Oposición considera que los signos son desde el punto de vista conceptual al menos similares en grado medio.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

 

d) Carácter distintivo de la marca anterior

 

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

 

El oponente no ha reivindicado, de manera explícita, que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.

 

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de elementos de carácter distintivo a lo sumo muy débil en la marca anterior, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

El riesgo de confusión incluye situaciones en las que el consumidor confunde directamente las marcas en sí o establece una conexión entre los signos en conflicto, y da por hecho que los productos o servicios correspondientes proceden de la misma empresa o de empresas relacionadas económicamente.

En el presente caso, los productos impugnados son parcialmente idénticos y parcialmente similares a los productos del oponente. Los signos son al menos visualmente similares en un grado por debajo de la media y conceptualmente al menos similares en grado medio. Desde el aspecto fonético, para una parte del público los signos son similares en grado alto, mientras que para otra parte en grado bajo. El grado de atención del público pertinente varía de medio a alto. La marca anterior tiene un distintividad intrínseca normal.

Teniendo en cuenta todos los factores relevantes y a pesar de que los signos en liza contienen otros elementos que, como alega el solicitante, no serán ignorados por los consumidores, la coincidencia en el elemento “GREEN” de los signos dará lugar a que los consumidores den por hecho que los productos idénticos y similares proceden de la misma empresa o empresas relacionadas económicamente. En efecto, es muy probable que el consumidor pertinente perciba la marca impugnada como una submarca —una variación de la marca anterior— configurada de forma distinta en función del tipo de productos que designe (23/10/2002, T-104/01, Fifties, EU:T:2002:262, § 49). Asimismo, incluso cuando el consumidor medio preste un mayor grado de atención es posible que asocie los signos a un mismo origen empresarial. Esto se debe a que incluso los consumidores con un alto grado de atención no son inmunes a la confusión de los signos, especialmente si se tiene en cuenta el grado de similitud de los signos y productos en liza.

En sus observaciones, el solicitante alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que existen muchas marcas que incluyen la palabra “GREEN”. En apoyo de su alegación, el solicitante hace referencia a algunos registros de marca en la Unión Europea.

La División de Oposición señala que la existencia de varios registros de marca no es en sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación del mercado. En otras palabras, basándose exclusivamente en los datos concernientes al registro, no puede presumirse que todas esas marcas hayan sido objeto de un uso efectivo. De lo anterior se deduce que la prueba presentada no demuestra que los consumidores hayan estado expuestos a un uso intensivo de las marcas que incluyen “GREEN” en relación a productos de la clase 34, y que se hayan habituado a las mismas. En tales circunstancias, procede desestimar la alegación del solicitante.

El solicitante hace referencia a resoluciones previas de la Oficina para sustentar sus alegaciones. Sin embargo, las resoluciones previas de la Oficina no son vinculantes para esta, ya que cada asunto debe tratarse por separado y teniendo en cuenta sus peculiaridades.

Esta práctica ha sido plenamente refrendada por el Tribunal General, el cual declaró que es jurisprudencia reiterada que la legalidad de las resoluciones debe apreciarse únicamente a la luz del RMUE y no sobre la base de la práctica decisoria anterior de la Oficina (30/06/2004, T 281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).

Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.

En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante, a saber, las resoluciones n.º B 3 079 602 de 22/05/2020 vs ; n.º B 3 077 229 de 25/02/2020 vs “GREEN BONE”; n.º B 3 072 800 de 14/01/2020 “VERGREEN” vs “BURGREEN”; n.º B 2 882 697 de 27/07/2018 “AMBAR-GREEN” vs ; n.º B 1 811 051 de 15/11/2011 vs ; R 849/2010-4 de 27/11/2011 “GREENFLUX” vs “GREENFALT”; n.º B 2 706 789 de 25/08/2017 “AMBAR-GREEN” vs “CODE GREEN” no son pertinentes para el presente procedimiento, porque ninguno de estos casos está relacionado con los productos de la clase 34, para los que la palabra “GREEN” principalmente no se percibe como una característica de los productos en cuestión.

Considerando todo lo anterior, existe riesgo de confusión entre el público.

Por lo tanto, la oposición es fundada sobre la base del  registro de marca española n.º 3 713 490. De lo cual se deriva que debe desestimarse la marca impugnada para todos los productos.

COSTAS

 

De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de oposición, así como los gastos en los que haya incurrido la parte oponente en el procedimiento que nos ocupa.

Con arreglo al artículo 109, apartados 1 y 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE, los gastos que deberán pagarse a la parte oponente son la tasa de oposición y los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

 

 

 

La División de Oposición

 

Marta GARCÍA COLLADO

María del Carmen COBOS PALOMO

Julia GARCÍA MURILLO

 

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).