Decyzja o odmowie udzielenia rejestracji znaku towarowego Unii Europejskiej

(art. 7 i art. 42 ust. 2 RZTUE)

Alicante, 04/09/2020

BIOart Polanica Zdroj Paszkow 6a 57-320 Polanica Zdroj POLONIA

Nr zgłoszenia:	018222918
Nr referencyjny zgłaszającego:	NASS30
Znak towarowy:	NANO ACTIV SHIELD
Rodzaj znaku:	Znak graficzny
Zgłaszający:	BIOart Polanica Zdroj Paszkow 6a 57-320 Polanica Zdroj POLONIA

Zawiadomieniem z dnia 07/05/2020 r. o podstawach odmowy udzielenia rejestracji Urząd stwierdził na podstawie art. 7 ust. 1 lit. b) i c) oraz art. 7 ust. 2 RZTUE, że zgłoszony znak ma charakter opisowy i jest pozbawiony jakiegokolwiek charakteru odróżniającego ze względów przedstawionych w załączonym piśmie.

W dniach 25/05/2020 i 27/05/2020 zgłaszający przedstawił swoje uwagi, przytaczając następujące argumenty:

1. Zgłaszający zgadza się ze stanowiskiem Urzędu co do rozumienia znaku przez właściwy krąg odbiorców jednakże uważa, że nanocząsteczki są cechą wyróżniającą produkty zgłaszającego od innych produktów na rynku i są one również częścią składową logo zgłaszającego.

2. Powołuje się on również na posiadane patenty udzielone przez Urząd Patentowy RP.

3. Zgłaszający przytacza swoje wcześniejsze znaki zawierające słowa „NANO ACTIV” zarejestrowane w EUIPO i przedstawia sposób ich użycia na produktach.

Zgodnie z art. 94 RZTUE Urząd podejmuje decyzję opartą na argumentach lub dowodach, do których zgłaszający miał okazję się odnieść.

Po rozważeniu argumentów zgłaszającego Urząd zdecydował podtrzymać zastrzeżenia odnośnie do zdolności rejestracyjnej zgłoszonego znaku.

Na podstawie art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE nie są rejestrowane „znaki towarowe, które składają się wyłącznie z oznaczeń lub wskazówek mogących służyć w obrocie do oznaczania rodzaju, jakości, ilości, przeznaczenia, wartości, pochodzenia geograficznego lub czasu produkcji towaru lub świadczenia usługi, lub innych właściwości towarów lub usług”.

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem każda z podstaw odmowy rejestracji wymieniona w art. 7 ust. 1 RZTUE jest niezależna i wymaga odrębnego zbadania. Ponadto wspomniane podstawy odmowy rejestracji należy interpretować w świetle interesu publicznego, leżącego u źródła każdej z nich. Interes publiczny brany pod uwagę musi odzwierciedlać różne względy, zgodnie z daną podstawą odmowy rejestracji (16/09/2004, C‑329/02 P, SAT/2, EU:C:2004:532, § 25).

Zakazując rejestracji jako znaków towarowych Unii Europejskiej oznaczeń lub wskazówek, art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE

ma na celu interes publiczny, zgodnie z którym opisowe oznaczenia lub wskazówki odnoszące się do właściwości towarów lub usług, których dotyczy zgłoszenie rejestracyjne, mogą być wykorzystywane przez wszystkich. Przepis ten odpowiednio zapobiega zastrzeganiu takich oznaczeń i wskazówek tylko przez jedno przedsiębiorstwo ze względu na to, że zostały zarejestrowane jako znaki towarowe.

(23/10/2003, C‑191/01 P, Doublemint, EU:C:2003:579, § 31).

„Oznaczenia lub wskazówki, o których mowa w art. 7 ust. 1 lit. c) [RZTUE], to takie oznaczenia lub wskazówki, które mogą służyć w normalnym użyciu z punktu widzenia docelowego kręgu odbiorców do oznaczenia, bezpośrednio lub poprzez odniesienie do jednej z istotnych właściwości, towarów lub usług, dla których wniesiono o rejestrację” (26/11/2003, T‑222/02, Robotunits, EU:T:2003:315, § 34).

Urząd zauważył w zawiadomieniu o podstawach odmowy udzielenia rejestracji, że sporny znak zawiera słowa z języka angielskiego i w związku z powyższym właściwa grupa docelowa, w odniesieniu, do której należy ocenić bezwzględne podstawy odmowy rejestracji, obejmuje anglojęzycznych konsumentów pochodzących z Unii Europejskiej. Docelowy konsument zrozumie przedmiotowy znak towarowy, jako wyrażenie o określonym znaczeniu: tarcza zbudowana, składająca się z aktywnych nanocząsteczek. Widząc ten znak na towarach w klasie 3 takich jak kosmetyki i preparaty kosmetyczne zawierają bardzo małe cząsteczki, które pomagają przeniknąć aktywnym składnikom do skóry, włosów tym samym tworząc na skórze aktywną osłonę przed starzeniem, słońcem itp. Z kolei w odniesieniu do towarów w klasie 5 takich jak preparaty i artykuły do tępienia szkodników dla dostatecznie dobrze poinformowanego konsumenta będzie jasnym, że preparaty te dzięki aktywnym nanocząsteczkom zwalczają szkodniki i tym samym chronią np. rośliny. Z kolei widząc ten znak na towarach takich jak środki dezynfekcyjne do przyrządów medycznych będzie jasne, że zawarte w nich aktywne nanocząsteczki tworzą na powierzchni przyrządów medycznych ochronną powłokę/barierę. W niniejszej sprawie oznaczenie jest dostatecznie jasne dla anglojęzycznych konsumentów i w stosunku do towarów objętych zgłoszeniem, że będzie postrzegane, jako opis cech tychże towarów, mianowicie ich jakości i przeznaczeniu, a nie jako oznaczenie pochodzenia handlowego.

Zgłaszający w zasadzie zgadza się z powyższą interpretacją przyjęta przez Urząd jednakże uważa, że przez zastosowanie technologii wykorzystującej nanocząsteczki jego produkty można odróżnić od produktów występujących na rynku, które z reguły ich nie zawierają.

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że strony trzecie, a szczególnie jego konkurenci, nie muszą wykorzystywać przedmiotowego znaku do oznaczenia towarów, których dotyczy zgłoszenie, należy zauważyć, że … art. 3 ust. 1 lit. c) dyrektywy 89/104/EWG, który odpowiada art. 7 ust. 1 lit. c) RZTUE, nie zależy od istnienia realnej, obecnej lub poważnej potrzeby niewykorzystywania oznaczenia lub wskazania.

(27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 39).

Ponadto nanotechnologia jest obecnie szeroko stosowana na rynku w odniesieniu do wielu produktów i wobec powyższego konsument nie będzie zaskoczony użyciem nanocząsteczek w towarach objętych zgłoszeniem.

W odniesieniu do elementów graficznych użytych w znaku należy zauważyć, że nie sprawią one, że właściwy krąg odbiorców natychmiast zapamięta oznaczenie na długi czas albo odróżni towary zgłaszającego od towarów innych dostawców na rynku. Umieszczenie elementów słownych na tle białej tarczy z czarnym obramowaniem nie jest zabiegiem na tyle nietypowym, aby odwrócić uwagę konsumentów od opisowego charakteru elementów słownych i tym samym nadać spornemu znakowi charakter odróżniający. Element ten ponadto służy jedynie do podkreślenia znaczenia słowa „SHIELD” oznaczającego tarczę, osłonę przed czymś. Elementy słowne „NANO ACTIV” zapisane zostały przy użyciu standardowej czcionki, podobnie jak wyraz „SHIELD”, który charakteryzuje się dodatkowo pogrubioną czcionką. Co do zasady elementy graficzne powszechnie wykorzystywane w handlu w odniesieniu do zgłaszanych towarów i/lub usług nie nadają całemu oznaczeniu charakteru odróżniającego. W tym sensie, standardowe czcionki to nie tylko Arial i Times New Roman, ale wszystkie te, które byłyby postrzegane przez przeciętnego konsumenta, jako kolejny wariant standardowej czcionki. Zatem przedstawienie terminów opisowych za pomocą standardowych czcionek z użyciem elementów graficznych powszechnie używanych na rynku (takich jak tarcza, pogrubiona czcionka, zapisanie elementów słownych w trzech liniach), nie posiadających charakteru odróżniającego, nie może nadać znakowi charakteru odróżniającego.

Zgłaszający podnosi, że posiada patenty w Polsce w odniesieniu do nano srebra, złota, miedzi, tytanu, miceli i nanokapsułek. Urząd przyjmuje ten fakt do wiadomości jednakże zauważa, że  prawo z  wynalazku nie jest tożsame z  prawem ochronnym ze  znaku towarowego. O ile patent chroni wynalazki, tj. rozwiązania o  charakterze technicznym, funkcją znaku towarowego jest określenie pochodzenia handlowego konkretnych towarów i  usług.

W odniesieniu do zbieżności zgłoszonego znaku lub poszczególnych jego części z logo firmowym zgłaszającego, fakt ten nie ma znaczenia ponieważ logo firmowe nie jest przedmiotem badania w niniejszej sprawie.

Odnosząc się do argumentu zgłaszającego, że niektóre podobne rejestracje zostały przyjęte przez EUIPO, należy zaznaczyć, że zgodnie z utrwalonym orzecznictwem „wydawanie decyzji dotyczących rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej wchodzi w zakres kompetencji ograniczonej, a nie uprawnień dyskrecjonalnych”. W związku z tym możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego Unii Europejskiej powinna być oceniana wyłącznie na podstawie RZTUE, tak jak jest ono interpretowane przez sądownictwo unijne, a nie na podstawie wcześniejszej praktyki Urzędu (15/09/2005, C‑37/03 P, BioID, EU:C:2005:547, § 47; i 09/10/2002, T‑36/01, Glass Pattern, EU:T:2002:245, § 35).

„Z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości jasno wynika, że zasadę równego traktowania należy godzić z zasadą praworządności, zgodnie z którą nikt nie może powoływać się na swoją korzyść na niezgodne z prawem działanie, którego dopuszczono się na rzecz innej osoby” (27/02/2002, T‑106/00, Streamserve, EU:T:2002:43, § 67).

Zgłaszający odnosi się do wcześniejszych znaków zarejestrowanych przez Urząd zawierających poszczególne elementy omawianego znaku. Fakt poprzedniej rejestracji nie ma wpływu na obecne zgłoszenie. Należy tutaj zauważyć, że nie jest częścią procedury rozpatrywania zgłoszenia, ponowne egzaminowanie wcześniejszych znaków towarowych, które zostały zbadane przez Urząd. Każdy znak musi zostać oceniony w oparciu o swoje własne cechy a decyzja podjęta na podstawie aktualnych praktyk i realiów rynkowych. Unijny znak towarowy nr 8 715 691 został zarejestrowany w 2010 roku, znak nr 10 333 326 w roku 2013, a znak nr 10 333 334 w roku 2012. Od tego czasu praktyka Urzędu znacznie się zmieniła i zostały wdrożone nowe wytyczne.

Z przyczyn opisanych powyżej i zgodnie z art. 7 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) i art. 7 ust. 2 RZTUE, zgłoszenie znaku towarowego Unii Europejskiej 18 222 918 zostaje odrzucone w stosunku do wszystkich towarów.

Na mocy art. 67 RZTUE zgłaszający ma prawo do wniesienia odwołania od niniejszej decyzji. Zgodnie z art. 68 RZTUE odwołanie do Urzędu należy wnieść na piśmie w terminie dwóch miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji. Odwołanie wnosi się w języku postępowania, w którym wydano decyzję będącą przedmiotem odwołania. W terminie czterech miesięcy od otrzymania niniejszej decyzji należy przekazać pisemne stanowisko przedstawiające podstawy odwołania. Odwołanie uważa się za wniesione z chwilą uiszczenia opłaty za odwołanie w wysokości 720 EUR.

Katarzyna ZANIECKA