ANNULATION N° 46 431 C (NULLITÉ)

 

Chiesi Farmaceutici S.P.A., Via Palermo, 26 A, 43122 Parme (PR), Italie (demanderesse), représentée par Giambrocono & C. S.P.A., Via Rosolino Pilo, 19/b, 20129 Milan, Italie (représentant professionnel)

 

c o n t r e

 

Boiron, Société Anonyme à conseil d’administration, 2 Avenue de l'Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, France  (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Plasseraud IP, Immeuble le Rhône Alpes, 235 Bis cours Lafayette, 69006 Lyon, France (représentant professionnel).

Le 21/04/2021, la division d’annulation rend la présente

 

 

DÉCISION

1.	Il est fait droit à la demande en nullité.

 

2.	La marque de l’Union européenne nº 18 241 519 est déclarée nulle pour tous les produits contestés, à savoir: Classe 5: Gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des douleurs et traumatismes musculaires; gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des douleurs et traumatismes tendino-ligamentaires; gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des poussées douloureuses de l'arthrose.
3.	La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les produits non contestés, à savoir: Classe 3: Gels, crèmes, huiles et lotion de massage autres qu'à usage médical.
4.	La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 080 EUR.

 

MOTIFS 

Le 21/09/2020, la demanderesse a déposé une demande en nullité contre la marque de l'Union européenne n° 18 241 519 « ARFLEXYL » (marque verbale) (la marque de l’Union européenne). La requête est dirigée contre certains des produits couverts par la marque de l’Union européenne, à savoir contre tous les produits compris dans la classe 5. La demande se fonde sur l’enregistrement de marque de l’Union européenne n° 18 121 616 « ARFLESIA » (marque verbale). La demanderesse a invoqué l’article 60, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l’article 8, paragraphe 1, point b), du RMUE. 

REMARQUE PRELIMINAIRE

Le 21/09/2020, la demanderesse a présenté une demande en nullité en utilisant le formulaire de l’Office en français. La langue de la procédure indiquée est le français. Lorsque la demanderesse a le choix entre deux langues de procédure autorisées (en l’espèce le français et l’anglais), la langue de procédure est celle indiquée expressément par la demanderesse dans la demande d’annulation (article 146, paragraphe 7 du RMUE).

Les observations jointes au formulaire ont été déposées en anglais et la demanderesse n’a pas déposé, à son initiative, de traduction dans la langue de la procédure dans un délai d’un mois, conformément à l’article 146, paragraphe 9 du RMUE. Par conséquent, ces observations ne seront pas prises en compte (article 25, paragraphe 2, point a) du REMUE).

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a pas présenté d’observations en réponse à la demande en nullité.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 60, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L’ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE 

On entend par risque de confusion, le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent. 

a) Les produits

 

Les produits sur lesquels est fondée la demande sont: 

Classe 5: Produits pharmaceutiques; Préparations médicamenteuses éthiques; Préparations médicinales pour soins de santé; Préparations chimico-pharmaceutiques; Médicaments pour la médecine humaine; Produits pharmaceutiques et remèdes naturels; Sparadraps incorporant des substances médicamenteuses; Timbres transdermiques; Compositions à usage pharmaceutique; Compléments alimentaires composés de vitamines; Compléments nutritionnels; Médicaments vendus sans ordonnance; Nutraceutiques à usage thérapeutique; Produits vitaminés sous forme de compléments alimentaires; Préparations nutraceutiques à usage thérapeutique ou médical; Produits nutraceutiques utilisés comme compléments diététiques; Produits nutracétiques pour les humains; Préparations et articles d'hygiène; Désinfectants et antiseptiques.

Les produits contestés sont les suivants: 

Classe 5: Gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des douleurs et traumatismes musculaires; gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des douleurs et traumatismes tendino-ligamentaires; gels, crèmes, onguents, huiles et lotion pour le traitement des poussées douloureuses de l'arthrose.

Les produits contestés sont inclus dans la catégorie générale des produits pharmaceutiques de la demanderesse. Dès lors, ces produits sont identiques.

b) Public pertinent – degré d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause. 

En l’espèce, les produits jugés identiques s’adressent au grand public ainsi qu’à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques.

Il ressort de la jurisprudence que, en matière de produits pharmaceutiques, qu’ils soient ou non délivrés sur ordonnance, le niveau d’attention du public pertinent est relativement élevé (15/12/2010, T-331/09, Tolposan, EU:T:2010:520, § 26; 15/03/2012, T-288/08, Zydus, EU:T:2012:124, § 36).

 

En particulier, les professionnels de la santé font preuve d’un niveau d’attention élevé lorsqu’ils prescrivent des médicaments. Les non-professionnels témoignent également d’un degré supérieur d’attention, que les produits pharmaceutiques soient vendus ou non sans ordonnance, étant donné que ces produits affectent leur état de santé.

c) Les signes

 

ARFLESIA	ARFLEXYL
Marque antérieure	Marque contestée

Le territoire pertinent est l’Union européenne.

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Les signes en litige sont composés respectivement des éléments verbaux « ARFLESIA » et « ARFLEXYL ». Etant donné que ces éléments sont dépourvus de signification, ils sont distinctifs à un degré moyen.

Sur le plan conceptuel, aucun des deux signes n’a de signification pour le public du territoire pertinent. Étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes.

Sur le plan visuel, les signes coïncident au niveau des cinq lettres « A-R-F-L-E » placées au début des signes, dans le même ordre et au même rang. Toutefois, ils diffèrent au niveau des trois lettres finales « S-I-A » contre « X-Y-L ». Les premières parties des marques en litige sont identiques. Ceci est particulièrement pertinent étant donné que les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude visuelle.

Sur le plan phonétique,  indépendamment des différentes règles de prononciation dans différentes parties du territoire pertinent, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « A-R-F-L-E » présentes de manière identique au début des signes. Dans certaines langues comme le français ou le roumain, la prononciation coïncide aussi par la sonorité des lettres « I » et « Y ». En outre, dans certaines langues comme le français, les signes ont la même intonation et le même rythme phonétique (prononcés en trois syllabes). La prononciation diffère par la sonorité des lettres finales « S-A » contre « X-L » et, pour une partie du public, également dans la prononciation des lettres « I » et « Y ». En conséquence, les signes sont à tout le moins phonétiquement similaires à un degré moyen.

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

d) Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

La demanderesse n’a pas affirmé explicitement que sa marque était particulièrement distinctive en vertu d’un usage intensif ou de sa renommée.

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des produits en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

e) Appréciation globale, autres arguments et conclusion

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). 

Les produits sont identiques. Les signes sont visuellement similaires à un degré moyen et, phonétiquement, ils sont à tout le moins similaires à un degré moyen. Sur le plan conceptuel, ils sont dépourvus de signification.

Il est tenu compte du fait que même pour un public faisant preuve d’un niveau d’attention élevé, il n’en demeure pas moins que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il en a gardée en mémoire (21/11/2013, T-443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

À la lumière des éléments qui précèdent, la division d’annulation considère que les ressemblances entre les signes l’emportent sur les différences et qu’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public, malgré le niveau d’attention élevé du public. 

La demande est dès lors fondée sur la base de l’enregistrement de marque de l’Union Européenne n° 18 121 616 de la demanderesse. Il en résulte que la marque contestée doit être déclarée nulle pour tous les produits contestés. 

FRAIS

En vertu de l’article 109, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

 

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter la taxe d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de l’article 109, paragraphe 7, du RMUE et de l’article 18, paragraphe 1, point c), sous ii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d'annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans ces dispositions. 

  

 

La division d’annulation

 

Oana-Alina STURZA

Frédérique SULPICE

Richard BIANCHI

Conformément à l’article 67 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 68 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.