OPOSICIÓN Nº B 1 853 061

Continuara Comics, Sociedad Limitada, Via Layetana, 29, 08003 Barcelona, España (parte oponente), representada por Oficina Ponti, SLP, Consell de Cent, 322, 08007 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Rossell Fantasy Works, S.L., Plaza Real, 6, 17178 El Mallol (Girona), España (solicitante), representado por Javier Ungría López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España (representante profesional).

El 19/01/2017, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 1 853 061 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos impugnados:

Clase 16: Libros, revistas, publicaciones y pegatinas.

2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 8 919 706 se deniega para todos los productos anteriores. Se admite para los demás productos y servicios.

Clase 9: Cintas, discos, Compac-Disc, gafas de sol, aparatos y dispositivos para el tratamiento de la información. Tarjetas magnéticas. Soportes magnéticos de sonidos.

Clase 16: Calendarios.

Clase 38: Telecomunicaciones y comunicaciones incluidas las comunicaciones por terminales de ordenador y las comunicaciones digitales y a traves de redes informáticas mundiales. Difusión de programas de radio y televisión.

Clase 41: Actividades deportivas. Servicios de edición de libros, revistas, publicaciones, cassettes, CD-ROM, Compact Disk, DVD, y películas de vídeo. Servicios de campañas de divulgacion cultural.

3. Cada parte correrá con sus propias costas.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 8 919 706, en concreto contra todos los productos de la clase 16 y contra algunos de los servicios de la clase 41. La oposición está basada en el registro de marca española nº 26 288 966. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y b), del RMUE y artículo 8, apartado 5, del RMUE.

PRUEBA DE USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3, del RMUE, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso.

En virtud de esta misma disposición, a falta de dicha prueba, deberá desestimarse la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca “CONTINUARA…” en que se basa la oposición.

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la publicación de la solicitud impugnada.

La marca impugnada fue publicada el 07/03/2011. Por tanto se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en España del 07/03/2006 al 06/03/2011 inclusive. Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los servicios en los que se basa la oposición, a saber:

Clase 35: Servicios de importación, exportación, representaciones comerciales, venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas, de cómics, historietas, cromos y tebeos para coleccionismo.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3, del REMUE, la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 31/01/2012, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMUE, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el 12/04/2012. La parte oponente presentó pruebas el 03/04/2012 (dentro del plazo establecido).

Anteriormente, el 06/10/2011 la parte oponente presentó pruebas para demostrar el renombre de la marca anterior. Estas pruebas también serán examinadas a efectos de probar el uso.

Por lo tanto, las pruebas a tomar en consideración son las siguientes:

Pruebas presentadas el 06/10/2011:

Documento 1:

• Extracto de la página web “continuara.org”, sin fechar, aunque se hace mención a 1980 como fecha de inicio del negocio, concretamente una tienda especializada en cómics ubicada en Barcelona y a 2009 como fecha en la que recibió un premio a la Mejor Librería Especializada.

Documento 2:

• Portadas de catálogos bajo la marca “CONTINUARÁ” de 2003, 2004, 2005 y 2006. No aparecen los productos ofertados, pero de las normas de uso de las hojas de pedido, se desprende que se trata de cómics.

• Nota de prensa de 11/12/1980 sobre “Continuarà… Comics – Comix – Historietes – Tebeos - BD”.

• Quince recortes de prensa especializada en el sector del cómic sin fechar (o en los años 80) y en la mayoría de los casos la marca no aparece.

• Boletin informativo de 01/12/1980 “Continuarà… Comics – Comix – Historietes – Tebeos - BD”.

• Boletines informativos “Continuarà…” del Nº 1 de 1981 al Nº 13 de 1982.

• Invitaciones a presentaciones de cómics en las que aparecen las fechas sin mención del año o en los años 80.

• Tarjetas de presentación de Cómics “Continuarà…” sin fecha o en los años 80.

• Una foto de un stand de Cómics “Continuarà…” con la mención añadida “Feria del Cómic años 80”. Esta foto aparece reproducida en otros documentos en prensa.

• Una factura de 1985 dirigida al oponente por la compra de material de papelería.

Documento 3:

• Anuncios y documentos de acceso a las ferias de cómics en Barcelona de 1981, 1982, 1983, 1990, 1993, 2008 y 2011.

Documento 4:

• Una veintena de anuncios en publicaciones (la mayoría especializada en el sector del cómic) o alusiones a la tienda “Continuarà…” en artículos de prensa sobre el mercado del cómic. Muchos de los anuncios están sin fechar o aparecen en publicaciones de 1980, 1981, 1983, 1984, 1989, 1992, 1993, 1999, 2008, 2011.

Documento 5:

• Seis, extractos de blogs y webs con artículos sobre el cómic en los que se hace alusión a la tienda “Continuarà…”. 2008, 2009, 2010 y 2011.

Documento 6:

• Dos declaraciones emitidas por entidades promotoras del cómic respecto de la presencia en sus ferias de la tienda “Continuarà…” desde 1988. El 28/02/2011 FICOMIC certifica que la tienda “Continuarà…” obtuvo el premio a la Mejor Librería Especializada en el 27 Salón Internacional del Cómic de Barcelona, que particpa en las ferias del sector del cómic desde 1988. El 20/12/2010 Set de comic ceritifica que “Conitnuara comics S.L.” ha participado en las convenciones de profesionales del cómic de 2008, 2009 y 2010. En ambas declaraciones se hace mención en los mismos términos a la notoriedad de “CONTINUARA”.

• Doce declaraciones emitidas entre 02/02/2011 y 25/03/2011 por empresas con relaciones comerciales con el oponente en las que manifiestan con idénticos términos la notoriedad de “CONTINUARA”. De estas empresas la mayoría son editoriales, algunas distribuidoras de libros y algunas librerías.

Pruebas presentadas el 03/04/2012:

Documento 1:

• 35 facturas dirigidas al oponente fechadas entre el 01/01/2000 y el 09/12/2011. Siete de estas facturas no corresponden al periodo relevante. Gran parte de los conceptos de estas facturas no están traducidos. De los que están en la lengua de procedimiento, se desprende que corresponden a venta de papel de embalaje y títulos de libros. Las facturas provienen de editoriales, distribuidoras de libros, empresas de importación y servicios de telecomunicación.

• 33 facturas emitidas por el oponente fechadas entre el 09/02/2007 y el 28/12/2011. Doce de estas facturas no corresponden al periodo relevante. Los conceptos de estas facturas son lotes de libros.

Documento 2:

• Un informe de diciembre de 2010 del ministerio de Cultura titulado “El cómic en España”. Se trata de un estudio de mercado de las editoriales de cómics que abarca desde 2001 hasta 2010 y contiene cifras de producción, ventas, exportación e índices de lectura. Se menciona que la librería Continuará ha recibido un premio a la Mejor Librería Especializada.

Documento 3:

• Auto Nº 12/2012 de 20/01/2012 del juzgado Mercantil Nº 7 de Barcelona en el procedimiento Nº 496/11 E, entre las mismas partes de la presente oposición.

La mayoría de los documentos no llevan fecha o se refieren a la década de 1980, cuando el periodo a tomar en cuenta es del 07/03/2006 al 06/03/2011. La División de Oposición no puede basar su conclusión en documentos fuera del periodo relevante, por lo que solo considerará los incluidos entre las fechas arriba indicadas. Estos incluyen en particular 28 facturas dirigidas al oponente, 21 facturas emitidas por el oponente, anuncios en prensa y medios informáticos entre 2008 y 2011 y catálogos de 2006.

Las facturas que pueden ser tomadas en consideración y los anuncios en prensa dentro del periodo relevante demuestran que el lugar de uso es España. Esto se puede deducir de la lengua de los documentos (castellano y catalán) y de la aparición reiterada de la dirección de la tienda “CONTINUARA…” en Barcelona. Por consiguiente, parte de las pruebas presentadas corresponden al territorio de referencia.

Por lo que respecta al alcance del uso, debe tenerse en cuenta el conjunto de hechos y circunstancias pertinentes, tales como la naturaleza de los productos o servicios de que se trata, las características del mercado de referencia, el ámbito territorial del uso y su volumen comercial, así como su duración y regularidad.

La apreciación del uso efectivo implica una cierta interdependencia entre los factores que se toman en consideración. Así, un reducido volumen de productos comercializados bajo dicha marca puede verse compensado por una fuerte intensidad o una gran constancia en el tiempo del uso de esta marca, y viceversa. Del mismo modo, el ámbito territorial del uso es sólo uno de los factores a tener en cuenta, de forma que un ámbito territorial del uso reducido puede verse compensado por un volumen o duración del uso mayores.

El extracto de la página web, las declaraciones emitidas por entidades promotoras del cómic, el catálogo de 2006 y las facturas dentro del periodo relevante demuestran que la marca “CONTINUARA…” es un establecimiento de venta de cómics ubicado en Barcelona. Como tal, se dedica a la venta minorista por todos los medios físicos y virtuales de cómics y participa en ferias del sector. Estos documentos ofrecen a la División de Oposición información suficiente sobre el volumen comercial, la duración y la frecuencia del uso. No es posible calibrar el volumen comercial, pero se aprecia una constancia de la presencia de la tienda “CONTINUARA…” en el mercado del cómic tanto por las ventas, como por la publicidad o la participación en ferias especializadas.

No es necesario que el uso de la marca sea siempre importante, desde el punto de vista cuantitativo, para calificarse de efectivo. Por lo tanto, la División de Oposición considera que la parte oponente ha presentado indicaciones suficientes sobre el alcance del uso de la marca anterior.

En el contexto de la regla 22, apartado 3, del REMUE, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a), del RMUE, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

La mayoría de las pruebas contienen la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o en letras minúsculas y sin los puntos suspensivos. No obstante, son mínimas, ya que se trata de la misma palabra que constituye el signo, pero en otra caja de letra.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, y 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Si se toma en consideración la prueba en su totalidad, cabe concluir que, si bien la documentación presentada por la parte oponente no es particularmente exhaustiva, sí alcanza el mínimo necesario para declarar que se ha hecho un uso efectivo de la marca anterior en el territorio de referencia durante el período de referencia.

No obstante, las pruebas presentadas por la parte oponente no demuestran un uso efectivo de la marca en lo que respecta a la totalidad de los servicios incluidos en la marca anterior.

Con arreglo al artículo 42, apartado 2, del RMUE, si la marca anterior se hubiere utilizado solamente para parte de los productos o de los servicios para los que hubiere estado registrada, sólo se considerará registrada, a los efectos de la revisión de la oposición, para dicha parte de los productos o servicios.

En el presente caso, ningún documento de los aportados acredita un uso de la marca “CONTINUARA…” en relación a servicios de importación, exportación, representaciones comerciales. Los servicios de importación-exportación consisten en la introducción de productos originarios de un país en el mercado de otro país y normalmente requieren la gestión de los trámites de aduanas necesarios para hacer llegar las mercancías al país destinatario. Los servicios de representaciones son actividades de sustitución de funciones de una empresa relativas al comercio.

En cambio, toda la prueba se refiere al oponente como una librería especializada en la venta de cómics y precisamente algunas de las facturas aportadas son pagos efectuados por el oponente a empresas importadoras.

Por lo tanto, las pruebas presentadas por la parte oponente demuestran el uso efectivo de la marca en relación con los siguientes servicios:

Clase 35: Venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas, de cómics, historietas, cromos y tebeos para coleccionismo.

Por lo tanto, mediante la revisión de la oposición la División de Oposición tendrá en cuenta únicamente los servicios citados.

RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.

1. Los productos y servicios

Los servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:

Clase 35: Venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas, de cómics, historietas, cromos y tebeos para coleccionismo.

Los productos y servicios impugnados son los siguientes:

Clase 16: Libros, revistas, publicaciones, pegatinas y calendarios.

Clase 41: Servicios de edición de libros, revistas, publicaciones, cassettes, CD-ROM, Compact Disk, DVD, y películas de vídeo. Servicios de campañas de divulgacion cultural.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 28, apartado 7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Productos impugnados de la clase 16

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen por lo general en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Por lo tanto, los libros, revistas, publicaciones y pegatinas impugnados son similares en grado bajo a la venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas, de cómics, historietas, cromos y tebeos para coleccionismo de la parte oponente ya que los productos impugnados son equivalentes o incluyen los productos vendidos por el oponente.

Sin embargo, los servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas, de cómics, historietas, cromos y tebeos para coleccionismo de la parte oponente y los calendarios impugnados no son similares. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta al por menor consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los calendarios impugnados. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí ni son complementarios.

Sólo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los calendarios impugnados no son idénticos a los productos a los que se refiere el servicio de venta al detalle del oponente. Por lo tanto, los calendarios impugnados y los servicios oponentes no son similares.

Servicios impugnados de la clase 41

Los servicios de edición de libros, revistas, publicaciones, cassettes, CD-ROM, Compact Disk, DVD, y películas de vídeo impugnados consisten en publicar por medio de la imprenta o por otros procedimientos textos, música o imágenes. Los servicios de campañas de divulgacion cultural impugnados consisten en promocionar actividades culturales. En cambio los servicios de venta al detalle en comercios y a través de redes mundiales informáticas, de cómics, historietas, cromos y tebeos para coleccionismo de la parte oponente son la actividad propia de una librería especializada.

Estos servicios impugnados difieren de los servicios del oponente ya que no comparten ni naturaleza, ni destino, ni modo de utilización. Son servicios destinados a usuarios finales diferentes y las empresas que los prestan son distintas. El público de las librerías o tiendas de música es consciente que los textos o los discos que adquiere han sido publicados por editoriales o estudios de grabación y no creerá que tienen un mismo origen empresarial. Por lo tanto, no son similares.

2. Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos considerados similares en bajo grado están dirigidos al público en general. El grado de atención se considera medio.

3. Los signos

CONTINUARA…	CONTINUARÁ
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es España.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marca anterior es una marca denominativa, “CONTINUARA…” y corresponde a la tercera persona del singular del pretérito imperfecto de subjuntivo del verbo “continuar” seguido de tres puntos suspensivos.

El signo impugnado es una marca denominativa, “CONTINUARÁ” y corresponde a la tercera persona del singular del futuro de indicativo del verbo “continuar”.

Ni la marca anterior ni el signo impugnado tienen elementos que se puedan considerar claramente más distintivos que otros.

Tampoco poseen ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.

Visualmente, los signos coinciden en prácticamente todas sus letras. No obstante, se diferencian en la tilde sobre la última letra ‘A’ del signo impugnado y en los tres puntos suspensivos de la marca anterior.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud visual.

Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de todas las letras, presentes de forma idéntica en ambos signos. La diferencia en la pronunciación solo se produce en el tono de la última sílaba, ya que en el signo impugnado la vocal está acentuada, de modo que convierte la palabra en aguda, mientras que la marca anterior es una palabra grave.

Por consiguiente, los signos tienen un alto grado de similitud fonética.

Conceptualmente, el público del territorio de referencia percibirá ambos signos como dos formas del mismo verbo “continuar”. La presencia de la tilde en el signo impugnado indica que se trata del futuro mientras que en la marca anterior es el subjuntivo. Dado que los signos se asociarán con dos tiempos y modos diferentes, pero del mismo verbo, son conceptualmente similares en alto grado.

Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

4. Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

Según el oponente, la marca anterior ha sido utilizada de manera amplia y disfruta de un ámbito de protección elevado. Sin embargo, por motivos de economía procesal, la prueba presentada por el oponente para demostrar esta reivindicación no debe ser apreciada en el presente asunto (véase el apartado «Apreciación global»).

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.

5. Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El Tribunal ha declarado que el riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto que sean pertinentes, cuya apreciación depende de numerosos factores y, en particular, del conocimiento de la marca en el mercado, de la asociación que el público puede hacer de ella entre las dos marcas y del grado de similitud entre los signos y los productos o servicios (11/11/1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22).

El Tribunal también ha establecido el principio esencial de que la apreciación global del riesgo de confusión implica cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Un bajo grado de similitud entre los productos o servicios designados puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa (29/09/1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

Los productos y servicios impugnados han sido considerados parcialmente similares en bajo grado y parcialmente distintos y se dirigen al público en general con un grado de atención medio. Se ha considerado que los signos tienen un elevado grado de similitud visual, fonética y conceptual. La única diferencia entre los signos es la presencia en el impugnado de la tilde, que modifica el tono de la pronunciación en la última sílaba y conlleva cierta diferencia conceptual.

Teniendo en cuenta el hecho de que el consumidor medio rara vez tiene la oportunidad de comparar directamente las diferentes marcas y debe confiar en su recuerdo imperfecto de ellas (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26), existe la posibilidad de confusión porque las coincidencias en los signos son contundentes.

En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión entre el público. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca española de la parte oponente.

Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos declarados similares en grado bajo, a los de la marca anterior.

El resto de los productos y servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos productos y servicios.

Puesto que se ha estimado parcialmente la oposición basándose en el carácter distintivo inherente de la marca anterior, no es necesario apreciar el grado de mejora del carácter distintivo de dicha marca debido a su reputación, según alega la parte oponente, en relación a los productos que han sido considerados similares en grado bajo. Incluso en el caso de que la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado, el resultado sería el mismo.

De la misma forma, no es necesario examinar el presunto carácter distintivo elevado de la marca del oponente en relación con los productos y servicios que no han sido considerados similares, dado que la similitud entre los productos y servicios es una condición sine qua non para poder apreciar la existencia de riesgo de confusión. El resultado sería por tanto el mismo incluso si la marca anterior gozase de un carácter distintivo elevado.

Por motivos de integridad, debe indicarse que la oposición también debe desestimarse en cuanto que se basa en motivos recogidos en el artículo 8, apartado 1, letra a), del RMUE y se dirigen contra los demás productos y servicios ya que ni los signos, ni los productos y servicios son idénticos.

Puesto que la oposición no ha sido estimada en virtud del artículo 8 apartado 1, letra b) del RMUE para los productos y servicios considerados diferentes, la División de Oposición analizará a continuación el presente procedimiento en relación con el otro motivo alegado por la parte oponente como base de la oposición, esto es, el artículo 8, apartado 5 del RMUE.

RENOMBRE – ARTÍCULO 8, APARTADO 5, DEL RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:

• Los signos deben ser idénticos o similares.

• La marca del oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos y/o servicios en los que se basa la oposición.

• Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.

Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la oposición puede fracasar si el solicitante logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.

En el caso presente, el solicitante alega que hay una justa causa para el uso de la marca impugnada. No obstante, esta alegación del solicitante solo debe examinarse si se cumplen las tres condiciones anteriores (22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Por ello, la División de Oposición tratará esta cuestión en último lugar y únicamente si sigue siendo necesario.

1. Riesgo de perjuicio

El uso de la marca impugnada encaja en lo previsto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE cuando presenta cualquiera de las características siguientes:

• aprovecha indebidamente el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el renombre de la marca anterior;

• es perjudicial para el carácter distintivo de la marca anterior.

Aunque el perjuicio o el aprovechamiento indebido pueden ser simplemente potenciales en los procedimientos de oposición, la mera posibilidad no basta para la aplicación de lo dispuesto en el artículo 8, apartado 5, del RMUE. El titular de la marca anterior no está obligado a demostrar la existencia de un perjuicio real y actual para su marca, pero debe «aportar pruebas que permitan concluir prima facie que el riesgo de un aprovechamiento indebido o perjuicio en el futuro no es meramente hipotético» (06/06/2012, T‑60/10, Royal Shakespeare, EU:T:2012:348, § 53).

De ello se sigue que el oponente debe demostrar que es probable la existencia de un perjuicio o un aprovechamiento indebido, en el sentido de que es previsible en el curso normal de los acontecimientos. A estos efectos, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

En el caso presente, fuera de la reivindicación de renombre y la afirmación de que en consecuencia, los consumidores establecerán una relación entre las marcas debido a su similitud, el oponente no ha aportado hechos, argumentos o pruebas que puedan abonar la conclusión de que el uso de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

El artículo 8, apartado 5, del RMUE no pretende impedir el registro de marcas idénticas o similares a otra marca que goce de renombre. Con arreglo a la jurisprudencia, «cuando se considere que el requisito relativo al renombre se cumple, se deberá proceder al examen del segundo requisito previsto, es decir, la existencia de un perjuicio a la marca anterior sin justa causa» (14/09/1999, C‑375/97, Chevy, EU:C:1999:408, § 30).

A este propósito, procede señalar igualmente que del hecho o de la probabilidad de que los consumidores establezcan una relación entre ambas marcas, por ejemplo en el sentido de que la marca impugnada evoque la anterior en la mente de los consumidores, no se sigue automáticamente que la marca impugnada se aproveche indebidamente o sea perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior (27/11/2008, C‑252/07, Intel, EU:C:2008:655, § 71).

Como se ha indicado, el oponente debe presentar pruebas, o al menos definir una línea de alegaciones coherente, poniendo de manifiesto en qué puede consistir el perjuicio o aprovechamiento indebido y cómo se producirá, y que permitan concluir prima facie que existe una probabilidad real de que surja en el curso normal de los acontecimientos.

Así lo confirma la regla 19, apartado 2, letra c), del REMUE, que establece que, en el caso de que la oposición se base en una marca renombrada en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, la parte oponente deberá presentar pruebas de que la marca goza de renombre, y pruebas o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

En el caso presente, el oponente alega simplemente que el uso de la marca impugnada se aprovecharía indebidamente o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior. Las circunstancias descritas como «perjuicio para la notoriedad», «perjuicio para el carácter distintivo» y «aprovechamiento indebido del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior», son, de hecho, muy diferentes entre sí. En sus alegaciones, el oponente se refiere a ellas sin hacer ninguna distinción, tratándolas en conjunto como una consecuencia inevitable de la similitud de los signos y del pretendido renombre de la marca anterior. Sin embargo, no parece haber motivos suficientes para presumir que el uso de la marca impugnada dará lugar a ellas. Sin duda alguna, no cabe excluir por completo la posibilidad de que se produzca un perjuicio o aprovechamiento indebido. No obstante, tal como hemos visto antes, esto no es suficiente.

Los argumentos del oponente desarrollan los antecedentes judiciales entre las partes en los tribunales españoles. Sin embargo no aporta indicios razonables ni argumentos convincentes sobre la existencia de un perjuicio real, o argumentos persuasivos sobre la presencia de un serio riesgo de perjuicio potencial. El oponente se limita a alegar que el perjuicio o el aprovechamiento indebido serían una consecuencia necesaria que se derivaría automáticamente del uso de la marca solicitada, a causa del gran renombre de la marca anterior.

Aunque la marca anterior gozara de gran renombre, el oponente no ha demostrado ni ha argumentado el perjuicio o aprovechamiento indebido siendo una condición imprescindible, ya que de otro modo, las marcas notoriamente conocidas recibirían una protección incondicional frente a los signos idénticos o similares, para prácticamente cualquier tipo de producto. Esto sería claramente incompatible con la letra y el espíritu del artículo 8, apartado 5, del RMUE, porque en tal caso el renombre sería el único requisito exigido por la norma, en vez de uno entre los varios estipulados en la misma.

Con arreglo al artículo 76, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos de registro, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

Dado que el oponente no ha aportado argumentos sólidos que permitan concluir que el uso del signo impugnado supondría un aprovechamiento indebido o un perjuicio para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior, se considera que la oposición carece de base suficiente con arreglo al artículo 8, apartado 5, del RMUE.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2, del RMUE, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.

Puesto que la oposición solo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.

La División de Oposición

Pedro JURADO MONTEJANO

Loreto URRACA LUQUE

Zuzanna STOJKOWICZ

De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).