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LÖSCHUNGSABTEILUNG |
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LÖSCHUNG Nr. 23 881 C (VERFALL)
ISAC GmbH, Nymphenburgerstr. 70, 80335 München, Deutschland (Antragstellerin), vertreten von DTS Patent- & Rechtsanwälte Schnekenbühl und Partner mbB, Marstallstr. 8, 80539 München, Deutschland (zugelassener Vertreter)
g e g e n
EquIP S.A., 234 route d'Arlon, 8010 Strassen, Luxemburg (Inhaberin der Unionsmarke), vertreten von Office Freylinger S.A., 234 route d'Arlon B.P. 48, 8001 Strassen, Luxemburg (zugelassener Vertreter).
Am 26/05/2020 trifft die Löschungsabteilung die folgende
1. Dem Antrag auf Erklärung des Verfalls wird teilweise stattgegeben.
2. Die Unionsmarke Nr. 9 024 324 wird mit Wirkung ab dem 22/06/2018 für einen Teil der angegriffenen Dienstleistungen für verfallen erklärt, nämlich für:
Klasse 35: Beratung von Unternehmen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung; Hilfe bei der Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensberatung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Hilfe bei der Führung von Industrie- oder Handelsbetrieben; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung und Fachkonsultation in Fragen der Geschäftsführung; Marktstudien; Planungen (Hilfe bei der Geschäftsführung); Ermittlungen und Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Werbung; Unternehmensverwaltung.
Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Kursen, Seminaren und Symposien, insbesondere in den Bereichen geistiges oder gewerbliches Eigentum, Domainnamen, Erwerb von Rechten an Patenten, Marken, Mustern und Modellen oder an Domainnamen; Unterricht; Fernkurse; Prüfungsleistungen auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung von Artikeln, Texten und Büchern (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; Verwertung elektronischer (nicht herunterladbarer) Online-Veröffentlichungen; elektronische Veröffentlichung von Online-Büchern und -Magazinen; Verfassen von juristischen und wissenschaftlichen Texten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.
Klasse 42: Wissenschaftliche Dienstleistungen und Beratung für Unternehmen in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Patente, Marken, Muster und Modelle, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; wissenschaftliche Dienstleistungen in Verbindung mit den technologischen Aspekten von Patenten, Marken und Modellen; Projektplanung (technische); Dienstleistungen und Beratung durch Ingenieure; Erstellung technischer Gutachten; Beratung durch Ingenieure zum theoretischen Aspekt von Techniken, die in den Bereich des gewerblichen und geistigen Eigentums fallen; datenverarbeitungstechnische Unterstützung beim Verfassen und bei der Veröffentlichung von Texten und Reproduktionen; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Beratung in den Bereichen Computer und Informatik; Design von Computersystemen; Konvertierung von Daten und Computerprogrammen (ausgenommen physikalische Konvertierung); Konvertierung von Daten oder Dokumenten von einem materiellen auf einen elektronischen Träger; Entwicklung von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; datenverarbeitungstechnische Beratung in Bezug auf Domainnamen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
Klasse 45: Juristische Dienstleistungen und Beratung für Unternehmen und Privatpersonen, ausgenommen in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Patente, Marken, Muster und Modelle, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; juristische Dienstleistungen, ausgenommen solcher in Bezug auf den Schutz und die Verteidigung gewerblicher und geistiger Eigentumsrechte; Rechtsberatung und -vertretung, ausgenommen im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum; Erstellung von Rechtsgutachten, ausgenommen im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum.
3. Die Unionsmarke bleibt für alle übrigen Dienstleistungen eingetragen, nämlich für:
Klasse 35: Administrative Bearbeitung von Unterlagen, insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; Informationsrecherche in Computerdateien; Erfassung und Systematisierung von Daten in einer Zentraldatei, insbesondere in Bezug auf geistige Eigentumsrechte; Reproduktion von Dokumenten; Erstellung von Statistiken, insbesondere in Bezug auf geistiges oder gewerbliches Eigentum; Büroarbeiten.
Klasse 41: Übersetzungsdienste.
Klasse 45: Juristische Dienstleistungen und Beratung für Unternehmen und Privatpersonen, in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Patente, Marken, Muster und Modelle, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; juristische Dienstleistungen, nämlich solche in Bezug auf den Schutz und die Verteidigung gewerblicher und geistiger Eigentumsrechte; Überwachungsleistungen im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum sowie diesbezügliche Beratung; Lizenzvergabe für gewerbliche und geistige Eigentumsrechte; juristische Dienstleistungen und Beratung im Rahmen der Prüfung, der Koordinierung und der Überwachung von Rechten im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum; technische und rechtliche Nachforschungen im Bereich gewerbliches Eigentum; Rechtsberatung und -vertretung im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum; Erstellung von Rechtsgutachten im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum; Urheberrechte (Verwaltung von -); Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Eintragung und Verlängerung von Domainnamen.
4. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.
BEGRÜNDUNG
Die Antragstellerin hat einen Antrag auf Erklärung des Verfalls der Unionsmarke Nr. 9 024 324 (Bildmarke) (nachstehend die Unionsmarke genannt) eingereicht. Der Antrag richtet sich gegen alle Dienstleistungen, die von der Unionsmarke erfasst werden, nämlich gegen
Klasse 35: Beratung von Unternehmen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung; Hilfe bei der Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensberatung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Hilfe bei der Führung von Industrie- oder Handelsbetrieben; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung und Fachkonsultation in Fragen der Geschäftsführung; administrative Bearbeitung von Unterlagen, insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; Informationsrecherche in Computerdateien; Erfassung und Systematisierung von Daten in einer Zentraldatei, insbesondere in Bezug auf geistige Eigentumsrechte; Marktstudien; Planungen (Hilfe bei der Geschäftsführung); Ermittlungen und Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Reproduktion von Dokumenten; Erstellung von Statistiken, insbesondere in Bezug auf geistiges oder gewerbliches Eigentum; Werbung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten.
Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Kursen, Seminaren und Symposien, insbesondere in den Bereichen geistiges oder gewerbliches Eigentum, Domainnamen, Erwerb von Rechten an Patenten, Marken, Mustern und Modellen oder an Domainnamen; Unterricht; Fernkurse; Prüfungsleistungen auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung von Artikeln, Texten und Büchern (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; Verwertung elektronischer (nicht herunterladbarer) Online-Veröffentlichungen; elektronische Veröffentlichung von Online-Büchern und -Magazinen; Verfassen von juristischen und wissenschaftlichen Texten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Übersetzungsdienste.
Klasse 42: Wissenschaftliche Dienstleistungen und Beratung für Unternehmen in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Patente, Marken, Muster und Modelle, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; wissenschaftliche Dienstleistungen in Verbindung mit den technologischen Aspekten von Patenten, Marken und Modellen; Projektplanung (technische); Dienstleistungen und Beratung durch Ingenieure; Erstellung technischer Gutachten; Beratung durch Ingenieure zum theoretischen Aspekt von Techniken, die in den Bereich des gewerblichen und geistigen Eigentums fallen; datenverarbeitungstechnische Unterstützung beim Verfassen und bei der Veröffentlichung von Texten und Reproduktionen; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Beratung in den Bereichen Computer und Informatik; Design von Computersystemen; Konvertierung von Daten und Computerprogrammen (ausgenommen physikalische Konvertierung); Konvertierung von Daten oder Dokumenten von einem materiellen auf einen elektronischen Träger; Entwicklung von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; datenverarbeitungstechnische Beratung in Bezug auf Domainnamen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
Klasse 45: Juristische Dienstleistungen und Beratung für Unternehmen und Privatpersonen, insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Patente, Marken, Muster und Modelle, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; juristische Dienstleistungen, einschließlich solcher in Bezug auf den Schutz und die Verteidigung gewerblicher und geistiger Eigentumsrechte; Überwachungsleistungen im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum sowie diesbezügliche Beratung; Lizenzvergabe für gewerbliche und geistige Eigentumsrechte; juristische Dienstleistungen und Beratung im Rahmen der Prüfung, der Koordinierung und der Überwachung von Rechten im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum; technische und rechtliche Nachforschungen im Bereich gewerbliches Eigentum; Rechtsberatung und -vertretung; Erstellung von Rechtsgutachten; Urheberrechte (Verwaltung von -); Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Eintragung und Verlängerung von Domainnamen.
Die Antragstellerin berief sich auf Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV.
ZUSAMMENFASSUNG DER ARGUMENTE DER PARTEIEN
Die Antragstellerin führt an, die Unionsmarke sei in den fünf aufeinanderfolgenden Jahren vor Stellung des Verfallsantrags nicht ernsthaft benutzt worden. Sie beantragt daher, die Unionsmarke für verfallen zu erklären. Die Verwendung der Marke stelle eine abweichende Gestaltung des Unternehmenskennzeichens dar, da jedenfalls deren kennzeichnender Charakter verändert worden sei und im Unternehmenskennzeichen die anderen Zeichenelemente den Gesamteindruck bestimmten.
Die Inhaberin der Unionsmarke führt an, dass die Antragstellerin Inhaberin der Unionsmarken Nr. 16 390 952 sowie Nr. 16 390 056 sei, gegen welche die Markeninhaberin auf der Grundlage der angefochtenen Marke Widerspruch eingelegt habe. Im Rahmen dieser Widerspruchsverfahren hätten die Parteien versucht, eine außeramtliche Einigung zu finden, die die Koexistenz der betroffenen Markenrechte ermöglichen sollte.
Bei der Markeninhaberin handele es sich um ein im Großherzogtum Luxemburg ansässiges Unternehmen. Dieses habe der Gesellschaft Office Freylinger S. A. im Jahr 2010 eine zeitlich unbegrenzte und ausschließliche Lizenz für die Nutzung der angefochtenen Marke erteilt. Bei der Lizenznehmerin handele es sich um eine international angesehene Patentanwaltskanzlei, deren Mandantenstamm sich aus Mandanten aus dem öffentlichen sowie aus dem privaten Sektor in der Europäischen Union und darüber hinaus zusammensetze. Somit gelte die Benutzung der Marke mit Zustimmung der Inhaberin.
Die Benutzung einer Dienstleistungsmarke erfolge grundsätzlich auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderer direkter oder indirekter Verbindung zu den Dienstleistungen.
Die Lizenznehmerin benutze die Marke für die Erbringung der Dienstleistungen in zahlreichen Staaten der EU.
Die Inhaberin gibt an, die Unionsmarke sei ernsthaft benutzt worden, und reicht die im nachfolgenden Abschnitt aufgeführten Benutzungsunterlagen ein.
Die Antragstellerin erwidert, dass es sich bei der Markeninhaberin bzw. deren Lizenznehmerin um eine Patentanwaltskanzlei handele, die patentanwaltliche Dienstleistungen erbringe. Es handele sich aber weder um eine Unternehmensberatung, noch um eine Werbeagentur, ein Entwicklungsbüro, eine Veranstaltungsagentur oder um einen Verlag. Es handele sich auch nicht um eine Rechtsanwaltskanzlei. Die vorgelegten Benutzungsunterlagen belegten lediglich eine patentanwaltliche Tätigkeit im Bereich der gewerblichen Schutzrechte, nicht mehr und nicht weniger. Die Benutzung des Zeichens mit dem weiteren Zeichen „Neomark“ verändere den Gesamteindruck der Marke.
Die Inhaberin erwidert, dass die Antragstellerin selbst erkenne, dass die Marke für patentanwaltliche Dienstleistungen benutzt werde. Sie trägt vor, dass die die Benutzung der Marke die Unterscheidungskraft nicht verändere. Das Argument der Antragstellerin, dass eine Benutzung als Geschäftsbezeichnung vorliege, gehe fehl, da die Geschäftsbezeichnung Office Freylinger S.A. sei, und nicht aus einem Bildelement bestehe.
BEGRÜNDUNG DER ENTSCHEIDUNG
Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV wird die Unionsmarke auf Antrag beim Amt für verfallen erklärt, wenn die Marke innerhalb eines ununterbrochenen Zeitraums von fünf Jahren in der Gemeinschaft für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, nicht ernsthaft benutzt worden ist und keine berechtigten Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.
Es liegt eine ernsthafte Benutzung einer Marke vor, wenn die Marke gemäß ihrer wesentlichen Funktion benutzt wird, d. h. zur Gewährleistung der Identität des Ursprungs der Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, um einen Absatz für diese Waren oder Dienstleistungen zu schaffen oder zu erhalten. Eine ernsthafte Benutzung erfordert eine tatsächliche Benutzung der eingetragenen Waren und Dienstleistungen auf dem Markt und beinhaltet keine symbolische Benutzung zum alleinigen Zweck der Erhaltung der mit der Marke verknüpften Rechte oder ausschließlich interne Benutzung (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, insbesondere § 35-37, 43).
Bei der Beurteilung, ob eine ernsthafte Benutzung der Marke vorliegt, müssen alle Fakten und Umstände gewürdigt werden, die für die Entscheidung relevant sind, ob die kommerzielle Nutzung der Marke tatsächlich erfolgt, insbesondere aber ob solch eine Benutzung als im betreffenden Wirtschaftssektor geeignet betrachtet wird, um einen Marktanteil für die von der Marke geschützten Waren oder Dienstleistungen zu erhalten oder zu schaffen (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145, § 38). Der Zweck der Voraussetzung, dass die ältere Marke ernsthaft benutzt worden sein muss, besteht jedoch nicht darin, den kommerziellen Erfolg zu beurteilen oder die wirtschaftliche Strategie eines Unternehmens zu prüfen, und bezweckt auch nicht die Beschränkung des Markenschutzes auf Fälle, bei denen eine umfassende kommerzielle Benutzung der Marken erfolgt (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225, § 38).
Gemäß Artikel 19 Absatz 1 DVUM in Verbindung mit Artikel 10 Absatz 3 DVUM dienen zum Nachweis der Benutzung Hinweise auf Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der angegriffenen Marke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde.
Bei Verfallsverfahren aufgrund Nichtbenutzung liegt die Beweislast bei der Inhaberin der Unionsmarke, da von der Antragstellerin der Nachweis einer negativen Tatsache nicht erwartet werden kann, nämlich dass die Marke während eines Zeitraums von fünf Jahren in Folge nicht benutzt worden ist. Daher muss die Inhaberin der Unionsmarke die ernsthafte Benutzung innerhalb der Europäischen Union nachweisen oder triftige Gründe für die Nichtbenutzung vorbringen.
Im vorliegenden Fall erfolgte die Eintragung der Unionsmarke am 28/09/2010. Der Antrag auf Erklärung des Verfalls ging am 22/06/2018 ein. Daher erfolgte die Eintragung der Unionsmarke vor mehr als fünf Jahren vor dem Tag der Einreichung des Antrags. Die Inhaberin der Unionsmarke musste die ernsthafte Benutzung der angegriffenen Unionsmarke während des fünfjährigen Zeitraums vor dem Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls, d. h. vom 22/06/2013 bis einschließlich 21/06/2018, für die im obigem Abschnitt „Begründung“ aufgeführten angegriffenen Dienstleistungen nachweisen.
Am 02/08/2019 hat die Inhaberin der Unionsmarke einen Benutzungsnachweis erbracht.
Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:
Die Inhaberin der Unionsmarke gibt an, die Rechnungen (Anlage I) seien gegenüber Mandanten in unterschiedlichen Mitgliedstaaten der EU im relevanten Zeitraum ausgestellt worden. Aufgrund der Vielzahl der erstellten Rechnungen werde die Einreichung exemplarisch auf vier Rechnungen pro Monat und mithin 48 Rechnungen pro Jahr beschränkt. Die Rechnungen seien in verschiedenen Sprachen verfasst. Auf jeder Rechnung befinde sich die Marke in der oberen, linken Ecke des Dokuments.
Der Anlage II lasse sich die Anzahl der Mandanten pro Jahr und pro Land entnehmen, an welche Rechnungen ausgesandt worden seien.
Die Anlage III stelle die erzielten Umsätze dar. Neben der Grobunterteilung in Jahr und Land seien die erbrachten Dienstleistungen in Marken-, Geschmacksmuster-, Patent-, Vertrags- und diverse Angelegenheiten untergliedert worden. Dies spiegele den umfangreichen Tätigkeitsbereich der Lizenznehmerin in ihrer Eigenschaft als Patentanwaltskanzlei wider. Der Begriff „diverse Angelegenheiten“ umfasse die Dienstleistungen der Unionsmarke.
VORBEMERKUNGEN
Die Antragstellerin wendet ein: „Ob es sich um bei der Patentanwaltskanzlei tatsächlich um eine ausschließliche Lizenznehmerin der Markeninhaberin handelt, entzieht sich der Kenntnis der Antragstellerin und muss mit Nichtwissen bestritten werden.“
Die Antragstellerin ficht somit den von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachten Benutzungsnachweis mit der Begründung an, dass dieser nicht von der Inhaberin der Unionsmarke selbst stammt, sondern von einem anderen Unternehmen.
Gemäß Artikel 18 Absatz 2 UMV gilt die Benutzung der Unionsmarke mit Zustimmung der Inhaberin als Benutzung durch die Inhaberin.
Die Tatsache, dass die Inhaberin der Unionsmarke einen Benutzungsnachweis für ihre Marken durch Dritte erbracht hat, zeigt implizit, dass sie der Benutzung zugestimmt hat (08/07/2004, T‑203/02, Vitafruit, EU:T:2004:225).
Da somit angenommen werden kann, dass der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis ein impliziter Hinweis ist, dass die Benutzung mit ihrer Zustimmung erfolgte, ist die Forderung der Antragstellerin unbegründet.
Die Inhaberin führt aus, dass die Office Freylinger S.A. Lizenznehmerin der Inhaberin ist. Aus den Unterlagen geht hervor, dass sie auch die Vertreterin der Inhaberin ist.
In diesem Umfang und gemäß Artikel 18 Absatz 2 UMV kommt die Löschungsabteilung zu dem Schluss, dass die Benutzung durch diese anderen Unternehmen mit Zustimmung der Inhaberin der Unionsmarke erfolgte und somit einer Benutzung durch die Inhaberin der Unionsmarke gleichzusetzen ist.
Beurteilung der ernsthaften Benutzung – Faktoren
Zeit der Benutzung
Der Nachweis muss eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke innerhalb des relevanten Zeitraums belegen.
Die meisten Nachweise stammen aus dem relevanten Zeitraum. Somit gibt der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis die Zeit der Benutzung ausreichend an.
Ort der Benutzung
Der Nachweis muss belegen, dass die angegriffene Unionsmarke ernsthaft in der Europäischen Union benutzt worden ist (Artikel 18 Absatz 1 und Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV).
Die vorgelegten Rechnungen wurden an Adressaten unter anderem in Luxemburg, Dänemark, Österreich, Finnland, dem Vereinigten Königreich, Deutschland, der Tschechischen Republik, den Niederlanden, Slowenien, Zypern, Italien, Schweden etc. ausgestellt. Dies kann teilweise aus der Sprache der Dokumente (Englisch, Deutsch, Französisch), der genannten Währung (Euro) und den Adressen in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union abgeleitet werden.
Die Nachweise beziehen sich daher auf das maßgebliche Gebiet.
Art der Benutzung: Benutzung der Marke wie eingetragen
Die Art der Benutzung im Sinne von Artikel 10 Absatz 3 DVUM erfordert einen Nachweis der Benutzung der Marke wie eingetragen oder einer Variante hiervon, die gemäß Artikel 18 Absatz 1 Buchstabe a UMV die Unterscheidungskraft der angegriffenen Unionsmarke nicht verändert.
Die Marke ist eingetragen wie folgt:
Die Antragstellerin wendet ein, dass die Marke nicht wie eingetragen benutzt werde. Das Zeichen sei das Unternehmenskennzeichen der Vertreterin der Markeninhaberin und enthalte einen Zeichenbestandteil (F). Das Unternehmenzkennzeichen weise aber auch weitere, markante Zeichenbestandteile auf, nämlich und sei darüber hinaus auch farblich deutlich anders gestaltet. Die Verwendung stelle eine abweichende Gestaltung des Unternehmenskennzeichens dar, da jedenfalls deren kennzeichnender Charakter verändert worden sei und im Unternehmenskennzeichen die anderen Zeichenelemente den Gesamteindruck bestimmten. In den Unterlagen erscheine das Zeichen wie folgt:
Neben den farblichen Unterschieden werde der Gesamteindruck des Zeichens vor allem durch das Hinzufügen der Wortelemente grundlegend geändert. Das Augenmerk des Betrachters werde weggelenkt von dem Bestandteil „OF“ hin zum augenfälligen und schnell zu verstehenden Bestandteil „OFFICE FREYLINGER“ „PATENT AND TRADEMARK ATTORNEYS“. Der Bestandteil „OF“ werde hierdurch in den Hintergrund gedrängt, so dass der Durchschnittsverbraucher den Bestandteil „OF“ nicht mehr in Erinnerung behalten werde, sondern diesen vielmehr als eine Art Copyright-Hinweis © einstufen werde. Dieser Effekt werde durch das Hinzufügen des weiteren Bestandteils „50 years“ noch weiter verstärkt.
Die Löschungsabteilung stellt fest, dass in den Unterlagen (Rechnungen, Broschüren) das Zeichen wie folgt erscheint:
Die eingetragene Marke befindet sich in der rechten oberen Ecke. Sie ist in weißer Farbe auf einem türkisblauen (Blue Pantone 3135 C) Hintergrund mit weiteren Wortbestandteilen zu sehen.
Das Gericht stellt fest, […] das bei der Beurteilung der Unterscheidungskraft und der Dominanz eines oder mehrerer Bestandteile einer zusammengesetzten Marke ist auf die Eigenschaften jedes einzelnen dieser Bestandteile sowie die jeweilige Rolle der einzelnen Bestandteile […] bei der Gesamtgestaltung der Marke abzustellen [ist] (24/11/2005, T-135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, § 36). Mehrere Zeichen können gleichzeitig benutzt werden, ohne dass die Unterscheidungskraft des eingetragenen Zeichens verändert wird (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 34). Hat das hinzugefügte Element keine Unterscheidungskraft, ist es schwach und/oder nicht prägend, verändert es die Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke nicht (30/11/2009, T-353/07, Coloris, EU:T:2009:475, § 29-33 et seq.; 10/06/2010, T-
Im System der Unionsmarke gibt es keinen Grundsatz, dem zufolge Nachweise nur für die eingetragene Marke allein vorgelegt werden müssen. Zwei oder mehr Marken können unabhängig voneinander zusammen benutzt werden oder mit dem Namen des Unternehmens, und ohne Beeinflussung der Unterscheidungskraft der eingetragenen Marke (06/11/2014, T-463/12, MB, EU:T:2014:935, § 43).
Auch ist es ohne Weiteres zulässig, mehrere Kennzeichen parallel zu benutzen, und unschädlich, solange die jeweiligen Kennzeichen räumlich deutlich abgegrenzt sind (08/12/2005, T-29/04, Cristal Castellblanch, EU:T:2005:438, § 35), was dazu führt, dass der Verkehr beide Marken als kennzeichnend wahrnimmt. Die Tatsache, dass zusammen mit dem angegriffenen Zeichen die o. g. weiteren Kennzeichen des Unternehmens verwendet werden, ist somit unschädlich, zumal die Leistungen dieser Gesellschaft der Inhaberin ohnehin gemäß Artikel 15 Absatz 2 UMV als Benutzung mit ihrer Zustimmung zugutekommen. Die Marke erscheint mit weiteren Wortelementen, wie „OFFICE FREYLINGER“, die lediglich auf die Lizenznehmerin und Vertreterin der Markeninhaberin hinweist. Aufgrund ihrer konkreten Gestaltung und Positionierung ist es unwahrscheinlich, dass die eingetragene Marke lediglich als die Abkürzung der Anfangsbuchstaben des Unternehmens wahrgenommen wird. Der zusätzliche Wortbestandteil „PATENT UND TRADEMARK ATTORNEYS“ weist lediglich auf den Tätigkeitsbereich des Unternehmens hin. Somit ist dieser Bestandteil nicht kennzeichnungskräftig.
Im vorliegenden Fall spielt der zusätzliche Bildbestandteil „50 years“ nur eine geringfügige Rolle, da er nur in einer einzigen der Anlagen vorkommt. Es handelt sich um eine Kopie der Zeitschrift IP’RAMA und weist auf eine Spezialausgabe zum 50jährigen Bestehen von „Office Freylinger“ (2016) hin.
Hierdurch wird die Unterscheidungskraft des Zeichens in seiner eingetragenen Form nicht beeinflusst.
Des Weiteren wendet die Antragstellerin ein, dass das Zeichen bezüglich Eintragung und Verlängerung von Domainnamen lediglich zusammen mit dem Zeichen „Neomark“ benutzt werde, somit werde die Benutzung der Marke für diese Dienstleistungen nicht nachgewiesen. Sie trägt vor:
Die Markeninhaberin führt aus, dass zwischen der luxemburgischen Gesellschaft Neomark Sàrl einerseits und der Inhaberin sowie der Lizenznehmerin andererseits am 05/02/2016 eine zeitlich unbegrenzte Kooperationsvereinbarung im Hinblick auf die Registrierung, Erneuerung und Rückgewinnung von Domainnamen geschlossen worden sei. Im Rahmen der Vereinbarung sei der Neomark Sàrl eine Lizenz zur Nutzung und Verwertung der Marken „OFFICE FREYLINGER“ und im Bereich der Verwantlung von Domainnamen eingeräumt worden. Die von der Neomark Sàrl ausgestellten Rechnungen bewiesen die Benutzung der Marke. Hierzu reicht die Markeninhaberin die Kooperationsvereinbarung ein.
Es ist übliche Praxis im geschäftlichen Verkehr, die unabhängigen Marken in unterschiedlicher Größe und mit unterschiedlicher Schriftart abzubilden; damit weisen diese klaren Unterschiede, die die Hausmarke betonen, darauf hin, dass zwei verschiedene Marken gemeinsam, aber unabhängig voneinander benutzt werden (07/08/2014, R 1880/2013-1, HEALTHPRESSO / PRESSO, § 42).
Der Gerichtshof hat bestätigt, dass die Voraussetzung einer ernsthaften Benutzung einer eingetragenen Marke erfüllt sein kann, wenn sie als Bestandteil einer anderen, zusammengesetzten Marke benutzt wurde, oder wenn sie in Verbindung mit einer anderen Marke benutzt wird und beide Marken zusammen zusätzlich als Marke eingetragen sind (18/04/2013, C-12/12, Colloseum Holding, EU:C:2013:253, § 36).
Im vorliegenden Fall beeinflusst die Verwendung des Zeichens „Neomark“ zusammen mit dem angegriffenen Zeichen die Unterscheidungskraft der Unionsmarke nicht.
Die Löschungsabteilung ist der Auffassung, dass die Benutzung der anagefochtenen Bildmarke mit zusätzlichen Elementen die Unterscheidungskraft der Marke nicht beeinflusst. Daher belegt der Nachweis die Benutzung des Zeichens so, wie es eingetragen ist, im Sinne von Artikel 15 Absatz 1 Buchstabe a UMV.
Benutzungsumfang
Nach ständiger Rechtsprechung sind beim Umfang der Benutzung insbesondere das Handelsvolumen der Benutzung insgesamt sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung der Marke zu würdigen (08/07/2004, T‑334/01, Hipoviton, EU:T:2004:223, § 35).
Den ausgestellten Rechnungen sind die angebotenen Dienstleistungen und die diesbezüglichen Umsätze zu entnehmen. Die berechneten Summen sind als ausreichend für den Benutzungsumfang zu bewerten.
Die Nachweise belegen einen ausreichenden Benutzungsumfang der Marke.
Benutzung in Bezug zu eingetragenen Waren und Dienstleistungen
Gemäß Artikel 58 Absatz 1 Buchstabe a UMV und Artikel 10 Absatz 3 DVUM muss die Inhaberin der Unionsmarke eine ernsthafte Benutzung für die angegriffenen Waren und Dienstleistungen nachweisen, für welche die Unionsmarke eingetragen ist.
Die angegriffene Unionsmarke ist für Dienstleistungen in Klassen 35, 41, 42 und 45 eingetragen. Der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis belegt aber keine ernsthafte Benutzung der Marke für alle Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist.
Wenn Verfallsgründe lediglich für einige der Waren oder Dienstleistungen, für welche die angegriffene Marke eingetragen ist, bestehen, werden die Rechte der Inhaberin gemäß Artikel 58 Absatz 2 UMV ausschließlich für diese Waren und Dienstleistungen für verfallen erklärt.
Eine Auslegung des Wortlautes des Dienstleistungsverzeichnisses ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Dienstleistungen zu bestimmen.
Aus der Verwendung des Wortes „insbesondere“ und „einschließlich“ im Dienstleistungsverzeichnis der Inhaberin ist ersichtlich, dass die genannten Dienstleistungen lediglich beispielhaft für die in der Kategorie erfassten genannt werden und sich der Schutz nicht auf sie beschränkt. Anders ausgedrückt, dieses Wort leitet eine nicht erschöpfende Liste von Beispielen ein (09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107).
Marken können nicht direkt „für“ Dienstleistungen benutzt werden. Die Benutzung einer Dienstleistungsmarke erfolgt daher grundsätzlich auf Geschäftspapieren, in der Werbung oder in anderer direkter oder indirekter Verbindung zu den Dienstleistungen. Handelt es sich dabei nachweislich um eine ernsthafte Benutzung, so reicht diese Benutzung aus.
Artikel 18 und Artikel 47 Absatz 2 UMV verlangen den Nachweis der ernsthaften Benutzung für die Dienstleistungen, für die die Marke eingetragen ist. Somit hat die Inhaberin die Benutzung der Marke als Marke im Markt nachzuweisen.
Da eine Marke unter anderem die Funktion hat, die Verbindung zwischen den von der Marke erfassten Waren und Dienstleistungen und der für deren Vermarktung zuständigen Person oder Firma herzustellen, muss der Benutzungsnachweis eine eindeutige Verbindung zwischen der Benutzung der Marke und den betreffenden Waren und Dienstleistungen schaffen. Wie in Artikel 10 Absatz 4 DVUM eindeutig festgelegt ist, muss die Marke nicht auf der Ware selbst angebracht sein (12/12/2014, T-105/13, TrinkFix, EU:T:2014:1070, § 28-38). Eine Wiedergabe der Marke auf der Verpackung, auf Katalogen, Werbematerial oder Rechnungen, die sich auf die fraglichen Waren und Dienstleistungen beziehen, sind ein direkter Nachweis dafür, dass die Marke ernsthaft benutzt wurde.
Aus den Nachweisen ergibt sich, dass das Zeichen als Individualmarke (d. h. entsprechend ihrer Hauptfunktion die Ursprungsidentität der Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren) benutzt wurde.
Klasse 35
Beratung von Unternehmen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung; Hilfe bei der Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensberatung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Hilfe bei der Führung von Industrie- oder Handelsbetrieben; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung und Fachkonsultation in Fragen der Geschäftsführung; administrative Bearbeitung von Unterlagen, insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; Informationsrecherche in Computerdateien; Erfassung und Systematisierung von Daten in einer Zentraldatei, insbesondere in Bezug auf geistige Eigentumsrechte; Marktstudien; Planungen (Hilfe bei der Geschäftsführung); Ermittlungen und Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Reproduktion von Dokumenten; Erstellung von Statistiken, insbesondere in Bezug auf geistiges oder gewerbliches Eigentum; Werbung; Unternehmensverwaltung; Büroarbeiten. (Hervorhebung hinzugefügt)
Die Inhaberin trägt vor, die Lizenznehmerin betreibe im Rahmen ihres umfangreichen Tätigkeitsfeldes Patentrecherchen, Neuheitsrecherchen sowie Recherchen bezüglich Unternehmen, welche über IP Rechte verfügten. Da die Lizenznehmerin als Patentanwaltskanzlei nicht befugt sei, öffentlich für ihre Tätigkeiten zu werben, verfüge sie über keine konkreten Zahlen bezüglich Werbung. Dennoch habe sie die Herstellung von Werbeartikeln wie zum Beispiel Blöcken und Kugelschreibern, auf denen die Marke abgebildet sei, im Laufe der Jahre in Auftrag gegeben und diese an Mandanten wie auch Seminarteilnehmer verteilt. Diese seien an Konferenzen und Seminaren an Teilnehmer zu Werbezwecken ausgehändigt worden.
Die Inhaberin verweist auf für Dritte erfolgte Werbung in ihren IP’RAMA Magazinen aus dem Jahr 2014. Die Inhaberin bediene sich während Präsentationen über IP Rechte sowie auf Konferenzen sogenannter „Roll-ups“ (Plakate), im ihre Präsenz anzuzeigen. Aus den Unterlagen ergebe sich, dass die Lizenznehmerin unter Verwendung der angefochtenen Marke regelmäßig Analysen und Bewertungen in Bezug auf Marken- und Patentportfolios erstellt habe und folglich zahlreiche in der Union ansässige Mandanten in Geschäftsangelegenheiten beraten habe.
Die Antragstellerin wendet ein, dass die Unterscheidung der Dienstleistungen in den Klassen 35 und 45 grundlegend sei. Bei den Dienstleistungen eines Patentanwalts handele es sich nur um juristische Dienste. Die Leistungen würden von unterschiedlichen Unternehmen (Betriebswirten – Juristen) erbracht. Als Nachweis für die diesbezügliche Amtspraxis werden 2 Auszüge aus der Datenbank „Similarity“ des EUIPO beigefügt.
Aus der Anlage I ergebe sich, dass nur typische Leistungen eines Patentanwalts abgerechnet worden seien, wie bspw. Einzahlung von Amtsgebühren, Fristenüberwachung, Vertreterbestellungen, Einreichung von Anträgen auf Erteilung von Schutzrechten usw. Bei den Recherchedienstleistungen handele es sich um Recherchen in Rechtsangelegenheiten und nicht um betriebswirtschaftliche Recherchen. Im Hinblick auf Werbung sei festzuhalten, dass diese wiederum für Dritte erfolgen müsse. Eigenwerbung sei unbeachtlich. Die Markeninhaberin behaupte auch nicht, eine Werbeagentur zu sein. Sie habe lediglich im Rahmen ihrer Mandantenzeitschrift IP‘RAMA Werbeflächen sporadisch verkauft, die nur unregelmäßig und vereinzelt veröffentlicht worden seien. Bei den vorgelegten Bewertungen von Schutzrechten handele es sich um Rechtsgutachten, nicht um betriebswirtschaftliche Dienstleistungen.
Zwar trifft es zu, dass die Dienstleistungen einer Patent- bzw. Rechtsanwaltskanzlei mit den Dienstleistungen der Klasse 35 nicht gleichzusetzen sind, jedoch sind Überschneidungen zwischen den Tätigkeitsbereichen zu finden. Klasse 35 umfasst unter anderem Dienstleistungen wie Geschäftsführung bzw. Unternehmensberatung, die von Personen oder Organisationen erbracht werden, deren Haupttätigkeit die Hilfe beim Betrieb oder der Leitung eines Handelsunternehmens, oder die Hilfe bei der Durchführung von Geschäften oder Handelsverrichtungen eines Industrie- oder Handelsunternehmens ist. Diese Dienstleistungen werden für gewöhnlich von spezialisierten Unternehmen dieser Branche erbracht, zum Beispiel von Beratungsfirmen. Diese Unternehmen sammeln Informationen und bieten ihren Kunden Instrumente und Fachkenntnisse an, die ihnen bei der Unternehmensführung helfen, oder sie bieten Unterstützung für die Entwicklung, das Wachstum und die Ausweitung des Marktanteils von Unternehmen an. Die Dienstleistungen umfassen Aktivitäten wie Forschungsarbeit und Unternehmensbewertungen, Kosten-Preis-Analysen und Beratung in Organisationsangelegenheiten. Diese Dienstleistungen umfassen auch Leistungen zur Beratung und Unterstützung, die bei der „Geschäftsführung“ von Nutzen sein können, z. B. effizienter Einsatz finanzieller und menschlicher Ressourcen, Steigerung der Produktivität, Ausbau des Marktanteils, Umgang mit Konkurrenten, Verringerung der Steuerlast, Entwicklung neuer Produkte, Kommunikation mit dem Publikum, Marketing, Ausforschung von Verbrauchertrends, Verbraucherkommunikation, Markteinführung neuer Produkte, Schaffung eines Firmenimage, usw. Auch wenn jedoch die Inhaberin (bzw. die Lizenznehmerin) anderen Unternehmen juristische Beratung im Zusammenhang mit den vorgenannten Leistungen anbieten könnte, wurde diese Tätigkeit mit keinerlei Beweismitteln substantiiert.
Werbungsdienstleistungen bestehen darin, durch die Bewerbung der Markteinführung und/oder des Vertriebs von Waren und Dienstleistungen den Absatz der Kunden zu fördern oder ihre Marktstellung zu festigen und ihnen mittels Öffentlichkeitsarbeit Wettbewerbsvorteile zu verschaffen. Im Interesse dieses Ziels können viele verschiedene Mittel und Produkte eingesetzt werden. Diese Dienstleistungen werden von spezialisierten Unternehmen erbracht, welche die Bedürfnisse ihrer Kunden analysieren und ihnen sämtliche für die Vermarktung ihrer Produkte und Dienstleistungen erforderlichen Informationen sowie eine entsprechende Beratung zur Verfügung stellen. Sie entwerfen eine individuelle Strategie für die Bewerbung von Waren und Dienstleistungen in Zeitungen, auf Websites, in Videos, im Internet usw.
Aus den Unterlagen ist ersichtlich, dass die Inhaberin über Werbeartikel wie zum Beispiel Notizblöcke und Kugelschreiber, auf denen die Marke abgebildet ist, verfügt. Diese Artikel dienen jedoch Werbezwecken für das eigene Unternehmen, nicht aber für Dritte, d. h. andere Unternehmen. Dienstleistungen von Werbeagenturen umfassen die Erstellung von Werbekonzepten für andere, sowie z.B. die Verteilung von Prospekten (direkt oder durch die Post) oder das Verteilen von Warenmustern (Warenproben).
Die Antragstellerin wendet ein, dass es sich bei der Markeninhaberin um keine Werbeagentur handele. Die Inhaberin behauptete lediglich, dass sie im Rahmen ihrer Mandantenzeitschrift „IP Rama“ Werbefläche sporadisch verkauft haben wolle. Hierzu legt sie lediglich vier Rechnungen vor, die ausschließlich aus dem Jahr 2014 stammen.
Die Löschungsabteilung ist der Ansicht, dass die insgesamt vier Rechnungen die Werbetätigkeit der Markeninhaberin nicht nachweisen. Die Umsätze sind nicht ausreichend, die Werbedienstleistungen zu belegen.
In den Rechnungen wurden Dienstleistungen wie Übersetzungen, Korrespondenz, Recherchen, Fristenüberwachung, Erstellung und Abfassen von Beantwortungsschreiben usw. Diese Dienstleistungen lassen sich unter administrative Dienstleistungen sowie Büroarbeiten einordnen. Die Dienstleistungen können auch im IP-Bereich erbracht werden, die im Dienstleistungsverzeichnis nur beispielhaft aufgelistet werden.
Zwar ist den Dokumenten zu entnehmen, dass die Lizenznehmerin im IP-Bereich tätig ist und dort ihre Dienstleistungen erbracht, sind die Büroarbeiten sowie die administrativen Dienste wie Fotokopieren, Recherchen, Ablage von Dokumenten oder Datenerfassung allgemeiner Natur. Sie können sich nicht auf den IP-Bereich beschränkt werden.
Die Löschungsabteilung ist der Meinung, dass die vorgelegten Rechnungen belegen, dass die Marke bezüglich eines Teils der Dienstleistungen in Klasse 35 ernsthaft benutzt wurde.
Somit wurde die Benutzung der Marke für die folgenden Dienstleistungen in Klasse 35 nachgewiesen:
Klasse 35: Administrative Bearbeitung von Unterlagen, insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; Informationsrecherche in Computerdateien; Erfassung und Systematisierung von Daten in einer Zentraldatei, insbesondere in Bezug auf geistige Eigentumsrechte; Reproduktion von Dokumenten; Erstellung von Statistiken, insbesondere in Bezug auf geistiges oder gewerbliches Eigentum; Büroarbeiten.
Klasse 41
Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Kursen, Seminaren und Symposien, insbesondere in den Bereichen geistiges oder gewerbliches Eigentum, Domainnamen, Erwerb von Rechten an Patenten, Marken, Mustern und Modellen oder an Domainnamen; Unterricht; Fernkurse; Prüfungsleistungen auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung von Artikeln, Texten und Büchern (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; Verwertung elektronischer (nicht herunterladbarer) Online-Veröffentlichungen; elektronische Veröffentlichung von Online-Büchern und -Magazinen; Verfassen von juristischen und wissenschaftlichen Texten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten; Übersetzungsdienste.
Die Inhaberin führt aus, die Lizenznehmerin biete auf regelmäßiger Basis Seminare und Trainingskurse in den Bereichen des geistigen und industriellen Eigentums sowie in Bezug auf den diesbezüglichen Rechtserwerb an. Dazu gehörten unter anderem Vorlesungen auf dem Universitätscampus „Georgia Tech Lorraine“ der technischen Hochschule „Georgia Institute of Technology“ in Metz, Frankreich. In den Jahren 2014, 2015, 2017 und 2018 seien Workshops und Lehrveranstaltungen gehalten worden. Dabei sei die Marke auf den Folien der jeweiligen Diashow in der linken oberen Ecke abgebildet worden.
Aus der Anlage VII lasse sich das konstante Bemühen der Lizenznehmerin ersehen, für den Schutz des geistigen Eigentums zu werben und die Aufmerksamkeit der Öffentlichkeit durch allgemein zugängliche Präsentationen und Aufklärungsveranstaltungen auf dieses Thema zu richten. In diesem Zusammenhang wird auf die Webseite https://paperjam.lu, die über Businesstätigkeiten in Luxemburg berichte, und deren Betreiber jedes Jahr zahlreiche Veranstaltungen zum IP Recht veranstalte, verwiesen.
Die Dokumente (Anlage VII b) zeigten, dass die Lizenznehmerin kundenspezifische Fortbildungen ausgerichtet habe:
Die Anlage VIII umfasse zwei Kopien der Zeitschrift der Lizenznehmerin IP’RAMA (2014) sowie die Spezialausgabe zum 50jährigen Bestehen von „Office Freylinger“ (2016).
Die Anlage IX zeige, dass die Lizenznehmerin auf ihrer Webseite www.freylinger.com im relevanten Zeitraum Kurse und Seminare zum IP Recht angeboten habe und anbiete. Aus dem Archivauszug (Wayback machine) gehe hervor, wie begehrt und gut besucht das Grundlagenseminar zum IP Recht aufgrund erfolgreicher Auflagen sei.
Die Antragstellerin wendet ein, dass die Lizenznehmerin nicht Veranstalter sei. Der Vortrag vor Studenten erfolge nicht im geschäftlichen Verkehr. Veranstalter sei nur, wer eine Veranstaltung durchführe, die organisatorische Verantwortung übernehme, das unternehmerische Risiko und die Haftung trage. Die Lizenznehmerin trete nicht als (privates) Fortbildungsinstitut auf. Bei den unter paperjam.lu abrufbaren Videos handele es sich nicht um Aufzeichnungen von Veranstaltungen, sondern um Interviews mit dem CEO der Lizenznehmerin. Die Lizenznehmerin sei nicht verlegerisch tätig.
Aus den Unterlagen geht hervor, dass die Inhaberin an verschiedenen Veranstaltungen wie Konferenzen, Kursen, Seminaren teilgenommen und Vorträge bzw. Präsentationen gehalten hat. Aber keine der eingereichten Rechnungen und sonstigen Dokumente beziehen auf Bildungsdienste, die von der Inhaberin selbst organisiert und/oder durchgeführt wurden. Aus den Unterlagen ist nicht ersichtlich, dass die Inhaberin Veranstalter von kulturellen, sportlichen, erzieherischen oder Unterhaltungsveranstaltungen ist. Es fehlen jegliche Umsätze, Rechnungen usw., um den Benutzungsumfang dieser Dienstleistungen zu substantiieren. Die vorgelegten Benutzungsunterlagen sind nicht ausreichend und sie weisen nicht nach, dass das Zeihen in Bezug auf diese Dienstleistungen ernsthaft benutzt wurde. Verlegerische Dienstleistungen der Inhaberin unter Benutzung der Marke wurden auch nicht nachgewiesen.
In den ausgestellten Rechnungen werden Übersetzungsarbeiten (bspw. Übersetzung der Korrespondenz, Beantwortungsschreiben, Patentansprüche, Schriftsätze) an die Kunden berechnet. Somit belegen die Nachweise die Benutzung der Marke für Übersetzungsdienste.
Klasse 42
Es fehlt an jeglichem konkreten Vortrag und Beweismitteln bezüglich der von der Marke in Klasse 42 erfassten Dienstleistungen.
Klasse 45
Juristische Dienstleistungen und Beratung für Unternehmen und Privatpersonen, insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Patente, Marken, Muster und Modelle, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; juristische Dienstleistungen, einschließlich solcher in Bezug auf den Schutz und die Verteidigung gewerblicher und geistiger Eigentumsrechte; Überwachungsleistungen im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum sowie diesbezügliche Beratung; Lizenzvergabe für gewerbliche und geistige Eigentumsrechte; juristische Dienstleistungen und Beratung im Rahmen der Prüfung, der Koordinierung und der Überwachung von Rechten im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum; technische und rechtliche Nachforschungen im Bereich gewerbliches Eigentum; Rechtsberatung und -vertretung; Erstellung von Rechtsgutachten; Urheberrechte (Verwaltung von -); Nachforschungen in Rechtsangelegenheiten; Eintragung und Verlängerung von Domainnamen.
Die Inhaberin führt aus, die Unternehmensidentität und das Auftreten der Lizenznehmerin nach außen beruhten auf dem Gebrauch der Marke, welche sich folglich auf allen Dokumenten befinde, welche an Kunden, Korrespondenzanwälte, gegnerische Parteien und Marken- und Patentämter in den verschiedenen Mitgliedstaaten der EU ausgesandt worden seien weiterhin würden.
Anlage X beziehe sich auf Broschüren, deren Druck die Lizenznehmerin im Jahr 2009 erstmals in Auftrag gegeben habe, um ihre juristischen Dienstleistungen potentiellen Mandanten näher zu bringen. Anlagen X und X b stünden in Verbindung mit der Dienstleistung „Eintragung und Verlängerung von Domainnamen“. Anlage X a bestehe aus einer zeitlich unbegrenzten Kooperationsvereinbarung vom 05/02/2016, die zwischen der Gesellschaft Neomark Sárl einerseits und der Inhaberin sowie der Lizenznehmerin andererseits geschlossen worden sei.
Des Weiteren wird auf Statistiken sowie auf eine Auskunft des Beneluxamtes für geistiges Eigentum (BOIP) verwiesen. Aus Anlage XI gehe hervor, dass die Lizenznehmerin im Jahr 2018 vor dem EUIPO als Vertreterin im Hinblick auf 2711 Marken und 622 Geschmacksmuster eingetragen gewesen sei. Anlage XII zeige eine Excel-Tabelle, aus welcher hervorgehe, dass im Jahr 2018 2975 Marken vom BOIP eingetragen worden seien. Anlage XII a enthalte exemplarische Auszüge des Europäischen Patentamtes (EPA), des Luxemburgischen Amtes für Geistiges Eigentum (LPA), des Deutschen Patent- und Markenamtes (DPMA) sowie des Belgischen Amtes für Geistiges Eigentum (OPRI). Anlage XIII umfasse Rankings der unabhängigen Gesellschaft „fovea IP“. Daraus sei ersichtlich, dass sich die Lizenznehmerin in Luxemburg auf Platz 1 der in Luxemburg aktiven Patentanwaltskanzleien und im europäischen Vergleich auf Platz 75 der 250 in Europa im Markenrecht aktiven Patentanwaltskanzleien befinde. Das Ranking basiere auf einer Auswertung der Anfang 2018 vor dem Beneluxmarkenamt, dem EUIPO und der WIPO erfolgten Anmeldungen.
Die Antragstellerin wendet ein, die Markeninhaberin nehme in Klasse 45 einen zu breiten Schutz im Bereich der juristischen Dienstleistungen in Anspruch. Juristische Dienstleistungen würden allgemein durch Rechtsanwälte erbracht. Dies umfasse ein breites Feld von Rechtsgebieten, wie bspw. Zivilrecht, Strafrecht und Öffentliches Recht. Inhaltlich könne Gegenstand sein: Vertragsrecht, Reiserecht, Sachenrecht, Familienrecht, Telemedienrecht, Arzneimittelrecht usw. Die patentanwaltliche Tätigkeit stelle nur eine Untergruppe dar. Die Gesamtsumme der Rechnungen zeige eine geringe Anzahl und ein geringes Volumen.
Die vorgelegten Unterlagen, vor allem die Rechnungen weisen nach, dass die Marke bezüglich juristischer Dienstleistungen im IP-Bereich benutzt wurde. Die Rechnungen beziehen sich auf die erbrachten Tätigkeiten einer Patent- und Rechtsanwaltkanzlei, die patent- und markenrechtliche sowie diesbezügliche Dienstleistungen umfassen.
Der von der Inhaberin der Unionsmarke erbrachte Nachweis belegt aber keine ernsthafte Benutzung der Marke für alle Dienstleistungen der Klasse 45, für die sie eingetragen ist.
Im vorliegenden Fall belegt der Nachweis die ernsthafte Benutzung der Marke lediglich für die Dienstleistungen im Bereich des geistigen und gewerblichen Eigentums. Im vorliegenden Fall belegt der Nachweis die ernsthafte Benutzung der Marke somit für einen Teil der Dienstleistungen in Klasse 45.
Schlussfolgerung
Aus den vorstehenden Ausführungen folgt, dass die Inhaberin der Unionsmarke eine ernsthafte Benutzung der Unionsmarke für die folgenden Dienstleistungen nicht belegt hat, für die sie daher für verfallen erklärt werden muss:
Klasse 35: Beratung von Unternehmen in Geschäftsangelegenheiten; Geschäftsführung; Hilfe bei der Geschäftsführung; Beratung bei der Organisation und Führung von Unternehmen; Unternehmensberatung; Erstellung von Geschäftsgutachten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Auskünfte in Geschäftsangelegenheiten; Hilfe bei der Führung von Industrie- oder Handelsbetrieben; Beratung in Fragen der Geschäftsführung; Beratung und Fachkonsultation in Fragen der Geschäftsführung; Marktstudien; Planungen (Hilfe bei der Geschäftsführung); Ermittlungen und Nachforschungen in Geschäftsangelegenheiten; Werbung; Unternehmensverwaltung.
Klasse 41: Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Kolloquien, Konferenzen, Kongressen, Kursen, Seminaren und Symposien, insbesondere in den Bereichen geistiges oder gewerbliches Eigentum, Domainnamen, Erwerb von Rechten an Patenten, Marken, Mustern und Modellen oder an Domainnamen; Unterricht; Fernkurse; Prüfungsleistungen auf dem Gebiet der Erziehung und Bildung; Organisation und Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Veröffentlichung von Artikeln, Texten und Büchern (ausgenommen für Werbezwecke), insbesondere in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; Verwertung elektronischer (nicht herunterladbarer) Online-Veröffentlichungen; elektronische Veröffentlichung von Online-Büchern und -Magazinen; Verfassen von juristischen und wissenschaftlichen Texten; Erziehung; Ausbildung; Unterhaltung; sportliche und kulturelle Aktivitäten.
Klasse 42: Wissenschaftliche Dienstleistungen und Beratung für Unternehmen in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Patente, Marken, Muster und Modelle, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; wissenschaftliche Dienstleistungen in Verbindung mit den technologischen Aspekten von Patenten, Marken und Modellen; Projektplanung (technische); Dienstleistungen und Beratung durch Ingenieure; Erstellung technischer Gutachten; Beratung durch Ingenieure zum theoretischen Aspekt von Techniken, die in den Bereich des gewerblichen und geistigen Eigentums fallen; datenverarbeitungstechnische Unterstützung beim Verfassen und bei der Veröffentlichung von Texten und Reproduktionen; Forschungen auf dem Gebiet der Technik; Beratung in den Bereichen Computer und Informatik; Design von Computersystemen; Konvertierung von Daten und Computerprogrammen (ausgenommen physikalische Konvertierung); Konvertierung von Daten oder Dokumenten von einem materiellen auf einen elektronischen Träger; Entwicklung von Computersoftware; Vermietung von Computersoftware; datenverarbeitungstechnische Beratung in Bezug auf Domainnamen; wissenschaftliche und technologische Dienstleistungen und Forschungsarbeiten und diesbezügliche Designerdienstleistungen; industrielle Analyse- und Forschungsdienstleistungen; Entwurf und Entwicklung von Computerhardware und -software.
Klasse 45: Juristische Dienstleistungen und Beratung für Unternehmen und Privatpersonen, ausgenommen in den Bereichen gewerbliches und geistiges Eigentum, Patente, Marken, Muster und Modelle, Domainnamen, Technologietransfer, technologische Zusammenarbeit und Lizenzen; juristische Dienstleistungen, ausgenommen solcher in Bezug auf den Schutz und die Verteidigung gewerblicher und geistiger Eigentumsrechte; Rechtsberatung und -vertretung, ausgenommen im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum; Erstellung von Rechtsgutachten, ausgenommen im Bereich geistiges und gewerbliches Eigentum.
Die Inhaberin der Unionsmarke hat eine ernsthafte Benutzung für die anderen angegriffenen Dienstleistungen belegt; daher wird dem Antrag in dieser Hinsicht nicht stattgegeben.
Gemäß Artikel 62 Absatz 1 UMV tritt die Erklärung des Verfalls am Tag des Antrags auf Erklärung des Verfalls in Kraft, d. h. am 22/06/2018.
KOSTEN
Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Wenn die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder es die Billigkeit erfordert, beschließt die Löschungsabteilung gemäß Artikel 109 Absatz 2 UMV eine andere Kostenverteilung.
Da die Löschung nur für einen Teil der angegriffenen Dienstleistungen erfolgreich ist, unterliegen die Parteien jeweils in einem oder mehreren Punkten. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.
Die Löschungsabteilung
Natascha GALPERIN
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Judit NÉMETH
|
Martin LENZ
|
Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.