ANNULATION N° 11 995 C (NULLITÉ)

Free, 8, rue de la Ville l’Evêque, 75008 Paris, France (demanderesse), représentée par Yves Coursin, 49, Rue Galilée, 75116 Paris, France (représentant professionnel)

c o n t r e

Freestate Limited, 4 Goodge Place, London W1T 4SB, Royaume-Uni (titulaire de la marque de l’Union européenne), représentée par Onside Law, 23 Elysium Gate, 126-128 New Kings Road, London, Royaume-Uni (représentant professionnel).

Le 19/05/2021, la division d'annulation rend la présente

DÉCISION

1. Il est fait droit à la demande en nullité.

2. La marque de l’Union européenne n° 9 146 606 est déclarée nulle pour tous les services contestés, à savoir:

Classe 35 : Services d'agences de publicité; fourniture d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires et promotionnels; organisation et participation à des événements promotionnels pour des tiers; services d'agences de publicité; organisation et conduite de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; planification et organisation de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité.

Classe 38 : Conseils en communication; services de consultation en matière de télécommunications; communication via transmissions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télévisées.

Classe 41 : Organisation, production et présentation d'événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement.

3. La marque de l’Union européenne reste enregistrée pour tous les services non contestés, à savoir:

Classe 35 : Services de conseils en matière de marques; Services de créations de marques; services d'évaluation de marques; services de positionnement de marques; services d'une agence de relations publiques.

Classe 37 : Érection de constructions temporaires pour des événements en extérieur; installation de structures temporaires pour expositions commerciales.

Classe 41 : Organisation, présentation et production de spectacles, spectacles en direct et d'événements auxquels participe le public.

Classe 42 : Services de conception de marques.

4. La titulaire de la marque de l’Union européenne supporte les frais fixés à 1 150 EUR.

MOTIFS

La demanderesse a déposé une demande en nullité contre une partie des services de la marque de l’Union européenne n° 9 146 606, à savoir contre tous les services de la classe 38 et une partie des services des classes 35 et 41. La demande se fonde, entre autres, sur l’enregistrement français nº 13 4 037 814. La demanderesse invoque l'article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE en combinaison avec l'article 8, paragraphe 1, point b), et paragraphe 5 du RMUE.

RÉSUMÉ DES ARGUMENTS DES PARTIES

La demanderesse affirme que :

• les marques antérieures « FREE » et le signe contesté « FREE state » sont similaires car (i) l'élément "FREE", repris à l'identique et en première position, est dominant dans le signe contesté et (ii) l'ajout de l'élément « state » n'est pas de nature à mettre en cause cette similarité.

• les services contestés sont identiques ou à tout le moins similaires aux produits et services couverts par les marques antérieures « FREE ».

• le signe "FREE" était déjà renommé lors du dépôt de la marque contestée.

À l'appui de ses observations, la demanderesse a déposé des éléments de preuve concernant la renommée de ses marques antérieures.

La titulaire de la marque de l’Union européenne n’a présenté aucune observation en réponse à la demande en nullité dans le délai imparti.

RISQUE DE CONFUSION – ARTICLE 53, PARAGRAPHE 1, POINT a), DU RMUE LU EN COMBINAISON AVEC L'ARTICLE 8, PARAGRAPHE 1, POINT b), DU RMUE

On entend par risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause, à condition de porter les marques en cause, proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de plusieurs facteurs interdépendants. Ces facteurs incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en conflit et le public pertinent.

La demande est fondée sur plus d’une marque antérieure. La division d’annulation estime qu’il y a lieu d’examiner d’abord la demande par rapport à l’enregistrement français nº 13 4 037 814 de la demanderesse.

1. Les produits et services

Les produits et services sur lesquels est fondée la demande sont, entre autres:

Classe 35 : Publicité ; publicité en ligne sur un réseau informatique ; location de temps publicitaires sur tout moyen de communication ou télécommunication ; diffusion d'annonces publicitaires ; présentation de produits sur tout moyen de communication pour la vente au détail ; courtage de contacts commerciaux.

Classe 38 : Services de télécommunication, location de temps d'accès à des réseaux informatiques mondiaux, communications par réseau de fibres optiques, communications par terminaux d'ordinateurs, communications radiophoniques, communications téléphoniques, fourniture d'accès à des réseaux de communication électronique, fourniture de canaux de télécommunication destinés aux services de télé-achat, services d'appel radioélectrique (radio, téléphone ou autres moyens de communications électroniques), radiotéléphonie mobile, transmission de messages, transmission de messages et d'images assistées par ordinateurs, informations en matière de télécommunications, agence d'information (nouvelles), transmission de dépêches, diffusion de programmes de télévision par tout moyen de communication, émissions radiophoniques.

Classe 41 : Services de télévision (édition, distribution de chaînes, de programmes, d'émissions).

Les services contestés sont les suivants:

Classe 35 : Services d'agences de publicité; fourniture d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires et promotionnels; organisation et participation à des événements promotionnels pour des tiers; services d'agences de publicité; organisation et conduite de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires; planification et organisation de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité.

Classe 38 : Conseils en communication; services de consultation en matière de télécommunications; communication via transmissions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télévisées.

Classe 41 : Organisation, production et présentation d'événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement.

Services contestés de la classe 35

Les services d'agences de publicité; fourniture d'espaces publicitaires; location d'espaces publicitaires et promotionnels; services d'agences de publicité contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de publicité de la demanderesse. Dès lors, ces services sont identiques.

Les services contestés d’organisation et participation à des événements promotionnels pour des tiers, d’organisation et conduite de foires et d'expositions à des fins commerciales et publicitaires et de planification et organisation de foires, d'expositions et de présentations à buts économiques ou de publicité sont similaires à un faible degré aux services de publicité de la demanderesse. En effet, ces services coïncident, à tout le moins, en ce qui concerne leur destination, leur fonction et les utilisateurs finaux.

Services contestés de la classe 38

Les services de conseils en communication, les services de consultation en matière de télécommunications et les services de communication via transmissions radiophoniques, télégraphiques, téléphoniques et télévisées contestés sont inclus dans la catégorie générale des services de télécommunication de la demanderesse. Dès lors, ces services sont identiques.

Services contestés de la classe 41

Les services contestés d’organisation, production et présentation d'événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement coïncident avec les services de télévision (édition, distribution de chaînes, de programmes, d'émissions) de la demanderesse puisque ces derniers peuvent consister en l’organisation, la production et la présentation d'événements à des fins éducatives, culturelles ou de divertissement. Ces services sont identiques.

2. Public pertinent – niveau d’attention

Le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée est censé être normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a lieu également de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou services en cause.

En l’espèce, les services jugés identiques et similaires à un faible degré s’adressent essentiellement à des clients professionnels ayant une expertise ou des connaissances professionnelles spécifiques. Le niveau d’attention varie entre moyen et élevé puisqu’il s’agit de services qui peuvent être coûteux et/ou avoir pour leurs utilisateurs des conséquences importantes d’un point de vue commercial.

3. Les signes

FREE
Marques antérieures	Marque contestée

Le territoire pertinent est la France

L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte des éléments distinctifs et dominants (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

La marque antérieure est une marque verbale qui est composée du seul mot « FREE ».

Le signe contesté est une marque figurative constituée des deux éléments verbaux « FREE State ». Le terme « FREE » est en caractères majuscules gras de type standard alors que le terme « STATE » est en caractères minuscules fins et stylisés.

Les signes n’ont pas d’élément plus distinctif que d’autres.

La marque antérieure n’a pas d’élément plus dominant (visuellement accrocheur) que d’autres puisqu’elle est composée d’un seul mot.

Le terme « FREE » dans le signe contesté est l’élément dominant car il est le plus accrocheur en raison de la grosseur de ses caractères d’imprimerie.

Sur le plan visuel, les signes coïncident dans la mesure où l’élément verbal « FREE » de la marque antérieure est totalement incorporé au début du signe contesté. Par ailleurs, ils diffèrent par l’élément verbal « STATE » dans le signe contesté.

Par ailleurs, l’élément « FREE », commun aux deux signes, est situé au début du signe contesté. Or, les consommateurs ont généralement tendance à se concentrer sur le premier élément lorsqu’ils sont confrontés à une marque. Cette considération se justifie par le fait que le public lit de gauche à droite, ce qui fait de la partie située à gauche du signe (la partie initiale) celle qui attire la première l’attention du lecteur. De plus, cet élément est écrit en majuscules et en gros caractères alors que le second élément ‘STATE’ est représenté en minuscules et en trait fin.

En conséquence, les signes sont visuellement très similaires dans la mesure où la marque antérieure constitue l’élément prédominant du signe contesté.

Sur le plan phonétique, la prononciation des signes coïncide par la sonorité des lettres « FREE », présentes dans les deux signes. La prononciation diffère par la sonorité des lettres « STATE » du signe contesté, qui n’a pas de contrepartie respective dans la marque antérieure.

En conséquence, les signes présentent un degré moyen de similitude phonétique.

Sur le plan conceptuel, l’élément commun « FREE » n’est pas un mot de la langue française. Toutefois, il s’agit d’un terme anglais relativement basique et fréquemment employé dans des expressions françaises telles que « free lance » ou « free style ». Ainsi il est susceptible d’être compris par une partie du public pertinent comme signifiant « libre ».

Le second terme anglais du signe contesté « STATE » ne sera pas compris par une partie du public pertinent. Une autre partie pourrait l’associer à « Etat » ou même à « état » grâce notamment à son utilisation au pluriel dans les termes internationalement connus « United States ». Par conséquent, une partie du public pertinent pourrait percevoir la marque contestée comme signifiant dans son ensemble « Etat de liberté » ou « état de liberté ».

Étant donné que le concept de liberté sera perçu dans les signes par une partie du public pertinent, les signes présentent pour ces consommateurs un degré moyen de similitude sur le plan conceptuel.

Pour ceux qui ne percevront aucune signification dans les signes, étant donné que la comparaison conceptuelle n’est pas possible, l’aspect conceptuel n’a pas d’incidence sur l’appréciation de la similitude des signes

Dans la mesure où les signes présentent des similitudes au regard d’un aspect de la comparaison au moins, l’examen du risque de confusion sera réalisé.

4. Caractère distinctif de la marque antérieure

Le caractère distinctif de la marque antérieure est l’un des facteurs à prendre en considération lors de l’appréciation globale du risque de confusion.

Selon la demanderesse, la marque antérieure a fait l’objet d’un usage intensif et bénéficie d’une protection plus large. Cependant, par souci d’économie procédurale, les preuves produites par la demanderesse à l’appui de cette allégation ne doivent pas être évaluées dans le cas présent (voir ci-dessous dans «Appréciation globale»).

Par conséquent, l’appréciation du caractère distinctif de la marque antérieure reposera sur son caractère distinctif intrinsèque. En l’espèce, la marque antérieure dans son ensemble n’a de signification en rapport avec aucun des services en cause du point de vue du public du territoire pertinent. Dès lors, le caractère distinctif de la marque antérieure doit être considéré comme normal.

5. Appréciation globale, autres arguments et conclusion

Il convient de rappeler que l’« appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par les marques, en tenant compte, notamment, des éléments distinctifs et dominants de celles-ci » et que « le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails » (11/11/1997, C 251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Par ailleurs, l’article 8, paragraphe 1, point b) du RMUE dispose que « la marque demandée est refusée à l’enregistrement: […] lorsqu’en raison de son identité ou de sa similitude avec la marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire dans lequel la marque antérieure est protégée; le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure ».

Les services sont identiques ou similaires à un faible degré. Les signes présentent d’importantes coïncidences dues à la totale incorporation de la marque antérieure au début du signe contesté. Sur les plans phonétique et, pour une partie du public, conceptuel, le degré de similitude a été considéré moyen. Visuellement, les signes sont similaires à un degré élevé en raison de l’utilisation dans le signe contesté de caractères gras pour le terme commun « FREE » ce qui augmente encore l’impact accru de sa position initiale dans le signe.

Il est aussi tenu compte du fait que le consommateur moyen n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance entre les facteurs pris en compte et, notamment, la similitude des marques et celle des produits ou des services. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques et inversement (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Dans le cas présent, les similitudes entre les signes sont suffisamment importantes pour compenser le degré faible de similitude entre certains services.

Le risque de confusion désigne les situations dans lesquelles le consommateur confond directement les marques entre elles ou fait un rapprochement entre les signes en conflit et suppose que les produits/services désignés proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. En l’occurrence, bien que le consommateur concerné ait un degré d’attention plus élevé, il pourrait penser que le signe contesté « FREE state » est une simple variation de la marque antérieure « FREE » et/ou qu’elle cherche à protéger une nouvelle ligne de services de la demanderesse.

À la lumière des éléments qui précèdent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public.

Étant donné que la demande d’annulation est accueillie sur la base du caractère distinctif intrinsèque de la marque antérieure, il n’est pas nécessaire d’apprécier le caractère distinctif élevé de la marque antérieure invoqué par la demanderesse en raison de son usage intensif et de sa renommée. Le résultat serait identique même si la marque antérieure jouissait d’un caractère distinctif élevé.

Vu que l’enregistrement antérieur de la marque française nº 13 4 037 814 entraîne l’acceptation de la demande et l’annulation de la marque contestée pour tous les services contre lesquels la demande était dirigée, il n’est pas nécessaire d’examiner les autres droits invoqués par la demanderesse (16/09/2004, T‑342/02, Moser Grupo Media, S.L., EU:T:2004:268).

Puisque la demande est acceptée dans son intégralité sur la base de l’article 8, paragraphe 1, point b, du RMUE, il n’est pas nécessaire d’examiner plus en détail l’autre motif de la demande, à savoir l’article 8, paragraphe 5, du RMUE en combinaison avec l'article 53, paragraphe 1, point a), du RMUE.

FRAIS

En vertu de l’article 85, paragraphe 1, du RMUE, la partie perdante dans une procédure d’annulation supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l’autre partie.

Étant donné que la titulaire de la marque de l’Union européenne est la partie perdante, elle doit supporter les frais d’annulation ainsi que les frais exposés par la demanderesse au cours de cette procédure.

En vertu de la règle 94, paragraphes 3 et 6, et de la règle 94, paragraphe 7, point d), sous iii), du REMUE, les frais à payer à la demanderesse sont la taxe d’annulation et les frais de représentation, fixés sur la base du tarif maximal indiqué dans cet article.

La division d'annulation

Vanessa PAGE

Benoit VLEMINCQ

Begoña URIARTE VALIENTE

Conformément à l’article 59 du RMUE, toute partie lésée par cette décision peut former un recours à son encontre. Conformément à l’article 60 du RMUE, le recours doit être formé par écrit auprès de l’Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la présente décision. Il doit être déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. En outre, un mémoire exposant les motifs du recours doit être déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de cette même date. Le recours n’est considéré comme formé qu’après paiement de la taxe de recours de 720 EUR.

Le montant déterminé lors de la répartition des frais ne peut être révisé que par une décision de la division d'annulation, sur requête. Conformément à la règle 94, paragraphe 4, du REMUE, la requête doit être présentée dans le délai d’un mois après la notification de la répartition des frais et n’est réputée présentée qu’après paiement de la taxe de réexamen de 100 EUR (annexe I A, paragraphe 33, du RMUE).