OPOSICIÓN Nº B 2 096 579

AC Marca Personal Care, S.L., Avenida Carrilet, 293, 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), España (parte oponente), representada por Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 08037 Barcelona, España (representante profesional)

c o n t r a

Dermogen Farma S.A., San Rafael, 28108 Madrid, España (solicitante), representado por Ryo Rodríguez Oca S.L. Calle Juan Hurtado de Mendoza 9 Apto. 507, 28036 Madrid, España, (representante profesional).

El 19/09/2019, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 096 579 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra algunos de los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 10 862 514, en concreto contra todos los productos de la clase 3 y algunos de los productos y servicios de las clases 5 y 35. La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca de la Unión Europea nº 10 594 711, “LACTOVIT”. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b) y el artículo 8, apartado 5, del RMUE.

RIESGO DE CONFUSIÓN – artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE

Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos o servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto, y el público destinatario.

La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar la oposición, en primer lugar, en relación con el registro de marca de la Unión Europea nº 10 594 711.

a)

Los productos y servicios

Los productos en los que se basa la oposición, teniendo en cuenta el rechazo parcial de dicha marca para ciertos productos de la clase 5 tras la decisión de 15/12/2015 (Oposición nº B 1 998 106), son los siguientes:

Clase 3: Jabones, geles, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cuidado de la piel y del cabello, cremas para el cuidado de la piel y del cabello, dentífricos, cremas solares, preparaciones para el bronceado de la piel, champúes.

Clase 5: Productos higiénicos y sanitarios para uso médico; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.

Los productos y servicios impugnados, tras el rechazo parcial de la marca impugnada para algunos de los productos en la clase 5 (decisión de las Salas de Recurso de 01/04/2015 en el asunto R 2205/2013-4 contra la decisión de oposición B 2 071 960), son los siguientes:

Clase 3: Jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos.

Clase 5: Desinfectantes.

Clase 35: Servicios de ventas al por menor, al por mayor, y a través de redes mundiales de informática, de jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes; ventas exclusivas y de representaciones comerciales relativas a  jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes.

Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, en particular, la naturaleza y el fin de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.

Cabe señalar, como nota preliminar, que de conformidad con el artículo 33, apartado

7 del RMUE, los productos y servicios no se considerarán semejantes o diferentes entre sí por el hecho de figurar en la misma clase o en distintas clases de la clasificación de Niza.

Productos impugnados de la clase 3

Los jabones; productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares; dentífricos impugnados están protegidos de forma idéntica por la marca anterior (incluyendo sinónimos).

Productos impugnados de la clase 5

Los desinfectantes están protegidos de forma idéntica por ambas marcas.

Servicios impugnados de la clase 35

Los servicios de venta al por menor relativos a la venta de productos concretos son similares en grado bajo a dichos productos concretos. Aunque la naturaleza, finalidad y método de uso de estos productos y servicios no son los mismos, dichos productos y servicios presentan algunas similitudes, ya que son complementarios y los servicios se ofrecen, por lo general, en los mismos lugares en los que se ofrecen los productos para la venta. Además, se dirigen al mismo público destinatario.

Estos principios se aplican a las distintas modalidades de venta.

Por lo tanto, los servicios de ventas al por menor, al por mayor, y a través de redes mundiales de informática, de jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, desinfectantes; ventas exclusivas relativas a jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, desinfectantes impugnados son similares en grado bajo a los jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cuidado del cabello, dentífricos (clase 3) y desinfectantes (clase 5) de la marca anterior.

Sin embargo, los servicios de ventas al por menor, al por mayor, y a través de redes mundiales de informática, de productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico; ventas exclusivas relativas a productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico no son similares a los productos en los que se basa la oposición. Aparte de ser diferentes en su naturaleza, puesto que los servicios son intangibles y los productos son tangibles, atienden necesidades distintas. Los servicios de venta consisten en reunir y poner a la venta una amplia gama de productos distintos, lo que permite a los consumidores satisfacer cómodamente diferentes necesidades en un solo punto de compra. Este no es el destino de los productos. Además, el método de uso de esos productos y servicios es diferente. No compiten entre sí, ni son complementarios.

Solo se puede encontrar similitud entre los servicios de venta al por menor de productos específicos cubiertos por una marca y los productos específicos cubiertos por la otra marca cuando los productos objeto de los servicios de venta al por menor y los productos específicos cubiertos por la otra marca son idénticos. Esta condición no se cumple en el presente asunto, ya que los productos en cuestión no son idénticos.

Por último, las representaciones comerciales relativas a jabones, productos de perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones capilares, dentífricos, productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, desinfectantes las prestan empresas especializadas en el ámbito comercial a otras empresas y tienen por objeto la promoción de los productos de éstas de cara a aumentar sus ventas y su presencia en un determinado mercado. Estos servicios son diferentes a los productos protegidos por la marca anterior en las clases 3 y 5. Aparte de tener una naturaleza distinta, estos productos y los servicios impugandos responden a finalidades diferentes y no coinciden en su origen comercial ni en el público relevante. No son productos complementarios, en el sentido de que unos sean estrictamente necesarios para los otros, ni están en competencia.

b) Público destinatario – grado de atención

Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.

En el presente caso, los productos y servicios considerados idénticos o similares en bajo grado están dirigidos al público en general, y algunos de ellos, como es el caso de los servicios de venta al por mayor, a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos. El grado de atención será medio para todos los productos y servicios en cuestión.

c) Los signos

LACTOVIT	ATOVIT A Z
Marca anterior	Marca impugnada

El territorio de referencia es la Unión Europea.

Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

“LACTO” en la marca anterior es un prefijo que proviene del Latín y que se asociará, por parte del público relevante, a algo relacionado con la leche o la lactosa, ya que está presente con variables mínimas en los diferentes idiomas del territorio relevante: “lácteo” o “lactosa” en español; “lactose” en portugués, inglés y francés; “laktoza” en polaco; “laktóz” en húngaro; “лактоза” (cuya transliteración es “laktoza”) en búlgaro; “laktóza” en checo, o “laktose” en alemán. Su carácter distintivo debe considerarse bajo en relación con los productos protegidos por la marca anterior, en la medida en que hace referencia a una característica de los mismos (su consistencia) o a un componente de éstos.

Por otro lado, el sufijo “VIT” es posible que sea asociado por parte del público, como por ejemplo la de habla alemana, a la noción de “vital, vitalidad” o, incluso “vitamina”. Podría indicar para una parte del público que los productos en cuestión tienen como efecto una sensación de “vitalidad” y, en ese sentido, este elemento tendría una distintividad limitada. Para otra parte del público, por ejemplo la de habla española, este elemento no tendrá significado alguno, siendo por lo tanto, distintivo. Teniendo en cuenta que este es el escenario más beneficioso para el oponente, puesto que se trata de un elemento coincidente en ambas marcas, el análisis de los signos se realizará teniendo en cuenta esta parte del público únicamente.

El signo impugnado está formado por tres elementos verbales, la palabra “ATOVIT” y las letras “A” y “Z”. La División de Oposición no comparte la consideración del oponente sobre el significado de las letras “A” y “Z” que, en su opinión, carecen de carácter distintivo al ser las letras una indicación habitual para designar vitaminas. Sin embargo, la marca impugnada no protege vitaminas entre los productos solicitados, por lo que esta explicación carece de relevancia. La División de Oposición considera que ninguno de los elementos de la marca en cuestión tiene significado alguno, más allá del de las propias letras individuales “A” y “Z”, y tienen, por tanto, un carácter distintivo normal (confirmado por la Sala de Recurso en la decisión de 01/04/2015 en el recurso R 2205/2013-4).

Visualmente, los signos coinciden en las letras “A*TOVIT”, si bien la “A” se sitúa en una posición diferente en cada marca. Además, se diferencian en la primera y tercera letra de la marca anterior “L” y “C”, inexistentes en la impugnada, y en los elementos adicionales de esta marca, las letras “A” y “Z”. El alfabeto se compone de un número limitado de letras que, además, no se utilizan todas con la misma frecuencia, es inevitable que muchas palabras compartan algunas letras pero no pueden considerarse, solo por esa razón, visualmente similares.

Por consiguiente, teniendo en cuenta que las coincidencias se sitúan en gran medida en un elemento que llamará menos la atención de los consumidores por ser débil, los signos tienen un grado de similitud bajo.

Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras “A*TOVIT”, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en el sonido de la primera y tercera letra de la marca anterior “L” y “C” que viene a modificar el sonido de la primera sílaba de forma considerable, /lac/ vs /a/, así como en las sílabas adicionales que incluye la marca impugnada por la pronunciación de las letras “A” y “Z”, cuyo sonido variará en función de idioma del territorio relevante. En cualquier caso, estos elementos adicionales suponen una diferencia adicional en el ritmo y entonación.

Por consiguiente, considerando el escaso carácter distintivo del prefijo “LACTO” en la marca anterior, los signos tienen un grado de similitud bajo.

Conceptualmente, si bien el público del territorio de referencia percibirá el significado del prefijo “LACTO” incluido en la marca anterior, como se ha dicho antes, el otro signo carece de significado en ese territorio. Puesto que uno de los signos no se asociará a ningún significado, los signos no son similares desde la perspectiva conceptual.

Dado que se ha determinado que los signos son similares, al menos, en uno de los aspectos de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.

d) Carácter distintivo de la marca anterior

El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.

El oponente ha reivindicado que la marca anterior posee un carácter distintivo elevado, pero no ha presentado ninguna prueba que demuestre dicha reivindicación.

En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior, en su totalidad, no tiene significado en relación con ninguno de los productos en cuestión desde la perspectiva del público del territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento débil en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.

e) Apreciación global, otros argumentos y conclusión

El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, una similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Por consiguiente, un menor grado de similitud entre los productos y servicios puede compensarse con un mayor grado de similitud entre las marcas, y viceversa (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17).

En este caso, los productos son idénticos, mientras que los servicios impugnados son parcialmente similares en grado bajo y parcialmente diferentes. Las marcas presentan ciertas similitudes derivadas de la presencia de una serie de letras que ambas comparten y que dan lugar a una similitud visual y oral. No obstante, existen diferencias que se sitúan al principio y al final de los signos, que vienen de alguna manera a diluir la coincidencia en las letras en cuestión. Además, la marca anterior tiene un claro significado que, aunque de alguna manera alude a una característica de los productos y tiene por tanto un carácter distintivo menor, será claramente percibido por el público relevante y contribuye a diferenciar los signos de forma notable, descartando la posible confusión entre el público.

Tampoco existiría confusión entre el público que, además del prefijo “LACTO” en la marca anterior, perciba el sufijo “VIT” con el significado antes señalado, puesto que el mismo sería escasamente distintivo en ese caso y además, introduciría un significado adicional en la marca, que no se percibe en la impugnada y, por tanto, las aleja aún más.

En opinión de la División de Oposición, las similitudes no son suficientes para compensar las diferencias existentes entre las marcas. En consecuencia, no existe riesgo de confusión entre el público. Por lo tanto, procede desestimar la oposición en cuanto se refiere al artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.

La parte oponente también ha basado su oposición en las siguientes marcas anteriores:

- marca española nº 2 161 160, “LACTOVIT”, que protege productos en la clase 3, y

- marca de la Unión Europea n º 001401637, , también para productos en la clase 3.

La marca anterior española es idéntica al a MUE que ha sido comparada y en cuyo análisis se tenía en cuenta España como parte del territorio relevante. La MUE tridimensional, por otro lado, presenta elementos adicionales verbales y figurativos que contribuyen a acrecentar las diferencias entre las marcas. Por lo tanto, el resultado no puede ser diferente con respecto a los productos y servicios para los que la oposición ya se ha desestimado; no existe ningún riesgo de confusión respecto a tales productos y servicios, con independencia de las eventuales cuestiones relativas a la sustanciación de la marca española, en su caso.

El análisis de la oposición continuará en relación con el otro motivo de oposición alegado.

RENOMBRE – artículo 8, apartado 5, del RMUE

En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.

Con arreglo al artículo 95, apartado 1, del RMUE, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes.

De conformidad con la regla 19, apartado 1, del REMUE (en la versión vigente en el momento de iniciar la fase contradictoria), la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado junto con el escrito de oposición, dentro de un plazo especificado por la Oficina.

De acuerdo con la regla 19, apartado 2, letra c), del REMUE (en la versión vigente en el momento de iniciar la fase contradictoria), en el caso de que la oposición se base en una marca renombrada en el sentido contemplado en el artículo 8, apartado 5, del RMUE, la parte oponente deberá presentar, entre otras cosas, pruebas de que la marca goza de renombre, y pruebas o alegaciones que demuestren que el uso sin justa causa de la marca impugnada supondría un aprovechamiento indebido o sería perjudicial para el carácter distintivo o el renombre de la marca anterior.

En el caso presente, el escrito de oposición no iba acompañado de prueba alguna relativa al presunto renombre de la marca anterior.

El 02/11/2012, se concedió a la parte oponente un plazo de dos meses, una vez finalizado el periodo de reflexión, para presentar la documentación antes mencionada. Dicho plazo concluyó el 07/03/2013.

El oponente no presentó prueba alguna relativa al renombre de la marca en la que se basa la oposición.

Puesto que no se cumple uno de los requisitos necesarios del artículo 8, apartado 5, del RMUE, la oposición debe ser desestimada como infundada en lo que se refiere a este motivo.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo al artículo 109, apartado 7, del RMUE y al artículo 18, apartado 1, letra c), inciso i) del REMUE (antigua regla 94, apartado 3, y regla 94, apartado 7, letra d), inciso ii), del REMUE vigente con anterioridad al 1 de octubre de 2017), los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación, que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Sandra IBAÑEZ

Begoña URIARTE VALIENTE

Martina GALLE

De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).