RESOLUCIÓN
de la Cuarta Sala de Recurso
de 6 de julio de 2015

En el asunto R 751/2014-4

María Luisa Closas Martínez
Aguilón, 18 E-28045 Madrid España	Oponente / Parte recurrente

representada por Ungria López, Avda. Ramón y Cajal, 78, 28043 Madrid, España

contra

G.MC. Kenzie, S.L.
C/ Princesa, 2, Planta 7, Oficina 1 E-28008 Madrid España	Solicitante / Parte recurrida

representada por Cremades & Calvo-Sotelo, Calle Jorge Juan, 30, 6ª, 28001 Madrid, España

RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 2 164 575 (solicitud de marca comunitaria nº 11 194 801)

LA Cuarta SALA DE RECURSO

integrada por D. Schennen (Presidente), F. López de Rego (Ponente) y C. Bartos (Miembro)

Secretaría: H. Dijkema

dicta la siguiente

Resolución

Resumen de los hechos

1. Mediante solicitud de 26 de diciembre de 2012, G.MC. Kenzie, S.L. (en lo sucesivo “la solicitante”) pidió el registro de la marca figurativa

para distinguir los siguientes productos y servicios:

Clase 14 - Metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; Artículos de relojería e instrumentos cronométricos.

Clase 35 - Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina.

Clase 42 - Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; Servicios de análisis e investigación industriales; Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

2. El 8 April 2013, María Luisa Closas Martínez (en lo sucesivo “la oponente”), presentó oposición contra dicha solicitud basada en las siguientes marcas:

• Marca española figurativa nº 2 799 373

• Marca española mixta nº 2 799 371

solicitadas el 14 de noviembre de 2007 y registradas el 14 de abril de 2008 para metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias y chapados no comprendidos en otras clases, joyería, bisutería y piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométicos en la clase 14.

3. La oposición se basó en todos los productos de las marcas oponentes y se dirigió contra los productos solicitados en la clase 14 y contra los servicios solicitados en las clases 35 y 42 ‘en lo relacionado con metales preciosos y sus aleaciones, y objetos de estas materias, joyería, bisutería y piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos’. La oposición se fundamentó tanto en la existencia de una identidad entre los productos/servicios y signos en liza como en el riesgo de confusión (artículo 8, apartado 1, letras a) y b) del RMC).

4. Mediante resolución de 15 de enero de 2014 (en adelante “la resolución impugnada”), la División de Oposición desestimó la oposición en su totalidad al considerar que los motivos en la base del recurso no eran de aplicación. La resolución se fundó en los siguientes argumentos:

• Por motivos de economía procesal se comparó en primer lugar la marca comunitaria solicitada con la marca española n° 2 799 373. Por los mismos motivos, no se efectúa una comparación efectiva de los productos y servicios impugnados sino que al constatar que algunos de estos productos son idénticos a los productos en los que se fundamenta la oposición, se efectúa el examen de la oposición como si todos fueran idénticos.

• Los signos son similares en cierto sentido en la medida en que coinciden en la representación de dos personas de sexo femenino en posición frontal. Sin embargo, presentan también importantes disparidades; entre otras, tocados en el pelo diferentes, apariencias volumétricas distintas y tipos de faldas distintas. Las marcas en liza al ser puramente gráficas no pueden ser comparadas fonéticamente. Los signos son conceptualmente similares ya que ambos serán percibidos como una mujer de frente

• El nivel de atención del público relevante será alto al menos en relación a los productos costosos de la clase 14. Existen muchos signos que tienen una figura de mujer de frente pero este hecho no determina por sí solo que exista un vínculo empresarial entre los signos. Las diferencias en los vestidos, complementos y el tipo de diseño son tan importantes que, aun en caso de identidad de los productos y servicios en liza, no existe riesgo de confusión.

• El otro derecho en que se fundamenta la oposición es aún más diferente del que se ha comparado por lo que la conclusión de ausencia de un riesgo de confusión le es igualmente de aplicación.

Pretensiones y alegaciones de las partes

5. El 17 de marzo de 2014, la oponente recurrió la resolución impugnada y el 14 de mayo de 2014 aportó los motivos del recurso. Solicita que se anule la resolución impugnada en su totalidad, que se estime la oposición y que se deniegue la marca solicitada para todos los productos y servicios solicitados contra los que se dirige la oposición. Los argumentos de la oponente pueden resumirse de la siguiente manera:

• Las marcas son visualmente altamente similares ya que en el caso de ambos signos el consumidor recordará un boceto en blanco y negro con formas redondeadas que reproduce una menina. Fonéticamente el consumidor español se referirá a la marca en los dos casos como “la menina”, y ello debido al conocimiento que este público tiene de la obra de Velázquez. Las marcas son conceptualmente idénticas al evocar ambos signos una menina. Teniendo en consideración que el público generalmente no tiene la oportunidad de comparar las marcas simultáneamente, los signos en liza serán recordados más por sus similitudes que por sus diferencias.

• Los productos solicitados son idénticos a los oponentes en la clase 14. Los servicios impugnados en las clases 35 y 42 en la medida en que se refieren a los productos oponentes son complementarios de estos últimos y por tanto similares.

• A la vista de las importantes similitudes que presentan los signos, la identidad y la similitud de los productos y servicios, existe riesgo de confusión para el público relevante.

6. La solicitante en contestación al recurso pide la confirmación de la resolución impugnada al considerar que las marcas enfrentadas, tanto la meramente gráfica como la mixta, no son similares a la marca comunitaria solicitada y no se generará un riesgo de confusión. Sus argumentos pueden resumirse de la siguiente manera.

• Las diferencias que presentan las figuras de mujer situadas de frente pueden ser apreciadas a simple vista. Una menina puede ser representada de formas muy diversas, como puede apreciarse en las obras de Velázquez y Picasso que incluyen esta figura. Además, mientras la marca anterior sí se corresponde con la representación clásica de una menina, la marca comunitaria solicitada no. Por otro lado, las representaciones femeninas que constituyen los signos en liza tienen numerosas diferencias, en el tipo de vestido, la cara y las partes del cuerpo visibles o el tipo de adornos.

• En cuanto a la comparación conceptual, incluso en el caso de que las marcas oponentes pudieran evocar una menina o un concepto confundible con esta idea, no es ese el caso de la marca solicitada.

• En ausencia de similitud de los signos se puede excluir la existencia de riesgo de confusión.

Fundamentos

7. El recurso está parcialmente fundado ya que, contrariamente a lo que concluyó la División de Oposición, existe riesgo de confusión para el público relevante en relación a los productos solicitados en la clase 14.

Sobre el riesgo de confusion

8. Se evaluará inicialmente la existencia de riesgo de confusión con la marca española figurativa nº 2 799 371 pues se trata del signo oponente más cercano a la marca solicitada.

9. Según el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMC, mediando oposición del titular de una marca anterior se denegará el registro de la marca cuando, por ser idéntica o similar a la marca anterior y por ser idénticos o similares los productos o servicios que ambas marcas designen, exista riesgo de confusión por parte del público en el territorio en que esté protegida la marca anterior.

10. Constituye un riesgo de confusión el riesgo de que el público pueda creer que los correspondientes productos o servicios proceden de la misma empresa o, en su caso, de empresas vinculadas económicamente (29.09.1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, §  29; y de 22.06.1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 17). El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes del supuesto concreto (11.11.1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, §  22; sentencias ‘Canon’ y ‘Lloyd Schuhfabrik § 16 y §18).

11. Dado que las marcas anteriores son españolas, será la percepción del público español la que se tome en consideración. Por su naturaleza, los productos en pugna de la clase 14 se dirigen al público general. El nivel de atención del consumidor medio será más elevado con relación a los productos cuyo valor sea elevado, como por ejemplo los productos de joyería o incluso las piedras preciosas o los metales preciosos y sus aleaciones (piénsese en la compra de lingotes de oro por parte de particulares) y artículos de estas materias o de chapado, mientras que para los productos de bisutería, por lo general de menor valor, su grado de atención será normal.

12. Los servicios impugnados en las clases 35 y 42 se dirigen tanto al público en general como a los gerentes de negocios y profesionales relacionados con la ciencia y la informática. Por tanto, la atención del público puede variar desde la que prestará el consumidor medio, al que se le supone medianamente atento y perspicaz, al mayor grado de atención que prestarán tanto el consumidor medio cuando adquiera productos de joyería de un alto precio como el público profesional de los servicios solicitados.

Comparación de los productos/servicios

13. Para apreciar la similitud de los productos y servicios en liza es preciso tener en cuenta la totalidad de los factores pertinentes que caracterizan la relación entre dichos productos y servicios, factores que comprenden, en particular, su naturaleza, su destino y su utilización, así como su carácter competidor o complementario (29.09.1998, C-39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 23). El punto de referencia sería si el público pertinente percibiría que los productos o servicios de que se trata pueden tener un origen comercial común (4.11.2003, T‑85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 38).

14. Los productos solicitados en la clase 14 metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; Artículos de relojería e instrumentos cronométricos son idénticos a los que distingue la marca oponente en esa misma clase.

15. La oponente indicó en el formulario que la oposición se dirigía también contra los servicios solicitados en las clases 35 y 42 en lo relacionado con metales preciosos y sus aleaciones y objetos de estas materias, joyería, bisutería y piedras preciosas, relojería e instrumentos cronométricos. La Sala, sin entrar a valorar si esta indicación es admisible a efectos de señalar el alcance de la oposición en relación a los servicios solicitados en las clases 35 y 42, estima que los impugnados no son similares a los productos oponentes y que no tienen tampoco un grado de complementariedad relevante según los criterios que ha establecido la jurisprudencia.

16. Los servicios solicitados son los siguientes:

Clase 35 - Publicidad; Gestión de negocios comerciales; Administración comercial; Trabajos de oficina.

Clase 42 - Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos; Servicios de análisis e investigación industriales; Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.

17. Estos servicios, aunque puedan prestarse en relación a los productos para los que la marca oponente está registrada en la clase 14, tienen una naturaleza, función y utilización muy distinta. En efecto, aunque los productos de joyería y bisutería; las piedras preciosas y los productos relacionados con la relojería pueden ser objeto de promoción (publicidad) y las empresas que fabrican y diseñan estos productos pueden necesitar servicios de gestión de negocios o trabajos de oficina para realizar su actividad comercial, este simple hecho en sí mismo es insuficiente para considerar que se trata de productos y servicios similares por complementarios.

18. La jurisprudencia ha establecido de manera reiterada que para apreciar complementariedad entre productos y servicios es preciso que uno sea indispensable o importante para el uso del otro de tal manera que el consumidor pueda pensar que la responsabilidad de la producción de los productos y la prestación de los servicios tienen el mismo origen empresarial (07/02/2006, T‑202/03, Comp USA, EU:T:2006:44, §  46 y 4/11/2003, T‑85/02, Castillo, EU:T:2003:288, § 36).

19. Debe descartarse que el consumidor pueda confundir las empresas o diseñadores que elaboran joyas o bisutería, así como las empresas que fabrican relojes y aparatos cronométricos con las que ofrecen servicios de publicidad, que asesoran a otras empresas o que ofrecen servicios para realizar trabajos burocráticos o de oficina. Aunque la promoción de los productos o la gestión de un negocio son elementos necesarios para el buen funcionamiento y comercialización de los productos de una empresa, se trata de actividades inherentes a la comercialización de los productos y no ofrecidas a terceros (22/06/2011, T‑76/09, Farma Mundi Farmaceuticos Mundi, EU:T:2011:298, §  29 a 31).

20. Estas apreciaciones son igualmente aplicables a los servicios solicitados en la clase 42 ya que se trata de servicios especializados, tecnológicos y científicos, que no presentan en abstracto puntos de contacto relevantes con los productos oponentes en la clase 14. La oponente no ha presentado una argumentación convincente sobre la relación de complementariedad que existe entre estos productos y servicios.

21. Por tanto, para los servicios solicitados en las clases 35 y 42, incluso en el caso de que fuesen ofrecidos en relación a los productos oponentes, no existe un grado de complementariedad como para que el público relevante considere que se trata de productos y servicios similares, pues no están en competencia, no son intercambiables ni se dirigen, en términos generales, al mismo tipo de consumidor.

Comparación entre los signos

22. Respecto a la comparación de los signos, se deduce de la jurisprudencia que la apreciación global del riesgo de confusión debe basarse, respecto a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas objeto de litigio, en la impresión de conjunto producida por estas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23, y 22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 25). El consumidor medio percibe normalmente una marca como un todo y no procede a un examen de sus distintos detalles. Por lo demás, debe tenerse en cuenta la circunstancia de que el consumidor medio rara vez tiene la posibilidad de comparar directamente las marcas, sino que debe confiar en la imagen imperfecta que de estas conserva en la memoria. (11.11.1997, C-251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 22 y 23; y 22.06.1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26)

23. Además, según jurisprudencia reiterada, dos marcas son similares cuando, desde el punto de vista del público destinatario, existe entre ellas una igualdad al menos parcial por lo que respecta a uno o varios aspectos pertinentes (23.10.2002, T-6/01, Matratzen, EU:T:2002:261, § 30, y 26.01.2006, T-317/03, Variant, EU:T:2006:27, § 46).

24. Las marcas enfrentadas son las siguientes:

    Marca comunitaria solicitada	Marca española oponente

25. Por lo que respecta a la comparación visual, las marcas son puramente figurativas y presentan importantes similitudes. Ambas consisten en la representación de una figura femenina situada de frente con un mismo tipo de peinado, media melena recta con raya a un lado y un adorno en la parte izquierda de la cabeza, la cara sin rasgos evidentes como nariz, ojos o boca, y con vestido o falda acampanados y de gran tamaño. Estos elementos comunes son los que determinan de forma esencial la imagen de conjunto y los que el público retendrá.

26. Los signos tienen efectivamente elementos que los diferencian visualmente como, por ejemplo, unas mangas del vestido diferentes; el collar y los pequeños pendientes que aparecen en la marca anterior y que no están la marca impugnada; el adorno del pelo que es en un signo un lazo y mientras que en el otro es una flor; y las partes inferiores de los vestidos, con unas líneas y diseño diferentes. Pero estas diferencias no tienen el suficiente peso como para modificar la impresión global de gran similitud de las marcas.

27. Las marcas son por lo tanto visualmente similares en un grado medio.

28. A la vista de la jurisprudencia, en principio, no es pertinente una comparación fonética en el contexto del examen de la similitud de unas marcas figurativas desprovistas de elementos denominativos (25.03.2010, T-5/08 - T-7/08, Golden Eagle, EU:T:2010:123, § 67, y 07.02.2012, T-424/10, Eléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 45 y 46).

29. En efecto, una marca figurativa desprovista de elementos denominativos no puede pronunciarse como tal. Como mucho, su contenido visual o conceptual puede describirse oralmente. Tal descripción coincidirá necesariamente bien con la percepción gráfica bien con la percepción conceptual de la marca considerada. Por consiguiente, no procede examinar de manera autónoma la percepción fonética de una marca figurativa desprovista de elementos denominativos y compararla con la percepción fonética de otras marcas (07.02.2012, T-424/10, Eléphants dans un rectangle, EU:T:2012:58, § 46).

30. Habida cuenta de que las marcas enfrentadas están desprovistas de elementos denominativos, no procede pronunciarse sobre si existe o no similitud fonética de los signos en liza.

31. El público español percibirá en ambos signos un mismo concepto o idea, en concreto, la representación de una figura femenina de frente con falda acampanada, sin rasgos en la cara, media melena y un adorno de pelo situado en la parte izquierda. Las partes han discutido largamente sobre si los signos serán percibidos como la representación de una menina. Como señala la solicitante, no existe una representación única de la ‘menina’ a lo largo de la historia. Sin embargo, los elementos comunes antes indicados harán que las marcas sean asociadas a un mismo concepto.

Apreciación del riesgo de confusión

32. El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Además, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (29.09.1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, §  17 y ss.).

33. La marca española oponente tiene inherentemente un carácter distintivo normal ya que la representación de una mujer mirando de frente, sin rasgos faciales en su rostro, con media melena y un adorno en el pelo no presenta una relación directa ni evidente con los productos de la clase 14 para los que está registrada. La oponente no ha alegado que sus marcas sean particularmente distintivas, ni por su uso ni por su reputación.

34. Considerada en su conjunto, el carácter distintivo inherente de la marca oponente es normal para los productos para los que está registrada.

35. Los signos en liza son visualmente similares y ambos pueden ser asociados con un mismo concepto. Los productos solicitados en la clase 14 son idénticos a los de la marca oponente y se dirigen tanto al público en general como a un público más especializado y atento. No obstante, para los productos en cuestión, por sus dimensiones y la forma habitual en que se comercializan, no se reproducen sus respectivos signos distintivos con un gran tamaño, por lo que las diferencias que existen entre los signos pueden pasar desapercibidas, incluso para un público con un grado de atención superior al normal en la compra de los productos de la clase 14.

36. A la vista de lo anterior, y considerando asimismo el principio de interdependencia, se concluye que por la elevada similitud global de las marcas y por las condiciones en que se venden los productos solicitados, que han sido considerados idénticos, se puede originar un riesgo de confusión por parte del consumidor, que puede pensar que los productos proceden de la misma empresa o de empresas de un mismo grupo.

37. Sin embargo, este riesgo de confusión está excluido en relación con los servicios impugnados en las clases 35 y 42, que no son similares a los productos oponentes.

38. Para que exista un riesgo de confusión, tal y como lo ha interpretado la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, es necesario que exista una similitud entre los productos y servicios en liza. En el presente caso tal similitud no existe. Por tanto, y puesto que los servicios impugnados en las clases 35 y 42 no son similares a los productos de la marca oponente en los que se fundamenta la oposición, la oposición no está fundada para estos servicios.

39. Una oposición debe ser rechazada en el caso de que no exista similitud entre los productos y servicios independientemente del grado de similitud entre los signos, del grado de reputación de la marca anterior (09.03.2007, C-196/06 P, Comp USA, EU:C:2007:159, § 26 y 38; 07.05.2009, T-185/07, CK Creaciones Kennya, EU:T:2009:147, 54 y 19.11.2008, T-6/07, Nanolat, EU:T:2008:515, § 49).

40. La otra marca española que figura en la base de la oposición se encuentra registrada para los mismos productos que la que ya ha sido comparada, por lo que no existe tampoco similitud entre los servicios impugnados y los oponentes. En consecuencia, la ausencia de un riesgo de confusión se da también en relación a este otro derecho.

41. A la luz de lo anterior, procede estimar el recurso parcialmente, anulando la resolución recurrida en cuanto desestimó la oposición contra metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; Artículos de relojería e instrumentos cronométricos de la clase 14, para los cuales la oposición se estima y se deniega la marca comunitaria solicitada. El recurso debe desestimarse y la resolución impugnada se confirma en relación a los servicios impugnados objeto de la oposición.

Costas

42. De acuerdo con el artículo 85, apartado 2, del RMC en la medida en que ambas partes pierden respectivamente en unos elementos del litigio y ganan en otros, cada parte correrá con sus propias costas en los procedimientos de oposición y de recurso.

Fallo

En virtud de todo lo expuesto,

LA SALA

resuelve

1. Anular la resolución recurrida y estimar la oposición en cuanto se dirigió contra metales preciosos y sus aleaciones, así como productos de estas materias o chapados no comprendidos en otras clases; Artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; Artículos de relojería e instrumentos cronométricos de la clase 14.

2. Denegar, en consecuencia, el registro de la marca comunitaria solicitada en relación a los productos mencionados en el punto 1.

3. Declarar que cada parte correrá con sus propias costas en los procedimientos de oposición y de recurso.

Signed D. Schennen

Signed F. López de Rego

Signed C. Bartos

Registrar: Signed H.Dijkema