HARMONISIERUNGSAMT FÜR DEN BINNENMARKT

(MARKEN, MUSTER UND MODELLE)


Widerspruchsabteilung



WIDERSPRUCH Nr. B 2 345 521


pilot Hamburg GmbH & Co. KG, Neue Rabenstraße 12, 20354 Hamburg, Deutschland (Widersprechende), vertreten durch Ebner Stolz Mönning Bachem, Ludwig-Erhard-Straße 1, 20459 Hamburg, Deutschland (zugelassener Vertreter)


g e g e n


AdPilot GmbH, Neubaugasse 1/9, 1070 Wien, Österreich (Anmelderin), vertreten durch Hohne In Der Maur & Partner Rechtsanwälte OG, Mariahilfer Str. 20, 1070 Wien, Österreich (zugelassener Vertreter).


Am 28.10.2015 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende



ENTSCHEIDUNG:


1. Dem Widerspruch Nr. B 2 345 521 wird für alle angefochtenen Dienstleistungen stattgegeben.


2. Die Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr. 11 196 904 wird in ihrer Gesamtheit zurückgewiesen.


3. Die Anmelderin trägt die Kosten, die auf 650 EUR festgesetzt werden.



BEGRÜNDUNG:


Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen der Gemeinschaftsmarkenanmeldung Nr.  11 196 904 ein. Der Widerspruch beruht auf der Gemeinschaftsmarkenregistrierung Nr. 1 381 144 Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b GMV.



BENUTZUNGSNACHWEIS


Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 GMV hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen sie geschützt ist, für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen ist, und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat, oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen.


Gemäß denselben Bestimmungen muss der Widerspruch bei fehlenden Nachweisen zurückgewiesen werden.


Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis der Gemeinschaftsmarke Nr. 1 381 144 verlangt.


Der Antrag wurde rechtzeitig eingereicht und ist zulässig, da die ältere Marke mehr als fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Anmeldung eingetragen wurde.


Die angefochtene Marke wurde am 14.03.2014 veröffentlicht. Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass die Marke auf der der Widerspruch beruht, in der Europäischen Union vom 14.03.2009 bis einschließlich zum 13.03.2014 ernsthaft benutzt wurde. Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marke in Verbindung mit den Dienstleistungen hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde, und zwar folgende:


Klasse 38: Telekommunikation.



Gemäß Regel 22 Absatz 3 GMDV, muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren und Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.


Am 14.01.2015 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 GMDV der Widersprechenden eine Frist, die nachfolgend bis zum 19.05.2015 verlängert wurde, um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Die Widersprechende legte innerhalb der Frist am 19.05.2015 Beweismittel vor.


Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:


  • Drei Rechnungen an die Firma Scandferries vom 8.10.2013, 29.10.2013 und 8.11.2013 mit einem Gesamtbetrag von ca. 165.000€.

  • Undatierte Erläuterungen des Projekts mit der Firma Scandlines, wo das Zeichen aber auch der Ausdruck „pilot Screentime“ verwendet wird. Demnach handelt es sich dabei um ein „digital signage Netzwerk“.

  • Undatiertes Werbematerial mit dem Zeichen „ Screentime“.

  • Vier Rechnungen an „klaramobil“ und die „Otto GmbH Co. KG“ über „Werbeformen“ vom 12.03.2013, 11.07.2013 und vom 11.04.2013 sowie vom 16.05.2013.



Die Rechnungen beweisen, dass der Benutzungsort „Deutschland“ ist. Dies kann abgeleitet werden aus der Sprache der Dokumente („deutsch“), der genannten Währung („Euro“) und der Adressen in „Deutschland“. Die Nachweise beziehen sich also auf das relevante Gebiet.


Nach Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b GMV gilt Folgendes ebenfalls als Benutzung im Sinne des Absatzes 1: Anbringen der Gemeinschaftsmarke auf Waren oder deren Aufmachung in der Gemeinschaft ausschließlich für den Export.


Folglich enthält der von der Widersprechenden eingereichte Benutzungsnachweis gemäß Artikel 15 Absatz 1 Unterabsatz 2 Buchstabe b GMV ausreichende Angaben zum Ort der Benutzung.


Die Rechnungen stammen aus dem relevanten Zeitraum.


Die eingereichten Unterlagen, namentlich die Rechnungen, insbesondere die Rechnungen an Scandferries, umfassen zwar nur drei Rechnungen aus dem Ende des relevanten Benutzungszeitraums. Allerdings handelt es sich um eine bedeutende Umsatzhöhe. Nach der Rechtsprechung genügt es auch, wenn die Benutzung beispielsweise nur gegen Ende des Fünfjahreszeitraums, wie vorliegend, stattgefunden hat (siehe Urteil vom 16.12.2008, T-86/07, „DEITECH“). Die Rechnungen zusammen mit den Erläuterungen liefern der Widerspruchsabteilung ausreichende Angaben über das Handelsvolumen, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, sowie die Dauer und Häufigkeit der Benutzung.


Die Beweismittel belegen, dass die Marke als ein Bildzeichen oder mit dem Ausdruck „pilot Screentime“ verwendet wurde. Gemäß Artikel 15 GMV gilt als Benutzung ebenfalls die Benutzung in einer Form, die von der Eintragung nur in Bestandteilen abweicht, ohne dass dadurch die Unterscheidungskraft der Marke beeinflusst wird. In dem Bildzeichen ist das Wort „pilot“ das unterscheidungskräftige Element. Der Rahmen und die Farben sowie die Unterbrechung des Buchstabens „O“ geben keinen Hinweis auf den Ursprung. Der Zusatz „Screentime“ ist lediglich allgemein beschreibend für die Dienstleistungen auf dem Gebiet der Telekommunikation. Die Marke ist daher wie eingetragen und in Verbindung mit sämtlichen von der Eintragung beanspruchten Dienstleistungen benutzt worden.


Das Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Gemeinschaftsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (Urteil vom 11/03/2003, C‑40/01, „Ansul“, sowie Urteil vom 12/03/2003, T‑174/01, „Silk Cocoon“).


Unter Berücksichtigung der Beweismittel in ihrer Gesamtheit erreichen die von der Widersprechenden bereitgestellten Unterlagen – obwohl diese nicht sehr ausführlich sind – den erforderlichen Mindestgrad, der für die Feststellung einer ernsthaften Benutzung der älteren Marke im entsprechenden Zeitraum in dem entsprechenden Gebiet notwendig ist.



VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b GMV


Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.



  1. Die Dienstleistungen


Der Widerspruch basiert auf den folgenden Dienstleistungen:


Klasse 38: Telekommunikation.


Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Dienstleistungen:


Klasse 38: Telekommunikation.




Telekommunikation ist identisch in beiden Dienstleistungsverzeichnissen enthalten.



  1. Die Zeichen


PILOT


AdPilot



Ältere Marke


Angefochtene Marke


Das relevante Gebiet ist die Europäische Union. Der einheitliche Charakter der Gemeinschaftsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Gemeinschaftsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer Gemeinschaftsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur aufgrund der Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (Urteil vom 08/09/2008, C‑514/06 P, „Armacell“, Randnr 57). Für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung ist es daher hinreichend, dass nur für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht. Aus Gründen der Verfahrensökonomie wird die Widerspruchsabteilung in der vorliegenden Sache beim Vergleich der Zeichen ihren Schwerpunkt auf den deutschsprachigen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise richten.


In schriftbildlicher Hinsicht sind die Zeichen insoweit ähnlich, als sie in „Pilot“ übereinstimmen. Andererseits unterscheiden sie sich in dem ersten Bestandteil „ad“ der angefochtenen Marke.


In klanglicher Hinsicht stimmt die Aussprache der Zeichen beim Klang der Buchstaben „PILOT“ überein, die identisch in beiden Zeichen vorliegen. Insoweit sind die Zeichen klanglich ähnlich. Die Aussprache unterscheidet sich bei dem Klang der Buchstaben „Ad“ der angefochtenen Marke.


In begrifflicher Hinsicht wird das ältere Zeichen vom Publikum im relevanten Gebiet als „Flugzeugführer“ wahrgenommen. Die angefochtene Marke wird von einem Teil des Publikums im relevanten Gebiet als „Werbeflugzeugführer“ wahrgenommen, da „Ad“ von diesem Teil der Verbraucher als Abkürzung für „Werbung“ oder „Anzeige“ verstanden wird. Für einen anderen Teil des Verbraucher hat „Ad“ keine Bedeutung und das Zeichen wird als „Ad Flugzeugführer“ verstanden. Da die Zeichen in Bezug auf „Pilot“ mit einer ähnlichen Bedeutung verbunden sind, sind die Zeichen begrifflich ähnlich.


In Anbetracht der oben genannten schriftbildlichen, klanglichen und begrifflichen Übereinstimmungen sind die verglichenen Zeichen ähnlich.



  1. Kennzeichnungskräftige und dominante Elemente der Zeichen


Bei der Bestimmung, ob Verwechslungsgefahr vorliegt, muss der Vergleich der in Konflikt stehenden Zeichen auf dem Gesamteindruck beruhen, den die Marken er­wecken, wobei insbesondere ihre kennzeichnungskräftigen und dominanten Bestandteile berücksichtigt werden.


Die ältere Marke weist keine Elemente auf, die als eindeutig kennzeichnungskräftiger als andere Elemente gelten könnten.


Das Element „Ad“ der angefochten Marke wird von einem Teil des Publikums mit „Anzeige“ assoziiert. Angesichts der Tatsache, dass die relevanten Dienstleistungen die Übertragung auf digitale Anzeigen umfassen, gilt, dass dieses Element für die angefochtenen Dienstleistungen nicht kennzeichnungskräftig ist. Der Teil des Publikums, der die Bedeutung des Elements versteht, schenkt diesem nicht kennzeichnungskräftigen Element weniger Aufmerksamkeit. Folglich ist bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr zwischen den hier in Rede stehenden Marken die Auswirkung dieses nichtkennzeichnungskräftigen Elements begrenzt.


Die zu vergleichenden Marken weisen keine Elemente auf, die als eindeutig dominanter (stärker visuell ins Auge springend) als andere Elemente gelten könnten.



  1. Kennzeichnungskraft der älteren Marke


Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.


Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.


Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Dienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich als normal anzusehen.



  1. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad


Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.


Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch befundenen Dienstleistungen an das breite Publikum und an Fachkreise. Der Aufmerksamkeitsgrad gilt als erhöht, da funktionierende Telekommunikationsdienstleistungen wichtig für das Funktionieren von privater aber auch beruflicher Kommunikation sind.



  1. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung


Die Dienstleistungen sind identisch. Die verglichenen Zeichen sind ähnlich, da die ältere Marke vollständig in der angefochtenen Marke enthalten ist. Darüber hinaus ist die ältere Marke durchschnittlich kennzeichnungskräftig.


Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, dass der Verkehr die in Frage stehenden Kennzeichen regelmäßig nicht gleichzeitig wahrnimmt und miteinander vergleicht, sondern seine Auffassung aufgrund eines undeutlichen Erinnerungseindrucks gewinnt.


Die Unterschiede zwischen den Zeichen sind nicht ausreichend, um eine Verwechslungsgefahr auszuschließen. Die Zeichen unterscheiden sich in Bezug auf die ältere Marke lediglich in den zwei Buchstaben „Ad“ der angefochtenen Marke, welches für einen Teil des Publikums auch noch nicht kennzeichnungskräftig ist. Da das Wort „Pilot“ durch die Großschreibung des Buchstabens „P“ auch noch hervorgehoben ist, kann der Verbraucher annehmen, dass es sich lediglich um eine Produktlinie „ad“ der älteren Marke handelt.


Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte besteht beim deutschsprachigen Teil des Publikums Verwechslungsgefahr. Wie oben in Abschnitt b) dieser Entscheidung erwähnt, ist es für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung hinreichend, dass nur für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht. Dies gilt auch bei erhöhter Aufmerksamkeit der angesprochenen Verkehrskreise, da die Zeichen ähnlich, und die Dienstleistungen identisch sind.


Die Argumente der Anmelderin können nicht überprüft werden, da sie keine materiell-rechtliche Stellungnahme zum Widerspruch abgegeben hat (vgl. Schreiben des Amtes vom 24/08/2015).


Daher ist der Widerspruch auf der Grundlage der Gemeinschafsmarkeneintragung Nr. 1 381 144 der Widersprechenden begründet. Daraus folgt, dass die angefochtene Marke für alle angefochtenen Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss.


KOSTEN


Gemäß Artikel 85 Absatz 1 GMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten.


Da die Anmelderin die unterliegende Partei ist, trägt sie die Widerspruchsgebühr sowie alle der Widersprechenden in diesem Verfahren entstandenen Kosten.


Gemäß Regel 94 Absätze 3, 6 und 7 Buchstabe d Ziffer i GMDV bestehen die der Widersprechenden zu erstattenden Kosten aus der Widerspruchsgebühr und aus den Vertretungskosten, für die die in der Verordnung festgelegten Höchstsätze festzusetzen sind.




Die Widerspruchsabteilung


Peter QUAY

Martin EBERL

Beatrix STELTER



Gemäß Artikel 59 GMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 60 GMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen; innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 800 EUR entrichtet worden ist.


Die Festsetzung des Betrags der zu erstattenden Kosten kann nur auf Antrag durch eine Entscheidung der Widerspruchsabteilung überprüft werden. Gemäß Regel 94 Absatz 4 GMDV ist ein solcher Antrag innerhalb eines Monats nach Zustellung der Kostenfestsetzung einzureichen; er gilt erst als gestellt, wenn die Gebühr für die Überprüfung der Kostenfestsetzung von 100 EUR (Artikel 2 Nr. 30 GMGebV) entrichtet worden ist.

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