ANULACIÓN Nº 10 788 C (NULIDAD)

A. Salgado Nespereira, S.A., Ramçon Cabanillas 7, 32004 Ourense, España (solicitante), representado por J.M. Toro, S.L., Viriato 56 - 1º izda, 28010 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Cuervo y Sobrinos La Habana 1882 S.L., Calle López de Hoyos nº 245-247, 28043 Madrid, España (titular de la MC) representado por Pedro Maria García-Cabrerizo y del Santo, Vitruvio 23, 28006 Madrid, España (representante profesional).

El 07/12/2015, la División de Anulación adopta la siguiente

RESOLUCIÓN

1. Se estima la solicitud de declaración de nulidad.

2. La marca comunitaria nº 11 258 101 se declara nula en su totalidad.

3. Recaerán en el titular de la MC las costas sufragadas por la otra parte, que se fijan en 1 150 EUR.

MOTIVOS

El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra la marca comunitaria nº 11 258 101 (marca figurativa) (la MC). La solicitud se dirige contra todos los servicios cubiertos por la MC, en concreto:

Clase 41: Servicios de esparcimiento, actividades deportivas y culturales, y en especial los servicios de organización de eventos y acontecimientos deportivos, tales como carreras de automóviles.

La solicitud está basada en los registros de marcas españolas nº 420 761 y nº 420 762, ‘CUERVO Y SOBRINO’. El solicitante invoca el artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC, así como el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMC, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMC.

RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES

La solicitante afirma que la titular de la MC al solicitar la marca lo hizo de mala fe incumpliendo el contrato de licencia existente entre las partes de fecha 14/11/2002, con una vigencia inicial de 15 años, referido a la marca española nº 420 762 ‘CUERVO Y SOBRINO’ en clase 14, de su propiedad.

Por medio de dicho contrato se autorizaba a la sociedad Piami, S.L., predecesora de la titular de la MC, a usar en exclusiva la marca española mencionada para la comercialización de relojes de pulsera en los términos establecidos en dicho contrato (añadiéndole una letra ‘S’ a ‘SOBRINO’ y el término ‘HABANA’ o ‘LA HABANA 1882’), reservándose la licenciante el uso respecto a relojes de bolsillo.

Asimismo, en dicho contrato se establecía la prohibición de utilizar la marca para identificar otros productos o actividades distintos de los autorizados en el contrato, salvo autorización expresa y por escrito de la licenciante.

La solicitante afirma que la titular de la MC no puede alegar desconocimiento, en el momento de la solicitud de la MC, del contrato de licencia de uso de marca ni de la marca anterior que lo sustenta, dado que la administradora y representante de la sociedad titular coincide con la representante de la sociedad Piami, S.L., signataria del contrato de licencia mencionado.

Por otro lado, la solicitante alega la existencia de un riesgo de confusión entre la marca comunitaria nº 11 258 101 (marca figurativa) en clase 41 y sus marcas anteriores registradas en España nº 420 762 ‘CUERVO Y SOBRINO’ (denominativa) en clase 14 y nº 420 761 ‘CUERVO Y SOBRINO’ (denominativa) en clases 14 y 16, debido a la similitud de los signos a nivel visual, fonético y conceptual, y a la identidad aplicativa existente entre los productos de las marcas anteriores y los servicios de la solicitud de MC.

En apoyo de sus observaciones, la solicitante presentó las siguientes pruebas:

• Extracto de la base de datos SITADEX de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) relativo al registro de marca española nº 420 762 ‘CUERVO Y SOBRINO’ (denominativa) para relojes, fornituras y accesorios para los mismos en la clase 14 de la Clasificación de Niza, con fecha de solicitud 29/03/1963.

• Extracto de la base de datos SITADEX de la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM) relativo al registro de marca española nº 420 761 ‘CUERVO Y SOBRINO’ (denominativa) para artículos de bisutería, quincallería, platería y joyería en la clase 14 y para plumas estilográficas, bolígrafos, lapiceros mecánicos y objetos de escritorio en la clase 16 de la Clasificación de Niza, con fecha de solicitud 29/03/1963.

• Copia del contrato de licencia de marca fechado el 14/11/2002 y firmado por Doña María Susana Salgado Pazos, en nombre y representación de la sociedad A. Salgado Nespereira, S.A., en calidad de licenciante, y Doña Pilar Mata García, en nombre y representación de la sociedad Piami, S.L., en calidad de licenciataria.

• Información mercantil de las sociedades Cuervo y Sobrinos La Habana 1882, S.L. y Piami, S.L. (informes emitidos el 24/04/2015 por ‘einforma’, empresa especializada en información comercial, financiera y de marketing). En dicho documento consta que la denominación antigua de la sociedad era Piami, S.L. y que su administrador único es Pilar Mata García.

La titular de la MC no presentó observaciones en respuesta a la solicitud de declaración de nulidad.

CAUSAS DE NULIDAD ABSOLUTA – ARTÍCULO 52, APARTADO 1, LETRA  b), DEL RMC

Principios generales

El artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC establece que se declarará la nulidad de la marca comunitaria cuando, al presentar la solicitud de la marca, el solicitante hubiera actuado de mala fe.

No existe una definición jurídica precisa del término «mala fe», por lo que queda abierta a diversas interpretaciones. La mala fe es un estado subjetivo que se basa en las intenciones del solicitante a la hora de presentar una marca comunitaria. Por norma general, las intenciones propias no están sujetas a consecuencias legales. Para apreciar mala fe debe concurrir, en primer lugar, alguna acción del titular de la MC que refleje claramente una intención deshonesta y, en segundo lugar, una norma objetiva que sirva como referente para evaluar dicha acción y a continuación calificarla como constitutiva de mala fe. Existe mala fe cuando la conducta del solicitante de una marca comunitaria se aparta de los principios de comportamiento ético comúnmente aceptados o de las prácticas leales en el comercio o en los negocios, y que puede identificarse valorando los hechos objetivos de cada caso a la luz de dichas normas (Dictamen de la Abogado General Sra. Eleanor Sharpston de 12/03/2009, C‑529/07, «Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli», apartado 60).

Si el titular de una marca comunitaria ha actuado de mala fe en el momento de la presentación de la solicitud de marca debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores pertinentes en el caso de autos (sentencia de 11/06/2009, C‑529/07, «Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli» apartado 37).

La carga de la prueba de la existencia de mala fe recae en el solicitante de nulidad, dado que se presume la buena fe salvo prueba en contrario. Sin embargo, aunque la mala fe incluye un elemento subjetivo, puede que circunstancias objetivas sean suficientes para mostrar que ha existido mala fe.

Resumen de los hechos pertinentes

En base a las alegaciones y pruebas aportadas por la solicitante, ha quedado demostrado que las partes establecieron relaciones contractuales mediante la firma de un contrato de licencia de uso de marca en el año 2002.

En este sentido, ha quedado establecida, mediante la información comercial pertinente aportada por la solicitante, la conexión existente entre la sociedad licenciataria firmante de dicho contrato, Piami, S.L., y su representante legal (Pilar Mata García), con la sociedad titular de la MC, Cuervo y Sobrinos La Habana 1882, S.L.

Asimismo, ha quedado demostrado que el contrato de licencia entre las partes preveía el uso exclusivo de la marca, con determinados añadidos especificados en el propio contrato, respecto a relojes de pulsera, reservándose la licenciante el uso respecto a relojes de bolsillo.

También queda estipulada en el contrato la prohibición expresa de utilizar la marca para identificar productos o actividades que no sean los propios y específicos mencionados en dicho contrato, salvo autorización expresa y por escrito de la licenciante.

Apreciación de la mala fe

Existe mala fe cuando el titular de la MC pretende, a través del registro, apropiarse de la marca de un tercero con el que hubiera mantenido una relación contractual o pre-contractual o cualquier tipo de relación en la que imperase la buena fe e imponía al titular de la MC el deber de respetar las reglas en relación con las expectativas y los intereses legítimos de la otra parte (resolución de 13/11/2007, R 336/2007‑2, «Claire Fisher/Claire Fisher», apartado 24).

La cuestión fundamental radica, por lo tanto, en si la relación entre las partes estableció un vínculo lo suficientemente estrecho como para suponer que es justo esperar que el titular de la MC no presente una solicitud de marca comunitaria, sin informar previamente al solicitante de nulidad y con suficiente antelación para que adopte medidas contra la marca comunitaria impugnada (resolución de 13/12/2004, R 582/2003‑4, «East Side Mario’s», apartado 23).

Dicha relación sería lo suficientemente estrecha si las partes han celebrado negociaciones contractuales o pre-contractuales que afecten, entre otros, al signo en cuestión. Dicha relación no tiene por qué ser específica de manera que trate exclusivamente, por ejemplo, los derechos de franquicia en el territorio de que se trate (resolución de 13/12/2004, R 582/2003‑4, «East Side Mario’s», apartado 23).

En segundo lugar, si existe un deber de juego limpio o “fair play”, deberá determinarse si las acciones del titular de la MC constituyen un incumplimiento de dicho deber y, por lo tanto, se han realizado de mala fe.

La demostración de la mala fe implica demostrar, que en el momento de presentación, el titular de la MC conocía que estaba causando un perjuicio al solicitante de la nulidad y que dicho perjuicio era consecuencia de un comportamiento reprochable desde el punto de vista moral y comercial (resolución de 21/04/2010, R 219/2009‑1, «Gruppo Salini», apartado 66).

En el caso que nos ocupa, resulta patente que la titular de la MC conocía la existencia de, al menos, la marca española anterior de la solicitante que constituyó la base del contrato de licencia de uso de marca entre ellas. Además, la solicitud de la MC ahora impugnada se realizó en fecha 11/10/2012, bajo la vigencia del mencionado contrato de licencia.

Si bien la ausencia de respuesta de la titular de la MC a la solicitud de declaración de nulidad no equivale al reconocimiento de los hechos controvertidos, sí es cierto que la titular de la MC no negó la existencia del mencionado contrato de licencia ni contradijo los hechos presentados por parte de la solicitante y, lo que es más, no ha presentado ninguna observación ni prueba que demuestre que la solicitante consintió en el registro de la MC ahora impugnada o que permita apreciar que en el momento de presentar la MC impugnada perseguía un objetivo legítimo.

Es cierto que los productos de la marca anterior en clase 14, objeto del contrato de licencia de uso de marca, no coinciden con los servicios de la clase 41 para los que la titular registró la marca comunitaria. No obstante, no es menos cierto que el contrato de licencia establece expresamente la prohibición para la licenciataria de usar la denominación objeto del contrato para productos o actividades diferentes a los autorizados por medio del mismo, salvo autorización otorgada por la licenciante. La prohibición de dicho uso no autorizado debe entenderse extensible al registro no autorizado de la marca dado que éste supone un paso adicional que, además, presupone la intención de uso de la misma.

Asimismo, a pesar de que los productos y servicios pertenecen a sectores de actividad diferenciados, resulta pertinente destacar que es común en el mercado que fabricantes de artículos de relojería actúen como patrocinadores de eventos deportivos y, en particular, de competiciones automovilísticas, por lo que no sería descabellado que el solicitante pretendiera legítimamente expandir la protección de su marca para dichas actividades o servicios, pretensión que quedaría bloqueada o impedida por la MC que el titular solicitó sin la autorización del licenciante tal como requería el contrato de licencia, causando, en consecuencia, un perjuicio al solicitante de la nulidad.

El hecho de que la titular de la MC solicitase el registro a su nombre, sin el consentimiento ni conocimiento de la licenciante, incumpliendo así la obligación establecida expresamente en el contrato firmado por las partes, debe considerarse contrario a las prácticas leales en el comercio y permite presumir la mala fe del titular de la MC impugnada en el momento de solicitar la misma, dado que en último término lo que pretendía con dicha solicitud era apropiarse de algo que sabía que no era suyo.

A este respecto, finalmente, debe además tenerse en cuenta que, cuando se constata la mala fe del titular de la MC, se declara la nulidad de la marca en su totalidad, incluso para los productos y servicios no relacionados con los protegidos con la marca del solicitante de la nulidad. La única excepción se produce cuando el solicitante ha referido su solicitud de nulidad únicamente a algunos de los productos y servicios amparados por la MC controvertida, ya que en este caso una conclusión de mala fe supondrá la nulidad tan solo de los productos y servicios controvertidos.

El Tribunal General confirmó la opinión de la Oficina de que la existencia de mala fe en el momento de depositar la solicitud de la MC impugnada implicaba necesariamente la nulidad de dicha MC en su integridad (sentencia de 11/07/2013, T-321/10, «Gruppo Salini», apartado 48).

Aunque el Tribunal no detalló pormenorizadamente las razones para llegar a esa conclusión, se puede inferir que adoptó la tesis de que la nulidad de la MC, incluso para productos o servicios diferentes de los del solicitante de nulidad y que ni siquiera pertenecen a sectores conexos, se justifica por la protección del interés general de que el tráfico mercantil debe llevarse a cabo de una forma leal.

Por consiguiente, parece lógico concluir que la nulidad, una vez declarada, debe extenderse a todos los productos y/o servicios amparados por la MC controvertida, incluso aquellos que, de acuerdo con el artículo 8, apartado 1, letra b), serían considerados diferentes.

Conclusión

Habida cuenta de todo lo anterior, la División de Anulación concluye que conviene admitir la solicitud en su integridad y la marca comunitaria debe declararse nula para todos los servicios impugnados.

Dado que la solicitud se admite íntegramente basándose en los motivos del artículo 52, apartado 1, letra b), del RMC, no es necesario examinar el otro motivo de la solicitud, en concreto artículo 8, apartado 1, letra b) junto con el artículo 53, apartado 1, letra a), del RMC.

COSTAS

De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.

Dado que la titular de la MC es la parte vencida, deberá sufragar la tasa de anulación, así como los costes en los que haya incurrido el solicitante durante este procedimiento.

De conformidad con la regla 94, apartados 3 y 6, y la regla 94, apartado 7, letra d), inciso iii), del REMC, los gastos que se deben pagar al solicitante son la tasa de anulación y los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.

La División de Anulación

Martina GALLE

Begoña URIARTE VALIENTE

Pedro JURADO MONTEJANO

Conforme al artículo 59, del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60, del RMC, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Además, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (800 EUR).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Anulación. En virtud de la regla 94, apartado 4, del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas y no se considerará presentada hasta que no se haya pagado la tasa de revisión de la fijación de costas de 100 EUR (artículo 2, apartado 30, del RTMC).