OPPOSIZIONE N. B 2 165 309

Grant S.p.A., Via Giuseppe Mazzini 1, 40010 Bentivoglio (BO), Italia (opponente), rappresentata da Bugnion S.p.A., Via di Corticella, 87, 40128 Bologna, Italia (rappresentante professionale)

c o n t r o

Elizabeth Grant International Inc., 72 Carnforth Road, Toronto Ontario M4A 2KZ, Canada (richiedente), rappresentata da Appleyard Lees, 15 Clare Road Halifax, West Yorkshire HX1 2HY, Regno Unito (rappresentante professionale).

Il 28/01/2016, la Divisione d’Opposizione emana la seguente

DECISIONE:

1. L'opposizione n. B 2 165 309 è accolta parzialmente, ossia per i seguenti prodotti e servizi contestati:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; borsette, comprese borsette da donna e borsette in pelle; articoli da viaggio, compresi bauli e sacche da viaggio, beauty-case (venduti vuoti) e custodie per documenti; bagagli; valigette; portamonete, portafogli; zaini; borsette per il trucco; valigeria; borse da viaggio; cartelle scolastiche; sacchi per provviste; borse a tracolla; borse per lo sport; custodie per abiti da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli di toeletta, detti vanity cases (vuoti); beauty-case; borse da viaggio; parti ed accessori compresi in questa classe per tutti gli articoli sopra menzionati.

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; accessori per articoli d'abbigliamento; abiti per signora; articoli d'abbigliamento femminile, compresi capi d'abbigliamento, abbigliamento intimo e da notte; calze, collants; scarpe; scarpe da donna e calzature; cinture; cappelli.

Classe 35: Raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, ovvero accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli, per facilitarne ai clienti la visione e l'acquisto, per esempio da un sito Internet o tramite mezzi di telecomunicazione o da un catalogo o opuscolo di vendita per corrispondenza o da un catalogo o opuscolo scaricabile; servizi di vendita al dettaglio in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli; servizi di vendita al dettaglio elettronica in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli; servizi di consulenza ed informazione relativi a tutti i suddetti servizi compresi in questa classe.

2. La domanda di marchio comunitario n. 11 350 717 è respinta per tutti i prodotti e servizi suindicati. Si può procedere per i restanti prodotti e servizi.

3. Ciascuna parte sopporta le proprie spese.

MOTIVAZIONE:

L'opponente ha presentato opposizione contro una parte dei prodotti e servizi della domanda di marchio comunitario n. 11 350 717, vale a dire contro tutti i prodotti compresi nelle classi 18, 22, 23, 24 e 25 e contro una parte dei servizi compresi nella classe 35. L’opposizione si basa, inter alia, sulla registrazione di marchio italiano n. 1 499 269. L'opponente ha invocato l'articolo 8, paragrafo 1, lettera b), RMC.

RISCHIO DI CONFUSIONE – ARTICOLO 8, PARAGRAFO 1, LETTERA b), RMC

Sussiste un rischio di confusione se vi è il rischio che il pubblico possa ritenere che i prodotti o i servizi in questione, qualora rechino i marchi di cui trattasi, provengano dalla medesima impresa o, a seconda dei casi, da imprese economicamente collegate. La sussistenza di un rischio di confusione dipende dall'apprezzamento, nell'ambito di una valutazione globale, di diversi fattori che sono in rapporto di reciproca dipendenza. Tali fattori includono la somiglianza dei segni, la somiglianza dei prodotti e dei servizi, il carattere distintivo del marchio anteriore, gli elementi distintivi e dominanti dei segni in conflitto così come il pubblico di riferimento.

L'opposizione si basa su più di un marchio anteriore. La Divisione d’Opposizione ritiene opportuno, in primo luogo, esaminare l'opposizione in relazione alla registrazione di marchio italiano n. 1 499 269.

1. I prodotti e servizi

I prodotti sui quali si basa l’opposizione sono i seguenti:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, e articoli in queste materie non compresi in altre classi; pelli di animali; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni e bastoni da passeggio; fruste e articoli di selleria.

Classe 25: Articoli di abbigliamento esterno; cappelleria, foulards, sciarpe e calzature in genere; articoli di abbigliamento per bambini e ragazzi, cappotti, giacche, impermeabili, camicie, maglie, giacche in maglia, pullovers, gillets, gonne, pantaloni, cravatte; cinture per abbigliamento, stivali, scarpe, pantofole; guanti, cappelli, calze, magliette; pantaloncini corti e bermuda, bluse, giacchette, abiti da uomo e da donna, tute sportive, giacche a vento, jeans.

I prodotti e servizi contestati sono i seguenti:

Classe 18: Cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; borsette, comprese borsette da donna e borsette in pelle; articoli da viaggio, compresi bauli e sacche da viaggio, beauty-case (venduti vuoti) e custodie per documenti; bagagli; valigette; portamonete, portafogli; zaini; borsette per il trucco; valigeria; borse da viaggio; cartelle scolastiche; sacchi per provviste; borse a tracolla; borse per lo sport; custodie per abiti da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli di toeletta, detti vanity cases (vuoti); beauty-case; borse da viaggio; parti ed accessori compresi in questa classe per tutti gli articoli sopra menzionati.

Classe 22: Sacchi e sacche (non compresi in altre classi); materie tessili fibrose grezze; fibre in plastica per uso tessile, comprese quelle per borsette in poliuretano; parti ed accessori compresi in questa classe per tutti i suddetti articoli.

Classe 23: Fili per uso tessile; fili per uso tessile; fili in materie plastiche per uso tessile, anche per borsette.

Classe 24: Tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi; coperte da letto e copritavoli; succedanei del tessuto di plastica, in particolare per borsette.

Classe 25: Articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; accessori per articoli d'abbigliamento; abiti per signora; articoli d'abbigliamento femminile, compresi capi d'abbigliamento, abbigliamento intimo e da notte; calze, collants; scarpe; scarpe da donna e calzature; cinture; cappelli.

Class3 35: Pubblicità; gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; presentazione di prodotti su qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; effettuazione d'ordini e gestione di fatture anche nell'ambito dei servizi di ordinazione su catalogo e per corrispondenza; raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, ovvero accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, materie tessili fibrose grezze, fibre in plastica per uso tessile, filati e fili, per uso tessile, fili per uso tessile, fili in materie plastiche per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, copriletto e copritavoli, materie plastiche succedanee di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli, articoli per la casa, accessori per la casa, per facilitarne ai clienti la visione e l'acquisto, per esempio da un sito Internet o tramite mezzi di telecomunicazione o da un catalogo o opuscolo di vendita per corrispondenza o da un catalogo o opuscolo scaricabile; servizi di vendita al dettaglio in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, materie tessili fibrose grezze, fibre in plastica per uso tessile, filati e fili, per uso tessile, fili per uso tessile, fili in materie plastiche per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, copriletto e copritavoli, materie plastiche succedanee di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli, articoli per la casa, accessori per la casa; servizi di vendita al dettaglio elettronica in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, materie tessili fibrose grezze, fibre in plastica per uso tessile, filati e fili, per uso tessile, fili per uso tessile, fili in materie plastiche per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, copriletto e copritavoli, materie plastiche succedanee di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli, articoli per la casa, accessori per la casa; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, materie tessili fibrose grezze, fibre in plastica per uso tessile, filati e fili, per uso tessile, fili per uso tessile, fili in materie plastiche per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, copriletto e copritavoli, materie plastiche succedanee di tessuti, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli, articoli per la casa, accessori per la casa; servizi di consulenza ed informazione relativi a tutti i suddetti servizi compresi in questa classe.

Al fine di determinare l’effettiva portata della protezione attribuibile ad un elenco di prodotti e servizi, è necessario interpretarne la formulazione.

I termini “compresi/comprese”, utilizzati nell’elenco dei prodotti del richiedente, indica che i prodotti specificamente indicati sono solo esempi di prodotti e servizi compresi in quella categoria e che la protezione non è limitata ad essi. In altre parole, tale termine introduce un elenco non esaustivo di esempi (v. richiamo nella sentenza 09/04/2003, T‑224/01, Nu‑Tride, EU:T:2003:107

I fattori pertinenti per la comparazione dei prodotti o dei servizi includono, inter alia, la natura e la destinazione dei prodotti o dei servizi, i loro canali di distribuzione e punti vendita, i produttori, il metodo d'uso nonché la loro concorrenzialità o complementarità.

Prodotti contestati in classe 18

I prodotti cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni sono contenuti in entrambe le liste di prodotti. Pertanto, essi sono identici.

I contestati portamonete, portafogli; zaini; borsette per il trucco; cartelle scolastiche; sacchi per provviste; borse a tracolla; borse per lo sport; custodie per abiti da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli di toeletta, detti vanity cases (vuoti); beauty-case; borse da viaggio; borsette, comprese borsette da donna e borsette in pelle; articoli da viaggio, compresi bauli e sacche da viaggio, beauty-case (venduti vuoti) e custodie per documenti; bagagli; valigette; valigeria sono compresi nell'ampia categoria di articoli in queste materie non compresi in altre classi [Cuoio e sue imitazioni] dell'opponente. Pertanto, sono identici.

I contestati parti ed accessori compresi in questa classe per tutti gli articoli sopra menzionati [cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli e ombrelloni; borsette, comprese borsette da donna e borsette in pelle; articoli da viaggio, compresi bauli e sacche da viaggio, beauty-case (venduti vuoti) e custodie per documenti; bagagli; valigette; portamonete, portafogli; zaini; borsette per il trucco; valigeria; borse da viaggio; cartelle scolastiche; sacchi per provviste; borse a tracolla; borse per lo sport; custodie per abiti da viaggio; bauletti destinati a contenere articoli di toeletta, detti vanity cases (vuoti); beauty-case; borse da viaggio] possono essere prodotti dal fabbricante del prodotto principale, nel presente caso tutti i prodotti per i quali è stata riscontrata identità. Di conseguenza, il consumatore può aspettarsi che il prodotto principale e gli accessori siano prodotti sotto il controllo della stessa entità, soprattutto quando sono distribuiti attraverso gli stessi canali commerciali. Ne consegue che i summenzionati prodotti e cuoio e sue imitazioni, articoli in queste materie non compresi in altre classi; bauli e valigie; ombrelli, ombrelloni del marchio anteriore sono da considerarsi simili.

Prodotti contestati in classe 22

I contestati sacchi e sacche (non compresi in altre classi); materie tessili fibrose grezze; fibre in plastica per uso tessile, comprese quelle per borsette in poliuretano; parti ed accessori compresi in questa classe per tutti i suddetti articoli sono materie prime o prodotti in materiali che nulla hanno a che vedere con il cuoio o le sue imitazioni. Nella maggior parte dei casi, la mera circostanza che un prodotto sia impiegato nella fabbricazione di un altro non è di per sé sufficiente a dimostrare la somiglianza tra i prodotti, dato che la loro natura, la destinazione, il pubblico di riferimento e i canali di distribuzione possono essere del tutto distinti (sentenza del 13/04/2011, T-98/09, T Tumesa Tubos del Mediterráneo S.A., EU:T:2011:167, § 4951). Secondo la giurisprudenza, le materie prime soggette a un processo di trasformazione sono sostanzialmente diverse dai prodotti finiti che integrano o sono coperti da tali materie prime, in termini sia di natura, sia di scopo e destinazione d’uso (cfr. a tal fine la sentenza del 3/05/2012 nella Causa T-270/10, Conceria Kara v OHIM — Dima (KARRA), non pubblicata nella Raccolta, punto 53). Inoltre, non sono complementari poiché i prodotti finiti sono fabbricati con le materie prime, e generalmente le materie prime servono per l’uso industriale più che per la vendita diretta al consumatore finale (sentenza del 9/04/2014, T-288/12, Zytel, EU:T:2014:196, § 39-43). Nel presente caso, la Divisione d’Opposizione ritiene per l’appunto che natura, destinazione, pubblico di riferimento e canali di distribuzione sono distinti rispetto ai prodotti dell’opponente nelle classi 18 e 25. Neppure sono questi prodotti complementari o in competizione. Pertanto, essi sono da ritenersi dissimili.

Prodotti contestati in classe 23

I contestati fili per uso tessile; fili per uso tessile; fili in materie plastiche per uso tessile, anche per borsette sono tutti prodotti che si utilizzano come materie prime per la produzione di prodotti lavorati e finiti. Nessuna relazione è riscontrabile tra questi prodotti e i prodotti dell’opponente nelle classi 18 e 25. Natura, destinazione, pubblico di riferimento e canali di distribuzione sono distinti. Neppure sono questi prodotti complementari o in competizione. Ne consegue che debbano essere ritenuti dissimili.

Prodotti contestati in classe 24

I contestati tessuti e prodotti tessili non compresi in altre classi sono da mettere in relazione al cuoio e sue imitazioni nella classe 18 del marchio anteriore. Questi prodotti hanno la stessa destinazione, ovvero la produzione di prodotti lavorati e finiti, oltre ad essere destinati al medesimo pubblico di riferimento. Inoltre, può darsi il caso che essi entrino in competizione, dal momento che gli uni possono costituire un’alternativa rispetto agli altri. Pertanto, essi debbono considerarsi simili.

Le coperte da letto e copritavoli; succedanei del tessuto di plastica, in particolare per borsette non presentano alcun punto di contatto rispetto ai prodotti delle classi 18 e 25 del marchio anteriore. Questi prodotti non soddisfano le stesse esigenze. Essi non sono distribuiti tramite gli stessi punti vendita né sono realizzati dagli stessi fabbricanti. Inoltre, non sono né concorrenti né complementari. Ne consegue che tali prodotti sono dissimili.

Prodotti contestati in classe 25

I contestati articoli di abbigliamento, scarpe, cappelleria; accessori per articoli d'abbigliamento; abiti per signora; articoli d'abbigliamento femminile, compresi capi d'abbigliamento, abbigliamento intimo e da notte; calze, collants; scarpe; scarpe da donna e calzature; cinture; cappelli contestati sono identici ad articoli di abbigliamento esterno; cappelleria, foulards, sciarpe e calzature in genere; articoli di abbigliamento per bambini e ragazzi, cappotti, giacche, impermeabili, camicie, maglie, giacche in maglia, pullovers, gillets, gonne, pantaloni, cravatte; cinture per abbigliamento, stivali, scarpe, pantofole; guanti, cappelli, calze, magliette; pantaloncini corti e bermuda, bluse, giacchette, abiti da uomo e da donna, tute sportive, giacche a vento, jeans dell’opponente, o in quanto identicamente contenuti in entrambe le liste di prodotti (inclusi i sinonimi) o perché i prodotti dell’opponente includono, sono inclusi o si sovrappongono con i prodotti contestati.

Servizi contestati in classe 35

I servizi di vendita al dettaglio concernenti la vendita di specifici prodotti presentano un basso grado di somiglianza con tali prodotti. Sebbene la natura, la finalità e la modalità di utilizzazione di detti prodotti e servizi non siano le stesse, essi presentano alcune somiglianze dal momento che sono complementari e i servizi sono prestati generalmente negli stessi luoghi in cui i prodotti sono offerti in vendita. Inoltre, i prodotti ed i servizi in questione sono diretti al medesimo pubblico.

Pertanto, i servizi di raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, ovvero accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli, per facilitarne ai clienti la visione e l'acquisto, per esempio da un sito Internet o tramite mezzi di telecomunicazione o da un catalogo o opuscolo di vendita per corrispondenza o da un catalogo o opuscolo scaricabile; servizi di vendita al dettaglio in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli; servizi di vendita al dettaglio elettronica in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza in materia di accessori moda, pelle e finta pelle ed articoli in queste materie, bauli e sacche da viaggio, ombrelli ed ombrelloni, borsette, articoli da viaggio, bauli, sacche da viaggio, beauty-case e custodie per documenti, bagagli, valigie, portamonete, portafogli da uomo, zainetti, buste per trucchi, borse da viaggio, ventiquattrore, cartelle per la scuola, borse per la spesa, borse a tracolla, borse per lo sport, custodie per abiti da viaggio, buste per articoli per la toilette, nécessaire per la toilette, borse da viaggio, borse, abbigliamento, calzature, cappelleria, accessori d'abbigliamento, abiti da donna, abbigliamento da donna, compresi capi d'abbigliamento, biancheria intima ed indumenti da notte, calze e collant, scarpe, scarpe e calzature da donna, cinture, cappelli; servizi di consulenza ed informazione relativi a tutti i suddetti servizi compresi in questa classe contestati presentano un basso grado di somiglianza con i prodotti nelle classi 18 e 25 dell'opponente.

I servizi contestati presentazione di prodotti su qualsiasi tipo di mezzo di comunicazione per la vendita al dettaglio; effettuazione d'ordini e gestione di fatture anche nell'ambito dei servizi di ordinazione su catalogo e per corrispondenza; servizi di consulenza ed informazione relativi a tutti i suddetti servizi compresi in questa classe sono servizi di vendita al dettaglio in genere (vale a dire non limitati alla vendita di prodotti particolari). Essi non sono simili ai prodotti che possono essere venduti al dettaglio (v. comunicazione n. 7/05 del Presidente dell'Ufficio, del 31/10/2005 sulla registrazione di marchi comunitari per servizi di vendita al dettaglio). Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi, al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I suddetti prodotti contestati consistono nel raggruppare e nell’offrire in vendita un’ampia gamma di prodotti diversi consentendo ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, le modalità di utilizzazione di tali prodotti e servizi sono diverse. Essi non sono concorrenti né complementari. Pertanto, i prodotti dell’opponente nelle classi 18 e 25 sono dissimili dai servizi di vendita al dettaglio del marchio contestato della classe 35.

I servizi contestati di raccolta, a beneficio di terzi, di una varietà di prodotti, ovvero materie tessili fibrose grezze, fibre in plastica per uso tessile, filati e fili, per uso tessile, fili per uso tessile, fili in materie plastiche per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, copriletto e copritavoli, materie plastiche succedanee di tessuti, articoli per la casa, accessori per la casa, per facilitarne ai clienti la visione e l'acquisto, per esempio da un sito Internet o tramite mezzi di telecomunicazione o da un catalogo o opuscolo di vendita per corrispondenza o da un catalogo o opuscolo scaricabile; servizi di vendita al dettaglio in materia di materie tessili fibrose grezze, fibre in plastica per uso tessile, filati e fili, per uso tessile, fili per uso tessile, fili in materie plastiche per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, copriletto e copritavoli, materie plastiche succedanee di tessuti, articoli per la casa, accessori per la casa; servizi di vendita al dettaglio elettronica in materia di materie tessili fibrose grezze, fibre in plastica per uso tessile, filati e fili, per uso tessile, fili per uso tessile, fili in materie plastiche per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, copriletto e copritavoli, materie plastiche succedanee di tessuti, articoli per la casa, accessori per la casa; servizi di vendita al dettaglio per corrispondenza in materia di materie tessili fibrose grezze, fibre in plastica per uso tessile, filati e fili, per uso tessile, fili per uso tessile, fili in materie plastiche per uso tessile, tessuti e prodotti tessili, copriletto e copritavoli, materie plastiche succedanee di tessuti, articoli per la casa, accessori per la casa; servizi di consulenza ed informazione relativi a tutti i suddetti servizi compresi in questa classe e i prodotti del marchio su cui si basa l’opposizione nelle classi 18 e 25 non sono simili. Oltre ad avere natura diversa, dato che i servizi al contrario dei prodotti, sono privi di materialità, essi soddisfano altresì necessità diverse. I servizi di vendita al dettaglio consistono nel raggruppare e nell'offrire in vendita un'ampia gamma di prodotti diversi, consentendo così ai consumatori di soddisfare agevolmente necessità di acquisto diverse in un unico luogo. Questo non è lo scopo dei prodotti. Inoltre, il metodo di utilizzazione di tali prodotti e servizi è diverso. Essi non sono né concorrenti né complementari. La somiglianza fra i servizi di vendita al dettaglio di specifici prodotti coperti da un marchio e gli specifici prodotti coperti da un altro marchio può essere riscontrata solo quando i prodotti venduti al dettaglio e gli specifici prodotti coperti dall'altro marchio sono identici. Tale condizione non è soddisfatta nel presente caso in quanto i prodotti in questione sono solo simili o sono dissimili. Ne consegue che i suddetti prodotti e servizi sono da considerarsi dissimili.

I servizi di pubblicità e i servizi di consulenza ed informazione relativi a tutti i suddetti servizi compresi in questa classe del marchio impugnato consistono nel fornire a terzi assistenza nella vendita dei loro prodotti e servizi promuovendone il lancio e/o la vendita, o nel rafforzare la posizione del cliente nel mercato e acquisire un vantaggio concorrenziale attraverso attività promozionali. Al fine di realizzare tale obiettivo, è possibile utilizzare mezzi e strumenti di tipo diverso. I servizi in questione sono prestati da società specializzate che studiano le necessità dei propri clienti e forniscono loro tutte le necessarie informazioni e consigli per la commercializzazione dei prodotti e dei servizi, creando una strategia personalizzata relativa alla promozione di tali prodotti e servizi mediante l’uso giornali, siti web, video, Internet, ecc. La natura e lo scopo dei servizi di pubblicità sono fondamentalmente diversi dalla fabbricazione/realizzazione di prodotti o dalla fornitura di molti altri servizi. Il mero fatto che alcuni prodotti o servizi possano apparire in annunci pubblicitari non è sufficiente per constatarne la somiglianza con questi ultimi. Pertanto, la pubblicità deve essere considerata dissimile dai prodotti pubblicizzati, quali potrebbero essere i prodotti dell’opponente nelle classi 18 e 25.

I servizi contestati gestione di affari commerciali; amministrazione commerciale; lavori di ufficio; servizi di consulenza ed informazione relativi a tutti i suddetti servizi compresi in questa classe sono servizi prestati in genere da società specializzate nel settore, come le società di consulenza commerciale, e da società che forniscono assistenza nei lavori di ufficio. Queste raccolgono informazioni e mettono a disposizione strumenti e competenze al fine di aiutare i propri clienti nell’esercizio delle loro imprese o di fornire alle imprese il necessario sostegno per svilupparsi, espandersi e acquisire maggiori quote di mercato o, nel caso dei lavori di ufficio, forniscono servizi genericamente definibili come appartenenti al settore c.d. impiegatizio. Detti servizi comprendono attività quali le ricerche e le valutazioni in materia di affari commerciali, l’analisi del prezzo di costo e la consulenza organizzativa. Tali servizi includono altresì qualsiasi attività di "consulenza", “di fornitura di pareri” e di "assistenza" che può risultare utile nella “gestione di un'impresa”, ad esempio su come ripartire in modo efficiente le risorse umane e finanziarie, come migliorare la produttività, come aumentare le quote di mercato, come trattare con i concorrenti, come ridurre gli oneri fiscali, come sviluppare nuovi prodotti, come comunicare con il pubblico, come espletare le attività di marketing, come studiare le tendenze del mercato, come lanciare nuovi prodotti, come creare un'identità aziendale, eccetera. Nessun punto di contatto sussiste tra i suddetti servizi e i prodotti del marchio anteriore nelle classi 18 e 25. Essi sono pertanto dissimili.

2. I segni

GRANT	ELIZABETH GRANT
Marchio anteriore	Marchio impugnato

Il territorio di riferimento è l’Italia.

Sotto il profilo visivo i segni sono simili nella misura in cui coincidono nel termine “GRANT”, che forma il marchio anteriore nella sua interezza e la seconda parola del marchio impugnato. Essi differiscono, invece, nel primo termine “ELIZABETH” del marchio impugnato.

Sotto il profilo fonetico, la pronuncia dei segni coincide nel suono delle lettere “GRANT” presenti identicamente in entrambi i segni. Entro questi limiti i segni sono simili dal punto di vista fonetico. La pronuncia dei segni differisce nel suono delle lettere “ELIZABETH” del marchio impugnato che non trova alcuna coincidenza nel marchio anteriore.

Sotto il profilo concettuale, il segno anteriore sarà percepito dal pubblico del territorio di riferimento come un cognome di origine inglese diffuso in tutti i Paesi cosiddetti anglosassoni. Il marchio impugnato sarà percepito come il suddetto cognome accompagnato dal nome di persona femminile “ELIZABETH”, che sarà inteso dal pubblico di lingua italiana come l’equivalente del nome “Elisabetta”. Poiché i segni saranno associati a un significato simile, essi sono concettualmente simili.

Tenuto conto delle summenzionate coincidenze visive, fonetiche e concettuali, i segni oggetto della comparazione siano simili.

3. Elementi distintivi e dominanti dei segni

Nel determinare la sussistenza del rischio di confusione, la comparazione dei segni in conflitto deve basarsi sull'impressione generale da essi prodotta, tenendo conto, in particolare, dei loro elementi distintivi e dominanti.

I marchi oggetto della comparazione non contengono elementi che potrebbero essere considerati chiaramente più distintivi o più dominanti (ovvero dotati di maggiore impatto visivo) rispetto ad altri.

4. Carattere distintivo del marchio anteriore

Il carattere distintivo del marchio anteriore è uno dei fattori di cui si deve tenere conto nella valutazione globale del rischio di confusione.

L'opponente non ha affermato in modo esplicito che il marchio è particolarmente distintivo in virtù del suo uso intensivo o della sua notorietà.

Di conseguenza, la valutazione del carattere distintivo del marchio anteriore si baserà sul suo carattere distintivo intrinseco. Nel caso presente, il marchio anteriore risulta, nel suo complesso, privo di qualsiasi significato per il pubblico del territorio di riferimento in relazione ai prodotti e servizi in questione. Pertanto, il carattere distintivo del marchio anteriore deve essere considerato normale.

5. Pubblico di riferimento –grado di attenzione

Si ritiene che il consumatore medio dei prodotti o dei servizi in questione sia normalmente informato e ragionevolmente attento e avveduto. Occorre anche prendere in considerazione il fatto che il livello di attenzione del consumatore medio può variare in funzione del settore merceologico cui appartengono tali prodotti o servizi.

Nel presente caso, i prodotti e servizi che risultano essere identici o simili in diverso grado sono diretti sia al grande pubblico che a una clientela commerciale composta da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

6. Valutazione globale, altri argomenti e conclusione

I prodotti e i servizi oggetto della comparazione di cui alla lettera a) della presente decisione sono in parte identici, in parte simili, in parte simili in basso grado e in parte dissimili. Essi sono diretti sia al grande pubblico che a un pubblico composto da soggetti dotati di conoscenze e competenze specifiche di tipo professionale. Si ritiene che il grado di attenzione sia medio.

Per quanto attiene ai segni, la Divisione d’Opposizione osserva quanto segue. I segni, che sono entrambi denominativi, condividono il medesimo termine “GRANT”. L’unica differenza è ascrivibile alla presenza del termine “ELIZABETH” nel segno anteriore. Nel caso in esame, il pubblico percepirà il termine ‘”GRANT”, presente in entrambi i segni e preceduto nel segno impugnato dal nome proprio femminile “ELIZABETH” nel caso del marchio impugnato, come indicazione di un cognome, e di un nome, di origine anglosassone.

Ai sensi della consolidata Giurisprudenza del Tribunale, il pubblico, e in particolare di lingua italiana, conferisce particolare importanza ai cognomi quali indicatori di origine (v. sentenza del 01/03/2005, T-185/03, ‘ENZO FUSCO’).

Quando due segni contengono lo stesso cognome ma solo uno di essi contiene anche un nome, è prassi ritenere che ci sia, in linea di massima, un rischio di confusione. I consumatori possono essere indotti erroneamente ad attribuire un’origine comune ai prodotti e servizi in questione. La presenza di un nome in uno dei segni in conflitto non è sufficiente affinché i consumatori possano distinguere i due segni in tutta sicurezza. Il cognome da solo sarà percepito come una versione abbreviata del nome intero, individuando così un’origine comune.

Inoltre, il consumatore non ha presenti entrambi i segni al momento dell’atto dell’acquisto, ma decide in conformità a una memoria incompleta e incerta, per cui sarà indotto a dare più peso alle somiglianze piuttosto che alle differenze dei segni.

Considerato quanto precede, la Divisione d’Opposizione ritiene che sussista un rischio di confusione da parte del pubblico e che pertanto l'opposizione sia parzialmente fondata sulla base della registrazione del marchio italiano dell'opponente.

Ne discende che il marchio contestato deve essere respinto per i prodotti e servizi considerati identici o simili in diverso grado a quelli del marchio anteriore.

I restanti prodotti e servizi contestati sono dissimili. Poiché la somiglianza dei prodotti e servizi è una condizione necessaria per l'applicazione dell'articolo 8, paragrafo 1, RMC, l'opposizione basata su tale articolo e diretta contro i suddetti prodotti e servizi non può essere accolta.

L'opponente ha basato l'opposizione anche sui seguenti marchi anteriori:

• La registrazione di marchio comunitario n. 6 144 562 per il marchio figurativo .

L’altro diritto anteriore invocato dall'opponente è meno simile al marchio contestato, dato che si tratta di un marchio figurativo che contiene un ulteriore elemento verbale. Inoltre, esso copre un elenco più ristretto di prodotti. Pertanto, il risultato non può essere diverso in relazione ai prodotti e servizi per i quali l'opposizione è già stata respinta. Di conseguenza, in relazione a tali prodotti e servizi, il rischio di confusione non sussiste.

Per dovere di completezza resta da prendere in considerazione l'argomentazione dell'opponente secondo la quale i marchi anteriori, tutti caratterizzati dalla presenza dello stesso elemento verbale "GRANT", costituiscono una "famiglia di marchi" o una "serie di". Ad avviso dell’opponente, tale circostanza può generare un oggettivo rischio di confusione in quanto il consumatore, trovandosi di fronte al marchio contestato contenente lo stesso elemento verbale presente nei marchi anteriori, sarà indotto a supporre che anche i prodotti e servizi contraddistinti da tale marchio provengono dall'opponente.

Tuttavia, la Divisione d’Opposizione ritiene che non sia necessario procedere all’esame dell’argomento della famiglia di marchi rivendicato dall’opponente dal momento che l’opposizione è stata accolta per tutti i prodotti e servizi contestati che sono stati ritenuti identici o simili in vario grado a quelli protetti dal marchio anteriore e che l’eventuale accoglimento del suddetto argomento non potrebbe comunque portare al rifiuto dei prodotti e servizi che si sono rivelati dissimili da quelli per cui i marchi anteriori sono protetti.

SPESE

Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 1, RMC, la parte soccombente in un procedimento d'opposizione deve sopportare l'onere delle tasse e delle spese sostenute dall'altra parte. Ai sensi dell'articolo 85, paragrafo 2, RMC, ove le parti risultino soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni, o qualora l'equità lo richieda, la Divisione d’Opposizione decide una ripartizione differente.

Poiché l'opposizione è stata accolta solo per una parte dei prodotti e servizi contestati, entrambe le parti sono risultate soccombenti rispettivamente su una o più statuizioni. Di conseguenza, ciascuna parte sopporterà le proprie spese.

La Divisione d’Opposizione

Karin KUHL

Andrea VALISA

Michele M. BENEDETTI-ALOISI

Ai sensi dell'articolo 59 RMC, ognuna delle parti di un procedimento conclusosi con una decisione può ricorrere contro questa decisione a condizione che quest’ultima non abbia accolto le sue richieste. Ai sensi dell'articolo 60 RMC, il ricorso deve essere presentato per iscritto all'Ufficio entro due mesi a decorrere dal giorno della notifica della decisione. Inoltre deve essere presentata una memoria scritta con i motivi del ricorso entro quattro mesi da tale data. Il ricorso si considera presentato soltanto se la tassa di ricorso di 800 EUR è stata pagata.