WIDERSPRUCH Nr. B 2 241 522

Kaplan Inc, 888 7th Avenue, 10106 New York, Vereinigte Staaten von Amerika (Widersprechende), vertreten durch Hogan Lovells, Avenida Maisonnave 22, 03003 Alicante, Spanien (zugelassene Vertreter)

g e g e n

Bodrum Gayrimenkul Yatirimciligi Insaat Taahhut Turizm A.S., Büyükdere Cad. No. 100-102-B, B Blok Kat 11 Esentepe, 34396 Istanbul, Türkei (Anmelderin), vertreten durch Wilde Rechtsanwälte, Weinsbergstr. 190, 50825 Köln, Deutschland (zugelassene Vertreter)

Am 30/10/2019 ergeht durch die Widerspruchsabteilung die folgende

ENTSCHEIDUNG:

1. Dem Widerspruch Nr. B 2 241 522 wird teilweise stattgegeben, und zwar für die folgenden angefochtenen Dienstleistungen:

Klasse 41: Erziehung; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Erziehung auf Akademien; Angebot von Lehrgängen und Ausbildungen; kulturelle Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Betrieb eines Clubs, Unterricht; religiöse Erziehung; Erziehung und Unterricht; Gymnastikunterricht; Betrieb von Kindergärten; Erziehung; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung von Wettbewerben; Erziehung; Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Ausbildung.

2. Die Unionsmarkenanmeldung Nr. 11 798 808 wird für alle obigen Dienstleistungen zurückgewiesen. Sie kann für die restlichen Dienstleistungen weitergeführt werden.

3. Jede Partei trägt ihre eigenen Kosten.

BEGRÜNDUNG:

Die Widersprechende legte Widerspruch gegen alle Dienstleistungen (Klassen 36, 37 und 41) der Unionsmarkenanmeldung Nr. 11 798 808 (Wortmarke „KAPLANKAYA“) ein. Der Widerspruch beruht auf den Unionsmarkeneintragungen Nr. 4 110 557 (Wortmarke „Kaplan“), Nr. 4 128 633 (Wortmarke „Kaplan International“) und Nr. 7 506 454 (Wortmarke „KAPLAN A DIFFERENT SCHOOL OF THOUGHT“). Die Widersprechende berief sich auf Artikel 8 Absatz 1 Buchstabe b UMV.

BENUTZUNGSNACHWEIS

Gemäß Artikel 42 Absätze 2 und 3 UMV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Widerspruchs geltenden Fassung, jetzt Artikel 47 Absätze 2 und 3 UMV) hat die Widersprechende auf Verlangen der Anmelderin den Nachweis zu erbringen, dass sie innerhalb der letzten fünf Jahre vor der Veröffentlichung der angefochtenen Marke die ältere Marke in den Gebieten, in denen diese geschützt ist, in Verbindung mit den Waren oder Dienstleistungen, für die diese eingetragen ist und auf die sie sich zur Begründung ihres Widerspruchs beruft, ernsthaft benutzt hat oder dass berechtigte Gründe für die Nichtbenutzung vorliegen. Für die frühere Marke gilt eine Benutzungsverpflichtung, wenn sie zum betreffenden Datum mindestens fünf Jahre lang eingetragen war.

Gemäß dieser Bestimmung wird der Widerspruch bei Fehlen eines solchen Nachweises zurückgewiesen.

Die Anmelderin hat von der Widersprechenden den Benutzungsnachweis aller Marken, auf denen der Widerspruch beruht, verlangt.

Im vorliegenden Fall wurde die angefochtene Marke am 13/06/2013 veröffentlicht. Die ältere Marke Nr. 7 506 454 wurde am 23/07/2009 eingetragen. Deshalb ist der Antrag auf Nachweis der Benutzung hinsichtlich dieser älteren Marke unzulässig.

Hinsichtlich der beiden älteren Marken Nr. 4 110 557 und Nr. 4 128 633 ist der Antrag jedoch zulässig, da er fristgerecht eingereicht wurde und da diese früheren Marke mehr als fünf Jahre vor dem vorstehend genannten maßgeblichen Datum eingetragen waren (19/01/2006 bzw. 26/01/2006)

Die Widersprechende musste daher nachweisen, dass diese beiden Marken, auf der der Widerspruch u.a. beruht, in der Europäischen Union vom 13/06/2008 bis einschließlich zum 12/06/2013 ernsthaft benutzt wurden.

Aus diesem Nachweis muss ferner die Benutzung der Marken in Verbindung mit den Waren und Dienstleistungen hervorgehen, auf deren Grundlage der Widerspruch eingelegt wurde. Beide Marken haben einen identischen Schutzumfang, trotz der geringen Unterschiede des Wortlautes in Klasse 41, die auf eine leicht unterschiedliche Übersetzung aus der ersten Sprache (Englisch) zurückzuführen sind, deren Wortlaut allerdings ausschlaggebend ist. Die Waren und Dienstleistungen sind folgende:

Klasse 9: Auf Platten, Bändern, CDs, CD-ROMs, DVDs und anderen elektronischen Medien aufgezeichnete Bücher, Veröffentlichungen, Magazine, Journale und Zeitschriften; elektronische Publikationen; Online-Veröffentlichungen; interaktive Software; Multimedia-Software; gedruckte Veröffentlichungen in elektronisch lesbarem Format.

Klasse 16: Druckereierzeugnisse; gedruckte Veröffentlichungen; Lehr- und Unterrichtsmaterial; Schreibstifte, Bleistifte, Papier- und Schreibwaren; Künstlerbedarfs- und Schreibgeräte und -materialien; Grußkarten und Postkarten; Abziehbilder; Kästen, Taschen und Behälter aus Papier oder Pappe.

Klasse 41: Erziehungs- und Ausbildungsdienste; Unterricht, Betreuung [bzw. Lehre], Ausbildung und Unterweisung; Bereitstellung von Kursen und Unterricht; Bereitstellung von Fernkursen; Durchführung pädagogischer Prüfungen; Organisation und Durchführung von Konferenzen, Kongressen, Vorlesungen, Ausstellungen, Tagesschulen, Workshops und Seminaren auf dem Gebiet der Bildung [bzw. Veranstaltung und Durchführung von Bildungskonferenzen, Kongressen, Vorträgen, Ausstellungen, Tagesschulen, Workshops und Seminaren].

Gemäß Regel 22 Absatz 3 UMDV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Benutzungsnachweis geltenden Fassung) muss der Benutzungsnachweis aus Angaben über Ort, Zeit, Umfang und Art der Benutzung der Widerspruchsmarke für die Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde und auf die der Widerspruch gestützt wird, bestehen.

Am 10/05/2016 setzte das Amt in Anwendung von Regel 22 Absatz 2 UMDV (in der zum Zeitpunkt der Einreichung des Antrags auf Benutzungsnachweis geltenden Fassung) der Widersprechenden eine Frist, die auf Antrag der Widersprechenden bis zum 15/09/2016 verlängert wurde, um Benutzungsnachweise für die ältere Marke einzureichen. Die Widersprechende legte fristgerecht am 15/09/2016 Benutzungsnachweise vor und am 28/09/2016 entsprechende Übersetzungen. Was letztere angeht, sei der Vollständigkeit daran erinnert, dass, wenn die Widersprechende innerhalb der festgelegten Frist Nachweise für die Benutzung in einer anderen als der Verfahrenssprache vorlegt und dann auf eigene Initiative hin nach dem Ablauf der Frist, aber vor dem Ablauf der der Anmelderin zur Einreichung einer Stellungnahme gesetzten Frist eine Übersetzung dieser Nachweise in die Verfahrenssprache einreicht, diese Nachweise berücksichtigt werden. Dies gilt auch dann, wenn die Widersprechende nicht vom Amt zur Einreichung einer Übersetzung aufgefordert worden ist und auch dann, wenn die Anmelderin die Nachweise noch nicht angefochten hat.

Am 20/03/2018 stellte die Widerspruchsabteilung fest, dass die eingereichten CDs mit den Nachweisen aufgrund eines technischen Defekts unleserlich sind und forderte die Widersprechende auf, diese nochmals einzureichen. Die Widersprechende kam am 23/04/2018 dieser Aufforderung fristgerecht nach. Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass die Anmelderin in ihrer entsprechenden Stellungnahme vom 05/05/2019 die Übereinstimmung des Inhalts zwischen ursprünglichen und nachträglichen CDs bestätigte.

Da die Widersprechende beantragte, bestimmte in den Unterlagen enthaltenen Angaben als vertraulich zu behandeln und Dritten nicht zugänglich zu machen, wird die Widerspruchsabteilung die eingereichten Nachweise nur allgemein beschreiben ohne konkrete Daten daraus zu verwenden.

Die in Betracht zu ziehenden Beweismittel sind entsprechend die folgenden:

• Eidesstattliche Versicherung vom 14/06/2016 vom Deputy General Counsel der Widersprechenden mit Angaben zu Umsatzzahlen, die in den Jahren 2008 bis 2013 mit Kursen unter der Marke „KAPLAN“ erzielt worden seien und die sich insg. in einem neunstelligen Bereich bewegen. Der eidesstattlichen Versicherung zufolge handele es sich bei der Widersprechenden um eines der größten Bildungsunternehmen der Welt mit u.a. Niederlassungen in 7 Mitgliedsstaaten der Europäischen Union, das diverse Schulungen, Testvorbereitungen und Abschlüsse anbiete (Anhang 1).

• Broschüren, Kataloge, Flyer, Newsletter und Preislisten zu Bildungsmaßnahmen (Kurse, Prüfungsvorbereitungen, etc.) aus dem Zeitraum 2008 bis 2013, allesamt ausgestellt von der Widersprechenden (Anlagen 2 bis 16, sowie 18).

• Ein Video in englischer Sprache, das nach Angaben der Widersprechenden aus deren Youtube-Kanal stamme. Es fehlen Veröffentlichungsdatum, sowie Zugriffszahlen (Anlage 17).

• Auszug aus einem Artikel der Zeitung Le Monde (Beilage für Studenten) ohne Datum, demzufolge die Widersprechende einen Vorbereitungskurs in Paris im Jahr 2012 für Aufnahmeprüfungen empfiehlt (Anlage 19).

Im Hinblick auf die eidesstattliche Versicherung stellt die Widerspruchsabteilung fest, dass in Artikel 10 Absatz 4 DVUM (ehemals Regel 22 Absatz 4 UMDV, gültig bis 01/10/2017) schriftliche Erklärungen nach Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV ausdrücklich als zulässige Beweismittel aufgeführt werden. Zu den zulässigen Beweismitteln zählen nach Artikel 97 Absatz 1 Buchstabe f UMV auch schriftliche Erklärungen, die unter Eid oder an Eides statt abgegeben werden oder nach den Rechtsvorschriften des Staates, in dem sie abgegeben werden, eine ähnliche Wirkung haben. Diesbezüglich ist jedoch zu berücksichtigen, dass Erklärungen, die von dem Betroffenen selbst oder von Personen, die in einem Abhängigkeitsverhältnis zu diesem stehen, verfasst wurden, im Allgemeinen ein geringerer Beweiswert zuerkannt wird als Beweismitteln, die von unabhängigen Dritten stammen. Dies ist damit zu begründen, dass die Wahrnehmung der Verfahrensbeteiligten durch das persönliche Interesse am Verfahrensgegenstand beeinflusst sein könnte.

Dies bedeutet jedoch nicht, dass solchen Erklärungen jeglicher Beweiswert fehlt.

Der Ausgang des Verfahrens hängt vielmehr von der Gesamtbeurteilung der Beweismittel im konkreten Einzelfall ab. Da eine eidesstattliche Erklärung eines Beteiligten aus den oben dargelegten Gründen eine geringere Beweiskraft besitzt als materielle Beweismittel wie zum Beispiel Rechnungen oder Erklärungen unbeteiligter Dritter, sind zur Erbringung des Benutzungsnachweises in der Regel zusätzliche Belege erforderlich.

In Anbetracht dieser Ausführungen müssen die weiteren Beweismittel geprüft werden, um festzustellen, ob der Inhalt der Erklärung von den anderen eingereichten Beweismitteln gestützt wird.

In dem vorliegenden Fall ist die Widerspruchstabteilung der Ansicht, dass die weiteren Nachweise, die die Widersprechende eingereicht hat, den Inhalt der eidesstattlichen Versicherung nicht stützen und belegen.

Die weiteren Nachweise beziehen sich zwar größtenteils auf den relevanten Zeitraum und lassen auf zumindest das Vereinigte Königreich als Ort der Nutzung schließen, was einen hinreichend großen Teil des relevanten Gebiets darstellt. Sie bieten jedoch unzureichende Angaben über den Umfang der Benutzung.

Hinsichtlich des Umfangs der Benutzung sind nämlich alle erheblichen Faktoren und Umstände in Betracht zu ziehen, wie insbesondere die Art der Waren oder Dienstleistungen und die Merkmale des betreffenden Marktes, die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, der quantitative Umfang der Benutzung, ihre Dauer und Regelmäßigkeit.

Die Beurteilung impliziert eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den zu berücksichtigenden Faktoren. So kann ein geringes Volumen von unter der Marke vertriebenen Waren durch eine große Häufigkeit oder zeitliche Konstanz der Benutzungshandlungen dieser Marke ausgeglichen werden und umgekehrt. Zudem ist die Größe des Gebiets, in dem die Marke benutzt wurde, nur einer der Faktoren, der neben anderen zu berücksichtigen ist, so dass eine gebietsmäßig nur eingeschränkte Benutzung durch ein bedeutendes Handelsvolumen oder eine erhebliche Benutzungsdauer ausgeglichen werden kann.

Ein quantitativer Wert für die Entscheidung, ob eine Benutzung ernsthaft ist oder nicht, kann nicht a priori und abstrakt bestimmt werden. Folglich kann keine De-minimis-Regel festgelegt werden. Wenn die Benutzung einem tatsächlichen Geschäftszweck dient, kann daher auch eine minimale Benutzung der Marke ausreichend sein, um eine ernsthafte Benutzung darzustellen (Beschluss vom 27/01/2004, C-259/02, Laboratoire de la mer, EU:C:2004:50, § 24 ff.).

Allerdings kann die Annahme einer ernsthaften Benutzung der älteren Marken seitens der Widersprechenden nicht auf bloßen Annahmen und Vermutungen beruhen, die letzteren können handfeste Beweismittel nicht ersetzen.

Im vorliegenden Fall befindet die Widerspruchsabteilung, dass aus lediglich einer eidesstattlichen Erklärung und den diversen Werbeflyern und –broschüren, die die Widersprechende vorgelegt hat und die mit Ausnahme des Presseausschnitts (Anlage 19) nicht von unabhängigen Dritten, sondern von dieser selbst stammen, nicht auf eine tatsächliche kommerzielle Nutzung der Marke in Bezug auf die betreffenden Waren und Dienstleistungen geschlossen werden kann. Es liegen nicht einmal beispielhafte Rechnungen vor, die die von der Widersprechenden angegebenen Umsatzzahlen bestätigen würden. Es fehlen, des Weiteren, Informationen darüber, wie und in welchem Ausmaß die betreffenden Werbematerialien die Kunden der Widersprechenden im relevanten Zeitraum erreicht haben. Angesichts der behaupteten Umsatzzahlen wäre es der Widersprechenden ein leichtes gewesen stichhaltigere Nachweise, wie exemplarische Rechnungen, Anmeldungen von Lehrgangsteilnehmern und dergleichen, einzureichen, die die Angaben in der eidesstattlichen Versicherung stützten könnten. Dies wurde jedoch versäumt.

Folglich befindet die Widerspruchsabteilung, dass die Widersprechende keinen ausreichenden Nachweis für den Benutzungsumfang der älteren Marken geliefert hat.

Der Gerichtshof hat befunden, dass eine „ernsthafte Benutzung“ einer Marke vorliegt, wenn sie entsprechend ihrer Hauptfunktion – die Ursprungsidentität der Waren oder Dienstleistungen, für die sie eingetragen wurde, zu garantieren – benutzt wird, um für diese Waren und Dienstleistungen einen Absatzmarkt zu erschließen oder zu sichern, unter Ausschluss symbolischer Verwendungen, die allein der Wahrung der durch die Marke verliehenen Rechte dienen. Darüber hinaus wird mit der Bedingung einer ernsthaften Benutzung der Unionsmarke verlangt, dass die Marke, so wie sie in dem fraglichen Gebiet geschützt ist, öffentlich und nach außen benutzt wird (11/03/2003, C‑40/01, Minimax, EU:C:2003:145; 12/03/2003, T‑174/01, Silk Cocoon, EU:T:2003:68).

Die Widerspruchsabteilung kommt zu dem Schluss, dass der von der Widersprechenden eingereichte Nachweis nicht für einen Beleg der ernsthaften Benutzung der beiden älteren Marken Nr. 4 110 557 und Nr. 4 128 633 in dem entsprechenden Gebiet während des relevanten Zeitraums ausreicht.

Daraus folgt, dass der Widerspruch gemäß Artikel 47 Absatz 2 UMV und Artikel 10 Absatz 2 DVUM (ehemals Regel 22 Absatz 2 UMDV, gültig bis 01/10/2017) zurückgewiesen werden muss, insofern er auf diese beiden älteren Rechte beruht.

Die Widerspruchsabteilung wird nun den Widerspruch hinsichtlich der älteren Marke Nr. 7 506 454 prüfen, die nicht der Benutzungspflicht unterlag.

VERWECHSLUNGSGEFAHR – ARTIKEL 8 ABSATZ 1 BUCHSTABE b UMV

Verwechslungsgefahr liegt vor, wenn die Gefahr besteht, dass das Publikum der Auffassung sein könnte, die mit den infrage stehenden Marken gekennzeichneten Waren oder Dienstleistungen stammten von demselben Unternehmen oder gegebenenfalls von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen. Ob eine Verwechslungsgefahr besteht, hängt bei einer umfassenden Beurteilung von der Abwägung mehrerer, voneinander abhängiger Faktoren ab. Zu diesen Faktoren gehören die Ähnlichkeit der Zeichen, die Ähnlichkeit der Waren und Dienstleistungen, die Kennzeichnungskraft der älteren Marke, die kennzeichnenden und dominierenden Elemente der in Konflikt stehenden Zeichen sowie das relevante Publikum.

1. Die Dienstleistungen

Der Widerspruch basiert auf den folgenden Dienstleistungen:

Klasse 41: Bildungsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Unterrichtskursen auf der Postsekundarebene und Vertrieb von Kursmaterial im Zusammenhang damit; Bereitstellung von Stellenvermittlung für Studenten auf der Postsekundarebene; Bereitstellung von Beratung für Studenten auf der Postsekundarebene in Bezug auf finanzielle Hilfe, akademische Angelegenheiten und Karrieren.

Der Widerspruch richtet sich gegen die folgenden Dienstleistungen:

Klasse 36: Bankgeschäfte; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich finanzielle Vorbereitung von Bauvorhaben; Dienstleistungen eines Immobilienmaklers; \ Dienstleistungen eines Maklers; Dienstleistungen zur finanziellen Vorsorge; Einziehen von Miet- und Pachterträgen; Entwicklung von Nutzungskonzepten für Immobilien in finanzieller Hinsicht (Facility management); finanzielle Schätzungen, Versicherungs-, Bank-, Grundstücksangelegenheiten; finanzielles Sponsoring; Finanzierungen; Finanzierungsberatung, Kreditberatung; Finanzwesen; Gebäudeverwaltung; Geldgeschäfte; Geldwechselgeschäfte; Grundstücksverwaltung; Immobilienvermittlung; Immobilienverwaltung; Immobilienverwaltung, sowie Vermittlung, Vermietung und Verpachtung von Immobilien, Facility management; Immobilienwesen; Investmentgeschäfte; Schätzung von Immobilien\ Vermietung von Büros, Immobilien; Vermietung von Wohnungen; Vermittlung von Vermögensanlagen in Fonds; Vermögensverwaltung; Vermögensverwaltung durch Treuhänder; Verpachtung von Immobilien; Verpachtung von landwirtschaftlichen Betrieben; Versicherungsberatung; Versicherungswesen; Verwahrung von Wertstücken in Safes; Wohnungsvermittlung; Zollabfertigung für Dritte.

Klasse 37: Abbrucharbeiten an Gebäuden; Abdichtungsarbeiten an Gebäuden; Asphaltierarbeiten; Aufstellung, Wartung und Reparatur von Computerhardware; Außenreinigung von Gebäuden; Auskünfte in Bauangelegenheiten; Auskünfte über Reparaturen; Bauarbeiten und Reparaturarbeiten an Lagerhäusern; Bauberatung; Bauleitung; Bauwesen; Dachdeckerarbeiten; Dämmungsarbeiten an Gebäuden; Dienstleistungen eines Bauträgers, nämlich Durchführung von Bauvorhaben; Hoch- und Tiefbauarbeiten; Innenreinigung von Gebäuden; Installation und Instandhaltung von Erdölleitungen; Installation und Reparatur von Aufzügen; Installation und Reparatur von Bewässerungsanlagen; Installation und Reparatur von Einbruchalarmanlagen; Installation und Reparatur von Elektrogeräten; Installation und Reparatur von Feueralarmanlagen; Installation und Reparatur von Heizungen; Installation und Reparatur von Klimaanlagen; Installation und Reparatur von Kühlapparaten; Installation und Reparatur von Öfen; Installation und Reparatur von Telefonen; Installation und Wartung von Hardware für Internetzugänge; Installation und Wartung von Hardware für Netzwerksysteme; Installation von Kücheneinrichtungen; Installation, Reparatur und Wartung von datentechnischen Anlagen (Hardware); Installation, Wartung und Reparatur von Bürogeräten; Installation, Wartung und Reparatur von Maschinen; Installationsarbeiten; Instandhaltung von Schwimmbädern; Instandhaltung, Reinigung und Reparatur von Leder; Instandhaltungs-, Reparatur- und Reinigungsarbeiten im häuslichen Bereich, Hausmeisterdienste; Klempnerarbeiten; Leitung von Bauarbeiten, Oberaufsicht; Malerarbeiten; Maurerarbeiten; Möbelpflegearbeiten; Molenbau; Montage von Türen und Fenstern; Schacht- oder Brunnenbohrungen; Steinbrucharbeiten; Steinmauerarbeiten; Straßenbelagsarbeiten; Straßenreinigung; Tapezierarbeiten; Verlegen von Fliesen; Verlegen von Fußböden; Zimmermannsarbeiten.

Klasse 41: Erziehung; Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung; Erziehung auf Akademien; Angebot von Lehrgängen und Ausbildungen; kulturelle Aktivitäten; sportliche Aktivitäten; Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Betrieb eines Clubs, Unterhaltung oder Unterricht; Betrieb von Nachtklubs; Betrieb von Spielhallen; Betrieb von Sportanlagen; Betrieb von Vergnügungsparks; Betrieb von zoologischen Gärten; Betrieb einer Diskothek; religiöse Erziehung; Erziehung und Unterricht; Betrieb von Feriencamps; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Betrieb von Gesundheits-Klubs; Betrieb von Golfplätzen; Gymnastikunterricht; Betrieb von Kindergärten; Erziehung; Betrieb von Kinos; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Kurberatung; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Vermietung von Sportausrüstungen, ausgenommen Fahrzeuge; Betrieb von Sportcamps; Unterhaltung; Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Künstleragenturen; Vermietung von Tennisplätzen; Veranstaltung von Wettbewerben; Erziehung und Unterhaltung; Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Ausbildung.

Eine Auslegung des Wortlautes der Dienstleistungsverzeichnisse ist erforderlich, um den genauen Umfang der Schutzbereiche dieser Dienstleistungen zu bestimmen.

Das Wort „nämlich“, welches im Dienstleistungsverzeichnis der Anmelderin und Widersprechenden benutzt wird, um die Beziehung der konkreten Dienstleistungen zur weiter gefassten Kategorie aufzuzeigen, wirkt ausschließend und beschränkt den Umfang der Eintragung auf die konkret angegebenen Dienstleistungen.

Einleitend ist festzustellen, dass nach Artikel 33 Absatz 7 UMV Waren und Dienstleistungen nicht deswegen als ähnlich oder unähnlich angesehen werden, weil sie in derselben Klasse oder in verschiedenen Klassen der Nizza‑Klassifikation erscheinen.

Zu den relevanten Faktoren im Zusammenhang mit dem Vergleich der Waren oder Dienstleistungen zählen unter anderem die Art und der Zweck der Waren oder Dienstleistungen, die Vertriebswege, die Verkaufsstätten, die Hersteller, die Nutzung und ob sie miteinander konkurrieren oder einander ergänzen.

Angefochtene Dienstleistungen in den Klassen 36 und 37

Die angefochtenen Dienstleistungen in den Klassen 36 und 37 umfassen allesamt Dienstleistungen aus dem Geld-, Finanz-, Versicherungs- und Immobilienwesen (Klasse 36) sowie aus den Bereichen Bau- und Reparaturwesen und Installationsarbeiten (Klasse 37). Diesen stehen die Bildungsdienstleistungen der Widersprechenden in Klasse 41 entgegen. Die Dienstleistungen stimmen in keinerlei markenrechtlich relevanten Kriterien überein. Sie sind vollkommen unterschiedlicher Art und dienen gänzlich unterschiedlichen Zwecken. Sie werden von unterschiedlichen Anbietern erbracht, richten sich an ein unterschiedliches Publikums und werden über unterschiedliche Vertriebswege angeboten. Es ist auch keinerlei Ergänzungs- oder Konkurrenzverhältnis ersichtlich. Sie sind offensichtlich unähnlich. Dies gilt entgegen der Auffassung der Widersprechenden auch für deren Bereitstellung von Beratung für Studenten auf der Postsekundarebene in Bezug auf finanzielle Hilfe in Klasse 41, die sich auf „finanzielle Hilfen“, also Stipendien bezieht. Zwar werden Stipendien üblicherweise als Geldbeiträge vergeben, es handelt sich jedoch hierbei um keine Kredite oder Darlehen bzw. anderweitige Geldgeschäfte, sondern um Zuwendungen und/oder Spenden, die Studierenden, jungen Wissenschaftlern oder Künstlern vom Staat, von Stiftungen, der Kirche o. Ä. zur Finanzierung von Studium, Forschung, künstlerischen Arbeiten gewährt und üblicherweise nicht zurückgezahlt werden.

Der Vollständigkeit halber sei erwähnt, dass für den Vergleich der Dienstleistungen der Wortlaut der jeweiligen Verzeichnisse von Dienstleistungen maßgeblich ist. Jede tatsächliche oder beabsichtigte nicht im Verzeichnis der Dienstleistungen aufgeführte Benutzung ist für den Vergleich unerheblich, da dieser Vergleich Teil der Prüfung einer Verwechslungsgefahr hinsichtlich der Dienstleistungen ist, auf die der Widerspruch gestützt wird und gegen die der Widerspruch gerichtet ist; es handelt sich nicht um eine Prüfung einer tatsächlichen Verwechslung oder Verletzung (Urteil vom 16/06/2010, T-487/08, Kremezin, EU:T:2010:237, § 71). Insofern geht der Einwand der Widersprechenden, sie sei im Übrigen auch im Finanzbereich tätig, fehl.

Angefochtene Dienstleistungen in Klasse 41

Die angefochtene Dienstleistung Aus- und Fortbildungs- sowie Erziehungsberatung enthält als weiter gefasste Kategorie die Bereitstellung von Beratung für Studenten auf der Postsekundarebene in Bezug auf finanzielle Hilfe, akademische Angelegenheiten und Karrieren der Widersprechenden. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefasste Kategorie der angefochtenen Dienstleistungen nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gilt sie als identisch zu den Dienstleistungen der Widersprechenden.

Die angefochtenen Dienstleistungen Erziehung (vierfach aufgeführt); Erziehung auf Akademien; Angebot von Lehrgängen und Ausbildungen; Religiöse Erziehung; Unterricht; Gymnastikunterricht; Veranstaltung und Leitung von Kolloquien; Veranstaltung und Durchführung von Seminaren; Veranstaltung und Durchführung von Workshops, Ausbildung enthalten als weiter gefasste Kategorie die Bildungsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Unterrichtskursen auf der Postsekundarebene und Vertrieb von Kursmaterial im Zusammenhang damit der Widersprechenden oder überschneiden sich mit ihr. Da die Widerspruchsabteilung die weit gefassten Kategorien der angefochtenen Dienstleistungen nicht von Amts wegen aufgliedern kann, gelten sie als identisch zu den Dienstleistungen der Widersprechenden.

Aus der englischen Fassung des Dienstleistungsverzeichnisses der angefochtenen Anmeldung (erste Sprache der Anmeldung) ist ersichtlich, dass die angefochtene Dienstleistung Betrieb eines Clubs, Unterhaltung oder Unterricht als Betrieb eines Clubs (Unterhaltung oder Unterricht) zu lesen ist.

Die angefochtenen Dienstleistungen Bereitstellen von elektronischen Publikationen, nicht herunterladbar; Betrieb eines Clubs, (Unterricht); Veranstaltung von Ausstellungen für kulturelle oder Unterrichtszwecke; Organisation und Veranstaltung von Konferenzen; Veranstaltung von Wettbewerben und die Bildungsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Unterrichtskursen auf der Postsekundarebene und Vertrieb von Kursmaterial im Zusammenhang damit der Widersprechenden können denselben Zwecken dienen. Sie können in Anbieter, Vertriebswegen und relevantem Publikum übereinstimmen und sich auch ergänzen. Sie sind mithin ähnlich.

Zwischen dem angefochtenen Betrieb von Kindergärten und den Bildungsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Unterrichtskursen auf der Postsekundarebene und Vertrieb von Kursmaterial im Zusammenhang damit der Widersprechenden bestehen gewisse Berührungsprunkte. Es handelt sich bei beiden um Bildungs- und Erziehungsdienstleistungen. Sie können darüber hinaus in Anbieter und Vertriebswegen übereinstimmen. Sie sind daher zu einem geringen Grad ähnlich.

Entsprechendes gilt auch für die angefochtenen kulturellen Aktivitäten. Diese umfassen diverse Dienste wie z.B. Ausstellungen, die neben der Erbauung auch der Bildung dienen können. Sie können somit die Bildungsdienstleistungen, nämlich Bereitstellung von Unterrichtskursen auf der Postsekundarebene und Vertrieb von Kursmaterial im Zusammenhang damit der Widersprechenden ergänzen und von denselben Anbietern erbracht werden und sich an dieselben relevanten Verkehrskreise richten. Sie sind mithin zu einem geringen Grad ähnlich.

Bei den verbliebenen angefochtenen Dienstleistungen Sportliche Aktivitäten; Betrieb eines Clubs (Unterhaltung); Betrieb von Nachtklubs; Betrieb von Spielhallen; Betrieb von Sportanlagen; Betrieb von Vergnügungsparks; Betrieb von zoologischen Gärten; Betrieb einer Diskothek; Betrieb von Feriencamps; Dienstleistungen bezüglich Freizeitgestaltung; Betrieb von Gesundheits-Klubs; Betrieb von Golfplätzen; Betrieb von Kinos; Kurberatung; Durchführung von Live-Veranstaltungen; Veranstaltung von Schönheitswettbewerben; Vermietung von Sportausrüstungen, ausgenommen Fahrzeuge; Betrieb von Sportcamps; Unterhaltung (doppelt aufgeführt); Veranstaltung von Unterhaltungsshows; Künstleragenturen; Vermietung von Tennisplätzen handelt es sich um Unterhaltungsdienstleistungen und sportliche Aktivitäten. Sie dienen der Zerstreuung bzw. der Leibesertüchtigung und Fitness. Sie unterscheiden sich somit in ihrer Art und ihren Zwecken von den Dienstleistungen der Widersprechenden. Sie unterscheiden sich zudem üblicherweise in Anbietern, Vertriebswegen und angesprochenem Publikum. Sie ergänzen sich auch nicht notwendigerweise, noch stehen sie in einem Konkurrenzverhältnis. Diese Dienstleistungen sind mithin unähnlich.

2. Relevantes Publikum – Aufmerksamkeitsgrad

Der Durchschnittsverbraucher der betreffenden Warenart gilt als durchschnittlich gut informiert, aufmerksam und verständig. Außerdem ist zu berücksichtigen, dass der Aufmerksamkeitsgrad des Durchschnittsverbrauchers je nach der betreffenden Art von Waren oder Dienstleistungen unterschiedlich hoch sein kann.

Im vorliegenden Fall wenden sich die für identisch oder in verschiedenen Graden ähnlich befundenen Dienstleistungen an das breite Publikum.

Der Aufmerksamkeitsgrad des Publikums kann je nach Preis, Komplexität/Spezifizität oder den Geschäftsbedingungen, zu denen die Dienstleistungen erworben werden, von durchschnittlich bis hoch variieren.

3. Die Zeichen

KAPLAN A DIFFERENT SCHOOL OF THOUGHT	KAPLANKAYA
Ältere Marke	Angefochtene Marke

Das relevante Gebiet ist die Europäische Union.

„Bei dieser umfassenden Beurteilung ist hinsichtlich der Ähnlichkeit der betreffenden Marken im Bild, im Klang oder in der Bedeutung auf den Gesamteindruck abzustellen, den die Marken hervorrufen, wobei insbesondere die sie unterscheidenden und dominierenden Elemente zu berücksichtigen sind“ (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).

Der einheitliche Charakter der Unionsmarke bedeutet, dass der Verweis auf eine ältere Unionsmarke in Widerspruchsverfahren gegen die Anmeldung zur Eintragung einer Unionsmarke statthaft ist, die den Schutz der ersten Marke beeinträchtigen würde, wenn auch nur in Bezug auf die Wahrnehmung von Verbrauchern in Teilen der Europäischen Union (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung ist es daher hinreichend, dass nur für einen Teil des relevanten Publikums der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Die Wortelemente „A DIFFERENT SCHOOL OF THOUGHT” in der älteren Marke haben eine Bedeutung in bestimmten Gebieten, nämlich in Ländern, in denen Englisch verstanden wird. Sie werden vom englischsprachigen Teil des Publikums als „eine unterschiedliche Denkschule“ verstanden (siehe entsprechende Einträge im Pons Online-Wörterbuch Englisch-Deutsch), d.h. als ein Werbeslogan der in Zusammenhang mit den relevanten Bildungsdienstleistungen ein rein belobigenden Qualitätshinweis und somit ohne Kennzeichnungskraft ist. Somit hält es die Widerspruchsabteilung für angemessen, den Vergleich der Zeichen auf den Teil des relevanten Publikums zu richten, der Englisch spricht, also Verbraucher in Irland und Malta und (zumindest beim heutigen Stand) auch dem Vereinigten Königreich, da hier die Verwechslungsgefahr größer ist.

Das Element „KAPLAN“ der älteren Marke sowie das strittige Zeichen „KAPLANKAYA“ haben für das relevante Publikum keine Bedeutung und sind somit beide kennzeichnungskräftig.

Insofern die Anmelderin auf eine Bedeutung des übereinstimmenden Elements im Türkischen verweist (TIGER) und aus dieser eine geringe Kennzeichnungskraft abzuleiten versucht, bleibt festzustellen, das erstens Türkisch keine Amtssprache im relevanten Gebiet ist und zweitens, selbst wenn man davon ausginge, dass Teile des relevanten Publikums diese Bedeutung darin erkennen würden, der Begriff „Tiger“ im Zusammenhang mit den relevanten Bildungsdienstleistungen keineswegs eine geringe Kennzeichnungskraft aufweist. Das Argument der Anmelderin kann daher nicht greifen.

Wenn Verbraucher mit einer Marke konfrontiert werden, neigen sie im Allgemeinen dazu, sich auf den Anfang eines Zeichens zu konzentrieren. Der Grund dafür ist, dass das Publikum von links nach rechts lesen wird, wodurch der linke Teil des Zeichens (der Anfangsteil) derjenige ist, auf den sich die Aufmerksamkeit des Lesers zuerst richtet.

Bildlich und auch klanglich stimmen die Zeichen in Bezug auf ihre Anfangsteile „KAPLAN“ überein. Sie unterscheiden sich in Bezug auf die zusätzlichen Buchstaben „KAYA“ im angefochtenen Zeichen sowie die zusätzlichen Wörter „A DIFFERENT SCHOOL OF THOUGHT“ in der älteren Marke, die jedoch nicht kennzeichnungskräftig sind und daher kaum Einfluss auf den Gesamteindruck der älteren Marke ausüben können.

Die Zeichen sind daher bildlich und klanglich überdurchschnittlich ähnlich.

Begrifflich hat, obwohl das Publikum im relevanten Gebiet die Bedeutung des Slogans der älteren Marke wahrnehmen wird, wie oben erklärt, das andere Zeichen keine Bedeutung in diesem Gebiet. Da allerdings der Slogan nicht kennzeichnungskräftig ist und somit die begriffliche Wahrnehmung nicht beeinflussen kann, fällt der begriffliche Vergleich zwischen den Zeichen neutral aus.

Da beim Vergleich der Zeichen zumindest ein ähnlicher Aspekt festgestellt wurde, wird die Prüfung der Verwechslungsgefahr fortgesetzt.

4. Kennzeichnungskraft der älteren Marke

Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist einer der Faktoren, die bei der umfassenden Beurteilung der Verwechslungsgefahr zu berücksichtigen sind.

Die Widersprechende machte nicht ausdrücklich geltend, dass ihre Marke aufgrund intensiver Benutzung oder Bekanntheit über eine besondere Kennzeichnungskraft verfügt.

Folglich stützt sich die Beurteilung der Kennzeichnungskraft der älteren Marke auf ihre Kennzeichnungskraft von Haus aus. Im vorliegenden Fall hat die ältere Marke als Ganzes aus der Perspektive des Publikums im relevanten Gebiet keine Bedeutung im Hinblick auf die gegenständlichen Dienstleistungen. Die Kennzeichnungskraft der älteren Marke ist folglich trotz der Präsenz eines oder mehrerer nicht kennzeichnungskräftiger Elemente in der Marke, wie oben unter Punkt c) der Entscheidung ausgeführt, als normal anzusehen.

5. Umfassende Beurteilung, andere Argumente und Schlussfolgerung

Verwechslungsgefahr besteht dann, wenn der Verbraucher direkt die einander gegenüberstehenden Marken verwechselt oder wenn der Verbraucher eine Verbindung zwischen den einander gegenüberstehenden Zeichen zieht und annimmt, dass die betreffenden Waren/Dienstleistungen vom gleichen Unternehmen oder von wirtschaftlich verbundenen Unternehmen stammen.

Die Dienstleistungen sind teils identisch bzw. in verschiedenen Maßen ähnlich, teils unähnlich. Die Zeichen sind bildlich und klanglich überdurchschnittlich ähnlich.

Bei der Beurteilung der Verwechslungsgefahr ist von dem Erfahrungssatz auszugehen, „dass sich dem Durchschnittsverbraucher nur selten die Möglichkeit bietet, verschiedene Marken unmittelbar miteinander zu vergleichen, sondern dass er sich auf das unvollkommene Bild verlassen muss, das er von ihnen im Gedächtnis behalten hat“ (22/06/1999, C‑342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 26).

Zwar ist bei einem Teil der Dienstleistungen von einem erhöhten Aufmerksamkeitsgrad auszugehen, doch selbst Verbraucher mit einem hohen Maß an Aufmerksamkeit müssen sich auf ihr unvollkommenes Bild von Marken verlassen (21/11/2013, T‑443/12, ancotel, EU:T:2013:605, § 54).

Die ältere Marke besteht zwar aus sechs Wörtern und unterscheidet sich vom angefochtenen Zeichen v.a. in den letzten fünf dieser Wörter. Diese bilden jedoch einen Werbeslogan, der vom relevanten englischsprachigen Publikum sofort und ohne weiteres Nachdenken als belobigende Qualitätsangabe ohne jegliche Kennzeichnungskraft verstanden wird. Das erste und zudem einzig kennzeichnungskräftige Element „KAPLAN“ der älteren Marke ist im Anfang der angefochtenen Wortmarke vollständig integriert, dem, wie bereits oben im Abschnitt c) angemerkt, ein besonderes Gewicht zukommt.

Die Widerspruchsabteilung weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass der Begriff der Verwechslungsgefahr denjenigen der Assoziationsgefahr beinhaltet, in dem Sinne, dass die angesprochenen Verkehrskreise, wenngleich sie die Zeichen nicht unmittelbar miteinander verwechseln mögen, davon ausgehen, dass die unter den einander gegenüberstehenden Zeichen angebotenen Waren von demselben oder miteinander verbundenen Unternehmen stammen.

Der Gerichtshof hat schließlich den wesentlichen Grundsatz aufgestellt, dass die Beurteilung der Verwechslungsgefahr eine gewisse Wechselbeziehung zwischen den in Betracht kommenden Faktoren, insbesondere zwischen dem zuvor festgestellten Grad der Ähnlichkeit zwischen den Marken und den Waren oder Dienstleistungen, impliziert. Daher kann ein geringer Grad der Ähnlichkeit der gekennzeichneten Waren durch einen höheren Grad der Ähnlichkeit der Marken ausgeglichen werden und umgekehrt (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442, § 17). Vorliegend gleicht der Grad an Ähnlichkeit zwischen den Zeichen den für einen Teil der Dienstleistungen lediglich geringen Grad an Ähnlichkeit aus.

Unter Berücksichtigung aller oben genannten Punkte kommt die Widerspruchsabteilung zu dem Schluss, dass beim englischsprachigen Teil des Publikums Verwechslungsgefahr besteht; und aus diesem Grund der Widerspruch teilweise auf Grundlage der Unionsmarkeneintragung Nr. 7 506 454 der Widersprechenden begründet ist. Wie oben in Abschnitt c) dieser Entscheidung erwähnt, ist es für die Zurückweisung der angefochtenen Anmeldung hinreichend, dass nur für einen Teil der maßgeblichen Verkehrskreise der Europäischen Union Verwechslungsgefahr besteht.

Aus dem Obigen folgt, dass die angefochtene Marke für die Dienstleistungen zurückgewiesen werden muss, bezüglich derer festgestellt wurde, dass sie mit denen der älteren Marke identisch oder ihnen ähnlich sind und zwar auch in geringem Maße.

Die übrigen angefochtenen Dienstleistungen sind unähnlich. Da die Ähnlichkeit von Waren und Dienstleistungen eine notwendige Voraussetzung für die Anwendung von Artikel 8 Absatz 1 UMV ist, muss der Widerspruch, soweit er sich gegen diese Dienstleistungen richtet, auf der Grundlage dieses Artikels zurückgewiesen werden.

KOSTEN

Gemäß Artikel 109 Absatz 1 UMV trägt die im Widerspruchsverfahren unterliegende Partei die der anderen Partei entstandenen Gebühren und Kosten. Gemäß Artikel 109 Absatz 3 UMV beschließt die Widerspruchsabteilung eine andere Kostenteilung, soweit die Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterliegen oder soweit es die Billigkeit erfordert.

Da der Widerspruch nur für Teile der angefochtenen Dienstleistungen Erfolg hat, sind beide Beteiligten jeweils in einem oder mehreren Punkten unterlegen. Daher trägt jede Partei ihre eigenen Kosten.

Die Widerspruchsabteilung

Denitza STOYANOVA-VALCHANOVA

Konstantinos MITROU

Tobias KLEE

Gemäß Artikel 67 UMV kann jeder Beteiligte, der durch diese Entscheidung beschwert ist, gegen diese Entscheidung Beschwerde einlegen. Gemäß Artikel 68 UMV ist die Beschwerde innerhalb von zwei Monaten nach der Zustellung dieser Entscheidung schriftlich beim Amt einzulegen. Die Beschwerdeschrift muss in der Verfahrenssprache eingereicht werden, in der die Entscheidung, die Gegenstand der Beschwerde ist, ergangen ist. Innerhalb von vier Monaten nach Zustellung dieser Entscheidung ist die Beschwerde schriftlich zu begründen. Die Beschwerde gilt erst als eingelegt, wenn die Beschwerdegebühr von 720 EUR entrichtet worden ist.