División de Oposición



OPOSICIÓN Nº B 2 571 613


International Gaming Projects Limited, B2, Industry Street, Qormi QRM3000, Malta (parte oponente), representada por Baker & Mckenzie, Paseo de la Castellana, 92, 28046 Madrid, España (representante profesional)


c o n t r a


Zitro IP S.àr.l, 16, avenue Pasteur, 2310 Luxembourg, Luxemburgo (parte oponente), representada por Canela Patentes y Marcas, S.L., Girona, 148 1-2, 8037 Barcelona, España (representante profesional)


El 01/06/2016, la División de Oposición adopta la siguiente



RESOLUCIÓN:


1. La oposición n° B 2 571 613 se estima parcialmente, concretamente para los siguientes productos y servicios impugnados:


Clase 9: Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; publicaciones electrónicas descargables; equipos de telecomunicaciones.


Clase 41: Servicios de educación; formación.


2. La solicitud de marca de la Unión Europea n° 12 016 622 se deniega para todos los productos y servicios anteriores. Se admite para los demás servicios.


3. Cada parte correrá con sus propias costas.



MOTIVOS:


La parte oponente presentó una oposición contra todos los productos y servicios de la solicitud de marca de la Unión Europea nº 12 016 622 La oposición está basada en, entre otros, el registro de marca europea 6 477 657. La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE.


RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), del RMUE


Existe riesgo de confusión si hay un riesgo de que el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, asumiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, si fuera el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia del riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.



La oposición se basa en más de una marca anterior. La División de Oposición considera adecuado examinar en primer lugar la oposición en relación con el registro de marca de la parte oponente europea nº 6 477 657.


  1. Los productos y servicios


Los productos y servicios en los que se basa la oposición son los siguientes:


Clase 9: Máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas y/o electrónicas recreativas y de juego; maquinas y aparatos de video-juegos; partes y piezas de todos estos productos, no incluidos en otras clases; programas de ordenador, componentes electrónicos.


Clase 42: Servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos; servicios de análisis y de investigación industrial; diseño y desarrollo de ordenadores y software.


Los productos y servicios impugnados son los siguientes:


Clase 9: Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; publicaciones electrónicas descargables; equipos de telecomunicaciones.


Clase 41: Servicios de educación; formación; actividades deportivas y culturales


Productos impugnados de la clase 9


Los productos impugnados Aparatos para el registro, transmisión, reproducción del sonido o imágenes; equipos de telecomunicaciones abarcan, como categorías más amplias los productos de la parte oponente Máquinas, aparatos e instalaciones eléctricas y/o electrónicas recreativas y de juego; maquinas y aparatos de video-juegos; partes y piezas de todos estos productos, no incluidos en otras clases. Puesto que la División de Oposición no puede diseccionar ex officio las amplias categorías de los productos impugnados, estos se consideran idénticos a los productos de la parte oponente.


Los productos impugnados publicaciones electrónicas descargables; son similares a los programas de ordenador del oponente, ya que son complementarios, siendo estos indispensables para utilizarlos o para su correcto funcionamiento, pueden ir dirigidos a los mismos consumidores y proceden del mismo tipo de empresas especializadas. Coinciden en canales de distribución y puntos de venta.

Los productos impugnados soportes de registro magnéticos, discos acústicos son similares en grado bajo a los programas de ordenador del oponente, ya que, pueden ir dirigidos a los mismos consumidores y proceden del mismo tipo de empresas especializadas. Además también puede existir cierta complementariedad.



Servicios impugnados de la clase 41


Los servicios de educación; formación son similares a los servicios científicos y tecnológicos así como servicios de investigación y diseño relativos a ellos. Ambos servicios serán por lo tanto prestados por las mismas empresas, por ejemplo universidades, a los mismos usuarios y a través de los mismos canales de distribución. Además estos servicios pueden ser complementarios. Los servicios son por lo tanto similares.


El resto de los servicios impugnados actividades deportivas y culturales no son similares a los productos y servicios protegidos por la marca anterior en las clases 9, o 42. Tienen diferente naturaleza y finalidad y no se dirigen a los mismos consumidores. Tampoco son productos y servicios complementarios ni están en competencia.


  1. Los signos



TRIPLE MANIA



Marca anterior


Marca impugnada


El territorio de referencia es la Unión Europea.


Por lo que se refiere a la similitud gráfica, fonética o conceptual de las marcas en conflicto, esta apreciación global debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes (11/11/1997, C251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).



El carácter unitario de la marca de la Unión Europea implica que una marca de la Unión Europea anterior puede servir de fundamento en los procedimientos de oposición para oponerse a la solicitud de registro de una marca de la Unión Europea que pueda afectar negativamente a la protección de la primera marca, incluso tan solo en relación con la percepción de los consumidores de una parte de la Unión Europea (18/09/2008, C‑514/06 P, Armafoam, EU:C:2008:511, § 57). Por lo tanto, el riesgo de confusión respecto a una sola parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para denegar la solicitud impugnada. En el presente asunto, la División de Oposición considera adecuado centrarse en la comparación de los signos en la parte del público destinatario que habla inglesa.


La marca anterior está formada por las palabras “TRIPLE MANIA”.


La marca impugnada, figurativa, está formada por las palabras “TRIPLE BINGO” escritas en tipografía estilizada, y dispuestas en dos líneas, teniendo la palabra TRIPLE cierta curvatura hacia arriba y la palabra “BINGO” hacia abajo.


La marca anterior no tiene elementos que se puedan considerar claramente más distintivos ni más dominantes (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.


El elemento «bingo» del signo impugnado se asociará a «juegos de azar». Teniendo en cuenta que algunos de los productos y servicios en cuestión son «equipos electrónicos » se considera que este elemento es débil para algunos de estos productos y servicios, al menos para los productos solicitados de la clase 9. El público que entiende el significado del elemento y no prestará tanta atención a ese elemento débil como a los demás elementos más distintivos de la marca. Por consiguiente, a la hora de valorar el riesgo de confusión entre las marcas en cuestión, este elemento débil tendrá un impacto reducido para los productos mencionados.


La marca impugnada no posee ningún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.


Visualmente, los signos son similares en la medida en que coinciden en el término “TRIPLE” y en la estructura. No obstante, se diferencian en la palabra MANIA del signo anterior y la palabra bingo del signo impugnado que se ha considerado débil para algunos de los productos y servicios.


Por lo que respecta a las diferencias en los elementos figurativos, cuando los signos estén formados tanto por componentes verbales como figurativos, en principio, el componente verbal del signo suele producir un impacto mayor sobre el consumidor que el componente figurativo. Esto se debe a que el público no suele analizar los signos y se refiere más fácilmente a los signos en cuestión mediante su elemento verbal que describiendo sus elementos figurativos (14/07/2005, T312/03, Selenium-Ace, EU:T:2005:289, § 37; resoluciones de 19/12/2011, R 233/20114, Best Tone (fig.)/BETSTONE (fig.), § 24 y de 13/12/2011, R 53/20115, Jumbo(fig.)/DEVICE OF AN ELEPHANT (fig.), § 59).


Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.


Fonéticamente, la pronunciación de los signos coincide en las sílabas /tri-ple/, presentes de forma idéntica en ambos signos. La pronunciación difiere en las sílabas /ma-ni-a/ del signo anterior y /bin-go/ de la marca impugnada, que no tienen equivalentes en el otro signo.


Por consiguiente, los signos tienen un grado de similitud medio.


Conceptualmente, el público del territorio de referencia percibirá el signo anterior como «triple mania» y la marca impugnada como «triple bingo». El significado del término BINGO ya se ha analizado en la presente decisión. El término MANIA significa en inglés obsesión, manía. La palabra TRIPLE, presente en ambos signos, significa en inglés tres veces. Dado que los signos se asociarán con un significado similar, triple los signos son conceptualmente similares en un grado medio.


Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.



  1. Carácter distintivo de la marca anterior


El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que se debe tener en consideración en la apreciación global del riesgo de confusión.


El oponente no ha reivindicado de manera explícita que su marca tuviera un carácter distintivo particular en virtud de un amplio uso o reputación.


En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio correspondiente. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal.


  1. Apreciación global, otros argumentos y conclusión


El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración y, en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios. Los productos y servicios se han considerado idénticos, similares en distintos grados y diferentes.


Los signos se han considerado similares visual, fonética y conceptualmente porque el elemento coincidente «TRIPLE» desempeña un papel distintivo independiente en ambos signos.


Las primeras partes de las marcas en conflicto son idénticas. Por lo general, los consumidores tienden a centrarse en el primer elemento de un signo cuando se compara con una marca. Esto se debe al hecho de que el público lee de izquierda a derecha, lo que convierte a la parte situada a la izquierda del signo (parte inicial) en la que primero atrae la atención del lector. Por lo tanto, los primeros elementos idénticos de las marcas en cuestión deben tomarse en consideración a la hora de evaluar el riesgo de confusión entre las marcas.


Es necesario tener en cuenta que el consumidor normalmente no tendrá presentes los signos simultáneamente sino que guardará simplemente un recuerdo imperfecto de los signos en su memoria y que, además, el consumidor tiende a recordar las similitudes antes que las diferencias entre los signos. Por todo ello, en vista de las similitudes entre los signos, la División de Oposición es de la opinión de que el público podría pensar que la marca solicitada es una mera variante de la marca anterior.


En vista de lo precedente, la División de Oposición considera que existe riesgo de confusión por parte del público de habla inglesa. Por consiguiente, la oposición se considera parcialmente fundada sobre la base del registro de marca de la Unión Europea de la parte oponente. Tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución, un riesgo de confusión entre solo una parte del público destinatario de la Unión Europea es suficiente para desestimar la solicitud impugnada.


Se desprende de lo anterior que la marca impugnada se debe rechazar para los productos y servicios declarados idénticos o similares a los de la marca anterior.


El resto de los servicios impugnados son diferentes. Puesto que la similitud de los productos y servicios es una condición necesaria para la aplicación del artículo 8, apartado 1, del RMUE, no se puede estimar la oposición basada en este artículo y dirigida contra esos servicios.


La parte oponente también ha basado su oposición en la siguiente marca anterior:


Registro de marca europea figurativa nº 9 467 457

Puesto que esta marca cubre un ámbito menor de productos y servicios el resultado no puede ser diferente con respecto a los servicios para los que ya se ha desestimado la oposición. Por consiguiente, no existe riesgo de confusión en relación con esos servicios.


COSTAS


De conformidad con el artículo 85, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma. De conformidad con el artículo 85, apartado 2 del RMC, en la medida en que las partes pierdan respectivamente en uno o varios de los elementos del litigio o en la medida en que la equidad lo exija, la División de Oposición dispondrá que los gastos se repartan de otro modo.


Puesto que la oposición sólo ha prosperado para una parte de los productos y servicios impugnados, ambas partes han resultado vencedoras en algunos elementos del litigio y vencidas en otros. Por consiguiente, cada una de las partes sufragará sus propios gastos.





La División de Oposición


Ignacio IGLESIAS ARROYO

Agueda MAS PASTOR

Victoria DAFAUCE MENÉNDEZ



De conformidad con el artículo 59 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).




Latest News

  • FEDERAL CIRCUIT AFFIRMS TTAB DECISION ON REFUSAL
    May 28, 2021

    For the purpose of packaging of finished coils of cable and wire, Reelex Packaging Solutions, Inc. (“Reelex”) filed for the registration of its box designs under International Class 9 at the United States Patent and Trademark Office (“USPTO”).

  • THE FOURTH CIRCUIT DISMISSES NIKE’S APPEAL OVER INJUNCTION
    May 27, 2021

    Fleet Feet Inc, through franchises, company-owned retail stores, and online stores, sells running and fitness merchandise, and has 182 stores, including franchises, nationwide in the US.

  • UNO & UNA | DECISION 2661950
    May 22, 2021

    Marks And Spencer Plc, Waterside House, 35 North Wharf Road, London W2 1NW, United Kingdom, (opponent), represented by Boult Wade Tennant, Verulam Gardens, 70 Grays Inn Road, London WC1X 8BT, United Kingdom (professional representative)