OPOSICIÓN Nº B 2 332 792

Nadelmann España Sociedad Anónima, José Miguel Guridi, 3, 28043 Madrid, España (parte oponente), representada por Ignacio de la Vega Cabrera, Orellana, 5, 1º d, 28004 Madrid, España (representante profesional)

c o n t r a

Almerimar S.A., Paseo de la Castellana, 140, 28046 Madrid, España (solicitante), representado por Molero Patentes y Marcas S.L., Paseo de la Castellana 173, Bajo Izq., 28046 Madrid, España (representante profesional).

El 18/12/2015, la División de Oposición adopta la siguiente

RESOLUCIÓN:

1. La oposición n° B 2 332 792 se desestima en su totalidad.

2. La parte oponente carga con las costas, que se fijan en 300 EUR.

MOTIVOS:

La parte oponente presentó una oposición contra todos los servicios de la solicitud de marca nº 12 290 706 para la marca denominativa “AR ALMERIMAR”. La oposición está basada en el registro de marca comunitaria nº 4 716 593 para la marca figurativa y en el registro de marca española nº 2 676 616 para la marca figurativa . La parte oponente alegó el artículo 8, apartado 1, letras a) y b) del RMC.

JUSTIFICACIÓN DE LA MARCA ESPAÑOLA nº 2 676 616 ANTERIOR

Con arreglo al apartado 1 del artículo 76 del RMC, en el curso del procedimiento la Oficina procederá al examen de oficio de los hechos; sin embargo, en un procedimiento sobre motivos de denegación relativos, el examen se limitará a los medios alegados y a las solicitudes presentadas por las partes.

De lo anterior se desprende que la Oficina no podrá tener en cuenta presuntos derechos para los que la parte oponente no presente las pruebas correspondientes.

De conformidad con la regla 19, apartado 1 del REMC, la Oficina ofrecerá a la parte oponente la oportunidad de presentar los hechos, pruebas y alegaciones que justifiquen su oposición o de completar cualquier hecho, prueba o alegación que ya haya sido presentado junto con el escrito de oposición, dentro de un plazo especificado por la Oficina.

Con arreglo a la regla 19, apartado 2 del REMC, dentro del plazo establecido en el apartado anterior, la parte oponente también deberá presentar pruebas de la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como de su derecho a presentar oposición.

En concreto, en el caso de que la oposición se base en una marca registrada que no sea una marca comunitaria, la parte oponente deberá facilitar una copia del certificado de registro correspondiente y, en su caso, del último certificado de renovación, en el que se indique que el plazo de protección de la marca se amplía más allá del plazo mencionado en el apartado 1, así como cualquier otra ampliación, o documento equivalente emitido por la administración que procedió al registro de la marca – regla 19, apartado 2, letra a), inciso ii, del REMC.

El 29/04/2014 se concedió al oponente un plazo hasta el día 04/09/2014 para presentar las pruebas arriba mencionadas, dicho plazo se extendió a petición del oponente hasta el 04/01/2015 y por la Oficina hasta el 09/01/2015.

En el presente asunto, las pruebas presentadas por la parte oponente consisten en un certificado de registro de la marca española en que se basa la oposición. Sin embargo, dicho certificado incluye la representación de la marca en cuestión como una marca figurativa y no una marca verbal “AR hotels&resorts” como indica el oponente en el escrito de oposición. Por lo tanto, la prueba arriba indicada no basta para justificar la marca anterior de la parte oponente, ya que no permite a la División de Oposición verificar el tipo de protección de la misma.

De acuerdo con lo dispuesto en la regla 20, apartado 1, del REMC, si dentro del plazo establecido en la regla 19, apartado 1, la parte oponente no ha demostrado la existencia, validez y ámbito de protección de su marca anterior o derecho anterior, así como su derecho a presentar oposición, no se admitirá dicha oposición por considerarse infundada.

Por tanto, la oposición debe desestimarse por carecer de fundamento en cuanto se basa en esta marca anterior.

PRUEBA DE USO

Con arreglo al artículo 42, apartados 2 y 3 del RMC, a instancia del solicitante, la parte oponente presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la marca impugnada, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo en los territorios donde tiene protección para los productos o los servicios para los cuales estén registradas y en los que se base la oposición, o de que existan causas justificativas para la falta de uso.

En virtud de esta misma disposición, a falta de dicha prueba, deberá desestimarse la oposición.

El solicitante pidió a la parte oponente que presentara la prueba del uso de la marca en que se basa la oposición:

La petición se presentó dentro de plazo y es admisible, dado que el registro de la marca anterior se produjo más de cinco años antes de la publicación de la solicitud impugnada.

La marca impugnada fue publicada el 02/01/2014. Por tanto se exigió a la parte oponente que demostrase que la marca sobre la que se basa la oposición fue objeto de uso efectivo en la Unión Europea durante el período del 02/01/2009 al 01/01/2014 inclusive.

Asimismo, dicha prueba debe demostrar el uso de la marca en relación con los servicios en los que se basa la oposición es decir, en relación a los siguientes servicios:

Clase 43: Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.

Con arreglo a la regla 22, apartado 3 del Reglamento de ejecución sobre la marca comunitaria (REMC), la prueba del uso consistirá en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca oponente respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición.

El 18/03/2015, de conformidad con lo dispuesto en la regla 22, apartado 2, del REMC, la Oficina invitó a la parte oponente a presentar pruebas del uso de la marca anterior en un plazo que finalizaba el sábado 23/05/2015.

La División de Oposición constata que el 04/11/2014 (antes de haberse producido la petición de prueba de uso) la parte oponente presentó documentos para completar su oposición. Dichos documentos también se tendrán en consideración:

• Copias de sentencias de tribunales españoles y de resoluciones de la Oficina Española de Patentes y Marcas.

• Copia de la página web de reservas de los establecimientos Hotel AR Los Arcos, Hotel AR Parquesur y AR Hoteles obtenidas en agosto 2014 en las que aparece el signo .

• Copias de registros de marcas españolas que no son base del presente procedimiento.

El lunes 22/05/2015 (dentro del plazo establecido) la parte oponente presentó además los siguientes documentos:

• Documento 1: Copias de recortes de periódicos españoles “El País”, “El Mundo”, y “La Razón” del año 2009 donde aparece publicidad del establecimiento del oponente “aR Diamante Beach” y copia de un catálogo de la compañía mayorista de viajes “Viajes Ecuador” del año 2007, donde aparece información relativa a los hoteles de la parte oponente Diamante Beach, Roca Esmeralda & Spa, Galetamar e Imperial Park Resort.

• Documento 2: Copia de un catálogo de la compañía mayorista de viajes “BARCELÓ” del verano de 2010 donde aparece información relativa a los hoteles de la parte oponente Diamante Beach & Spa, Roca Esmeralda & Spa, Galetamar, Imperial Park Spa Resort v Galetamar y copias de recortes de periódicos españoles del año 2010: “El País” (06/08/2010), “El Mundo” (07/08/2010) y “La Razón” (25/08/2010) donde aparece publicidad de los hoteles del oponente Diamante Beach, Roca Esmeralda & Spa, Galetamar e Imperial Park Spa Resort bajo el signo .

• Documento 3: Copias de recortes de periódicos españoles del año 2011: “El Mundo” (14/04/2011), “ABC” (16/04/2011) y “La Razón” (16/04/2011) donde aparece publicidad de los hoteles del oponente Diamante Beach, Roca Esmeralda Spa; Galetamar e Imperial Park Spa Resort bajo el signo y copia de un catálogo de la compañía mayorista de viajes “europlayas” de 2011 donde aparece información relativa a los hoteles de la parte oponente Diamante Beach, Roca Esmeralda & Spa, Imperial Park Spa Resort y Galetamar.

• Documento 4: Copias de recortes de periódicos españoles del año 2012: “El Mundo” (04/08/2012), “Marca” (01/07/2012), “ABC” (07/08/2012) y “El País” (11/08/2012) donde aparece publicidad de los hoteles del oponente AR Diamante Beach, AR Roca Esmeralda Spa, AR Galetamar y AR Imperial Park Resort bajo el signo .

• Documento 5: Copias de recortes de periódicos españoles del año 2013: “ABC” (01/08/2013) y ”La Razón” (20/07/2013) donde aparece publicidad de los hoteles del oponente Diamante Beach & Spa, Roca Esmeralda & Spa, Galetamar e Imperial Park Resort & Spa bajo el signo y copia de un catálogo de la compañía mayorista de viajes “europlayas” de 2013 donde aparece información relativa a los hoteles de la parte oponente Diamante Beach, Roca Esmeralda,; Imperial Park ,y Galetamar”.

• Documento 6: Copias de recortes de periódicos españoles del año 2014: “El País” (26/07/2014) y “ABC” (06/08/2014) donde aparece publicidad de los hoteles del oponente Diamante Beach, Roca Esmeralda Spa, Galetamar e Imperial Park Resort Spa bajo el signo .

Tras examinar el material antes citado, la División de Oposición estima que la prueba es insuficiente para demostrar el uso efectivo de la marca.

Los requisitos de prueba de uso (indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos y servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición) son acumulativos (sentencia de 05/10/2010, T-92/09, ‘STRATEGI’), lo cual significa que el oponente está obligado no sólo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso ha de apreciarse a la luz de la totalidad de las pruebas presentadas.

En el contexto de la regla 22, apartado 3 del REMC, la expresión «naturaleza del uso» se refiere al uso del signo como marca, al uso de la marca en la forma bajo la cual se halla registrada o de una variación de la misma en el sentido del artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a) del RMC, y a su uso para los productos y servicios para los que está registrada.

Con arreglo al artículo 15, apartado 1, párrafo segundo, letra a) del RMC, a efectos del apartado 1 también tendrá la consideración de uso: el empleo de la marca comunitaria en una forma que difiera en elementos que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual ésta se halle registrada. Al examinar el uso de un registro anterior a los fines del artículo 42, apartados 2 y 3 del RMC, se podrá aplicar el artículo 15 por analogía para verificar si el uso del signo constituye o no un uso efectivo de la marca anterior por lo que respecta a su naturaleza.

En el presente asunto, en la documentación aportada se muestran las siguientes marcas en periódicos españoles, en la página web y en catálogos de mayoristas de viajes:

, , , , , , y

Dichas marcas difieren de manera sustancial de la marca anterior tal y como está registrada:

La marca tal como registrada, está formada por las letras mayúsculas “AR” de color azul, seguidas de los términos “hotels & resorts” representados en tipografía estándar en letras minúsculas de color ocre. Entre estos términos se representa en color gris de forma estilizada y mayor tamaño el símbolo “&”.

Sin embargo en las pruebas aportadas todas las marcas incluyen las letras “AR” pero la tipografía y los colores utilizados son diferentes.

En las marcas que aparecen en los catálogos y en la publicidad se incluyen además términos adicionales distintos como son: “Diamante Beach; Roca Esmeralda Spa; Galetamar e Imperial Park Spa Resort”. Además se emplean colores adicionales, elementos figurativos como unas estrellas, una línea, un círculo y la representación de un fondo de cielo.

Incluso comparando los signos en los que coinciden todos los términos, se aprecia una distinta composición. En el caso de la marca anterior comunitaria nº 4 716 593 , los términos están representados en una línea y en cambio, en la marca , las letras “AR” están situadas en el centro de la línea superior y los términos “hotels & resorts” en la línea inferior.

En ninguno de los elementos probatorios remitidos por el oponente puede apreciarse la marca tal como ha sido registrada.

El artículo 15, del RMC establece que el uso de la marca comunitaria en una forma que difiera de la forma bajo la cual se halle registrada tendrá la consideración de uso de la marca siempre que los elementos que difieran no alteren el carácter distintivo de la marca.

Asimismo, el Tribunal General mencionó que no es necesaria una conformidad estricta entre la forma del signo tal como se utiliza y la forma tal como fue registrado. No obstante, la diferencia debe darse en elementos insignificantes y los signos tal como se utilizan y tal como fueron registrados deben ser globalmente equivalentes (sentencia de 23.2.2006, T-194/03, "Bainbridge", apartado 50).

La apreciación del carácter distintivo y dominante de uno o varios componentes de una marca compuesta debe basarse en las características intrínsecas de cada uno de estos componentes y en la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca (sentencia de 24.11.2005, T-135/04, "Online Bus", apartado 36).

En el caso que nos ocupa, las omisiones y alteraciones arriba mencionadas no son insignificantes. Las modificaciones son tan evidentes que la imagen de la marca es distinta y claramente constituyen una alteración del carácter distintivo de la misma.

Los términos adicionales son indicativos o bien de un lugar (“beach” o “Roca Esmeralda”) o bien de la naturaleza del establecimiento hotelero (“resort”, “park” o “spa”). Por lo tanto, el único elemento distintivo en todos los signos arriba reproducidos es el conjunto de letras “AR”. Sin embargo, la tipografía de estas letras, el color en que se representan y la posición en el signo registrado son diferentes respecto a la representación que aparece en los signos aportados con la prueba de uso.

Por otro lado, existe una cierta interdependencia entre la fuerza del carácter distintivo de una marca y el efecto de las alteraciones. Los cambios afectan en menor medida a las marcas dotadas de un carácter distintivo fuerte que a las que poseen un carácter distintivo débil. Es más probable que la adición u supresión de elementos de la marca afecten al carácter distintivo de las marcas que poseen un carácter distintivo débil.

Como resulta de la sentencia del Tribunal de Primera Instancia en el (sentencia de 12/12/2002, T-39/01, “HIWATT”), y (sentencia de 06/10/2004, T-356/02, “VITAKRAFT”), el uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades o presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado de que se trate.

El Tribunal de Justicia ha sostenido que una marca es objeto de un «uso efectivo» cuando, en consonancia con su función esencial, que consiste en garantizar la identidad del origen de los productos o servicios para los que haya sido registrada, se utiliza con el fin de crear o conservar un mercado para tales productos y servicios, excluyéndose usos de carácter simbólico cuyo único objeto sea el mantenimiento de los derechos conferidos por la marca. Además, para que una marca haya sido objeto de uso efectivo es necesario que la marca se use públicamente y con relevancia exterior en la forma protegida en el territorio correspondiente (sentencia de 11/03/2003, C-40/01, “Ansul”, y sentencia de 12/03/2003, T-174/01, “Silk Cocoon”).

Todos los elementos, anteriormente enumerados, añadidos y diferentes alteran el carácter distintivo de la marca. Por tanto, la División de Oposición considera que la prueba no demuestra el uso de la marca en la forma bajo la cual ha sido registrada y en consecuencia, que la parte oponente no ha proporcionado indicaciones suficientes relacionadas con la naturaleza del uso de la marca anterior.

La División de Oposición concluye que las pruebas aportadas por la parte oponente son insuficientes para demostrar que la marca anterior fue objeto de un uso efectivo en el territorio de referencia durante el período de referencia.

En consecuencia, la oposición debe desestimarse en virtud del artículo 42, apartado 2 del RMC y de la regla 22, apartado 2 del REMC.

COSTAS

De acuerdo con el artículo 85, apartado 1 del RMC, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de oposición las tasas sufragadas por la otra parte, así como todos los gastos sufragados por la misma.

Puesto que la parte oponente es la parte vencida, deberá sufragar los gastos en los que haya incurrido la otra parte en el presente procedimiento.

Con arreglo a la regla 94, apartado 3 y apartado 7, letra d), inciso ii) del REMC, los gastos que deberán pagarse al solicitante son los gastos de representación que se establecerán en función de la tasa máxima que figura en dichas disposiciones.

La División de Oposición

Vanessa PAGE

Loreto URRACA LUQUE

Cristina CRESPO MOLTÓ

De conformidad con el artículo 59 del RMC, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones no hayan sido estimadas. De conformidad con el artículo 60 del RMC el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de

la notificación de la resolución. Deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la fecha de notificación de la resolución. Sólo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (EUR 800).

El importe determinado en la fijación de costas solo puede ser revisado a instancia de parte y mediante una resolución de la División de Oposición. Según la regla 94, apartado 4 del REMC, dicha petición deberá presentarse en la Oficina en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la fijación de costas. No se considerará presentada la solicitud hasta que no se haya pagado la tasa de revisión del importe de las costas (EUR 100) (artículo 2, punto 30 del RTMC).