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RESOLUCIÓN

de la Cuarta Sala de Recurso

de 31 de agosto de 2016

En el asunto R 394/2016-4

Nadelmann España Sociedad Anónima

José Miguel Guridi, 3

E-28043 Madrid

España



Oponente / Parte recurrente

representada por Ignacio de la Vega Cabrera, Orellana, 5 - 1ºd, E-28004 Madrid, España

contra

Almerimar, S.A.

Paseo de La Castellana, 140

E-28046 Madrid

España



Solicitante / Parte recurrida

representada por Molero Patentes y Marcas S.L., Paseo de la Castellana 173-Bajo Izq., 28046 Madrid, España





RECURSO relativo al procedimiento de oposición nº B 2 332 792 (solicitud de marca de la Unión Europea nº 12 290 706)

LA Cuarta SALA DE RECURSO

integrada por D. Schennen (Presidente), F. López de Rego (Ponente) y C. Bartos (Miembro)

Secretaría: H. Dijkema





Dicta la siguiente

Resolución

Resumen de los hechos

  1. Mediante solicitud de 7 de noviembre de 2013, Almerimar, S.A. (“la solicitante”) pidió el registro de la marca denominativa

AR ALMERIMAR

como marca de la Unión Europea para distinguir los siguientes servicios:

Clase 35 - Servicios de gestión de hoteles y servicios de promoción de alojamiento en hoteles mediante el desarrollo de programas de administración y concesión de incentivos.

Clase 41 - Servicios de organización de competiciones deportivas, servicios de escuelas deportivas, servicios de campos de perfeccionamiento deportivo, servicios de puesta a  disposición de instalaciones deportivas y de campos de golf.

Clase 43 - Servicios de restauración (alimentación); servicios hoteleros; servicios de bar, cafetería, restaurante, autoservicios (restaurante); servicios de explotación de camping, guarderías infantiles, restaurantes de servicios rápido y permanente (snack-bar); Servicios de reserva de hoteles; servicios de moteles; servicios de comidas preparadas; albergue para animales; alquiler de salas de reuniones y alquiler de alojamientos temporales.

  1. El 1 de abril de 2014, Nadelmann España, S.A. (“la oponente”) presentó un escrito de oposición contra todos los servicios de la solicitud publicada que se fundamentó en la existencia de un riesgo de confusión con las marcas siguientes:

  • Marca de la Unión Europea figurativa nº 4 716 593

solicitada el 11 de noviembre de 2005, registrada el 24 de octubre de 2006 y renovada hasta 2025 para ‘servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal’ en la clase 43.

  • Marca española figurativa nº 2 676 616

solicitada el 26 de octubre de 2005 y registrada el 5 de julio de 2006 para los mismos servicios que la marca anterior.

  1. La oposición se basó en todos los servicios para los que las marcas oponentes están registradas.

  2. La solicitante pidió que la oponente presentase pruebas de que las marcas en la base de la oposición habían sido objeto de un uso efectivo. La oponente presentó diversos documentos para demostrar un uso efectivo de estos derechos anteriores.

  3. Mediante resolución de 18 de diciembre de 2015 (“la resolución recurrida”), la División de Oposición desestimó la oposición. El razonamiento de la División de Oposición se puede resumir de la manera siguiente:

Marca anterior española No. 2 676 616


En el formulario de oposición la oponente indicó que la marca nacional anterior ‘AR hotels&resorts’ era denominativa. Sin embargo, del título de registro aportado se desprende que la marca es figurativa e idéntica a la marca de la Unión Europea. Esta contradicción impide verificar la existencia, validez y ámbito de protección de la marca nacional anterior que se invocó, por lo que la oposición debe ser rechazada en cuanto fundada en la marca española anterior.


Prueba de uso de la marca de la Unión Europea No. 4 716 593


  • El periodo para el que debía probarse el uso es el que va del 2 de enero de 2009 hasta el 1 de enero de 2014.


  • Las pruebas presentadas por la oponente consisten principalmente en copias de anuncios de periódicos y de catálogos. En estos documentos no aparece la marca tal como está registrada sino los signos siguientes:



  • Aunque todos estos signos contienen, como la marca registrada, la combinación de letras ‘AR’, la tipografía y los colores cambian. Además, se incluyen varios términos adicionales, como Diamante Beach; Roca Esmeralda Spa; Galetamar e Imperial Park Spa Resort. Se emplean, además, colores y elementos figurativos adicionales, como estrellas, una línea, un círculo y la representación de un fondo de cielo. Incluso comparando los signos cuya parte verbal coincide con la de la marca anterior, se aprecia una composición distinta (vertical/horizontal), como lo ilustra el siguiente ejemplo:



  • Aunque el único elemento distintivo sea la combinación de letras ‘AR’, la tipografía de estas letras, el color en que se representan y la posición en el signo registrado son diferentes con respecto a los signos que aparecen en las pruebas de uso aportados.


  • Las omisiones o alteraciones con respecto a la marca registrada no son insignificantes sino que constituyen una alteración del carácter distintivo de la misma. Por consiguiente debe concluirse que la oponente no ha proporcionado indicaciones suficientes relativas a la naturaleza del uso de la marca anterior.


Pretensiones y alegaciones de las partes


  1. La oponente presentó un recurso el 18 de febrero de 2016 y aportó los motivos del recurso el 18 de abril de 2016. Solicita la denegación del registro de la marca solicitada con imposición de las costas a la solicitante.


Sustanciación de la marca nacional anterior


  • La contradicción entre el formulario de oposición y el título de registro de la marca obedece a un error material en el formulario, error patente y fácilmente verificable.


Prueba de uso


  • Las variaciones aportadas a la marca registrada son mínimas habida cuenta de la preeminencia del aspecto denominativo sobre el figurativo, pues este último es casi irrelevante. En efecto, el vocablo “AR” es el elemento distintivo tanto de la marca anterior como de los signos usados.


  • El nombre de los diferentes establecimientos de la cadena de hoteles que figura en algunos anuncios debajo de “AR”, tiene un carácter distintivo débil y es de tamaño inferior.


  • La oponente ha presentado anuncios de prensa publicados durante cinco años en los principales diarios de tirada nacional. Es muy frecuente ver anuncios de importantes cadenas de hoteles en la prensa. Los hoteles se encuentran en la Costa Blanca. Los hoteles de la Costa Blanca tienen un elevado grado de ocupación, como es bien sabido, y de las fotos se desprende el gran tamaño de los hoteles.


  • Los catálogos se distribuyen a las agencias de viajes, que son los principales canales de comercialización para los establecimientos hoteleros.


Riesgo de confusión


  • Ambas partes operan en el sector hotelero y son competidoras directas en este segmento del mercado.


  • La solicitante ha solicitado también protección para servicios de la clase 41 que nada tienen que ver con la actividad hotelera que desarrolla.


  • El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha declarado en varias ocasiones que existe identidad o semejanza denominativa y aplicativa entre marcas semejantes a la de la solicitante y la marca nacional anterior. La oponente pretende ahora obtener de la Oficina lo que le es negado por los tribunales españoles.


  • La solicitante utiliza la denominación “Grupo AR Hoteles” en su página web a pesar de que su registro le ha sido negado en España.


  • Ambos signos contienen el elemento verbal distintivo “AR”. Los signos en liza tienen una identidad fonética y gráfica que excluye la posibilidad de coexistencia pacífica en el mismo sector de mercado.


  1. La solicitante pide que se desestimen la oposición y el recurso. Considera que la resolución impugnada es conforme a Derecho.

Fundamentos

  1. El recurso no está fundado ya que las pruebas aportadas no acreditan que se hubiera producido un uso efectivo de las marcas oponentes en el periodo relevante.

Sobre la prueba de uso

  1. De acuerdo con el artículo 42, apartados 2 y 3 del RMUE, a instancia de la solicitante, el titular de una marca anterior que hubiere presentado oposición, presentará la prueba de que, en el curso de los cinco años anteriores a la publicación de la solicitud de marca de la Unión Europea, la marca anterior ha sido objeto de un uso efectivo para los productos y/o los servicios para los que esté registrada y en los que se base la oposición, o de que existen causas justificativas para la falta de uso, con tal de que en esa fecha la marca anterior esté registrada desde hace al menos cinco años. A falta de dicha prueba, se desestimará la oposición.


  1. De conformidad con lo previsto en la regla 22 del REMC, la oponente debe aportar las pruebas de uso en el plazo señalado por la Oficina. Las pruebas del uso consistirán en indicaciones sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso de la marca opositora respecto a los productos para los que esté registrada y en los que se base la oposición. Estas condiciones son acumulativas, por lo que, si una de esas condiciones no queda acreditada suficientemente, se considerará que no se ha demostrado el uso efectivo de la marca anterior.



  1. Estos requisitos de la prueba de uso son acumulativos (5/10/2010, T-92/09, STRATEGI, EU:T:2010:424, § 43), lo cual significa que el oponente está obligado no solo a indicar, sino a probar cada uno de ellos. No obstante, la suficiencia de las indicaciones y de la prueba sobre el lugar, tiempo, alcance y naturaleza del uso ha de apreciarse a la luz de la totalidad de las pruebas presentadas, ya que no es adecuado realizar una evaluación por separado de los diversos factores pertinentes, cada uno considerado de manera aislada (sentencia de17/02/2011, T-324/09, Friboi, EU:T:2011:47, § 31).


  1. La marca impugnada fue publicada el 2 de enero de 2014, por lo que la oponente debe acreditar que las marcas en las que se basa la oposición fueron objeto de uso efectivo en la Unión Europea y/o en España durante el período que va desde el 2 de enero de 2009 al 1 de enero de 2014 y ello en relación con los ‘servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal’ en la clase 43.


  1. Los documentos aportados por la oponente ante la División de Oposición para acreditar el uso efectivo de sus marcas anteriores se relacionan en la decisión impugnada, a la que la Sala se remite en este punto para evitar repeticiones innecesarias. Se trata de anuncios de periódicos españoles de tirada nacional y de extractos de catálogos de mayoristas de viajes.


  1. La Sala centrará el análisis de las pruebas de uso presentadas en la naturaleza del uso de las marcas anteriores, concretamente, en determinar si el signo que figura en las pruebas de uso supone modificación o no del carácter distintivo de la marca tal y como accedió al registro.


  1. En virtud del artículo 15, apartado 1, letra a) del RMUE, la prueba del uso efectivo de las marcas anteriores para los servicios para los que están registradas, comprende también la prueba del uso del signo en una forma que no alteren el carácter distintivo de la marca en la forma bajo la cual se halle registrada (12/01/2006, T‑147/03, Quantum, EU:T:2006:10, § 26 y 09/07/2003, T‑156/01, Giorgio Aire, EU:T:2003:198, § 44).


  1. No se exige una conformidad estricta entre la forma utilizada de la marca y la forma en que está registrada al permitirse al titular de ésta aportar al signo, en su explotación comercial, las variaciones que, sin modificar su carácter distintivo, permitan adaptarlo mejor a las exigencias de comercialización y promoción de los productos o servicios de que se trate. Sin embargo, el ámbito de aplicación material de esta disposición debe considerarse limitado a las situaciones en las que el signo utilizado en el comercio difiere de la forma en la que está registrado únicamente por elementos insignificantes, de modo que los dos signos pueden ser considerados globalmente equivalentes (10/06/2010, T‑482/08, Atlas Transport, EU:T:2010:229, § 28 a 30 y 21/06/2012, T‑514/10, Fruit, EU:T:2012:316, § 28).


  1. La apreciación del carácter distintivo y dominante de uno o varios componentes de una marca compuesta debe basarse en las características intrínsecas de cada uno de estos componentes y en la posición relativa de los diferentes componentes en la configuración de dicha marca ((24/11/2005, T‑135/04, Online Bus, EU:T:2005:419, 36).



  1. El carácter distintivo del signo para los servicios oponentes reside tanto en la particular disposición de los diferentes elementos que lo componen, con una impresión global lineal, como en la separación visual que se produce por el diferente color de los elementos ‘AR’: en azul, mayúsculas y con un tipo de letra estándar; ‘Hotels resorts’: en verde; y el signo de unión ‘&’; con una grafía particular y en color gris.


  1. Esta combinación lineal de varios elementos en tres colores distintos no se da en ninguno de los documentos presentados. Además, en todos ellos las letras ‘AR’ presentan una importante estilización. Efectivamente, la letra ‘A’, además de aparecer en minúsculas y no en color azul, figura unida por su parte derecha a la letra ‘R’, esta sí en mayúsculas. El conjunto resultante, constituido por la representación unida de estas dos letras, proporciona una impresión visual muy distante de la combinación de letras ‘AR’ en las marcas oponentes Por otro lado, cuando el elemento dotado inherentemente de mayor carácter distintivo en el signo, en este caso la combinación de letras ‘AR’, se representa de una forma totalmente distinta de la que figura en el registro debe considerarse que se da una modificación sustancial del carácter distintivo del signo.


  1. La marca oponente se compone, además de por la combinación de letras ‘AR’, por una expresión indicativa del tipo de establecimiento donde se proporcionan los servicios oponentes, a saber en un lugar donde se alojan huéspedes o viajeros (‘hotel’) o en un complejo turístico (‘resort’). La omisión de esta mención descriptiva en alguno de los signos tal y como figuran en los documentos aportados es menos relevante a efectos de modificar el carácter distintivo que la evidente modificación de la forma en que se representa la combinación de letras ‘AR’, así como el diferente contraste que estos signos presentan y o .


  1. Efectivamente, la unión entre las letras ‘AR’ que aparece en las pruebas de uso genera una impresión visual muy alejada de la que tiene esta combinación en el signo registrado pues, frente a las dos letras claramente definidas y separadas en azul sobre un fondo blanco, esta combinación se utiliza en el mercado como un elemento cuasi-gráfico, con la letra ‘a’ en minúscula y unida en su parte derecha con una ‘R’ mayúscula.


  1. Es igualmente destacable que en el elemento gráfico-denominativo ‘AR’ utilizado, si el público lo percibiese así, contrasta su color blanco o claro con un fondo más oscuro, cuando en la marca tal y como accedió al registro el efecto es el contrario, a saber, las letras, claramente separadas y en mayúsculas, aparecen en color azul sobre un fondo más claro.

  2. De hecho, el consumidor confrontado con el signo podría pararse a pensar si se trata efectivamente de un elemento que representa figurativamente la combinación de letras ‘aR’ o si por el contrario es un elemento puramente gráfico definido por una combinación de líneas curvas y rectas sobre un fondo oscuro.


  1. Habida cuenta de que el elemento de la marca registrada más distintivo es la combinación de letras ‘AR’ en una determinada disposición, tamaño y color, y haciendo contraste con un fondo determinado, el uso que recogen las pruebas modifica de forma evidente el carácter distintivo de esta combinación de letras hasta hacerla casi irreconocible. Efectivamente, ni la disposición, ni la forma, ni el tipo de letra ni el contraste de las letras ‘aR’ tal y como se utilizan en el mercado son fiel reproducción de la marca anterior (véase a contrario sensu 24/05/2012, T‑152/11, Mad, EU:T:2012:263, § 42).


  1. Todos los usos del signo oponente incluyen al elemento que, como ya se ha dicho, modifica el carácter distintivo de la combinación de letras tal y como figura en el registro. Por ello, la adición del nombre de los establecimientos hoteleros de la oponente como ‘Diamante Beach’, ‘Roca Esmeralda Spa’, ‘Galetamar’ e ‘Imperial Park Resort Spa’, o el uso de la expresión descriptiva ‘hotels & resorts’ con un tipo de letra muy similar a la forma en que se registró el signo, no permite concluir que los signos en liza puedan estimarse como equiparables o globalmente equivalentes a efectos de acreditar el uso efectivo del signo oponente . Efectivamente, las diferencias que presentan los signos no se limitan a elementos insignificantes sino que afectan al elemento inherentemente más distintivo del signo registrado.


  1. En conclusión, la modificación que se produce en el elemento inherentemente más distintivo del signo registrado , que en las pruebas de uso apareceré como , afecta a elementos fundamentales del signo tal y como se registró, por lo que se produce una alteración del carácter distintivo del signo. Se concluye por lo tanto que las pruebas de uso presentadas no se refieren a signos que puedan considerarse globalmente equivalentes o equiparables al signo oponente tal y como accedió al registro.



  1. Por todo ello, y teniendo en cuenta que el supuesto previsto en el artículo 15 del RMC no es de aplicación a este caso, se concluye que las pruebas de uso presentadas por lo que se refiere a la naturaleza del uso no acreditan que se ha producido un uso efectivo de la marca anterior en el periodo relevante.


  1. A falta de que acreditar la naturaleza del uso de la marca anterior, y a la vista de que los requisitos para establecer un uso efectivo son acumulativos, no es necesario entrar a valorar si las pruebas de uso proporcionan información suficiente sobre el lugar, el tiempo o la importancia del uso.



  1. Sobre la importancia del uso, la Sala constata que las pruebas de uso presentadas no aportan datos ni pruebas sobre el volumen de negocio efectuado con las marcas anteriores ni ha indicado la razón por la que no ha podido aportar datos o pruebas respecto al volumen de ventas obtenido. Tampoco ha indicado el importe invertido en publicidad. Las pruebas aportadas se limitan a ejemplos de anuncios y catálogos. Estas pruebas constituyen una intención de negocio por parte de la oponente pero no permiten deducir que ello se haya traducido en volumen de negocio. En ausencia de todo ello no resulta factible apreciar el alcance del uso.


  1. El uso efectivo de una marca no puede demostrarse mediante probabilidades y presunciones, sino que debe basarse en elementos concretos y objetivos que acrediten una utilización efectiva y suficiente de la marca en el mercado (18/01/2011, T-382/08, Vogue, EU:T:2011:9, § 32; 12/12/2002, T-39/01, Hiwatt, EU:T:2002:316, § 47).


  1. En resumen, la oponente no ha probado la naturaleza del uso y la Sala estima que los datos relativos al alcance del uso de las marcas anteriores son igualmente insuficientes. De acuerdo con el artículo 42, apartados 2 y 3 de RMUE la oposición debe ser rechazada. Consecuentemente, procede de desestimar el recurso.


  1. Los precedentes nacionales invocados por la oponente no son de aplicación a este caso ya que ninguno de ellos se refiere a determinar si el uso que se realiza del signo en el mercado se puede considerar equivalente a la forma en que accedió al registro.


  1. Por razones de economía procesal, la Sala no entrará a valorar si la documentación aportada por la oponente en primera instancia acreditaba suficientemente la existencia y la validez de la marca española oponente ya que esta circunstancia no implicaría un cambio en el resultado en la resolución, a saber la desestimación de la oposición.



Costas


  1. A tenor de lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 85 del RMUE recaerán en la parte recurrente (oponente) los gastos incurridos por la parte recurrida (solicitante) en el procedimiento de recurso.


Fijación de las costas


  1. De conformidad con el artículo 85, apartado 6 del RMUE y la regla 94, apartado 7, letra d), puntos ii) y vi) del REMC, se condena a la parte recurrente a reembolsar a la parte recurrida los gastos de representación en el procedimiento de recurso (550 EUR). La División de Oposición resolvió acertadamente que la ahora recurrente debía sufragar los gastos de representación (300 EUR) de la parte recurrida en el procedimiento de oposición. El importe total es 850 EUR.


Fallo

En virtud de todo lo expuesto,



LA SALA

resuelve:



  1. Desestimar el recurso;

  2. Ordenar que la parte recurrente sufrague los gastos de la parte recurrida en el procedimiento de recurso;

  3. Fijar el importe total que la parte recurrente deberá abonar a la parte recurrida por los procedimientos de oposición y de recurso en la cantidad de 850 EUR.









Signed


D. Schennen





Signed


F. López de Rego




Signed


C. Bartos





Registrar:


Signed


H.Dijkema





31/08/2016, R 394/2016-4, AR ALMERIMAR / ARhotels&resorts (fig.) et al.

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