DIVISIÓN DE ANULACIÓN




ANULACIÓN Nº 26927 C (NULIDAD)


Groupe Liebot, Société par actions simplifiée, 24 avenue des Sables, 85500 Les Herbiers, Francia (solicitante), representado por Jacobacci Coralis Harle, 32 rue de l'Arcade, 75008 Paris, Francia (representante profesional)


c o n t r a


BBG, S.A., Zona Industrial de Esposende - Rua Dr. Francisco Sá Carneiro Nº 475 C, Esposende, 4740-010 Esposende, Portugal (titular de la MUE), representado por Casalonga Alicante, S.L., Avenida Maisonnave, 41-6C, 03003 Alicante, España (representante profesional).



El 02/04/2020, la División de Anulación adopta la siguiente



RESOLUCIÓN



1. Se desestima la solicitud de declaración de nulidad en su totalidad.


2. Recaerán en el solicitante las costas, que se fijan en 450 EUR.



MOTIVOS


El solicitante presentó una solicitud de declaración de nulidad contra todos los productos y servicios de la marca de la Unión Europea nº 12 309 423 . La solicitud está basada en el registro de marca de la Unión Europea nº 288 001K-LINE’. El solicitante alegó el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE y el artículo 8, apartado 5 del RMUE.


RESUMEN DE LAS ALEGACIONES DE LAS PARTES


El solicitante afirma que la gran similitud existente entre la marca impugnada y la marca anterior del solicitante, así como la identidad o similitud entre los productos y servicios protegidos por ambas marcas, implica un riesgo de confusión por parte del público en el territorio pertinente.


El solicitante también alega que su marca es renombrada y que el uso de la marca impugnada puede suponer un aprovechamiento injustificado del general conocimiento y buena reputación de la marca anterior, lo cual deriva también en un potencial desprestigio de los productos y servicios del solicitante, si el consumidor resultara insatisfecho con los que se ofrecen bajo la marca impugnada, adquiridos por confusión o errónea asociación de éstos con aquéllos.


En apoyo de sus observaciones, el solicitante presentó documentos que se analizarán posteriormente.


El titular de la MUE solicita traducción de los documentos aportados por el solicitante en apoyo de sus alegaciones y afirma que fueron elaborados por el propio solicitante y no hacen referencia a los productos y servicios en cuestión. Asimismo, el titular explica que las marcas comparadas no presentan ninguna semejanza y solo tienen en común el elemento ‘LINE’. Considera el titular que dicho elemento está dotado de un carácter distintivo débil y además existen otras marcas en el mercado que contienen dicho elemento.


Por otro lado, el titular alega que las marcas objeto de comparación coexisten en el mercado al menos desde finales del 2013, por ello, niega la existencia de un riesgo de confusión entre las marcas. Finalmente, el titular niega que el solicitante haya probado que la marca anterior sea renombrada y que se haya producido un perjuicio a dicho renombre.


En respuesta, el solicitante reitera sus alegaciones presentadas anteriormente. Asimismo, enfatiza que los documentos aportados permiten determinar el uso de la marca anterior así como la reputación de la misma ya que se demuestra la existencia continuada de la marca anterior y su conocimiento por parte de los consumidores. El solicitante insiste en la existencia de un riesgo de confusión debido a las similitudes visuales y fonéticas entre las marcas y entre los productos y servicios protegidos por ellas.


Finalmente, el titular reitera que las pruebas presentadas por el solicitante no son suficientes para probar el uso de la marca anterior. Puntualiza que los documentos o bien son internos y/o de parte y no están corroborados por otros elementos objetivos o bien tienen un valor probatorio relativo.


El titular admite la similitud de ciertos productos y servicios si bien establece que las importantes diferencias visuales y fonéticas entre los signos descartan la existencia de un riesgo de confusión. Respecto al renombre de la marca anterior, según el titular, la prueba aportada no permite concluir que dicha marca sea conocida por una parte significativa del público relevante, aunque se considere solamente el público francés ya que los estudios de mercado no muestran las condiciones en los cuales se realizaron y por lo tanto no podrán considerarse de alto valor probatorio. En apoyo de sus observaciones, el titular presentó decisiones anteriores de la Oficina.


En apoyo de sus observaciones, el titular presentó los siguientes documentos:


Documento Nº 1: Copia de Ios emails intercambiados entre el Sr. Perelroizen y el Sr. Bras de (BBG S.A., Hyline) demostrando que la fecha de Ios primeros contactos entre Ios mismos datan de 2015, una fecha muy posterior a la fecha en que se presentó la solicitud impugnada.


Documento Nº 2: Documentos que, según el titular, evidencian que Ios firmantes de las declaraciones presentadas por el solicitante también efectúan publicaciones sobre Ios productos HYLINE, en particular, Batiactu Groupe, Batimat, Verre et Protections y el Echo de la Baie.


Documento Nº3: Respuesta a un requerimiento sobre la base de la marca K-LINE explicando las razones por las que no existe riesgo de confusión en razón de las importantes diferencias entre Ios signos. Copia de la carta enviada en nombre de BBG y su distribuidor en FRANCIA Hyhne Building Systems France.


Documento Nº4: Decisión de la Cuarta Sala de Recursos del 17 de octubre de 2017 en el asunto R301/2017-4 oponiendo las marcas VOLINE v ONLINE en la que se estimó que las marcas no eran similares y que el término LINE se consideraría como muy débil.


Documento Nº5: Listado obtenido de TM View mencionando aquellas marcas que terminan en LINE y que han sido registradas en los países de la Unión Europea.


CUESTIONES PRELIMINARES


Sobre la pretendida petición de prueba del uso de la marca anterior


En su comunicación del día 27/09/2018, la Oficina informó al titular de la marca impugnada que su plazo para presentar [observaciones en respuesta] [prueba de uso efectivo], que debía expirar inicialmente el 19/11/2018, había sido prorrogado. Por consiguiente, debía presentar su respuesta a la Oficina en o antes del día 07/12/2018.


En su primer escrito de alegaciones, el titular establece que, “con referencia a su notificación del 27/09/2018 enviando las pruebas de uso aportadas por el solicitante, el titular del registro solicita la traducción de los documentos presentados en el idioma del procedimiento”.


Sin embargo, el titular de la marca impugnada no solicitó expresamente a la Oficina que el solicitante presentara prueba del uso de la marca anterior en la que se basa la solicitud de nulidad sino que, guiada por la carta enviada por parte de la Oficina, solicitó la traducción de las pruebas de ‘uso’ presentadas por el solicitante junto con el escrito de solicitud de nulidad.


Conforme a la práctica de la Oficina, la petición de prueba del uso debe ser expresa, inequívoca e incondicional, dado que comporta importantes consecuencias procesales: si el solicitante no presenta prueba del uso, deberá desestimarse la solicitud. Dado que el titular de la MUE no solicitó una petición expresa, inequívoca e incondicional de la prueba del uso, no deberá tratarse como tal. Por lo tanto, el solicitante no tenía obligación de presentar pruebas de que su marca anterior habían sido objeto de un uso efectivo.


Además, en el caso de que se considerase como una petición expresa de prueba de uso, dicha solicitud es inadmisible con arreglo al artículo 19, apartado 2, del RDMUE ya que el titular de la MUE no ha presentado la solicitud de prueba del uso mediante un documento separado, según se requiere en dicho artículo.


Por lo tanto, la División de Anulación no analizará el uso de la marca anterior en que se basa la solicitud de nulidad.


Sobre la pretendida existencia de mala fe por parte del titular invocada por el solicitante


En sus últimas observaciones de 28/06/2019, el solicitante alega que el titular actúa de muy mala fe. Tanto es así, que el Sr. Georges Perelroizen no podía ignorar la existencia de la marca anterior "K-LINE" porque trabaja en el sector de los cerramientos desde 1981. Por su parte, el titular alega que la existencia de una supuesta mala fe carece de fundamento y es en todo caso inadmisible.


En efecto, es necesario recordar que una solicitud de anulación debe contener una indicación de los motivos en los que se basa, es decir, una identificación de las disposiciones concretas del RMUE que justifican la solicitud de anulación. El solicitante podrá limitar los motivos sobre los que la solicitud se basaba inicialmente, pero no puede ampliar el alcance de la solicitud alegando motivos adicionales durante el transcurso del procedimiento, como ocurre en este caso.


Por lo tanto, puesto que la alegación de mala fe realizada por el solicitante se produjo en sus últimas alegaciones y no junto con la solicitud de nulidad, la solicitud se rechaza como inadmisible en la medida en que se basa en la existencia de una pretendida mala fe por parte del titular de la marca impugnada de conformidad con lo establecido en el artículo 59, apartado 1, letra b del RMUE.



RIESGO DE CONFUSIÓN – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE JUNTO CON EL ARTÍCULO 8, APARTADO 1, LETRA b), DEL RMUE


Existe riesgo de confusión cuando el público pueda creer que los productos o servicios en cuestión, suponiendo que llevan las marcas correspondientes, proceden de la misma empresa o, llegado el caso, de empresas relacionadas económicamente. La existencia de riesgo de confusión depende de la apreciación en una valoración global de varios factores interdependientes. Estos factores incluyen la similitud de los signos, la similitud de los productos y servicios, el carácter distintivo de la marca anterior, el carácter distintivo y los elementos dominantes de los signos en conflicto y el público destinatario.


  1. Los productos y servicios.


Los factores pertinentes relativos a la comparación de los productos y servicios incluyen, entre otros, la naturaleza y la finalidad de los productos y servicios, los canales de distribución, los puntos de venta, los productores, el método de uso y si entran en competencia entre sí o son complementarios unos de otros.


Los productos y servicios en los que se basa la solicitud son los siguientes:


Clase 6: Carpintería metálica, carpintería mixta de madera y metal; elementos de aluminio o con partes de aluminio y sus aleacion ...Show morees para construcción; cruceros, armazones, marcos, cercados, paneles y hojas de equipamientos destinados a asegurar el cierre de aberturas en construcciones, tales como puertas, ventanas, tragaluces y sus componentes, todos los artículos antes mencionados que tengan partes metálicas.


Clase 19: Carpintería no metálica, carpintería mixta de madera y metal, cruceros, armazones, marcos, cercados, paneles y hojas de ...Show moreequipamientos destinados a asegurar el cierre de aberturas en construcciones, tales como puertas, ventanas, tragaluces y sus componentes, todos los artículos antes mencionados que tengan partes no metálicas.


Clase 37: Servicios de construcción, de reparación y de mantenimiento en el ámbito de la construcción.


Clase 42: Consultorías, consejos técnicos, planificaciones y diseño en el ámbito de la construcción.


Los productos y servicios impugnados son los siguientes:


Clase 6: Metales comunes y sus aleaciones; materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artícu ...Show morelos de cerrajería y ferretería metálicos; minerales metalíferos; hierro en bruto o semielaborado; acero fundido; herrajes metálicos para ventanas; agujas de ferrocarril; aldabas de puertas de metal; letras y números de metales comunes, excepto caracteres de imprenta; esposas; aluminio; anclas; anillas metálicas para llaves; alambre de púas; marcos de puerta metálicos; trampas para animales salvajes; refuerzo (materiales de -) para correas; cercos metálicos para barriles; clavos; ataduras metálicas para gavillas; balizas metálicas no luminosas; bancos de trabajo metálicos; cintas metálicas para atar; pájaros (bañeras para -) [construcciones metálicas]; barrotes de rejas metálicas; barreras de seguridad metálicas para carreteras; topes metálicos; bitoques metálicos; fresqueras metálicas; glucinio [berilio]; bigornias; bigornias; tases; corazas; pavimentos metálicos; boyas de balizamiento [amarre] de metal; bronce; tacos metálicos; estatuillas de metales comunes; ganchos [garfios] para prendas de vestir; bañistas (cabinas [casetas] metálicas para -); cabinas metálicas para pulverizar pintura; cabinas telefónicas metálicas; mangos de cuchillo metálicos; mangos de herramientas metálicos; mangos de guadaña metálicos; mangos de escoba metálicos; cables de alambre; cables metálicos no eléctricos; cables teleféricos; candados; cadmio; muelles flotantes metálicos para amarrar barcos; buzones de correo metálicos; marcos de ventana metálicos; marcos de ventana metálicos; pizarras (ganchos para -); timbres de puerta metálicos no eléctricos; timbres; sombreretes de chimenea metálicos; enrolladores metálicos no mecánicos para tubos flexibles; veletas; pernos de ojo; clavijas metálicas; vallas [cercas] metálicas; cermets; chimeneas metálicas; chapas de hierro; chapas de hierro; placas de matriculación metálicas; chapas metálicas; llaves; chavetas metálicas; plomo en bruto o semielaborado; cintas metálicas para manipular cargas; cintas metálicas para manipular cargas; cobalto en bruto; sombreretes de chimenea metálicos; cobre en bruto o semielaborado; cuerdas metálicas; cornisas metálicas; cadenas de seguridad metálicas; cadenas metálicas; cadenas para ganado; corazas; clavos para herraduras; llares; cromo; escalones metálicos; dispositivos metálicos accionados por el viento para ahuyentar aves; dispositivos no eléctricos de apertura de puertas; dispensadores metálicos para la distribución de toallas (fijos); bisagras metálicas; goznes; embalajes de hojalata; distintivos metálicos para vehículos; escaleras metálicas; escaleras [escalas] móviles metálicas para el embarque de pasajeros; escaleras de mano metálicas; puntales metálicos; bolas de acero; boquillas metálicas; espuelas; bolardos de amarre metálicos; estacas metálicas para tiendas de campaña; hojalata; estatuillas de metales comunes; estelas funerarias metálicas; tensores de cintas metálicas [estribos de tensión]; persianas enrollables de acero; persianas de exterior metálicas; estribos [escalones] metálicos; cierres de puerta no eléctricos; cerraduras de golpe; cerraduras metálicas que no sean eléctricas; cerraduras metálicas para vehículos; cierres metálicos para botellas; cierres metálicos para recipientes; cierres de metal; cierres metálicos para cajas; cierres metálicos para bolsas; cerrojos de puerta metálicos; pasadores metálicos [artículos de cerrajería]; herrajes de ventanas; herrajes de puerta; artículos de ferretería metálicos; herrajes para la construcción; cromita; hierro en bruto o semielaborado; hierro colado en bruto o semielaborado; ferro-molibdeno; ferro-silicio; ferro-titanio; ferro-tungsteno; fallebas; cerrojos de puerta metálicos; estatuillas de metales comunes; acero (alambres de -); acero (alambres de -); alambre de aluminio; alambres de cobre no aislados; alambres de aleaciones de metales comunes, excepto los fusibles; alambres; alambres para atar; soldar (alambres para -); hebillas de metales comunes [artículos de ferretería]; bridas metálicas; láminas de estaño; hojalata; chapas de aluminio; flejes de hierro; láminas metálicas para embalar y empaquetar; flejes de hierro; gálibos de carga metálicos para ferrocarriles; galena [mineral]; ganchos [garfios] para prendas de vestir; llares; celosías metálicas; germanio; rejas metálicas; grapas metálicas para correas de máquinas; crampones metálicos; cepos para bloquear vehículos; rejas metálicas; herrajes metálicos para camas; herrajes metálicos para muebles; herrajes metálicos para puertas; herrajes metálicos para ataúdes; guarniciones de plata-níquel para edificios o muebles; hafnio [celtio]; indio; ventanas metálicas; jaulas metálicas para animales salvajes; tumbas metálicas; arrimadillos metálicos; limpiabarros metálicos; losas funerarias metálicas; cobre en bruto o semielaborado; aleaciones de estaño plateado; aleaciones de plata-níquel; aleaciones de acero; aleaciones de metales comunes; aleaciones para soldadura fuerte; limaduras metálicas; limonita; cintas metálicas para manipular cargas; lingotes de metales comunes; pestillos de cerradura; dinteles metálicos; pestillos metálicos; magnesio; manganeso; materiales ferroviarios; material fijo de funiculares; metales comunes en bruto o semielaborados; metales en polvo; metales pirofóricos; metal antifricción; metal blanco; aleaciones de plata-níquel; minerales de cromo; hierro (minerales de -); minerales metalíferos; muelles [artículos de ferretería metálicos]; molduras metálicas para cornisas; molibdeno; monumentos de bronce para tumbas; monumentos funerarios metálicos; monumentos metálicos; mosquiteros metálicos; niobio; níquel; números de casa metálicos no luminosos; bronces [obras de arte]; obras de arte de metales comunes; entrepaños de puerta metálicos; paneles de señalización metálicos no luminosos ni mecánicos; palés de carga metálicos; palés de manipulación metálicos; palés de manipulación metálicos; empalizadas metálicas; sujeta-cables metálicos; tornillos metálicos; pasadores [artículos de ferretería]; tachuelas; baldosas metálicas; pitones metálicos; crampones para hielo; placas conmemorativas metálicas; placas de anclaje; placas de identificación metálicas; losas funerarias metálicas; placas giratorias; parachispas metálicos; chuletas metálicas; pocilgas metálicas; poleas para ventanas; conteras metálicas para bastones; virolas para mangos; tuerca de rosca metálica; contraventanas metálicas; puertas metálicas; portones metálicos; mástiles de acero; mástiles [postes] metálicos; postes metálicos para líneas eléctricas; postes telegráficos metálicos; trampolines metálicos; protecciones metálicas para árboles; pulseras de identificación metálicas; manijas de puerta [picaportes] metálicas; pomos [tiradores] metálicos; contracarriles; rampas de lanzamiento de cohetes metálicas; remaches metálicos; ruedas de cama metálicas; ruedas metálicas para muebles; ruedecillas de puertas correderas; poleas metálicas que no sean para máquinas; tornillos metálicos; cunetas metálicas; sellos de plomo; silos metálicos; señales metálicas no luminosas ni mecánicas; señales de carretera metálicas [que no sean luminosas ni mecánicas]; cencerros; soldaduras de oro; soldaduras de plata; umbrales metálicos; columnas para publicidad metálicas; soportes metálicos para toneles; bandejas metálicas; letreros metálicos; tapas metálicas para bocas de inspección; cierres metálicos para botellas; tapas de rosca metálicas para botellas; cápsulas de taponado metálicas; tántalo [metal]; tejidos metálicos; pantallas para hornos; tapajuntas metálicos; tejas metálicas para tejados; mordazas [artículos de ferretería metálicos]; hierro (tensores de flejes de -) [estribos de tensión]; tensores de correas metálicos; hilos metálicos (tensores de -) [estribos de tensión]; guardacabos metálicos; titanio; tumbaga; grifos de barricas hechos de metal; molinetes [torniquetes] metálicos; traviesas de ferrocarril metálicas; topes metálicos para ventanas; topes metálicos para puertas; tolvas metálicas no mecánicas; morillos; entibaciones metálicas; tumbas metálicas; tungsteno; vanadio; barras metálicas; varillas metálicas de soldadura fuerte; soldar (alambres para -); varillas metálicas de soldadura fuerte; zancas de escalera metálicas; virolas; zinc; zirconio.


Clase 37: Servicios de construcción; Servicios de reparación; Servicios de instalación; Afilado de cuchillos; Alquiler de bombas p ...Show moreara drenaje; Alquiler de bulldozers; Alquiler de excavadoras; Alquiler de grúas [máquinas de construcción]; Alquiler de máquinas de construcción; Alquiler de máquinas de limpieza; Alquiler de máquinas barredoras; Albañilería; Instalación, mantenimiento y reparación de aparatos de oficina; Asfaltado; Mantenimiento y reparación de vehículos a motor; Lavado; Trabajos de empapelado; Albañilería; Reparación de paraguas; Reparación de sombrillas; Conservación de muebles; Mantenimiento y reparación de vehículos a motor; Mantenimiento y reparación de aviones; Cajas fuertes (Mantenimiento y reparación de -); Cajas fuertes (Mantenimiento y reparación de -); Conservación, limpieza y reparación de pieles; Conservación, limpieza y reparación de pieles; Servicios de construcción; Construcción de fábricas; Construcción de rompeolas; Construcción de puertos; Construcción de tenderetes de feria y tiendas; Instalación y reparación de almacenes [depósitos]; Servicios de construcción naval; Construcción submarina; Información sobre construcción; Demolición de construcciones; Desinfección; Desratización; Exterminación de animales dañinos que no sea en el ámbito agrícola; Estaciones de servicio de vehículos para repostaje y mantenimiento; Restañado; Acolchado de muebles; Extracción minera; Información sobre construcción; Información sobre reparaciones; Instalación, mantenimiento y reparación de máquinas; Instalación de cocinas; Instalación de puertas y ventanas; Instalación y mantenimiento de oleoductos; Instalación y reparación de aparatos de aire acondicionado; Instalación y reparación de aparatos de refrigeración; Instalación y reparación de aparatos eléctricos;   Instalación y reparación de alarmas antirrobo; Instalación y reparación de alarmas contra incendios; Instalación y reparación de dispositivos de riego; Instalación y reparación de ascensores; Instalación y reparación de hornos; Instalación y reparación de teléfonos; Instalación, mantenimiento y reparación de hardware; Lavado de ropa; Lavado de automóviles; Lavado de vehículos; Blanqueado de ropa; Limpieza en seco; Deshollinado de chimeneas; Limpieza de edificios [interiores]; Limpieza de edificios [fachadas]; Limpieza de pañales; Limpieza vial; Limpieza de vehículos; Limpieza de prendas de vestir; Limpieza de ventanas; Lijado; Lubricación de vehículos [engrase]; Mantenimiento de piscinas; Mantenimiento de vehículos; Andamiaje; Prensado de ropa; Prensado de ropa; Pavimentación de carreteras; Perforación de pozos; Perforación de pozos profundos de gas y petróleo; Pintura o reparación de letreros [rótulos]; Apomazado; Pulido de vehículos; Remache; Servicios de recarga de cartuchos de tóner; Reparación de neumáticos; Servicios de reparación de artículos de relojería; Reconstrucción de máquinas usadas o parcialmente destruidas; Reconstrucción de motores usados o parcialmente destruidos; Compostura de prendas de vestir; Reparación de calzado; Reparación de aparatos fotográficos; Bombas (Reparación de -); Reparación de tapicerías; Reparación de cerraduras; Reparación y mantenimiento de proyectores de cine; Reparación submarina; Restauración de instrumentos musicales; Restauración de mobiliario; Restauración de obras de arte; Servicios de carpintería estructural; Impermeabilización de edificios; Explotación de canteras; Aislamiento de construcciones; Servicios de nevado artificial; Compostura de prendas de vestir; Compostura de prendas de vestir; Supervisión de obras de construcción; Supresión de interferencias de instalaciones eléctricas;  Servicios de techado; Trabajos de barnizado; Trabajos de ebanistería [reparación]; Trabajos de pintura para interiores y exteriores; Trabajos de yesería; Tratamiento contra la herrumbre; Tratamiento antioxidante para vehículos; Vulcanización de neumáticos [reparación].


Clase 42: Servicios científicos en estos ámbitos;  Diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software; Alojamiento de servidores; Alojamiento de sitios en Internet; Alquiler de ordenadores; Alquiler de servidores web; Alquiler de software; Análisis del agua; Análisis de sistemas informáticos; Servicios de grafología; Análisis para la explotación de yacimientos petrolíferos; Análisis químico; Arquitectura; Actualización de software; Auditoría energética; Autenticación de obras de arte; Evaluación de la calidad de la lana; Evaluación de la calidad de la madera en pie; Calibración [medición]; Consultoría en arquitectura; Consultoría en diseño de sitios web; Consultoría en software; Consultoría en ahorro de energía; Consultoría en diseño y desarrollo de ordenadores;  Conversión de datos y programas informáticos, excepto conversión física; Conversión de datos o documentos de un soporte físico a un soporte electrónico; Creación y mantenimiento de sitios web para terceros; Diseño de artes gráficas; Servicios de diseñadores de embalajes; Decoración de interiores; Diseño de moda; Diseño de sistemas informáticos; Diseño de software; Diseño industrial; Digitalización de documentos [escaneado]; Duplicación de programas informáticos; Servicios de ingeniería; Ensayos clínicos; Prueba de materiales; Estilismo [diseño industrial];  Exploración submarina; Pronósticos meteorológicos; Inspección de vehículos para verificar su aptitud para circular; Instalación de software; Investigación bacteriológica; Investigación biológica; Investigación en cosmetología; Investigación en física; Investigación geológica; Investigación en mecánica; Investigación en el ámbito de la protección del medio ambiente; Investigación química; Peritajes de yacimientos petrolíferos; Investigación geológica; Levantamientos topográficos; Mantenimiento de software; Control a distancia de sistemas informáticos; Ingenieros (trabajos de -) [peritajes]; Investigación científica;  Planificación urbana; Servicios de información, consultoría y asesoramiento científicos en materia de compensación de las emisiones de carbono; Programación de ordenadores; Prospección geológica; Prospección petrolífera; Recuperación de datos informáticos; Siembra de nubes; Servicios de laboratorios científicos; Consultoría en tecnologías de la información; Motores de búsqueda para Internet; Servicios de química; Servicios de protección antivirus [informática]; Software como servicio [SaaS]; Prueba de materiales; Control de pozos de petróleo.


Los productos impugnados chapas de aluminio; alambre de aluminio impugnados en la Clase 6 se encuentran incluidos en la categoría más amplia elementos de aluminio en los que se basa la solicitud, por lo tanto, son productos idénticos. Los servicios de construcción impugnados en la Clase 37 se encuentran idénticamente incluidos en ambas listas de servicios.


Por motivos de economía procesal, la División de Anulación no llevará a cabo una comparación exhaustiva de los productos y servicios enumerados anteriormente. El examen de la solicitud se realizará como si todos los productos y servicios impugnados fueran idénticos y/o similares a los cubiertos por la marca anterior.



  1. Público destinatario – grado de atención


Se supone que el consumidor medio de la categoría de productos considerada es un consumidor normalmente informado y razonablemente atento y perspicaz. Procede, igualmente, tomar en consideración el hecho de que el nivel de atención del consumidor medio puede variar en función de la categoría de productos o servicios contemplada.


En el presente caso, los productos y servicios que se asumieron como idénticos y/o similares están dirigidos tanto al público en general como a clientes empresariales con conocimientos o experiencia profesional específicos en el ámbito correspondiente. El grado de atención variará de medio a alto dependiendo de la naturaleza, el precio y la sofisticación de los productos y servicios.



  1. Los signos



K-LINE


Marca anterior


Marca impugnada



El territorio de referencia es la Unión Europea.


La apreciación global de la similitud visual, fonética o conceptual de las marcas en cuestión debe basarse en la impresión general, teniendo en cuenta sus componentes distintivos y dominantes (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528, § 23).


Si bien la marca anterior denominativa como tal no posee ningún significado, no se puede negar que se percibirá la letra ‘K’ y la palabra ‘LINE’ ya que ambas están separadas por un guión. Respecto de la marca impugnada, se trata de una marca figurativa que consiste en la palabra ‘HYLINE’ escrita en letra mayúsculas y en la que dos trazos horizontales continúan desde la primera y la última letra respectivamente. Ninguna de las marcas posee algún elemento que se pueda considerar más dominante (que atraiga más la atención visualmente) que otros elementos.


Si bien es cierto que el elemento ‘HYLINE’ de la marca impugnada, visto como un todo, no tiene ningún significado, no se puede descartar que la mayoría del público relevante percibirá la secuencia de letras finales que forman la palabra ‘LINE’ ya que sugiere un significado concreto, o que se parezcan a palabras que ya conocen como se expondrá a continuación (13/02/2007, T‑256/04, Respicur, EU:T:2007:46, § 57; 13/02/2008, T‑146/06, Aturion, EU:T:2008:33, § 58).


El elemento común ‘LINE’ es una palabra básica del inglés que significa, entre otros, dirección, tendencia, orientación o estilo de un arte o de un saber cualquiera aunque existen variaciones próximas a dicha palabra en otras lenguas (‘línea’ en español e italiano, ‘ligne’ en francés, ‘Linie’ en alemán y ‘linia’ en polaco). Teniendo en cuenta que los productos y servicios relevantes son productos metálicos y servicios de construcción así como consultoría y diseño en el ámbito de la construcción, este elemento es descriptivo y no distintivo para dichos productos y servicios ya que informa directamente sobre una característica de dichos productos y servicios, esto es, se trata de un nuevo o renovado estilo de dichos productos y servicios.


Por lo que respecta a la letra inicial ‘K’ incluida en la marca anterior, se trata de una letra del alfabeto y puesto que no tiene relación con los productos y servicios en cuestión, posee un carácter distintivo normal. En el mismo sentido, las letras iniciales ‘HY’ de la marca impugnada no tienen ningún significado con los productos y servicios relevantes y por lo tanto tienen un carácter distintivo medio. Respecto al guión que separa ambos términos de la marca anterior, se trata de un símbolo de puntuación con escaso carácter distintivo.


El solicitante explica que las marcas objeto de comparación poseen una relevante similitud visual y fonética puesto que comparten un número de letras casi idéntico. Las marcas sólo se diferencian en la primera letra de la marca anterior "K" y en el guión sustituido en la marca impugnada por las letras "H" y "Y". Según el solicitante, conceptualmente, la marca impugnada no tiene ningún significado para el público en el territorio pertinente. Por lo tanto, no es posible realizar una comparación desde este punto de vista.


Sin embargo, la División de Anulación considera que visualmente, los signos meramente coinciden en la secuencia de letras ‘LINE’ que se sitúan al final de ambos signos y que forma el elemento no distintivo de ambas marcas. No obstante, se diferencian en sus inicios ‘K’ y ‘HY’ respectivamente así como en el guión (-) que separa ambos elementos en la marca anterior y en los trazos horizontales incluidos en la marca impugnada.


Por consiguiente y teniendo en cuenta los anterior, los signos tienen un grado bajo de similitud visual contrariamente a lo alegado por el solicitante.


Fonéticamente, independientemente de las diferentes normas de pronunciación en las diversas zonas del territorio de referencia, la pronunciación de los signos coincide en el sonido de las letras «li-ne», presentes al final de ambos signos y como se explicó anteriormente forman el elemento no distintivo. La pronunciación difiere en el sonido de las letras iniciales ‘k’ y ‘(h)i’ incluidas en ambas marcas respectivamente. Si bien en algunas zonas del territorio de referencia la letra ‘h’ inicial no se pronuncia, en otras partes de dicho territorio es una letra sonora y por lo tanto la sílaba ‘hi’ se pronunciará como [h]. Por lo tanto, tiene un ritmo y una entonación aún más alejado de la marca anterior. Por consiguiente y teniendo en cuenta lo anterior, los signos tienen un grado bajo de similitud fonética contrariamente a lo alegado por el solicitante.


Conceptualmente, se hace referencia a las afirmaciones anteriores relativas al contenido semántico que las marcas transmiten.


Si bien el titular alega que la marca anterior se percibirá por el público francófono como el vocablo francés ‘câline’, que significa afectuoso, la División de Anulación considera que es poco probable que los consumidores relevantes establezcan una conexión entre la marca anterior K-LINE y dicha palabra. Por lo tanto, la alegación del titular se rechaza por infundada.


La División de Anulación establece que, aunque los signos en conjunto no tienen ningún significado para el público del territorio pertinente, el elemento ‘LINE’ incluido en ambos signos se asociará con el significado explicado anteriormente. En ese sentido, los signos son, desde el punto de vista conceptual, similares en bajo grado ya que coinciden en un elemento no distintivo.


Dado que se ha determinado que los signos son similares al menos en un aspecto de la comparación, se proseguirá con el examen del riesgo de confusión.



  1. Carácter distintivo de la marca anterior


El carácter distintivo de la marca anterior es uno de los factores que debe tenerse en cuenta en la apreciación global del riesgo de confusión.


Si bien en el formulario de solicitud de nulidad el solicitante alega el carácter distintivo elevado de la marca anterior para todo el territorio europeo, en sus alegaciones precisa que la marca posee renombre en Francia. Por lo tanto, la División de Anulación considerará la petición del solicitante de que la marca anterior posee un alto grado de carácter distintivo como resultado de un uso prolongado e intensivo en Francia para los productos y servicios de las clases 6, 19, 37 y 42. Dicha reivindicación debe ser debidamente analizada, ya que el carácter distintivo de la marca anterior ha de tenerse en cuenta al apreciar el riesgo de confusión. De hecho, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528) y por tanto, aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo gracias a lo conocidas que son en el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442).


El 12/09/2018, el solicitante aportó pruebas y el 07/02/2019, ante la petición del titular sobre la necesidad de que aportara traducción de dichas pruebas, el solicitante aportó una traducción parcial de dichos documentos. La prueba consiste en:


  • Documento 1: decisiones anteriores de la Oficina en apoyo de la identidad/similitud de los productos y servicios y de los signos en liza.


  • Documento 2: documento sin fecha en francés con una traducción parcial al español que trata del registro de exposiciones profesionales y premios otorgados a la marca K-LINE desde 1994 hasta 2017.


  • Documento 3: presentación K-LINE en PowerPoint ‘Qq chiffres’ sobre la compañía y su crecimiento en 2018 así como las cifras de negocio. El documento está en francés con una traducción parcial al español.


  • Documentos 4-12: comunicados de prensa de 2012, 2013, 2014, 2017 en francés con una traducción parcial al español que según el solicitante hacen referencia al lanzamiento de productos como ventanas, puertas, rompehielos, rompe rayos.


  • Documentos 13-15: comunicados de prensa en francés con una traducción parcial al español de 2013, 2015, 2017 que según el solicitante versan sobre el stand de K-LINE en la exposición profesional BATIMAT 2013, 2015, 2017 en Paris. En las fotos se aprecia dicho stand con la marca K-LINE (figurativa) y las características del stand.


  • Documento 16: documento en francés con una traducción parcial al español sin fecha en el que según el solicitante se incluye la historia de relaciones de prensa desde 2001 de la marca K-LINE.


  • Documentos 17, 19, 21: documentos en francés con una traducción parcial al español enviados por Reed Exhibitions a K-LINE en el que según el solicitante hace referencia a las características del stand de K-LINE en la exposición profesional BATIMAT 2013, 2015, 2017.


  • Documentos 18, 20 y 22: imágenes del stand de K-LINE en la exposición profesional BATIMAT 2013, 2015, 2017.


  • Documentos 23-24: comunicados de prensa de 2013 y 2016 en francés con una traducción parcial al español que según el solicitante tratan sobre el liderazgo del grupo LIEBOT y la inversión en productos K-LINE así como sobre la construcción de la quinta fábrica en la región de Ródano Alpes.


  • Documento 25: extractos del estudio detallado sobre el mercado de la ventanas en Francia, Ilevado a cabo por Axiome Media en 2015 en francés con una traducción parcial al español. K LINE aparece entre una de las 3000 tiendas.


  • Documento 26: documento en francés con una traducción parcial al español sobre el posicionamiento de K-LINE en el mercado basado en el estudio detallado en el mercado de ventanas en Francia, Ilevado a cabo por Axiome Media en 2015. Sin embargo, no se explica la metodología llevada a cabo.


  • Documentos 27, 29, 32, 33, 34: plan de medios de 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 en francés con una traducción parcial al español que según el solicitante, muestra la inversión publicitaria de la marca K-LINE en publicaciones especializadas de prensa.


  • Documentos 28 y 30: plan de medios de 2012, 2013 que muestra los meses cubiertos por las publicaciones.


  • Documento 31: documento que muestra la división en porcentaje de los objetivos para cada publicación de la revista de prensa.


  • Documentos 35 y 39: plan de medios BtoB de 2017, 2018 en francés con una traducción parcial al español que, según el solicitante, muestra la inversión publicitaria de la marca K-LINE en publicaciones especializadas de prensa.


  • Documentos 36 y 40: plan de medios BtoB planning de 2017, 2018 mostrando los meses cubiertos por las publicaciones.


  • Documentos 37 y 41: plan de medios BtoC de 2017, 2018 que muestra la inversión publicitaria de la marca K-LINE en publicaciones especializadas de prensa.


  • Documentos 38 y 42: plan de medios BtoC planificación de 2017, 2018 mostrando los meses cubiertos por las publicaciones.


  • Documentos 43-44: informes K-LINE en francés con una traducción parcial al español que, según el solicitante, corresponde a los resultados de las acciones y actuaciones en los medios televisivos, las oleadas de publicidad del 1 de enero al 18 de enero de 2015 y del 5 de febrero al 22 de marzo de 2015 y de diciembre de 2014 a febrero de 2016.


  • Documentos 45-48: documentos en francés que, según el solicitante, corresponden a la planificación y resultados de K-LINE TV Media, Ola de publicidad desde el 22 de agosto de 2016 hasta el 16 de septiembre de 2016, desde el 1 de enero de 2017 hasta el 22 de enero de 2017 y desde el 3 de julio de 2017 hasta el 1 de agosto de 2017 y desde el 1 de enero de 2018 hasta el 21 de enero de 2018.


  • Documento 49: informe en francés con una traducción parcial al español, que según el solicitante, se refiere a la reseña de prensa de 2013 a 2017 y extractos de más de 800 páginas en las que se menciona la marca K-LINE.


  • Documento 50: extractos de artículos de prensa en francés con una traducción parcial al español que, según el solicitante, muestran el reconocimiento entre competidores y profesionales de la dirección de K-LINE debido a la reputación de su marca.


  • Documento 51: extractos de la red ‘Lumiére du jour" que presenta la red y los motivos para unirse a ella, visitada el 20 de abril de 2018.


  • Documento 52: comunicado de prensa de K-LINE, 18 de octubre de 2016, en francés con una traducción parcial al español que según el solicitante, versa sobre K-LINE patrocinando el velero "Initiatives-Coeur" en 2016 durante la famosa Carrera "Vendée Globe" .


  • Documento 53: extractos del sitio web www.k-line-initiatives-coeur.fr mostrando imágenes del barco "Initiatives-coeur" donde se coloca la marca K-LINE visitada el 23 de abril de 2018.


  • Documento 54: extracto de la página de Facebook www.facebook.com/KLine.lnitiativesCoeur que muestra la cantidad de "Me gusta" 17 462 Me gusta) en esta página, visitada el 23 de abril de 2018.


  • Documento 55: declaraciones de terceros en francés y en inglés, con una traducción parcial al español que según el solicitante, afirman el carácter renombrado de K-LINE.


  • Documento 56: artículo de 2017 en francés con una traducción al español que según el solicitante, se indica que las ventanas K-LINE nacieron en 1995 del ‘savoir-faire’ francés y que desde 1997 un millón de alojamientos han sido construidos con productos K-LINE.


  • Documento 57: selección de los catálogos en los que se muestra la variedad de líneas de producto como puertas, ventanas, cerramientos.


  • Documento 58: estudio del 2012 en francés. Según el solicitante, se refiere al mercado de la ventana realizado en Francia por Axiome Media.


  • Documento 59: documento en francés de 2012 con una traducción parcial al español. Según el solicitante, muestra el elevado uso y notable éxito de las ventanas K-LINE.


  • Documento 60: copias de la página web del solicitante www.k-line.fr donde se incluyen extractos que muestran las diferentes redes profesionales de K-LINE en Francia.


  • Documento 61: documento en francés con una traducción parcial al español que, según el solicitante, se trata de un comunicado de prensa de Octubre de 2011 donde K-LINE apunta por el liderazgo en el mercado de la producción de ventanas de aluminio en Francia.


  • Documento 62: datos de balance de la comunicación de prensa de los años 2008 y 2010 de K-LINE.


  • Documento 63: imágenes y documentación en francés con una traducción parcial al español relativa a la exhibición de los productos K-LINE en las Ferias BATIMAT en Paris de los años 2007, 2009, 2011, 2013, 2015 y 2017.


  • Documento 64: documento en francés. Según el solicitante, se trata de estudios de mercado realizados en Francia Axiome Media en los 2008 y 2010 que reflejan una continuidad en la posición predominante de K-LINE.


  • Documento 65: dos estudios realizados en el 2012 y 2015. Según el solicitante, muestran la evolución e importante cuota de mercado representada por K-LINE en Francia en francés con una traducción parcial al español.


  • Documento 66: según el solicitante, se trata de una importante selección de comunicados de prensa emitidos en relación con K-LINE del año 2002 y durante los años 2012 a 2016 en francés con una traducción parcial al español.


  • Documento 67: extracto de la base de datos EUIPO e-Search mostrando la MUE No 288 001 y la marca impugnada No 12 309 423.


El titular alega que las pruebas presentadas por el solicitante no son suficientes para probar el renombre de la marca anterior. Puntualiza que los documentos o bien son internos y/o de parte y no están corroborados por otros elementos objetivos o bien tienen un valor probatorio relativo.


Haciendo un análisis de los documentos presentados, la División de Anulación considera que las pruebas presentadas por el solicitante de nulidad no son suficientes para demostrar que la marca anterior posee un alto grado de carácter distintivo en Francia para los productos y servicios de las clases 6, 19, 37 y 42.


Los documentos aportados demuestran que la marca anterior ha sido utilizada en el mercado y que algunos productos se sitúan sobre todo en territorio francés. Las inserciones en prensa y la participación en ferias del sector durante años indican que la marca existe en Francia y que se han realizado acciones de marketing y patrocinio.


El solicitante ha aportado documentos elaborados por la propia empresa tales como extractos de su página web en la que aparece la marca y explicando la historia de la marca. Cabe destacar que los extractos de la página web del propio solicitante tienen un valor probatorio limitado sobre el reconocimiento de las marcas entre los consumidores ya que son documentos elaborados por la propia empresa, si bien pueden estar apoyados por documentos elaborados por fuentes independientes.


Ahora bien, el solicitante no ha presentado suficiente evidencia que demuestre claramente el grado de reconocimiento de la marca en el mercado por parte de los consumidores franceses. Según el Tribunal de Justicia, para determinar el carácter distintivo de una marca y, por consiguiente, evaluar si posee un elevado carácter distintivo, el órgano jurisdiccional nacional debe apreciar globalmente la mayor o menor aptitud de la marca para identificar los productos o servicios para los cuales fue registrada atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada y, por tanto, para distinguir dichos productos o servicios de los de otras empresas (véase, en este sentido, 04/05/1999, C–108/97 & C-109/97, Chiemsee, EU:C:1999:230, § 49). Al realizar la apreciación mencionada, procede tomar en consideración, en particular, las cualidades intrínsecas de la marca, incluido el hecho de que ésta carezca, o no, de cualquier elemento descriptivo de los productos o servicios para los que ha sido registrada, la cuota de mercado poseída por la marca, la intensidad, la extensión geográfica y la duración del uso de esta marca, la importancia de las inversiones hechas por la empresa para promocionarla, la proporción de los sectores interesados Resolución de anulación


que identifica los productos o servicios atribuyéndoles una procedencia empresarial determinada gracias a la marca, así como las declaraciones de Cámaras de Comercio e Industria o de otras asociaciones profesionales (véase la sentencia Windsurfing Chiemsee, antes citada, § 51 la sentencia de 22/06/1999, C-342/97, Lloyd Schuhfabrik, EU:C:1999:323, § 22-23).


Es cierto que el solicitante aporta dos documentos sobre el posicionamiento de K-LINE en el mercado basado en el estudio detallado en el mercado de ventanas en Francia Ilevado a cabo por Axiome Media en 2012 y 2015, que se trata de una empresa independiente. Sin embargo, un análisis detallado de ambos documentos muestran que no se aporta dicho informe como tal sino que se inserta en un documento de la propia empresa ni se explica la metodología utilizada. Además, no aportan datos concretos sobre el grado de conocimiento de la marca entre los consumidores relevantes.


Los planes de medios muestran que la marca ha sido usada en el mercado pero no demuestran, por ellos mismas ni junto con el resto de pruebas, que la marca anterior ha realizado acciones tendentes a crear un reconocimiento elevado de dicha marca.


En vista de lo anterior, incluso si el nivel de reconocimiento de la marca para concluir un elevado carácter distintivo de la marca no es el mismo que aquel que se requiere para el renombre de la misma, la División de Anulación considera que las pruebas presentadas por el solicitante no demuestran que la marca anterior haya adquirido un elevado carácter distintivo a través de su uso en Francia para para los productos y servicios de las clases 6, 19, 37 y 42.


En consecuencia, la apreciación del carácter distintivo de la marca anterior estará basada en su carácter distintivo intrínseco. En el presente caso, la marca anterior en su totalidad no tiene un significado en relación con ninguno de los productos y servicios en cuestión desde la perspectiva del público en el territorio de referencia. Por tanto, el carácter distintivo de la marca anterior debe considerarse normal, a pesar de la presencia de un elemento no distintivo en la marca, tal como se ha indicado en el apartado c) de la presente resolución.



  1. Apreciación global, otros argumentos y conclusión


Se ha asumido que los productos y servicios son idénticos y/o similares y el carácter distintivo de la marca anterior es normal.


El riesgo de confusión debe apreciarse globalmente, teniendo en cuenta todos los factores del supuesto concreto. El riesgo de confusión implica una cierta interdependencia entre los factores tomados en consideración, y en particular, la similitud entre las marcas y la existente entre los productos o los servicios designados. Así, un bajo grado de similitud entre los productos o servicios puede ser compensado por un elevado grado de similitud entre las marcas, y a la inversa. Además, el riesgo de confusión es tanto más elevado cuanto mayor resulta ser el carácter distintivo de la marca anterior. Aquellas marcas que tienen un elevado carácter distintivo, bien intrínseco, o bien gracias a lo conocidas que son el mercado, disfrutan de una mayor protección que las marcas cuyo carácter distintivo es menor (29/09/1998, C‑39/97, Canon, EU:C:1998:442).


De acuerdo con la jurisprudencia del Tribunal de Justicia, para determinar la existencia de riesgo de confusión, deben compararse las marcas en función de un análisis general de las similitudes visuales, fonéticas y conceptuales entre ellas. La comparación “debe basarse en la impresión de conjunto producida por las marcas, teniendo en cuenta, en particular, sus elementos distintivos y dominantes” (11/11/1997, C‑251/95, Sabèl, EU:C:1997:528).


Los signos han sido considerados visualmente, fonéticamente y conceptualmente similares en un grado bajo.


Fonéticamente y conceptualmente, la parte inicial de ambos signos muestran claras diferencias que son susceptibles de ser inmediatamente percibidas por los consumidores y la coincidencia en el elemento ‘line’, que fue hallado descriptivo, únicamente revela una muy débil similitud auditiva ya que las diferencias en estructura y de conjunto de las marcas prevalecen de forma evidente sobre las similitudes. Visualmente, la letra ‘K’ inicial y el guión que separa dicha letra del elemento ‘LINE’ de la marca anterior así como las dos letras iniciales ‘HY’ de la marca contestada no son irrelevantes y juegan un papel en la apreciación visual de las marcas.


La División de Anulación considera que no existe riesgo de confusión ya que las diferencias entre los signos son suficientes para contrarrestar las pocas similitudes entre ellos. El hecho de que los signos coincidan en algunas letras ‘line’, que además están situadas en una posición final dentro de los signos y que forman un elemento descriptivo, no es suficiente para concluir que existe riesgo de confusión, cuando se consideran en su totalidad, aún en el caso de que la los productos y servicios se presuman idénticos y/o similares. Existen importantes diferencias a nivel visual, fonético y conceptual entre los signos que serán percibidas por los consumidores y por lo tanto éstos los distinguirán.


En sus observaciones, el titular de la MUE alega que la marca anterior posee un carácter distintivo débil dado que muchas marcas incluyen el elemento «LINE». En apoyo de su alegación el titular de la MUE hace referencia a varios registros de marca de la Unión Europea.


La existencia de varios registros de marcas no es por sí misma especialmente concluyente, ya que no refleja necesariamente la situación en el mercado. Dicho de otro modo, no puede presumirse únicamente a partir de los datos del registro que todas estas marcas han sido efectivamente utilizadas. Por consiguiente, las pruebas no demuestran que los consumidores hayan sido expuestos o se hayan habituado a un uso generalizado de las marcas que incluyen el elemento «LINE». En dichas circunstancias, debe dejarse de lado la reivindicación del titular de la MUE.


En apoyo de su alegación sobre la existencia de riesgo de confusión, el solicitante menciona las siguientes decisiones anteriores de la Oficina:


  1. Decisión de 29/09/2017, B 2 760 018, vs .


  1. Decisión de 07/09/2017, B 2 437 773, i-flow vs .


  1. Decisión de 14/06/2013, B 1 734 071, B-line vs .



Si bien el solicitante se remite a resoluciones previas de la Oficina en apoyo de sus alegaciones, ésta no está vinculada por sus resoluciones anteriores ya que cada asunto debe tratarse por separado y atendiendo a sus particularidades.


Esta práctica ha sido totalmente apoyada por el Tribunal, que declaró que es reiterada jurisprudencia que la legalidad de las resoluciones se aprecia únicamente a la luz del RMUE, y no sobre la base de una práctica decisoria anterior de la EUIPO (30/06/2004, T‑281/02, Mehr für Ihr Geld, EU:T:2004:198).


Aunque las resoluciones anteriores de la Oficina no sean vinculantes, su razonamiento y resultado deben ser debidamente tomados en consideración a la hora de decidir sobre un asunto concreto.


En este caso, las resoluciones anteriores mencionadas por el solicitante no son pertinentes para el presente procedimiento ya que, en la primera decisión 1), se limitó el análisis de los signos a la parte del público de habla italiana para la que el elemento común ‘tie’ tenía un carácter distintivo medio y además se hallaron unas coincidencias fonéticas, todo ello no se produce en el caso que nos ocupa. En la decisión 2), la División de Oposición concluyó que el elemento común ‘flow’ poseía una carácter distintivo normal y además se hallaron unas similitudes visuales, fonéticas y conceptuales que hacen los dos casos no comparables. Respecto a la decisión nº3), el elemento común ‘LINE’ solamente fue hallado débil y las marcas presentaban similitudes visuales y fonéticas que no se producen en este caso. Por lo tanto, las decisiones aportadas no son comparables al caso que nos ocupa y el argumento del solicitante se rechaza.


A la vista de lo anterior, la División de Anulación considera que no existe riesgo de confusión por parte del público. Este sería el caso incluso si los productos y servicios fueran idénticos y/o similares. Por lo tanto, debe desestimarse la solicitud de anulación en la medida en que se basa en el artículo el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE, junto con el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE. El examen de la solicitud continuará en la relación al otro motivo de nulidad alegado.


RENOMBRE – ARTÍCULO 60, APARTADO 1, LETRA a), DEL RMUE en relación al artículo 8, apartado 5, del RMUE


De conformidad con el artículo el artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE,  la marca de la Unión se declarará nula mediante solicitud presentada ante la Oficina o mediante una demanda de reconvención en una acción por violación de marca: cuando exista una marca anterior contemplada en el artículo 8, apartado 2, y se cumplan las condiciones enunciadas en los apartados 1 o 5 de dicho artículo.


En virtud del artículo 8, apartado 5, del RMUE, mediando oposición del titular de una marca registrada anterior con arreglo al artículo 8, apartado 2, del RMUE, se denegará el registro de la marca impugnada cuando sea idéntica o similar a una marca anterior, con independencia de que los productos o servicios por los que se solicite sean idénticos, o sean o no similares a aquellos para los que se haya registrado la marca anterior, si, tratándose de una marca de la Unión Europea anterior, esta fuera notoriamente conocida en la Unión, o, tratándose de una marca nacional anterior, esta fuera notoriamente conocida en el Estado miembro de que se trate, y si el uso sin justa causa de la marca impugnada se aprovechara indebidamente del carácter distintivo o de la notoriedad de la marca anterior o fuera perjudicial para los mismos.


De lo anterior se deduce que los motivos de denegación indicados en el artículo 8, apartado 5, del RMUE solo son de aplicación cuando se cumplen las condiciones siguientes:


  • Los signos deben ser idénticos o similares.


  • La marca de la parte oponente debe ser renombrada. Dicho renombre ha de ser previo a la fecha de presentación de la marca impugnada, ha de existir en el territorio de que se trate y ha de afectar a los productos o servicios en los que se basa la oposición.


  • Riesgo de perjuicio: el uso de la marca impugnada debe aprovecharse indebidamente del carácter distintivo o del renombre de la marca anterior o ser perjudicial para los mismos.


Los requisitos mencionados tienen carácter acumulativo, por lo que la falta de cualquiera de ellos implica la desestimación de la oposición de conformidad con el artículo 8, apartado 5, del RMUE (16/12/2010, T‑345/08, & T‑357/08, Botolist / Botocyl, EU:T:2010:529, § 41). No obstante, hay que señalar que el cumplimiento de dichos requisitos puede no ser suficiente. Así, la solicitud de nulidad puede fracasar si el titular logra demostrar una justa causa para el uso de la marca impugnada.


En el caso presente, el titular ha alegado justa causa para el uso de la marca impugnada ya que considera que él mismo la creó para distinguir sus productos y servicios en el mercado.


No obstante, esta alegación del titular sólo debe examinarse si se cumplen las tres condiciones anteriores (22/03/2007, T‑215/03, Vips, EU:T:2007:93, § 60). Por ello, la División de Anulación tratará esta cuestión en último lugar y únicamente si sigue siendo necesario.



  1. Los signos


Los signos ya fueron comparados previamente al examinar los motivos de denegación señalados en el artículo 8, apartado 1, letra b), del RMUE. Se remite a los resultados de ese examen, que son igualmente válidos a los efectos del artículo 8, apartado 5, del RMUE.


  1. Renombre de la marca anterior


Si bien en el formulario de solicitud de nulidad el solicitante alega el renombre de la marca anterior para todo el territorio europeo, en sus alegaciones precisa que la marca posee renombre en Francia para los productos y servicios incluidos en las Clases 6, 19, 37, 42. Por lo tanto, la División de Anulación considerará la petición del solicitante de que la marca anterior posee renombre en Francia para dichos productos y servicios.


Según el solicitante, la marca anterior se utilizó como marca antes de ser registrada y ha adquirido una distinción en los últimos 20 años. El éxito y el reconocimiento de la marca es impresionante y es ciertamente debido a su fuerte identidad y conocimiento en el ámbito de la carpintería de aluminio.


El renombre implica un umbral de reconocimiento que solamente se alcanza cuando la marca anterior es conocida por una parte significativa del público pertinente respecto de los productos o servicios a los que se refiere. La marca anterior debe haber adquirido renombre entre el público pertinente, lo que significa que, dependiendo del producto o servicio comercializado, puede tratarse del público en general o de un público más específico.


Para poder determinar el grado de renombre de la marca hay que tomar en consideración todos los datos relevantes del caso, incluyendo, especialmente, la cuota de mercado de la marca; la intensidad, extensión geográfica y antigüedad de su uso; y el volumen del gasto dedicado a su promoción.


En este caso la marca impugnada se presentó el 13/11/2013. Sin embargo, la marca impugnada tiene como fecha de prioridad el 04/11/2013. Por consiguiente, se invitó a la parte solicitante a probar que la marca anterior gozaba de renombre en Francia antes de esta fecha. Debe probarse, además, que el renombre adquirido se refería a los productos o servicios para los que el solicitante alega la existencia del mismo, concretamente los productos y servicios que se mencionaron anteriormente en las clases 6, 19, 37 y 42. En los procedimientos de nulidad, el solicitante de la nulidad basada en el renombre debe acreditar que su derecho anterior ha adquirido carácter de renombre en la fecha de presentación de la solicitud de la MUE impugnada, teniendo en consideración, en su caso, cualquier prioridad que se reivindique. Por otro lado, el renombre de la marca anterior debe seguir existiendo cuando se dicte la resolución de nulidad.


La solicitud está dirigida contra los productos y servicios de las clases 6, 37 y 42 que se mencionaron anteriormente en el apartado de la comparación de productos y servicios.


Las pruebas presentadas por el solicitante para demostrar el renombre y el carácter altamente distintivo de la marca anterior ya se examinaron previamente en el contexto del motivo basado en el artículo 8, apartado 1, letra b) del RMUE.


Haciendo un análisis de los documentos presentados, la División de Anulación considera que las pruebas presentadas por el solicitante de nulidad no son suficientes para demostrar que la marca anterior es renombrada en Francia para los productos y servicios de las clases 6, 19, 37 y 42.


Los documentos aportados demuestran que la marca anterior ha sido utilizada y que algunos productos se comercializan antes de la fecha de presentación de la marca impugnada. La participación en las ferias del sector y los extractos de las publicaciones indican que la marca existe en el territorio francés.


En este caso, la División de Anulación estima que aunque los documentos presentados muestran el uso de la marca en partes del territorio francés, no hay prueba concluyente que determine que el solicitante haya adquirido notoriedad de su marca anterior en una parte sustancial del territorio francés para los productos y/o servicios para los que se registró. Los estudios de posicionamiento elaborados por una empresa independiente no explican la metodología utilizada y no aportan datos concluyentes de que la marca ha adquirido un grado de conocimiento entre el público relevante.


En tales circunstancias, la División de Anulación concluye que el solicitante no ha conseguido demostrar que la marca anterior goza de renombre.


Dado que el solicitante de la nulidad no ha aportado prueba suficiente que permita concluir el renombre de la marca anterior, se considera que la solicitud de nulidad carece de base suficiente con arreglo al Artículo 60, apartado 1, letra a), del RMUE junto con el Artículo 8, apartado 5, del RMUE y por lo tanto la solicitud de nulidad se rechaza en la medida en que se basa en dicho motivo.


  1. Conclusión


Teniendo en cuenta lo anterior, la solicitud de nulidad se desestima en su totalidad.


COSTAS


De conformidad con el artículo 109, apartado 1, del RMUE, recaerán en la parte vencida en un procedimiento de anulación las tasas y los gastos sufragados por la otra parte.


Dado que el solicitante es la parte vencida, deberá sufragar los costes en los que haya incurrido el titular de la MUE durante este procedimiento.


De conformidad con el artículo 109, apartado 7, del RMUE, y el artículo 18, apartado 1, letra c), inciso ii), del REMUE, los gastos que se deben pagar al titular de la MUE son los costes de representación, que se deben fijar a razón de los importes máximos que se establecen en dicha disposición.



La División de Anulación


Ana MUÑIZ RODRIGUEZ

Carmen SÁNCHEZ PALOMARES

Pierluigi M. VILLANI



De conformidad con el artículo 67 del RMUE, las resoluciones dictadas en un procedimiento serán recurribles por cualquiera de las partes cuyas pretensiones hayan sido desestimadas. De conformidad con el artículo 68 del RMUE, el recurso deberá interponerse por escrito ante la Oficina en un plazo de dos meses a partir del día de la notificación de la resolución. Se interpondrá en la lengua del procedimiento en el que se haya adoptado la resolución objeto de recurso. Asimismo, deberá presentarse un escrito en el que se expongan los motivos del recurso en un plazo de cuatro meses a partir de la misma fecha. Solo se considerará interpuesto el recurso una vez que se haya pagado la tasa de recurso (720 EUR).

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